Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 18 juni 2015, IEFbe 1447; zaak C-297/15 (Ferring Lægemidler)
Merkenrecht. Kan de merkhouder in rechte optreden tegen een parallel importeur die medisch product ompakt en merk opnieuw aanbrengt op verpakkingen die de merkhouder in datzelfde volume aanbiedt?

Verzoekster treedt op namens Ferring BV (Ferringgroep). Zij brengt sinds 1959 een geneesmiddel (laxeermiddel Klyx) in DEN in de handel. Daarnaast wordt het ook in NOO, ZWE en FIN verkocht. In alle EER-landen wordt het middel verkocht in dezelfde hoeveelheid/verpakking. Verzoekster is een zaak gestart tegen verweerster Orifarm (lid van de Orifarmgroep). Zij houdt zich sinds 1994 bezig met parallelimport van geneesmiddelen in DEN uit EER-LS. Zij koopt Klyx in NOO in tienstuksverpakkingen en pakt deze voor verkoop in DEN om tot éénstuksverpakking. Vanwege deze handelwijze start verzoekster een procedure tegen verweerster wegens schending van verzoeksters merkrechten. Ompakking van een geneesmiddel kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld wanneer een ziektekostenverzekering dit eist. Verzoekster stelt dat ompakking niet noodzakelijk omdat zij het product overal in zowel verpakkingen van 10 als van 1 stuk verkoopt; aan het noodzakelijkheidsvereiste kan verweerster dus niet voldoen. Orifarm stelt dat de ompakking wel noodzakelijk was om toegang tot de markt te krijgen en voldoet aan de inmiddels overvloedige eisen die volgen uit de rechtspraak van het HvJEU.
Het DUI Bundesgerichtshof heeft op 09-10-2013 een uitspraak gedaan waarin het oordeelde in een zaak over invoer van tabletten dat “ompakking is toegestaan indien de specifiek ingevoerde waar anders niet zou kunnen worden verhandeld op een deelmarkt van de lidstaat van invoer. Dienovereenkomstig kan van de parallelimporteur niet worden verlangd dat hij de (ook) door het verpakkingsformaat bepaalde deelmarkten van de lidstaat van invoer bedient door de aankoop van passende verpakkingen in de lidstaten van uitvoer.” Verzoekster meent dat dit arrest slecht te verzoenen is met de rechtspraak HvJEU volgens welke een merkhouder zich in beginsel kan verzetten tegen elke ompakking van geneesmiddelen en slechts bij wijze van uitzondering ompakking hoeft te dulden.

De verwijzende DEN rechter (rechtbank voor maritieme en handelszaken) vraagt zich af welk belang aan het arrest van het Bundesgerichtshof (dat grote precedentwaarde voor DEN kan hebben) voor onderhavige zaak moet worden gehecht. Er is al veel rechtspraak over parallelle invoer, maar het HvJEU heeft nog geen duidelijke uitspraak gedaan over de vraag of het voor een parallelimporteur noodzakelijk kan zijn om een parallel ingevoerd geneesmiddel om te pakken in een situatie als de onderhavige, waarin het betrokken product door de producent in alle landen waarin het door hem op de markt wordt gebracht onder hetzelfde merk en in dezelfde hoeveelheden en verpakkingsformaten in de handel wordt gebracht. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor:

Vraag 1: Moeten artikel 7, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en de rechtspraak dienaangaande aldus worden uitgelegd dat een merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een geneesmiddel door een parallelimporteur, wanneer de importeur dit product in een nieuwe buitenverpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, ingeval de merkhouder dit product in alle landen van de EER waar het te koop wordt aangeboden in dezelfde hoeveelheden en verpakkingsformaten in de handel heeft gebracht?
Vraag 2: Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de merkhouder zowel in het land van uitvoer als in het land van invoer het geneesmiddel in de handel heeft gebracht in twee verschillende verpakkingsformaten, namelijk in verpakkingen van 10 stuks en verpakkingen van 1 stuk, en de importeur in het land van uitvoer verpakkingen van 10 stuks heeft aangekocht en deze heeft omgepakt in verpakkingen van 1 stuk, waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, alvorens het product in het land van invoer in de handel te brengen?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 2 juni 2015, IEFbe 1446; zaak C-280/15 (Nikolajeva)
Merkenrecht. Vorderingen. Redelijke vergoeding. Vraag over 102 (1) Gemeenschapsmerkenverordening en de speciale reden: Is een rechtbank verplicht om verbod te geven als de eiser niet zo'n verbod vordert of is het niet vorderen al 'een speciale reden' om niet te verbieden? Mag een merkhouder ook alleen een redelijke vergoeding ex artikel 9(3) vorderen voor het voeren van een identiek teken? Welke type kosten en compensaties vallen onder de redelijke vergoeding van artikel 9(3)? Gestelde vragen:

Verzoekster Irina Nikolajeva is houdster van het op 14-09-2010 ingeschreven gemeenschapsmerk ‘HolzProf’. Zij start een procedure tegen EST verweerster OÜ Multi Protect waarin zij verzoekt om vaststelling van onrechtmatig gebruik van het door haar ingeschreven woordmerk. Daarnaast vraagt zij vergoeding van materiële (op grond van ongerechtvaardigde verrijking) en immateriële schade. Verweerster zou van 03-05-2010 tot en met 28-10-2011 inbreuk op het uitsluitende recht van verzoekster hebben gemaakt door een teken te gebruiken dat gelijk is aan verzoeksters merk op een via een ‘verborgen trefwoord’ op internet toegankelijke website. Verzoekster heeft op 24-04-2010 een licentieovereenkomst met OÜ Holz Prof gesloten waarin aan die vennootschap toestemming is verleend het merk te gebruiken tegen een maandelijkse licentievergoeding. De geëiste schadevergoeding baseert verzoekster op die licentievergoeding. De vergoeding voor immateriële schade baseert zij op de door de affaire ontstane psychische klachten en de gevolgen daarvan voor haar onderneming. Verweerster stelt dat de inbreuk niet bewezen is, dat de maandelijkse royalty’s als grondslag voor de vordering onterecht is en betwist zij de immateriële schade van verzoekster. Verzoekster kan geen schade claimen die is ontstaan vóór publicatie van de inschrijving, zij had schade kunnen voorkomen door verweerster in kennis te stellen van haar merkaanvraag en de claim voor de periode vóór 17-06-2010 zou verjaard zijn.

De verwijzende EST rechter (civiele Rb regio Harju) constateert een zekere tegenstrijdigheid tussen Vo. 207/2009 en het nationale procesrecht. Verzoekster heeft geen vordering tot staking van de inbreuk ingediend. Op grond van EST Brv is de civiele rechter lijdelijk en mag niet beslissen op een vordering die niet is ingesteld, hetgeen het EST hooggerechtshof heeft bevestigd. De verwijzende rechter twijfelt of hij in de onderhavige zaak op de eerste vordering van verzoekster moet beslissen als in artikel 102, lid 1, van Vo. 207/2009, zelfs als verzoekster dat in haar eis niet vordert, omdat het ontbreken van een vordering van deze strekking een „speciale reden” in de zin van de eerste volzin van deze bepaling zou kunnen vormen. Ook heeft hij nadere uitleg van het HvJEU nodig over de tijdvakken waarvoor verzoekster een vergoeding kan worden toegekend aangezien in het nationale recht vóór 2004 het begin van de rechtsbescherming niet zo duidelijk is geregeld, en wat in dit verband een 'redelijke vergoeding' is. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:

1. Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het in artikel 102, lid 1, [van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk] bedoelde bevel ook dan geven wanneer de verzoekende partij dat niet vordert en partijen niet stellen dat de verwerende partij na een bepaalde dag in het verleden op een gemeenschapsmerk inbreuk heeft gemaakt of gedreigd te maken, of is het een “speciale reden” in de zin van de eerste volzin van deze bepaling wanneer een dergelijke vordering niet wordt ingesteld en deze omstandigheid niet wordt aangevoerd?
2. Moet artikel 9, lid 3, [van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat?
3. Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, en kan daaronder ook – en zo ja, onder welke omstandigheden – een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?

Uit het persbericht: The European Commission has today sent a Statement of Objections to Sky UK and six major US film studios: Disney, NBCUniversal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox and Warner Bros. The Commission takes the preliminary view that each of the six studios and Sky UK have bilaterally agreed to put in place contractual restrictions that prevent Sky UK from allowing EU consumers located elsewhere to access, via satellite or online, pay-TV services available in the UK and Ireland. Without these restrictions, Sky UK would be free to decide on commercial grounds whether to sell its pay-TV services to such consumers requesting access to its services, taking into account the regulatory framework including, as regards online pay-TV services, the relevant national copyright laws.
Lees verder

Cour de cassation de Belgique 24 juin 2015, IEFbe 1443 (L.P. contre Le Bord De L'Eau)
Droit d'auteur. TIC. Aux conclusions soutenant que, diffusée sur Facebook à des fins exclusivement personnelles, l’œuvre littéraire n’était accessible qu’à un cercle fermé de personnes déterminées et acceptées comme amies, l’arrêt répond que le demandeur l’a reproduite en en mettant le texte en ligne, par le biais d’un message sur son « mur » mais qui comportait un lien permettant d’accéder à l’intégralité du texte. Il ajoute, d’une part, qu’ainsi le livre pouvait être diffusé potentiellement à un nombre multiple d’internautes et, d’autre part, qu’il existait un accès direct au site Internet de la maison d’édition du demandeur. Il en déduit que ce dernier devait savoir que son message informatique atteindrait une plus large communauté d’internautes que ses quelques amis.

Par ces constatations, les juges d’appel ont pu légalement considérer que la communication de l’œuvre n’était pas limitée à un cercle restreint d’intimes.

Le moyen ne peut être accueilli.

(...)
L’établissement d’un lien permettant de télécharger une œuvre protégeable par le droit d’auteur est une communication publique qui ne peut intervenir sans l’accord du titulaire des droits, sauf si cette œuvre est librement accessible sur un autre site.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

(...)
Le juge apprécie en fait l’existence et l’importance d’un dommage tant matériel que moral.

L’arrêt considère que le dommage moral résultant de la contrefaçon de l’œuvre résulte respectivement pour les défendeurs de l’atteinte portée à l’image de l’éditeur et celle de l’auteur. Quant au dommage matériel, il le déduit de la possibilité offerte aux internautes de se procureur gratuitement en ligne la copie intégrale du livre.

Tout en considérant que les préjudices matériels ne pourraient s’apprécier sur la base de ventes manquées durant les quarante-huit heures que dura la communication illégale de l’œuvre protégée, l’arrêt recourt, en ce qui les concerne, à une évaluation ex aequo et bono.
(...)
En rejetant la demande des défendeurs visant à calculer leur préjudice matériel en se fondant sur un nombre d’exemplaires du livre vendus, alors que ce chiffre était contesté par le demandeur, et par les considérations précitées, les juges d’appel ont répondu, sans contradiction, aux conclusions du demandeur, sans être tenus de rencontrer l’argument selon lequel une personne animée de haine ne peut faire valoir un préjudice moral.

Hof van Cassatie 14 november 2014, IEFbe 1444 (Panda tegen Holder) (en français)
Schadevergoeding. De bodemrechter oordeelde dat de eiseres geen inbreuk heeft gepleegd op de auteursrechten van de verweerster. Eiseres vordert een schadevergoeding voor de schade die door de beslagmaatregelen (2003) werd veroorzaakt en deze vordering gesteund is op artikel 1369bis/3, § 2, Gerechtelijk Wetboek (inwerkingtreding 2007) en de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Verweerster laat terecht gelden dat de Ger. W. geen terugwerkende kracht heeft. De appelrechters kunnen alleen schadevergoeding op grond van het algemene aansprakelijkheidsrecht beoordelen.

3. De appelrechters stellen vast dat:
-    de verweerster op 19 juni 2003 tegen de eiseres een vordering instelde tot het leggen van beslag inzake namaak en het nemen van bewarende maatregelen;
-    de beslagrechter bij beschikkingen van 24 juni en 11 juli 2003 deze machtiging verleende;
-    de bodemrechter oordeelde dat de eiseres geen inbreuk heeft gepleegd op de auteursrechten van de verweerster;
-    de eiseres vergoeding vordert voor de schade die door de maatregelen werd veroorzaakt en deze vordering gesteund is op artikel 1369bis/3, § 2, Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Zij oordelen vervolgens dat:
-    de verweerster terecht laat gelden dat artikel 1369bis/3, § 2, Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is, omdat krachtens artikel 2 Burgerlijk Wetboek de wet alleen beschikt voor het toekomende en geen terugwerkende kracht heeft, terwijl het beslag ter zake werd gevorderd op 19 juni 2003;
-    het feit dat het daarop toegestane beslag in stand werd gehouden na het van kracht worden op 29 april 2004 van de Europese Richtlijn 2004/48/EG en na de inwerkingtreding op 1 november 2007 van de hierboven bedoelde wet, hieraan niets kan veranderen.

4.    De appelrechters die op die gronden oordelen dat de vordering tot schade-vergoeding van de eiseres enkel kan beoordeeld worden op grond van het algeme-ne aansprakelijkheidsrecht zoals neergelegd in de artikelen 1382 en 1383 Burger-lijk Wetboek en niet volgens artikel 1369bis/3, § 2, Gerechtelijk Wetboek, welke bepaling slechts in werking is getreden nadat het beslag werd gelegd, verantwoor-den hun beslissing naar recht.

Conclusie AG HvJ EU 8 juli 2015, IEFbe 1442; C-346/13; ECLI:EU:C:2015:446 (Stad Bergen / KPN Group Belgium)
Telecom. Artikel 13 Autorisatierichtlijn.  Specifieke heffing voor het plaatsen van gsm-pylones en nodige netwerkmasten. Een dergelijke vergoeding moet rekening worden gehouden met de noodzaak om een optimaal gebruik van middelen te waarborgen en moet objectief gerechtvaardigd, transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn. Het is aan de nationale rechter om na te gaan, in het licht van de omstandigheden van het geval en gelet op de objectieve elementen die haar hebben ingediend, dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Conclusie AG:

Artikel 13, van richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en ‑diensten (machtigingsrichtlijn) moet aldus worden uitgelegd dat het geldt voor een specifieke vergoeding waarvan het feit waardoor ze verschuldigd is, het installeren van faciliteiten in de zin van deze bepaling is, zoals pylonen en masten die noodzakelijk zijn voor elektronische-communicatienetwerken en ‑diensten en waaraan de operatoren van die diensten en netwerken met een machtiging die eigenaar zijn van die faciliteiten, onderworpen zijn.

Om toegelaten te zijn moet een dergelijke vergoeding als doel het waarborgen van een optimaal gebruik van de middelen hebben en moet ze objectief gerechtvaardigd, transparant en niet-discriminerend zijn. De nationale rechter moet nagaan of aan deze voorwaarden is voldaan in het licht van de omstandigheden van deze zaak en rekening houdend met de hem voorgelegde objectieve gegevens.

Gestelde vragen:

Verbiedt artikel 13 van [de machtigings]richtlijn [...] de territoriale lichamen om, om budgettaire of andere redenen, belasting te heffen over de economische activiteit van telecommunicatiebedrijven in de vorm van op hun grondgebied geplaatste GSM-pylonen, -masten of ‑antennes ten behoeve van deze activiteit?

Grondwettelijk Hof 16 juli 2015, IEFbe 1441 (Belgacom, Mobistar en Base company tegen Waalse Regering en Ministerraad) (français)
Met samenvatting van Edward Taelman, Allen & Overy. Telecom. Fiscale autonomie gemeenten. Het Grondwettelijk Hof vernietigt de artikelen 37 tot 44 van het decreet van het Waalse Gewest van 11 december 2013 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014. Met die bepalingen wenste het Waalse Gewest de bestaande gemeentebelastingen op gsm-masten en -pylonen te vervangen door een gewestbelasting met hetzelfde voorwerp. Vervolgens zou het Waals Gewest de opbrengst van die gewestbelasting weer aan de gemeenten af te staan via een verhoging van de ontvangsten van het Gemeentefonds.

Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het Waals Gewest daarmee artikel 170, § 4, tweede lid, van de Grondwet schendt aangezien het de fiscale autonomie van de gemeenten beperkt, wat een bevoegdheid is van de federale wetgever. Onder dit decreet beschikten de Waalse gemeenten immers niet langer over de mogelijkheid om een belasting te heffen op gsm-masten en –pylonen, aangezien de gewestbelasting de gemeentebelasting verving.

De achtergrond van dit arrest is dat de gemeentelijke belastingen op gsm-masten en -pylonen vaak – met succes – worden aangevochten voor de rechter door de mobiele operatoren. Die rechtszaken bezorgen de gemeenten veel werk en brengen uiteraard kosten met zich mee. Met deze belasting trachtte het Waals Gewest een algemene gewestbelasting te vestigen in de hoop de gemeenten te ontlasten van de rechtszaken en tegelijkertijd de inkomsten uit de belasting te behouden.

HvJ EU 16 juli 2105, IEFbe 1440; C-170/13; ECLI:EU:C:2015:477 (Huawei tegen ZTE)
Octrooirecht. Onderneming houdster van een standaard-essentieel octrooi, die zich jegens een standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan aan derden licenties te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd ‚FRAND’(‚fair, reasonable and non-discriminatory’)-voorwaarden – Misbruik van machtspositie – Beroepen wegens inbreuk – Vordering tot staken – Vordering tot terugroeping van producten – Vordering tot verstrekking van boekhoudkundige gegevens (toegestaan) – Vordering tot schadevergoeding – Verplichtingen van de houder van het standaard-essentieel octrooi. Het hof verklaart voor recht:

1)      Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, die jegens deze standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd „FRAND”(„fair, reasonable and non-discriminatory”)-voorwaarden, geen misbruik van zijn machtspositie in de zin van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:

–        hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met de name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en
–        die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van vertragingstactiek.

2)      Artikel 102 VWEU aldus moeten worden uitgelegd dat het, in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding, een onderneming met een machtspositie die houdster is van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, waarvoor zij jegens deze standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, niet verboden is tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op haar octrooi, een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit octrooi of tot schadevergoeding voor deze handelingen.

Gestelde vragen [IEF 12519]:

1)      Maakt de houder van een [SEO] die aan een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn aan derden een licentie te verlenen onder [FRAND-voorwaarden], misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een voordering tot staken instelt, hoewel die inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie,
of
is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de octrooihouder een aanvaardbaar onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op onbillijke wijze te belemmeren of zonder het non-discriminatiebeginsel te schenden, en de inbreukmaker, vooruitlopend op de te verlenen licentie, voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?

2)      Voor het geval dat misbruik van machtspositie reeds als gevolg van de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen dient te worden aangenomen:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan de bereidheid tot onderhandelen? Kan een dergelijke bereidheid al worden aangenomen wanneer de inbreukmaker louter in algemene bewoordingen (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker al aan het onderhandelen zijn en bijvoorbeeld al de concrete voorwaarden hebben vermeld waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten?

3)      Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een aanvaardbaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst is overgelegd:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan dit voorstel? Moet het voorstel alle bepalingen bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen? In het bijzonder, kan het voorstel afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het betrokken octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?

4)      Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentie:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die de inbreukmaker verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker gehouden, een overzicht van de reeds verrichte exploitatiehandelingen te verstrekken en/of royalty’s te betalen? Kan een verplichting tot betaling van royalty’s in voorkomend geval ook worden nagekomen door middel van het stellen van een zekerheid?

5)      Gelden de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een [SEO] dient te worden aangenomen, ook voor het instellen van andere vorderingen wegens inbreuk (verstrekking van boekhoudkundige gegevens, terugroeping van de producten, schadevergoeding)?

Op andere blogs:
Dirkzwager

Hof van Beroep Gent 13 april 2015, IEFbe 1439 (Derous Ben bvba tegen Archiline N.V.)
Auteursrecht. Datadank. Software. Eiser heeft veiligheidscoördinatieprojecten voor gedaagde verzorgd op basis van mondelinge afspraken. Derous Ben schrijft een factuur, die blijft onbetaald. Archiline meent dat Derous Ben zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van software en gegevens waarop auteursrechten zouden zitten. De bewijslast ex artikel 870 Ger. Wb rust bij Archiline. Met enkel het gebruik van modelbrieven en van één of meerdere computerprogramma's en databankenmet gegevens voor veiligheidscoördinatoren is niet onwettig of onrechtmatig. Van onrechtmatig afwerven van cliënteel of parasitaire aanhaking wordt geen bewijs bijgebracht.

11. De samenwerking tussen partijen werd beëindigd onder de titel "Opvolging werven door bvba Ben De Rous" met de motivering "Na overleg hebben wij besloten om voorlopig niet langer beroep te doen op de bvba Ben De Rous voor de opvolging veiligheidscoördinatie en dit wegens economische redenen. (...)" De redenb voor de beëindiging is dus niet de eventuele schending van gemaakte afspraken omtrent het gebruik van de software en gegevens, maar wel niet nader aangeduide economische redenen.

Enkel uit het gebruik van de modelbrieven van Archiline en van één of meerdere computerprogramma's en databanken met onder meer gegevens voor veiligheidscoördinatoren kan niet worden afgeleid dat de bvba Derous Ben onwettig of onrechtmatig zou hebben gehandeld.

Het is mogelijk dat de bvba Archiline andere verwachtingen had van de samenwerking dan de bvba Derous Ben. Onrechtmatig handelen onder enige vorm vanwege de bvba Derous Ben is evenwel niet aangetoond.

Hof van beroep Brussel 24 juni 2015, IEFbe 1438 (Tomra tegen BOIE)
Merkenrecht. Het beroep strekt tot vernietiging van BOIE-beslissing waarbij inschrijving van merk BEST voor lasersorteerapparaten werd geweigerd, omdat het te beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Het teken zou enkel een verkoopbevorderende connotatie hebben, maar er is geen absolute weigeringsgrond (onderscheidend vermogen of beschrijvend voor de waren) om het merk te weigeren. In het Nederlands, Duits en Engels appelleert BEST aan een comparatieve plaats in een schaal van deugdelijkheid of voorkeur. Dat hoeft niet per se te appelleren aan een cognitieve inhoud. Wegens de aard van de waren, zal het doelpubliek niet frequent met verschillende van dezelfde waren tegelijk worden geconfronteerd. Het Hof doet de beslissing teniet en laat het woordmerk inschrijven in het Beneluxmerkenregister.

23. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat het teken geen onderscheidend vermogen zou hebben om de waren waarvoor het merk is gedeponeerd te identificeren als afkomstig van de onderneming van eiseres.

Zodoende moet worden besloten dat de absolute weigeringsgrond ult artikel 2.11. 1. b. BVIE niet voorhanden is en kan er geen reden zijn om het merk niet in te schrijven wegens ontstentenis van onderscheidend vermogen, tenzij alsnog zou moeten worden aangenomen dat het teken een beschrijvend karakter heeft.

25. Over de notie ‘kenmerk’ moet worden aangenomen dat ze refereert aan een objectief gegeven en niet aan subjectieve perceptie omtrent een bij hypothese kenmerkend gegeven in hoofde van het doelpubllek. De aan een teken toegeschreven hoedanigheid dat het een kenmerk kan aanduiden, kan alleen maar een karakteristiek gegeven betreffen dat bepaalbaar en precies is en aldus door elk individu van het doelpubliek kan worden vastgesteld. Verondersteld wordt dat het doelpubliek dat met het teken wordt geconfronteerd, meteen en zonder reflectie een band kan leggen tussen het teken en een kenmerk.

26. Zoals boven reeds aangegeven, kan het professionele doelpubliek op het grondgebied van de Benelux het woord ‘best’ ook percipiëren in een taalkundige zin van een comparatieve duiding van deugdelijkheid of voorkeur. Nochtans heeft het woord ‘best’ als zodanig in geen van de drie boven vermelde op het grondgebied van de Benelux betrokken talen een betekenis als bljvoegli]k naamwoord, zonder dat er verbulging aan te pas komt. Het woord zelf krijgt in het Nederlands en het Engels de comparatief kwalitatieve duiding maar eerst wanneer het in een verband met een ander woord samen wordt gebruikt (‘het best’, ‘the best’) en in het Duits vergt het woord steeds een verbulgingsvorm, hetzij als bijvoeglijk naamwoord, hetzij als zelfstandig naamwoord ( ‘besten’, ‘Best’).

Aldus beschouwd, heeft het woord ‘best’ een merkbaar afwijkende verschijningsvorm van hetgeen in het gangbare taalgebruik als woord kan worden gebruikt indien daarmee een hoedanigheid behoort te worden geduid, als diegene die er door het BBIE wordt aan toegeschreven.

27. Afgezien dus van de vorming van het teken (als acroniem) moet worden besloten dat zo het woordteken, zoals het werd gedeponeerd, bu het doelpubliek misschien ook secundair een suggestieve indruk kan wekken, het woordteken niet beschrijvend is in de zin van artikel 2.11.1 c. BVIE voor de waren waarvoor het is gedeponeerd. Het bezit geen neutrale, zakelijke informatieve strekking en kan niet dienen in zijn enige relevante betekenis om een hoedanigheid te duiden als diegene die in de voormelde verdragsbepallng is aangegeven.

Evenmin zijn er aanwijzingen dat het woord binnen een redelijk te verwachten toekomst in het gewone taalgebruik zal kunnen dienen om enig kenrnerk van de in het depot aangegeven waren aan te duiden.

28. Uit het bovenstaande volgt dat geen enkele absolute weigeringsgrond aan de registratie van het teken in de weg staan