Decreet van 17 januari 2014 tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, houdende invoering van een stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, BS 12 februari 2014. - ontwerp
De Vlaamse Regering heeft in het regeerakkoord in die context een investeringsverplichting ingeschreven voor de distributeurs. Dit komt er op neer dat de distributeurs verplicht zullen worden om een deel van hun inkomsten door te storten aan de audiovisuele sector. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over het doorstorten van de auteursrechten, wat nu al wettelijk geregeld is. De modaliteiten hiervan zullen uitgewerkt worden in een besluit van de Vlaamse Regering. Dergelijk systeem bestaat al lang in de Franse Gemeenschap en heeft daar zijn nut bewezen.

De derde paragraaf van de ontworpen bepaling bepaalt het bedrag van de jaarlijkse fnanciële bijdrage aan de coproducties of van de bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds. Deze bijdrage is principieel forfaitair (van 3 miljoen) bepaald, doch om rekening te houden met de draagkracht van de onderscheiden dienstenverdelers wordt hen de mogelijkheid geboden om hun bijdrage te beperken tot een bedrag per abonnee in het Nederlands taalgebied Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

Op andere blogs:
LegalWorld

HvJ EU 6 maart 2014, gevoegde zaken C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P, C-340/12 P (Pi-Design e.a. / Yoshida Metal Industry) - dossier

Vormmerk. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht [IEF 11280] wordt toegewezen. Het daadwerkelijke gebruik van het geregistreerde merk moet ook in overweging worden genomen bij de beoordeling of er sprake is van een teken dat slechts uitsluitend bestaat uit de vorm van waar die noodzakelijk is om technische uitkomst te verkrijgen. Terugverwijzing naar het Gerecht EU.

53      Lastly, the General Court summarised, in paragraph 31 of the judgments under appeal, the criterion for the scope of the examination to be carried out by the competent authority when assessing the characteristics of the signs at issue, by ruling that ‘only the shape as reproduced in the registration application may be the subject-matter of the examination of the trade mark’.

54      However, it follows from Lego Juris v OHIM that the competent authority may carry out a detailed examination that takes into account material relevant to identifying appropriately the essential characteristics of a sign, in addition to the graphic representation and any descriptions filed at the time of the application for registration.

55      The possibility afforded in Lego Juris v OHIM to the competent authority when examining a three-dimensional sign can be extended to the examination of any sign constituted by the shape of goods within the meaning of Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 40/94 (see by analogy, as regards Article 7(1)(b) of the regulation, inter alia, Henkel v OHIM, paragraph 38, and Case C‑96/11 P Storck v OHIM [2012] ECR, paragraph 33).

56      It is important to ensure that economic operators cannot improperly appropriate for themselves certain signs which only incorporate a technical solution, registration of which as a trade mark would impede the use of that technical solution by other undertakings (see, to that effect, Lego Juris v OHIM, paragraph 48).

57      It is true, according to the case-law of the Court referred to in paragraphs 31 and 32 of the judgments under appeal, first, that the graphic representation of a mark must be self-contained, easily accessible and intelligible, in order that a sign may always be perceived unambiguously and in the same way so that the mark is guaranteed as an indication of origin. Secondly, it is apparent from the case-law of the Court that the function of the graphic representability requirement is, in particular, to define the mark itself in order to determine the precise subject of the protection afforded by the registered mark to its proprietor (see, to that effect, Case C‑273/00 Sieckmann [2002] ECR I‑11737, paragraphs 48 to 52, and Case C‑307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys [2012] ECR, paragraph 37).

61      It follows that, in holding that the provisions at issue preclude consideration of the actual use made of the trade mark following its registration, the General Court erred in law.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Recours ZENSATIONS est rejeté [contre ZEN]
B) Recours ANNAPURNA est rejeté [contre BBIE]

Gerecht EU 5 maart 2014, zaak T-416/12 (ZENSATIONS) - dossier
Marque communautaire - Un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative comportant l'élément verbal "ZENSATIONS", pour des services classés dans les classes 35 et 44, contre la décision R 2212/2010-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 6 juin 2012, annulant la décision de la division d'opposition, qui rejette l'opposition formulée par le titulaire de la marque verbale "ZEN" pour des produits et services classés dans les classes 3, 21 et 44. Le recours est rejeté.

83      Or, pour le public ne connaissant pas l’anglais ou le français, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle et de similitude conceptuelle. En dépit de la faible similitude phonétique, un tel degré de similitude visuelle et de similitude conceptuelle suffit pour constater l’existence d’un risque de confusion, dès lors que les produits et services en cause sont semblables ou identiques et que le degré d’attention de la partie du public autre que celle composée des professionnels n’est pas particulièrement élevé. Cette conclusion est valable quel que soit le caractère distinctif de la marque antérieure, que la chambre de recours a qualifié de moyen, au point 29 de la décision attaquée, ce que la requérante conteste, en soutenant que l’élément « zen » est descriptif des produits et des services en cause.

84      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d’un éventuel caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, selon la jurisprudence, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 70, et la jurisprudence citée).

85      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité, contestée par l’OHMI, des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.

Gerecht EU 6 maart 2014, zaak T-71/13 (ANNAPURNA) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke vervallenverklaring door de nietigheidsafdeling van het woordmerk ANNAPURNA voor waren van de klassen 3, 18, 24 en 25 in het kader van de door verzoekster ingestelde vordering tot vervallenverklaring. Het beroep is afgewezen.

64      First of all, regarding the applicant’s argument that the protection accorded to the mark at issue in relation to outerwear should apply only to cashmere goods, it should be noted that, according to the general remarks of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) accompanying the Tenth edition of the Nice Classification 2013, the categorisation of finished goods in the Nice Classification is in principle carried out in accordance with its function or intended use and not the materials used in its production. It is also apparent from the case-law that the criterion of purpose or intended use is of fundamental importance in the definition of a sub-category of goods or services in so far as consumers search primarily for goods or services which can meet their specific needs (see Case T‑256/04 Mundipharma v OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) [2007] ECR II‑449, paragraph 29, and Joined Cases T‑493/07, T‑26/08 and T‑27/08 GlaxoSmithkline and Others v OHIM – Serono Genetics Institute (FAMOXIN) [2009], not published in the ECR, paragraph 37).

65      Those principles imply that it is not necessary to define a sub-category of outerwear made of cashmere in the present case. That conclusion is all the more appropriate since some of the outerwear sold under the mark at issue contains not only cashmere, but other materials as well. It is apparent from the descriptions of those goods on the invoices included in Annex 2 of the evidence presented before OHIM that they are materials such as cotton, wool, polyester and silk.

66      It is also not necessary to define a sub-category of outerwear made of knitwear. In the light of the case-law cited in paragraph 64 above, consumers search, in the present case, for goods in accordance with their specific needs and not their method of manufacture.

67      In addition, it is wrong to assert that the evidence of use concerns only outerwear made of cashmere and/or outerwear made of knitwear. The evidence referred to in paragraphs 58 and 59 above concerns also socks, tights, breeches, bras and pyjamas. That evidence demonstrates, at the very least, a certain variety in the underwear sold by the intervener during the relevant period.

68      The applicant’s arguments relating to the ‘clothes, slippers and headgear’ in Class 25 must therefore be rejected as unfounded.

HvJ EU 6 maart 2014, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing, Oberster Patent- und Markensenat. Uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a merkenrechtrichtlijn. Gronden voor vervallenverklaring. Ingeschreven woordmerk dat voor de consument de gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken waar omdat de tussenpersonen niet meedelen dat het een merk betreft. Afwezigheid van alternatieve benamingen om de betrokken waar aan te duiden. Nalaten van de merkhouder. Het Hof verklaart voor recht:

1)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie als die van het hoofdgeding de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.

2)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat als „nalaten” in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.

3)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat voor de vervallenverklaring van een merk niet is vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan dit merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

Gestelde vragen:

1)      Is een merk ‚de in de handel gebruikelijke benaming van een waar of dienst’ geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn [2008/95] wanneer

a)      de handelaren zich er weliswaar van bewust zijn dat het merk een herkomstaanduiding is, maar in de regel de [eindverbruikers] hierover niet informeren, en

b)      de [eindverbruikers] het merk met name daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven?

2)      Is er reeds sprake van ‚nalaten’ in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaren hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?

3)      Moet een merk dat door toedoen of nalaten van de houder ervan voor [eindverbruikers], maar niet voor de handel, een gebruikelijke benaming is geworden, in dat geval, maar ook alleen dan, vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

Op andere blogs:
AOMB Ons dagelijks brood wordt dagelijkse kost
BirdBuzz Kornspitz - CJEU specifies requirements for trade mark genericism
DVAN De beperking van een beschrijvende merknaam

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 10 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie januari 2014.

13-02	2007583	L	L V	1243547	Afgew.	fr
04-02	2008297	CHATEAU BLANC TOP QUALITY BELGIAN CHOCOLATES	CHATEAUX CHOCOLAT	1254592	Afgew.	nl
04-02	2008075	MATIS PARIS	MATE	1252763	Afgew.	nl
04-02	2008221	JEWEL	ZINZI JEWEL	1255896	Toegew.	nl
04-02	2007635	PROMASYS	PROMISE	1244916	Afgew.	nl

Behoefte aan een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.be

Wouter Pors, Analysing the Trade Secrets Directive, IE-Forum.nl IEF 13607.
Bijdrage ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. The European Commission has published a proposal for a Trade Secrets Directive on 28 November 2013. This is a big step forward in the long-desired harmonization of trade secret law throughout Europe. It has the potential to bring protection to the same level as in the US, where the Uniform Trade Secrets Act has been around for quite a while. It was also necessary since so far most Member States have not taken sufficient steps to implement Article 39 TRIPs, which requires a minimum level of trade secret protection.

(...) 4. Conclusion
The proposal for the Trade Secret Directive certainly is a big step forward towards effective protection. It contains a lot of useful tools and provides a comprehensive, though not perfect, delimitation of the scope of trade secrets. At the same time it is an imperfect proposal with a fundamental flaw. It denies trade secrets their full protection as intellectual property rights as required by TRIPs. The fear for too much protection has led to some provision that might render the law rather ineffective. The choice not to have trade secrets covered by the Enforcement Directive means that different sets of tools apply and essential tools for collecting evidence are missing.

It is clear that the commission also has not appreciated, or chosen not to appreciate, the problems this causes in litigation practice. Any patented invention starts with a trade secret, but even once patent protection is granted, trade secret protection is still required. Not every bit of know-how meets the requirements for patentability and not every further development or technology involved in implementing the patent can be patented, either for legal or for economic reasons. However, if the invention is then copied by an infringer, this may be a combination of patent and trade secret infringement, which the owner might want to address in a single action. Because of the diverging rules for enforcement, that might prove to be quite difficult.
The current proposal is not the final text. Some of the problems are a result of political compromise and very hard to repair. Others are more up for debate, also by legal professionals. There will be lots of opportunities for industry to have this debate in the near future. The Directive is not expected to be enacted in the very near future, probably at least not before the end of this year. It is worthwhile to have these discussions and share views with the Commission, in order to create a good system that brings Europe to the same level as the US.

Wouter Pors

Meegezonden documenten:
Trade secrets proposal
Trade secrets implementation plan
Trade secrets summary impact assessment

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 21 februari 2014 VR/13/030 (Edmedical tegen NV Koninklijke Philips)
Uitspraak ingezonden door Carina Gommers en Tim Robrechts, Hoyng Monegier LLP.
Derdenverzet tegen beschikking waarbij beslag inzake namaak werd toegekend. Eiseres verzet zich tegen de beschrijvende en de beslagmaatregelen die aan Philips werden toegekend op basis van haar merkenrechten op sensoren die de zuurstofgraad in bloed meten. De beschikking in derdenverzet bevestigt dat Philips het verzochte beslag inzake namaak rechtmatig heeft gekregen. Als houder van relevante woord- en beeldmerken heeft Philips voldoende aangetoond dat het beslagverzoekschrift voldeed aan de voorwaarden van art. 1369bis/1 Ger.W. De vordering tot gehele intrekking van de beschikking is ongegrond. De oorspronkelijke beschikking is echter wel onduidelijk betreffende de dwangsommen en met name in de termijn waarbinnen gevolg moet worden gegeven aan "het eerste verzoek" van de deskundige om informatie; dat onderdeel wordt gewijzigd.

4. De eiseres in verzet heeft echter wel een punt wanneer zij stelt dat de beschikking onduidelijk is betreffende de termijn om een gunstig gevolg te geven aan "het eerste verzoek" van de deskundige:
Van een handelaar kan niet worden verwacht dat hij te allen tijde bij zijn pc of faxtoestel "kampeert" en steeds bereikbaar is voor de instructies van de deskundige.

Bovendien moet het duidelijk zijn dat de dwangsom enkel / pas verbeurd verklaard kan worden op voorwaarden dat de schuldenaar van de opgelegde maatregel het verzoek van de deskundige effectief heeft ontvangen.

Aldus volstaat een onrechtstreeks "eerste verzoek" van de deskundige tot mededeling van stukken - vb. aan een raadsman en niet rechtstreeks aan de schuldenaar - uiteraard niet om aanleiding te geven tot de verbeuring van de opgelegde dwangsom.

De beschikking wordt derhalve hervormd met betrekking tot de concrete voorwaarden om de dwangsom te verbeuren, zoals nader geformuleerd in het beschikkend gedeelte van dit vonnis.

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen. Heeft u suggesties voor deze rubriek, of wilt u uw inhoudsopgave hier ook in laten opnemen, laat het ons weten: redactie@ie-forum.be.

Berichten IE 2013-12

JIPLP 2014 vol 9 issue 3

Kosteloze download

Berichten IE
Artikelen
Auteursrecht met betrekking tot octrooiaanvragen – Toon Huydecoper
Finding Vredo^pat.pending – Alexander Tsoutsanis

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 3 Hoge Raad 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4115, Lundbeck/Tiefenbacher, IEF 12745 – met noot van A. Tsoutsanis
Merkenrecht/auteursrecht
Nr. 4 Hof Amsterdam 23 juli 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2243, [Appellant]/ Super de Boer, IEF 13397 – met noot van T.E. Deurvorst

Rechtspraak in het kort
Merkenrecht
Nr. 5 HvJ EU 19 september 2013, Martin Y Paz/David Depuydt c.s., IEF 13049
Nr. 6 Hof Amsterdam 15 oktober 2013, AFC Ajax N.V./X., IEF 13159
Nr. 7 HvJ EU 17 oktober 2013, Isdin SA/BHIM en Bial-Portela & Cª SA, IEF 13148
Nr. 8 Hoge Raad 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1613, Makro/Diesel, IEF 13317
Nr. 9 Hoge Raad 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, Refresco/Red Bull, IEF 13370

JIPLP 2014 vol 9 issue 3
Guest Editorial
Through the looking glass?
Julia Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Current Intelligence
Italian torpedo actions can sink cross-border patent infringement proceedings
Michele Giannino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
HTC v Nokia (UK): no case for exhaustion
Pat Treacy and Helen Hopson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Hong Kong media group has no protectable goodwill in the UK; its Community trade mark is ‘now’ invalid
Joel Smith and Laura Deacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
United States Court of Appeals for the Second Circuit examines trade mark infringement under the Federal Trademark Dilution Act
Miri Frankel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Copyright criminal complaint against YouTube dismissed in Argentina
Pablo A. Palazzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
SAS: major software copyright ruling upheld
Iona Silverman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Puma and jumping feline at the intersection of design and trade mark rights
Laetitia Lagarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Risks of IP carve-out in arbitration clauses
Jacques de Werra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Articles
The Technology Transfer Block Exemption Regulation and related Guidelines: competition law and IP licensing in the EU
Stefano Barazza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Copyright law-making in the EU: what lies under the ‘internal market’ mask?
Ana Ramalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Repeated filings of a European Community trade mark
Karin Stumpf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

From GRUR Int.
Personal privacy rights in the 21st century: logic and challenges
Karl-Nikolaus Peifer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Vehicle Navigation System
Sandra von Lingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Quo vadis, iudicium unitarium?
Peter Meier-Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

IP in Review
At the crossroads of art and law: international art collection
Paraskevi Kollia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Paragliding from the pharmaceutical patent cliff
Christopher Stothers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Interpreting for Humpty Dumpty: Bridging the gap between intended usage and constructed claim definitions
Patrick E. Caldwell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Patent remedies from around the world
David R. Verbeeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 22 januari 2014, zaak C-41/14 (Christie’s France) - dossier
Prejudicieel verzoek van Cour de cassation, Frankrijk. Volgrecht. Verzoekster heeft een veilinghandel. Het Syndicat national des antiquaires (SNA, verweerder) heeft een vordering tegen verzoekster ingesteld omdat zij in strijd met het Franse Wetboek Intellectuele Eigendom zou handelen door in haar algemene verkoopvoorwaarden een beding in te voegen dat de betaling van het volgrecht bij de koper legt. SNA stelt dat dit een daad van oneerlijke mededinging is en vraagt vernietiging. De Hof van Beroep verklaart het beding nietig, maar verzoekster gaat in cassatie omdat in de Franse regeling ter omzetting van Richtlijn 2001/84 niet verder is gepreciseerd of beperkt wie het volgrecht dient te voldoen.

De wetshistorie sluit contractueel regelen niet uit. Het Appelhof ziet (op 12 december 2012) echter geen ruimte in de Franse regeling noch in de Richtlijn om het volgrecht contractueel te regelen. Daarmee negeert zij volgens verzoekster een advies uit 2008 van de Europese Commissie waarin die stelt dat partijen vrij zijn om het volgrecht contractueel te regelen, maar dat dit de door de Franse wet opgelegde verplichtingen onverlet laat.

De verwijzende Franse cassatierechter legt de volgende vraag aan het HvJ EU voor:

“Moet de in artikel 1, lid 4, van richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk neergelegde regel dat het volgrecht ten laste van de verkoper komt, aldus worden uitgelegd dat de verkoper uiteindelijk de kosten van dat recht draagt, zonder dat daarvan contractueel kan worden afgeweken?”

 

Prejudiciële vragen gesteld HvJ EU 16 december 2013, zaak C-20/14 (BGW Marketing- & Management-Service) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Bundespatentamt. Merkenrecht. Verzoekster heeft in december 2006 een merk BWG [maar met de toevoeging "Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] laten inschrijven in het Duitse register. Verweerster Bodo Scholz heeft een woord/beeldmerk BWG ingeschreven sinds juli 2004 in gedeeltelijk dezelfde klassen. Zij heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag van verzoekster wegens het beeldmerk. De merkenafdeling van het DPMA verklaart het beeldmerk gedeeltelijk nietig. Het verwarringsgevaar zou komen door de zelfstandige onderscheidende plaats van de lettercombinatie BGW binnen het bestreden merk.

Verzoekster vraagt om heroverweging omdat opposante geen rechtsinstandhoudend gebruik van het merk zou maken. In januari 2012 wordt de eerdere beslissing van het Patent- und Markenamt vernietigd maar ook de eis van opposante afgewezen omdat rechtsinstandhoudend gebruik niet aannemelijk is gemaakt. Opposante gaat tegen die beslissing in beroep bij de verwijzende rechter.

De verwijzende Duitse rechter (Bundespatentgericht) gaat ervan uit dat de totaalindruk van het oudere woord-/beeldmerk alleen door de lettercombinatie BGW wordt gedomineerd. Over het jongere merk oordeelt hij dat dit door toevoeging van de woorden ‘Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft’ beschrijvend van aard is. Er lijkt dan ook geen individuele indeling mogelijk en er is dan ook geen onderscheidend vermogen. Zodat hij ook hier neigt naar dominantie van de lettercombinatie en hij ziet dan ook verwarringsgevaar voor het publiek. Maar hij twijfelt gezien de uitspraak van het HvJ EU in de zaken C-90/11 en C-91/11 over de woord-/lettercombinatie. Hij besluit de volgende vraag aan het HvJ EU voor te leggen:

Moet artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden aanvaard indien een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het oudere woord-/beeldteken met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, in het jongere woordteken van een derde zo wordt overgenomen dat aan deze lettercombinatie een beschrijvende woordcombinatie wordt toegevoegd die daarop betrekking heeft en de lettercombinatie als afkorting van de beschrijvende woorden verklaart?

Op andere blogs:
Nachtwey-IP