Merkenrecht - Droit des marques  

HvJ EU 10 juli 2025, IEF 22854; IEFbe 3949; ECLI:EU:C:2025:556 (Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. tegen Embutidos Monells S.A.). Carvajal is houder van de oudere Uniemerken 5J Cinco Jotas en 5J voor waren van klasse 29. Monells is houder van de Spaanse merken 5Ms en 5Ps, aangevraagd en ingeschreven voor dezelfde waren. In een buitengerechtelijke ingebrekestelling verzoekt Carvajal aan Monells het gebruik te staken en afstand te doen van de inschrijvingen. Daarbij worden twee specifieke data genoemd die samenvallen met het verstrijken van de vijfjaarstermijn waarbinnen een vordering tot nietigverklaring wegens gedogen kan worden ingesteld. De procedure tot nietigverklaring wordt later, na die termijn, ingesteld en is gebaseerd op de stelling dat Monells bij de aanvraag te kwader trouw heeft gehandeld. Monells voert aan dat Carvajal het gebruik jarenlang heeft toegestaan en door de brief de verwachting heeft gewekt dat na de genoemde data geen procedure meer zou volgen.

Gerecht EU 16 juli 2025, IEF 22815, IEFbe 3944; ECLI:EU:T:2025:729 (Iceland Foods en INTA tegen EUIPO en Íslandsstofa (Promote Iceland), de staat IJsland en SA – Business Iceland). Iceland Foods Ltd (Hierna: Iceland Foods) vordert bij het Gerecht van de EU de nietigverklaring van de beslissing van de Grote Kamer van Beroep van het EUIPO. Deze beslissing bevestigde de eerdere nietigverklaring van het Uniemerk ICELAND, dat geregistreerd was voor een breed scala aan waren en diensten in de klassen 7, 11, 16, 29–32 en 35 van de Nice-classificatie. In 2002 heeft zij het woordmerk ICELAND laten registreren. In 2016 dienden Íslandsstofa (Promote Iceland), de staat IJsland en SA – Business Iceland een verzoek tot nietigverklaring in bij het EUIPO. Het merk werd hierop nietig verklaard. Iceland Foods ging hiertegen in beroep. De Grote Kamer van Beroep bevestigt dat het merk ICELAND niet in aanmerking kwam voor registratie als Uniemerk vanwege zijn beschrijvende karakter en gebrek aan onderscheidend vermogen. Het beroep van Iceland Foods tegen de nietigverklaring wordt verworpen. Bij het Gerecht verzoekt Iceland Foods dat deze beslissing van de Grote Kamer van Beroep wordt vernietigd. Het EUIPO verzoekt de vordering af te wijzen, net als Íslandsstofa (Promote Iceland), de staat IJsland en SA – Business Iceland. De INTA, als interveniënt, verzoekt vernietiging van de bestreden beslissing. Iceland Foods baseert haar vorderingen op artikel 7 lid 1 onder c, en onder b, van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

Gerecht van de Europese Unie 9 juli 2025, IEF 22801, IEFbe 9342; ECLI:EU:T:2025:700 (Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV tegen EUIPO). Bouwbenodigdheden Hoogeveen heeft in 2010 het woordteken BIENENBEISSER als Uniewoordmerk ingeschreven in de klassen 6 en 19. Dit zijn de klassen voor, kort gezegd, bouwmaterialen van metaal en bouwmaterialen niet van metaal, waaronder het product ontluchters. In 2021 heeft Sören Pürschel een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld. Deze is gedeeltelijk toegewezen en in 2023 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO het merk vervallen verklaard voor zowel klasse 6 als klasse 19. Bouwbenodigdheden Hoogeveen heeft beroep ingesteld tegen de beslissing om het merk nietig te verklaren in klasse 19. Dit beroep is verworpen. Nu verzoekt Bouwbenodigdheden Hoogeveen bij het Gerecht alsnog om de bestreden beslissing gedeeltelijk te vernietigen. Zij voert in haar beroep drie samenhangende middelen aan: (1) onjuiste toepassing van het classificatiesysteem van de Overeenkomst van Nice, (2) onjuiste uitlegging van de rechtspraak, en (3) ten onrechte analoge toepassing van artikel 33, lid 7, van de Uniemerkenverordening. Bouwbenodigdheden Hoogeveen stelt dat zij het merk normaal heeft gebruikt voor een homogene warencategorie, namelijk “ontluchtingskappen”, ongeacht of deze van metaal (klasse 6) of niet-metaal (klasse 19) zijn. Volgens het EUIPO moet de beschermingsomvang uitsluitend gebaseerd zijn op de waren zoals ingeschreven volgens de Nice-classificatie.

Hof van beroep Brussel 3 juli 2025, IEFbe 3941; 2017/AR/459 (Nestlé tegen Mondelez en Kraft Foods). Met arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 3 juli 2025 heeft Jacobs Douwe Egberts weer een slag gewonnen in de Nespresso-capsule-oorlog. Het vormmerk van Nestlé (bestaande uit de vorm van de Nespresso-capsule, ingeschreven voor met name dranken (koffie, thee, enz.) werd wederom nietig verklaart. Mondelez (dat de betreffende activiteiten gedurende de procedure had overgedragen aan Jacobs Douwe Egberts) had in eerste aanleg de geldigheid van dit merk betwist, met het argument dat het uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. ​ De Ondernemingsrechtbank van Brussel had Mondelez in het gelijk gesteld en het merk van Nestlé nietig verklaard, waarna Nestlé in beroep ging. Het Hof heeft de nietigheid van het merk bevestigd. Het is van oordeel dat het litigieuze merk uitsluitend bestaat uit de vorm van het product die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Na eerst de essentiële kenmerken van de betrokken vorm te hebben vastgesteld, constateert het Hof vervolgens, dat al deze kenmerken van het merk (dubbele kegelvorm, cirkelvormige rand, omvouw, enz.) specifieke technische functies vervullen, zoals drukbestendigheid, stabiliteit en een effectieve afsluiting, en dat zij geen decoratieve of fantasie-elementen bevatten. Het feit dat er andere vormen bestaan waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt, doet aan de nietigheid niet af, en het is niet nodig om de algemene doelstelling van het capsule-machine-systeem in aanmerking te nemen. Voorts merkt het Hof op, dat de vorm van een product die noodzakelijk is om een technisch uitkomst te verkrijgen, geen geldig merk kan vormen, zelfs niet indien de betrokken vorm (in casu de vorm van de capsule) door de relevante doelgroep als merk wordt erkend.

Gerecht van de Europese Unie 11 juni 2025, IEF 22793; IEFbe 3936; ECLI:EU:T:2025:578 (OMV AG, Marques, International Trademark Association tegen EUIPO). OMV AG diende een aanvraag in voor internationale merkregistratie binnen de EU van een kleurcombinatie bestaande uit gentiaanblauw en geelgroen. De aanvraag had betrekking op goederen en diensten zoals brandstoffen, additieven, waterstof en aanverwante retail- en installatiediensten. OMV beriep zich op prioriteit van een Oostenrijks merk. De onderzoeker van het EUIPO weigerde de registratie wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. OMV ging in beroep, maar de Kamer van Beroep wees het beroep af. De kleurcombinatie werd volgens de Kamer niet opgevat als aanduiding van commerciële herkomst, maar als decoratief. OMV verzoekt het Gerecht om vernietiging van die beslissing, onder aanvoering van drie middelen: onvoldoende motivering, gebrekkige beoordeling van het onderscheidend vermogen en schending van de beginselen van rechtszekerheid, gelijke behandeling en behoorlijk bestuur. INTA en Marques treden op als interveniënten.

Vzr. Rb. Rotterdam 9 juli 2025, IEF 22796, IEFbe 3939; C/10/700229 / KG ZA 25-482 (OWIC tegen Ultracool c.s.). Gedaagden in deze procedure, Ultracool, Ultrastar en Mothership (hierna: Ultracool c.s.) maken deel uit van een groep vennootschappen. Mothership is enig bestuurder van Ultracool en Ultrastar. Eiser, Orange Wings Investments (hierna: Orange Wings), was houdster van het woordmerk SAPPH, voor onder meer kleding en schoenen. Orange Wings heeft met Ultrastar een koopovereenkomst en een licentieovereenkomst gesloten. In de koopovereenkomst is vastgelegd dat Ultrastar Orange Wings maandelijks betaalt en dat Orange Wings IE-rechten, waaronder eerder genoemd Uniemerk, overdraagt aan Ultrastar zodra Ultrastar de volledige koopprijs heeft betaald. In de licentieovereenkomst is bepaald onder welke voorwaarden Ultrastar licentiehouder is van de IE-rechten van Orange Wings tot aan de overdracht. Na het sluiten van deze overeenkomsten is Orange Wings gefuseerd met OWIC, waarbij OWIC het vermogen van Orange Wings onder algemene titel heeft verkregen. Later heeft de advocaat van OWIC beide overeenkomsten per direct opgezegd, omdat Ultrastar diverse verplichtingen niet nakomt. OWIC heeft Ultrastar onder meer gesommeerd om het gebruik van de IE-rechten te staken. Vervolgens heeft OWIC de website www.sapph.com uit de lucht gehaald en daarop hebben Ultracool c.s. de website www.shopsapph.com gelanceerd. 

Gerecht EU 9 juli 2025, IEF 22794, IEFbe 3937; ECLI:EU:T:2025:691 (Spin Master Toys tegen EUIPO - Verdes Innovations). De Rubik's Cube wordt niet door het merkenrecht beschermd, omdat alle kenmerken noodzakelijk zijn om een technisch resultaat te bereiken. Dat oordeelde het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag, in vier verschillende arresten: T-1170/23, T-1171/23, T-1172/23 en T-1173/23. Naast het vormmerk waren er (onder meer) vier merken ingeschreven voor de uiterlijke vormgeving van de Rubik's Cube met verschillende hoeveelheden deelkubussen (2x2, 3x3, 4x4 en 5x5). Het Gerecht oordeelt in huidige procedures dat ook deze merkinschrijvingen nietig zijn wegens de technische bepaaldheid. Het uiteindelijke doel van de Rubik's Cube is het oplossen van de kubusvormige puzzel door dezelfde kleuren aan dezelfde zijden te krijgen door middel van rotaties, hetgeen een technische functie heeft. De kleurvakken en de onlosmakelijk verbonden zwarte lijn ('grid') dragen direct bij aan dat doel. Daarbij maakt het niet uit of het om een 2x2, 3x3, 4x4 of 5x5 kubusvorm gaat, het doel blijft hetzelfde. De vier Rubik's Cube-merken zijn daarom ook nietig op grond van artikel 7 lid 1 onder e sub ii van de Uniemerkenverordening. 

Voor een uitgebreide samenvatting klikt u hier.

Gerecht EU 2 juli 2025, IEF 22788, IEFbe 3934; ECLI:EU:T:2025:659 (Ferrari tegen EUIPO - Kurt Hesse (TESTAROSSA)). Ferrari is sinds 2007 houder van het internationale woordmerk TESTAROSSA voor onder meer auto’s en voertuigonderdelen (klasse 12). In 2015 verzocht Kurt Hesse de Nietig- en Vervalverklaringsafdeling van het EUIPO om het merk vervallen te verklaren wegens gebrek aan normaal gebruik in de vijf jaar ervoor. De Nietig- en Vervalverklaringsafdeling van het EUIPO wees het verzoek op 16 december 2016 gedeeltelijk toe. Het merk werd doorgehaald voor vrijwel alle aangeduide waren, met uitzondering van automobielen. Beide partijen gingen hiertegen in beroep. Hesse wilde ook vervallenverklaring voor auto’s; Ferrari betoogde juist dat het merk ook voor voertuigonderdelen en motoren normaal werd gebruikt. Op 29 augustus 2023 (gecorrigeerd op 28 september 2023) verklaarde de Kamer van Beroep van het EUIPO het merk volledig vervallen. Ferrari stelde daarop beroep in bij het Gerecht van de EU en vorderde vernietiging van deze beslissing. Het Gerecht benadrukt dat het materiële geschil wordt beheerst door Verordening nr. 207/2009, terwijl de procedurele regels uit Verordening 2017/1001 van toepassing zijn. 

Rb. Den Haag 21 mei 2025, IEF 22785, IEFbe 3932; ECLI:NL:RBDHA:2025:11712 (Harley-Davidson Motor Company tegen Game Castle). Harley-Davidson handelt in motorrijwielen en gerelateerde producten en heeft meerdere merkregistraties op haar naam staan. Game Castle is een bedrijf dat zich richt op onderhoud, reparatie, verkoop, verhuur en organisatie van amusementsspelen en vintage geluid, games, verlichting, jukeboxen, games en dinerbanken. Via haar webshop onder de domeinnaam www.americanvintageunlimited.nl biedt ze vintage producten aan, waaronder neon verlichtingsborden met Harley-Davidson tekens (hierna: de neon signs). Hiermee maakt Game Castle volgens Harley-Davidson inbreuk op de Harley-Davidson-merken.

Tallinn Circuit Court 24 januari 2025, IEF 22779, IT 4903, IEFbe 3931; 2-14-6942 (Eiser tegen verweerder). De verweerder bezit verschillende IP-adresreeksen. Deze IP-adressen werden vervolgens gekoppeld aan inbreukmakende domeinnamen en webshops. De verweerder handelde in wezen als een proxy door zijn klanten toe te staan domeinnamen en websites anoniem te gebruiken. Het Hof van Justitie had in de prejudiciële beslissing van 2018 (HvJ zaak C-521/17 (SNB-REACT/Deepak Mehta)) geoordeeld dat er ook geen beperking van aansprakelijkheid ('safe harbor') is als aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij (ISPs) een actieve rol spelen door het hun klanten 'mogelijk te maken' hun online verkoopactiviteit te optimaliseren. Hiermee had het Hof het ‘actieve rol’-criterium uit L’Oréal/eBay, als dienstverleners de presentatie van verkoopaanbiedingen (zelf) optimaliseren of bevorderen, uitgebreid.