Merkenrecht - Droit des marques  

Wat als in merkenrechtenzaken de waargenomen gelijkenis tussen twee merken direct via het brein gemeten zou kunnen worden, zonder dat daarbij een vragenlijst aan te pas zou hoeven komen?

Professor Femke van Horen, gespecialiseerd in consumentengedrag, heeft onlangs een artikel gepubliceerd in de Trademark Reporter, waarin wordt besproken hoe neurowetenschap de beoordeling van merkgelijkenis en consumentenverwarring kan verbeteren. In het experiment is gebruik gemaakt van herhalingsonderdrukking, waarbij de hersenactiviteit zwakker wordt wanneer dezelfde objecten meerdere keren waargenomen worden. Deze techniek biedt de mogelijkheid om de gelijkenis tussen twee merken puur op basis van hersenactiviteit te meten. Bovendien kan deze neuro index ook bias (vertekening) in een vragenlijst detecteren, waardoor bepaald kan worden of de vragenlijst bruikbaar is in de bewijsvoering. Hersenscans hebben zo het potentieel om de kwaliteit van juridisch bewijs in merkenrechtzaken te verbeteren.

BenGH 6 februari 2024, IEF 21931, IEFbe 3721; C 2022/15 (Van Haren Schoenen tegen Airwair International Limited). Deze zaak betreft een geschil over de geldigheid van een merkregistratie door Airwair, de fabrikant van Dr. Martens schoenen, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit merk betrof een positie merk dat bestond uit een specifieke gele stiksel op een zwarte zoolrand (trépointe), geregistreerd voor "veterlaarzen" in klasse 25. Van Haren daagde de geldigheid van dit merk aan op basis van gebrek aan onderscheidend vermogen, algemeenheid van de benaming, en het uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch resultaat of die een aanzienlijke waarde aan de producten geeft.

BenGH 6 februari 2024, IEF 21880, IEFbe 3715; C 2022/23 (De Vergulde Valck tegen MFO.ONE B.V.) In 2020 diende Verzoekster een vordering tot doorhaling van het aangevraagde en ingeschreven gecombineerde woord/beeld-merk VAN WONDEREN Stroopwafels (hierna: het Merk). Het Merk werd in 2019 aangevraagd door Verweerder, MFO.ONE. Het BBIE wees de vordering van Verzoekster in haar geheel af, nu er geen kwade trouw vastgesteld kon worden. Het BBIE oordeelde tevens dat Verweerder noch het oogmerk had het Merk niet te gebruiken, of om Verzoekster te verbieden dit te gebruiken. Dit wordt volgens het BBIE versterkt door het feit dat Verweerder een licentie voor het gebruik van het Merk om niet heeft verstrekt aan Verzoekster. Verzoekster stelt echter dat er wel degelijk kwade trouw aanwezig was tijdens het indienen van de merkaanvraag, aangezien er sprake was van voorgebruik van het overeenstemmende teken, waarvan verweerder kennis had. Dit is bevestigd door het BBIE in zijn Doorhalingsbeslissing.

EUIPO 26 januari 2024, IEF 21865, IEFBe 3713;B 3 044 594 (Adidas tegen Thom Browne) In deze zaak heeft opposant oppositie ingesteld tegen goederen van de Europese Uni met merkaanvraag No 17 458 837. Vervolgens is er een gedeeltelijke intrekking geweest hiervan en heeft de opposant oppositie ingesteld tegen merkaanvragen "No. 17 458 837", "No. 39 912 355", "No. 4 269 072", "No. 3 517 646" en "No. 300 806". De oppositieafdeling zal in zijn geheel beoordelen of opposant genoeg argumenten en bewijzen heeft aangevoerd voor het normale gebruik, onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken.

Gerecht van de Europese Unie 24 januari 2024,IEF 21859,IEFBe 3712 ; ECLI:EU:T:2024:22 (Delta Sport tegen EUIPO) Deze zaak gaat over een juridisch geschil met betrekking tot een geregistreerd gemeenschapsmodel voor bouwstenen van Lego. Eerder oordeelde het EUIPO dat het gemeenschapsmodel ongeldig was, omdat alle kenmerken van het uiterlijk van het product werden bepaald door de technische functie ervan. In deze zaak dient er weer gekeken te worden of het gemeenschapsmodel geldig is, waarbij de kern van het debat draait om de technische functie van de betrokken productkenmerken en of ze onder de bescherming van de wet vallen

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21848,IEFbe 3708; ECLI:EU:C:2024:17 (Inditex tegen Buongiorno Myalert) Buongiorno Myalert (hierna: Buongiorno) lanceerde in 2010 een campagne waarbij deelnemers konden meedoen aan een loterij met een "ZARA-cadeaubon" als één van de prijzen. Inditex, de eigenaar van het merk "ZARA," heeft een rechtszaak aangespannen tegen Buongiorno voor mogelijke inbreuk op haar merkrechten.

BoA EUIPO 18 december 2023, IEF 21835, IEFbe 3706; R 827/2023-2 (PRADA tegen EUIPO). In 2022 heeft designerbrand PRADA bovenstaand patroon ingeschreven als merk voor diverse klassen. Deze aanvraag werd in 2023 grotendeels afgewezen door het EUIPO op grond van artikel 7 lid 1 onder b EUTRM. Dit oordeel werd gebaseerd op het feit dat consumenten het ‘simpele’ patroon van PRADA niet snel zullen herkennen en dat dit gebruik van driehoeken onvoldoende onderscheidend is. PRADA gaat tegen dit oordeel in beroep. Zij is van mening dat het gebruik van patronen in de mode-industrie een “established trade practice” is en dat de simpliciteit van het patroon niet af zou mogen doen aan de inschrijfbaarheid daarvan. Immers zou het relevante publiek het patroon onmiddellijk koppelen aan PRADA. In deze zaak neemt de Kamer van Beroep een beslissing.

HvJEU 7 september 2023, IEF 21806, IEFbe 3704; ECLI:EU:C:2023:653 (Inditex tegen Buongiorno) In deze zaak is er een geschil tussen Buongiorno, een aanbieder van informatiediensten, en Inditex, houder van het merk ZARA. Inditex heeft tegen Buongiorno een rechtsvordering ingesteld wegens inbreuk op de rechten die verbonden zijn aan ZARA. Inditex is namelijk van mening dat Buongiorno van het met ZARA ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken door haar reputatie. Volgens Buongiorno is er geen sprake van een inbreuk aan de verbonden rechten van ZARA.

HvJ EU 15 november 2023, IEF 21779, IT 4426, IEFbe 3699; T-677/22 (Portal Golf tegen Augusta National) In de voorgaande zaak was verzoeker het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelde onder andere dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond, omdat het toernooi werd uitgezonden in het VK, terwijl het VK geen deel meer uitmaakt van de EU. De afdeling oordeelde dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. Voorts werd door de kamer vastgesteld dat het merk in dit geval ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De kamer stelde hierbij dat hoe groter de reputatie van het oudere merk is, hoe meer belangstelling het publiek zal hebben voor het merk dat wordt geassocieerd met die reputatie. De kamer kwam daarom tot het oordeel dat de oppositie succesvol is op grond van artikel 8 lid 5 van de verordening en op grond van het oudere merk ‘Masters’. In deze zaak vordert Portal Golf Gestión op grond van artikel 263 VWEU nietigverklaring van de beslissing van de EUIPO van 30 augustus 2022 [zie IEF 20952]. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de gronden 'reputation of the earlier mark' en 'the lack of an unfair advantage'.

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom 27 juli 2023, oppositienr. 2018228, IEF 21591 (AXA/AX Home IMMO) Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) oordeelt in deze zaak over het verwarringsgevaar tussen de merken van AXA (hierna: opposant) en AX Home IMMO (hierna: verweerder). Opposant beroept zich op haar woord- en beeldmerk (die beiden de woorden 'AXA' bezitten) om de registratie van het woordmerk 'AX HOME' tegen te gaan.