Merkenrecht - Droit des marques  

Rb Den-Haag 19 oktober 2022, IEF 21048, IEFbe 3564; ECLI:NL:RBDHA:2022:10739 (Bokmerk tegen gedaagden) Bokmerk houdt zich bezig met de verkoop van aluminium panelen. Gedaagden 1 en 2 zijn een echtpaar dat een tijd lang middels een licentieovereenkomst exclusief gerechtigd om de Bokmerk-producten binnen het overeengekomen licentiegebied (België) voor eigen rekening en risico te verkopen. De licentieovereenkomst bevat onder meer een verbod om na het einde van die overeenkomst gebruik te  maken van de intellectuele eigendomsrechten en knowhow van Bokmerk, een geheimhoudingsbeding en een non-concurrentiebeding van één jaar na het einde van de overeenkomst. Per 1 maart 2021 is de licentieovereenkomst beëindigd, gedaagden 1 en 2 hebben een nieuwe onderneming opgezet. Gedaagde 3 is een vriend van hen die helpt bij de onderneming. Ook gedaagde 3 heeft in het verleden met Bokmerk samengewerkt. Bokmerk vordert van de 3 gedaagden onder meer dat zij de inbreuk op de IE-rechten van Bokmerk staken. Bokmerk wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen jegens gedaagde 3 omdat gedaagde 3 onder bewind is gesteld. De rechtbank oordeelt ten aanzien van de vorderingen jegens gedaagden 1 en 2 dat de licentieovereenkomst niet geschonden wordt. Verder oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en gebruik van beschermde knowhow. Evenwel is er geen schending van de handelsnaam-, merken- en auteursrechten van Bokmerk.

Gerecht EU 19 oktober 2022, IEF 21036, IEFbe 3559; ECLI:EU:T:2022:643 (Greenwich Polo Club tegen EUIPO) Op 8 februari 2018 heeft Greenwich Polo Club bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een EU-merk ingediend. Op 29 maart 2018 is hiertegen oppositie ingesteld omdat op 14 november 2017 het EU-woordmerk Beverly Hills Polo Club is ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten. De oppositie is gedeeltelijk toegewezen, Greenwich Polo Club is hiertegen in beroep gegaan bij het EUIPO. Het EUIPO heeft dit beroep verworpen wegens verwarringsgevaar bij de conflicterende merken. Het Hof oordeelt dat er verwarringsgevaar is omdat er sprake is van visuele en fonetische overeenstemming van tekens voor soortgelijke waren of diensten. De vordering van Greenwich Polo Club wordt afgewezen.

HvJ EU 13 oktober 2022, IEF 21032, IEFbe 3558; C‑355/21, ECLI:EU:C:2022:791 (Perfumesco tegen Procter & Gamble) Procter & Gamble is een producent van parfumerieproducten. Door middel van een verleende licentieovereenkomst had zij het uitsluitende recht om het Uniewoordmerk HUGO BOSS te gebruiken. HUGO BOSS stelt aan de door haar erkende verkopers gratis productmonsters ter beschikking zodat klanten deze kunnen testen. Perfumesco is via een webwinkel actief als groothandelaar in parfumerieproducten. Zij biedt regelmarig productmonsters te koop aan die voorzien zijn van het merk HUGO BOSS, met de mededeling dat deze monsters zich qua geur niet van het gewone product onderscheiden. De zaak komt uiteindelijk bij de verwijzende rechter in kwestie, de Sąd Najwyższy (hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke en strafzaken, Polen). Er bestaat onuidelijkheid over de vraag of de productmonsters vernietigd moeten worden. De Sąd Najwyższy verzocht het Hof een prejudiciële beslissing beslissing te nemen over of art. 10, lid 1 richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de uitlegging van een nationale bepaling volgens welke een beschermende maatregel niet kan worden toegepast op goederen die zijn vervaardigd en voorzien van een Uniemerk met toestemming van de merkhouder, maar die zonder zijn toestemming in de handel zijn gebracht in de EER. Het Hof oordeelt dat artikel 10 lid 1 richtlijn 2004/48 zich inderdaad hiertegen verzet. Art. 10 lid 1 richtlijn 2004/48 beperkt zich in de toepassing van beschermende maatregelen niet tot bepaalde vormen van een inbreuk op een IE-recht.

HvJ EU 13 oktober 2022, IEF 21027, IEFbe 3556; C‑256/21, ECLI:EU:C:2022:786 (KP tegen TV en gemeente Bodman-Ludwigshafen) KP is houder van het Uniewoordmerk Apfelzügle. Het begrip "Apfelzügle” duidt op een span van meerdere door een tractor voortgetrokken aanhangers, dat bestemd is voor de appeloogst. Op 26 september 2018 hebben TV en de gemeente Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met de Apfelzügle. KP heeft bij het Landgericht München (rechter in eerste aanleg, München, Duitsland) een vordering wegens inbreuk op het merk van KP ingesteld, en daarbij verzocht TV en de gemeente Bodman-Ludwigshafen te verbieden het woord "Apfelzügle” voor de door dat merk aangeduide diensten te gebruiken. Voor diezelfde rechter hebben TV en de gemeente Bodman-Ludwigshafen reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van het merk van KP ingesteld. KP trekt zijn vordering in, TV en gemeente Bodman-Ludwigshafen handhaven hun reconventionele vordering. De verwijzende rechter vraagt aan het Hof of artikel 124, onder a) en d), en artikel 128 van verordening 2017/100 aldus moeten worden uitgelegd dat een rechtbank bij een inbreukprocedure waarin de geldigheid van het merk door middel van een reconventionele vordering tot nietigverklaring wordt betwist, bevoegd blijft om uitspraak te doen over de geldigheid van dat merk als de hoofdvordering wordt ingetrokken. Het Hof beantwoordt dat een rechtbank in een dergelijke situatie inderdaad bevoegd blijft om uitspraak te doen over de geldigheid van het merk.

Schweizerischen Bundesgericht 30 augustus 2022, IEF 2100, IEFbe 3553; 4A_587/202 (Lindt Sprüngli tegen Lidl) De Zwitserse chocoladefabrikant Lindt Sprüngli heeft haar gouden chocolade paashazen met rode kraag en belletje geregistreerd als driedimensionaal vormmerk. Lidl verkoopt ook gouden chocoladepaashazen die lijken op de paashazen van Lindt Sprüngli. Zwitsers marktonderzoek heeft aangetoond dat de paashazen van Lindt Sprüngli bij het publiek zijn ingeburgerd. Het Bundesgericht (de hoogste rechter in Zwitserland) oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar door de gelijkenis tussen de twee paashazen. Lidl moet haar voorraad chocolade paashazen vernietigen.

Markkinaoikeus (Finland) 29 maart 2022, IEF 20995, IEFbe 3551; C-104/22 (Lannen MCE) Prejudiciële vragen. Via MinBuza. Eerste aanleg, gesteld door de markkinaoikeus (rechter in economische zaken, Finland). Lannen MCE is gevestigd in Finland en houder van het Uniemerk WATERMARK. Verwerende vennootschappen Berky en Senwatec maken beide een inbreuk op het Uniemerk van Lannen MCE. Lannen MCE stelt dat het ging om marketingactiviteiten van verweersters op internet, die betrekking hadden op het grondgebied van Finland en zichtbaar waren voor Finse consumenten en handelaren. Verweersters menen dat de gestelde inbreuken niet hebben plaatsgevonden in Finland en de markkinaoikeus daarom in dit geding niet internationaal bevoegd is. 

Board of Appeal EUIPO 30 augustus 2022, IEF 20952, IEFbe 3540; R 2204/2021-1 (Portal Golf tegen Augusta National) Augusta National heeft oppositie ingesteld tegen het verzoek tot inschrijving van een beeldmerk van Portal Golf. Bij besluit van 22 oktober 2021 heeft de oppositie-afdeling (hierna: afdeling) het gemeenschapsmerk geweigerd op grond van artikel 8 lid 5 van de European Union trade mark regulation (Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk). Hiertegen stelde Portal Golf beroep in. De verzoeker was het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelt onder meer dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond omdat het wel werd uitgezonden in het VK, maar dat het VK inmiddels geen deel meer uitmaakt van de EU. Met betrekking tot dit argument van de verzoeker oordeelde de afdeling dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. De kamer stelt vast dat de afdeling de reputatie van het oudere merk inderdaad vooral vaststelde op basis van bewijsmateriaal dat werd geleverd met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk. De kamer stelt echter vast dat het bestreden besluit gebaseerd is op de redenering dat uitzendingen door Britse zenders ook worden ontvangen het publiek in het Engelstalige deel van de EU en door golfliefhebbers die er gewend aan zijn geraakt de ‘Masters’-toernooien te bekijken via deze Engelse zenders.

BenGH 13 mei 2022, IEF 20889, IEFbe 3532; C 2020/16 (Good-Bye tegen Henkel) Op 31 oktober 2019 stelt Henkel een vordering tot nietigverklaring in tegen het merk ‘GOODBYE YELLOW’ van Good-Bye. Henkel meent dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) oordeelt dat het merk inderdaad beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist en wijst de vordering tot nietigverklaring toe. Good-Bye heeft beroep ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof tegen de beslissing van het BOIP. Zij vordert dat haar merk geldig wordt verklaard. Het Hof is van oordeel dat het relevante publiek het merk opvat als een beschrijving van de aard van de aard en het beoogde doel van de waren. De waren werken namelijk een ongewenste vergeling van haar, tanden, huid en nagels weg. Het relevante publiek zal het beoogde doel van de waren onmiddellijk en expliciet begrijpen zonder dat hiervoor een extra verklarende zin nodig is. Het Hof oordeelt dus dat het merk beschrijvend is. Daarnaast mist het merk volgens het Hof elk onderscheidend vermogen. Het Hof wijst het verzoek van Good-Bye af en bevestigt de bestreden beslissing van het BOIP.

Gerecht EU 6 juli 2022, IEF 20875, IEFbe 3529; ECLI:EU:T:2022:430 (Ladislav Zdút tegen EUIPO) Op 6 mei 2013 heeft Ladislav Zdút een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk ingediend. Op 31 oktober 2014 is het merk ingeschreven. Interveniënten voerden vervolgens aan dat Zdút te kwader trouw was bij de indiening van de inschrijving van het litigieuze merk en vorderden daarom een nietigverklaring van het merk. De vordering tot nietigverklaring van het merk werd afgewezen omdat kwade trouw niet zou zijn aangetoond. Interveniënten stelden vervolgens beroep in bij het EUIPO. De tweede kamer van beroep van het EUIPO heeft vervolgens het beroep van interveniënten toegewezen en het litigieuze merk nietig verklaard omdat Zdút te kwader trouw zou zijn geweest bij de indiening. Zdút zou naar oordeel van de tweede kamer van het EUIPO op de hoogte zijn geweest van het bestaan van het oude en identieke Tsjechoslowaakse merk. Er werd geoordeeld dat Zdút de bedoeling zou hebben gehad om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van Jan Nehera en het Tsjechoslowaakse merk. Ladislav Zdút vordert vernietiging van de beslissing van het EUIPO.

Hof van beroep Antwerpen 25 oktober 2018, IEFbe 3517; 2018/AR/322 (Vloeren van Calster tegen Impermo-Stultjens) Partijen zijn concurrenten op de markt van keramische tegels, waarbij Impermo-Stultjens het Benelux gecombineerd merk Tilestone bezit voor onder andere tegels. Impermo-Stultjens verwijt Vloeren van Calster ervan inbreuk te maken op dit merk en daarbij tevens de eerlijke marktpraktijken te schenden door te parasiteren op de 'look and feel' van haar website, aanbod en Facebookpagina's. Het hof acht het oordeel van de rechter in eerste aanleg, inhoudende de parasiterende aanhaking en verwarringstichting in de zin van VI.104 WER, gegrond. Ook het oordeel van de rechtbank omtrent het gebruik van misleidende reclame door Vloeren van Calster acht het hof gegrond. Alhoewel de rechter in eerste aanleg oordeelt dat er geen sprake van merkinbreuk kan zijn, vanwege de zuiver beschrijvende woorden tile en stone, acht het hof het beroep gegrond. Het hof oordeelt dat juist geen sprake is van louter beschrijvende woorden, waarbij de woorden Tilestone een dergelijk onderscheidend vermogen hebben.