Merkenrecht - Droit des marques  

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

Op 11 juli 2024 belichtte IE-Forum.be het geschil tussen Belgische wielercommunity The Women Peloton (TWP) en Peloton Interactive Inc. (PI), een Amerikaans bedrijf voor o.m. fitnesstoestellen. Inmiddels is bekend geworden welke overwegingen van het hof van beroep van Brussel aanleiding gaven tot het verbod van de naam “The Women Peloton”.

Cour de cassation 5 juni 2024, IEF 22219, IEFbe 3775; Case C-412/24 (Fauré Le Page Paris SAS tegen Goyard ST-Honoré SAS). Een merk is nietig als deze tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard, herkomst of hoedanigheid van de waren of diensten waar het merk betrekking op heeft (art. 4 lid 1 sub g Merkenrichtlijn). Maar wat als de misleiding in plaats daarvan ziet op eigenschappen van de merkhouder? Deze vraag speelt zich af in de zaak tussen Goyard ST-Honoré SAS (hierna: Goyard) en Fauré Le Page Paris SAS (hierna: Fauré). Fauré richt zich op de productie en verkoop van onder andere leren koffers en tassen. Hoewel zij in 2009 is opgericht, staat het door haar gebruikte merk geregistreerd als 'Fauré Le Page Paris 1717'. Deze naam suggereert dat Fauré de werkzaamheden voortzet van Maison Fauré Le Page, een bedrijf dat tot aan 1992 vergelijkbare producten verkocht onder vrijwel dezelfde naam. Het feit dat dit niet daadwerkelijk het geval is, maakt het merk van Fauré volgens Goyard misleidend. De rechter geeft Goyard, na doorverwijzing naar de cassatierechter, gelijk. Zij oordeelt dat de misleidende aard van een merk niet alleen beperkt hoeft te zijn tot de betrokken waren of diensten. Ook de eigenschappen van de merkhouder, zoals het jaar van oprichting, kunnen een rol spelen. Dergelijke eigenschappen kunnen namelijk het koopgedrag van consumenten beïnvloeden, vooral in sectoren voor luxegoederen (consumenten hechten waarde aan ervaring). Fauré stelt dat de uitspraak in strijd is met de Emanuel uitspraak van het Europese Hof: daarin beperkt het Hof zich voor haar oordeel over misleiding wel degelijk tot de betrokken waren en diensten. Fauré gaat dan ook in cassatie; op aanbevelen van de Advocaat-Generaal dient de cassatierechter een aantal prejudiciële vragen in bij het Hof:

EUIPO 8 juli 2024, IEF 22182, IEB 3769 (Artessence FZC tegen Vinicio SRL). Artessence FZC (hierna: Artessence) is houdster van het (beeld)merk Initio. In juli 2023 voert zij oppositie tegen het door Vinicio SRL (hierna: Vinicio) ingeschreven (beeld)merk Vinicio. Artessence vindt dat het merk van Vinicio verwarringsgevaar schept ten opzichte van het relevante publiek voor haar producten. Zij heeft haar merk ingeschreven met betrekking tot de goederen in klasse 3 (parfum, cosmetica, etc.) en 4 (kaarsen en geurkaarsen) onder de Nice classificatie. Vinicio heeft haar merk ingeschreven met betrekking tot de goederen van klasse 3 en de diensten van klasse 35 (het samenbrengen van goederen, ten behoeve van anderen). Vinicio heeft gespecificeerd dat haar diensten onder andere betrekking hebben op (de verkoop van) virtuele goederen, waaronder de goederen in klasse 3.

Gerecht EU, 6 maart 2024, IEF 22177, IEFbe 3767; ECLI:EU:T:2024:152 (Lidl tegen EUIPO en MHCS). In 1998 heeft de rechtsvoorganger van interveniënt MHCS een aanvraag gedaan voor de registratie van het kleurmerk zoals hierboven is afgebeeld in de categorie ‘Champagnewijnen’. Het merk werd aangeduid als een beeldmerk met de kleur oranje. De aanvraag werd aanvankelijk afgewezen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Na verschillende beroepsprocedures werd het merk uiteindelijk in 2007 geregistreerd. Latere aanvragen voor nietigverklaring werden afgewezen, waarbij werd vastgesteld dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik. Het Gerecht van de Europese Unie vernietigde een beslissing van de Eerste Kamer van Beroep in 2021 en bevestigde het merk als een kleurmerk.

GEU 12 juni 2024, IEF 22154, IEB 3760; ECLI:EU:T:2024:373 (Nike tegen het EUIPO en Puma). Deze zaak betreft een geschil tussen Nike Innovate CV (hierna: Nike) enerzijds en Puma SE (hierna: Puma) en het EUIPO anderzijds. In eerste aanleg is de door Puma ingediende nietigheidsverklaring voor het woordmerk FOOTWARE van Nike afgewezen, waarop Puma in hoger beroep door het EUIPO alsnog in het gelijk is gesteld. Daartegen gaat Nike nu in beroep bij het Gerecht van de EU. Nike beoogt het merk te registreren voor computer hardware en telecommunicatiediensten. Het verzoekt de rechter om de bestreden uitspraak te vernietigen en de merkregistratie opnieuw toe te laten. Daartoe stelt het dat het EUIPO gedurende het hoger beroep onterecht is uitgegaan van nieuw bewijsmateriaal, alsmede dat het betwiste merk onvoldoende beschrijvend van aard is voor al het relevante publiek. Ook zou het EUIPO buiten zijn bevoegdheid zijn getreden door de indruk te wekken dat hij het gebruikelijke karakter van het betwiste merk mee kan wegen in zijn beoordeling, terwijl Puma daartoe geen aanleiding heeft gegeven in haar beroep.

Monopolisatie van taal? De zaak 'The Women Peloton' tegen Peloton Interactive Inc.

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

Begin deze maand was te lezen in de media hoe de wielercommunity voor vrouwen, The Women Peloton (TWP), opgericht door Elke Bleyaert, door het Hof van Beroep te Brussel werd veroordeeld tot het staken van het gebruik van deze naam. De eiser was Peloton Interactive Inc. (PI), een Amerikaans bedrijf dat fitnesstoestellen (waaronder ook stationaire fietsen) en geconnecteerde elektronische diensten aanbiedt. PI daagde TWP voor de rechter om het gebruik van de naam “The Women Peloton” te doen staken.

Gerecht EU 12 juni 2024, IEF 22113, IEFbe 3752; ECLI:EU:T:2024:377 (Société du Tour de France tegen EUIPO). Société du Tour de France verzoekt bij het Gerecht om nietigverklaring van de beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het EUIPO van 11 juli 2022. In 2017 diende FitX Beteiligungs GmbH een aanvraag in voor een beeldmerk voor Tour de X, hierboven afgebeeld. Société du Tour de France diende hiertegen oppositie in, op basis van de oudere merken van TOUR DE FRANCE, waaronder Het Franse woordmerk dat al in 1986 ingediend werd, en EU woordmerken en figuratieve merken (eveneens hierboven afgebeeld). Société du Tour de France beroept zich voor het Gerecht op inbreuk op art. 8 lid 1 onder b en art. 8 lid 5 van verordening nr. 207/2009. Er zou volgens Société du Tour de France sprake zijn van verwarringsgevaar tussen de merken en een risico op oneerlijk voordeel getrokken uit het gebruik van het FitX Beteiligungs-merk. Daarnaast betoogt Société du Tour de France ook dat de Kamer van Beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met hun argumenten en bewijzen. 

Gerecht EU 5 juni 2024, IEF 22107, IEFbe 3749; ECLI:EU:T:2024:360 (Supermac’s tegen McDonald’s). Supermac’s heeft op 11 april 2017 een verzoek tot vervallenverklaring ingediend bij EUIPO voor het handelsmerk BIG MAC. Het verzoek tot vervallenverklaring was gebaseerd op artikel 51(1)(a) van Verordening nr. 207/2009, vanwege gebrek aan normaal gebruik.  De afdeling verklaarde in 2019 het handelsmerk vervallen met betrekking tot alle aangevochten goederen en diensten. Hiertegen ging McDonald’s, eigenaar van het BIG MAC-merk, in beroep. De Kamer van Beroep vernietigde de beslissing van de Nietigverklaringsafdeling voor bepaalde goederen en diensten, maar handhaafde deze voor andere. Supermac heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tegen deze beslissing, met uitzondering van de vaststelling van normaal gebruik van het BIC MAC-merk voor ‘vleessandwiches’ (klasse 30). Het Gerecht heeft het beroep gedeeltelijk toegewezen en de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd met betrekking tot ‘kipsandwiches’ in de klassen 29 en 30, en ‘voedingsmiddelen met gevogelte’ in de klasse de 29 en de diensten in klasse 42. 

Hoe ver reikt de beschermingsomvang van de drie-strepenmerken van Adidas? Het is een vraag die merkenjuristen al decennia bezighoudt, en die alleen al in de Europese Unie tot tientallen beslissingen heeft geleid, waaronder vier van het Hof van Justitie. Het Hof van beroep te Düsseldorf heeft onlangs een mooie steen bijgedragen aan dit contentieux. In een goed onderbouwd arrest bakende het Hof aan de hand van vijf voorbeelden de beschermingsomvang van één van Adidas’ belangrijkste drie-strepenmerken af.

De zaak in Düsseldorf draaide met name om het hieronder getoonde positiemerk, bestaande uit drie verticale, parallelle strepen van dezelfde breedte aangebracht over de gehele lengte van de pijpen van een broek. Adidas heeft in de Europese Unie verschillende inschrijvingen voor dit positiemerk, waaronder de Duitse inschrijving met nummer 39912356. In 2022 stelde Adidas vast dat grote rivaal Nike gestart was met de verdeling van een aantal sportbroeken met strepenmotieven die, althans volgens Adidas, sterk leken op dit positiemerk. Het ging meer bepaald om de volgende vijf strepenmotieven:

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 23 mei 2024, IEFbe 3741; A/23/03788 (Novartis AG tegen PI Pharma NV). In navolging van het prejudiciële arrest van het Hof van Justitie van de EU in de zaken Femara en Rilatine [zie IEFbe 3588] en enkele eerdere uitspraken over hermerking van geneesmiddelen van Novartis, waarvan het beroep hangende is, oordeelt de Voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, zetelend zoals in kort geding, opnieuw dat de hermerking van de generieke benaming ‘amplodipine/valsartan Sandoz’ naar ‘Exforge’ van Novartis onrechtmatig is.De stakingsrechter oordeelt dat het Hof van Justitie de voorwaarden inzake hermerking “scherp [heeft] gesteld” voor de hermerking van een identiek generiek geneesmiddel naar een merkgeneesmiddel. Het wacht de uitspraken van het hof van beroep van Brussel in hangende Femara en Rilatine zaken niet af en oordeelt in het bijzonder dat voorschriftpraktijken en voorschriften inzake herinneringsreclame, ondanks het kleine marktaandeel van generieken, geen objectieve noodzaak tot hermerking opleveren. Ondanks kleinere marktaandelen heeft een generieke benaming volledig toegang tot de Belgische markt: