Merkenrecht - Droit des marques  

Hof van beroep Brussel 28 oktober 2019, IEFbe 3510; rolnr. 2019/AR/20 (Service Plus tegen Lavazza) Service Plus was een distributeur van onder andere Lavazza producten in België en Nederland tot 31 december 2017 en bezit verscheidene domeinnamen met het woordmerk Lavazza. Na beëindiging van de distributieovereenkomst tussen Service Plus en Lavazza, vordert Lavazza staking van de aanhoudende merkinbreuk op haar woordmerk, waaronder in het gebruik van de domeinnamen van Service Plus. Lavazza beweert vervolgens dat Service Plus zowel online als offline inbreuk maakt op haar merkenrechten. In de offline context oordeelt het hof dat de gedragingen van Service Plus contrasteren met de omstandigheid dat Service Plus het offline gebruik van het merk moest staken na december 2017. In eerste aanleg is er ten aanzien van het offline merkgebruik dus terecht een stakingsbevel opgelegd. In de online context, betreft het voornamelijk domeinnamen en e-mailadressen waarin wordt gebruik gemaakt van het Lavazza woordmerk. Door het gebruik van het woordmerk binnen het domeinnaam als uithangbord, pleegt Service Plus tevens online inbreuk op het woordmerk Lavazza. Tot slot kan in het kader van de stakingsprocedure niet de overdracht van de domeinnamen worden bevolen.

Hof van beroep Gent 25 september 2019, IEFbe 3503; rolnr. 2017/NT/998 (Lego tegen X) X heeft een partij namaakhorloges van het merk Lego geïmporteerd, waarvoor hij is opgepakt. Op strafrechtelijk gebied heeft X dan ook tien maanden cel en een geldboete voor het importeren van de nepproducten gekregen. Het hof stelt in hoger beroep vast dat na het aangetekende hoger beroep, het een jaar heeft geduurd voordat partijen aanwezig konden zijn bij de inleidingszitting. Hierdoor oordeelt het hof dat er sprake is van niet-verantwoorde vertraging bij behandeling van deze zaak, waarmee het hof rekening houdt inzake de strafoplegging. Ook is X in eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Lego. Deze veroordeling wordt bevestigd het hof. De nadruk wordt gelegd op het licentieprogramma van Lego en het niet toegestaan gebruik van diens merk.

HvJ EU 7 juli 2022, IEF 20828, IEFbe 3504; C‑264/21, ECLI:EU:C:2022:536 (Fennia tegen Philips) In het kader van de tussen Fennia en Philips aanhangige zaak werd een verzoek ingediend om een prejudiciële beslissing. Fennia had een consument vergoed voor schade die was veroorzaakt door een brand. Deze brand bleek te zijn veroorzaakt door een koffiemachine. Fennia vorderde vervolgens een schadevergoeding van Philips op basis van productaansprakelijkheid. Philips stelde dat zij niet de producent van de koffiemachine was en meende dan ook dat het beroep verworpen moest worden. De verwijzende rechter vraagt zich af hoe ‘eenieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aan te brengen’ uitgelegd moet worden. Wanneer wordt de merkhouder als producent beschouwd? Het Hof legt het begrip ‘producent’ in de zin van artikel 3 lid 1 van richtlijn 85/374 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken uit. Volgens het Hof vereist dit begrip niet dat de persoon die zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product heeft aangebracht of heeft toegestaan dat dit wordt aangebracht, zich ook op enige andere wijze als de producent van het product presenteert.

HvJ EU conclusie A-G 16 juni 2022, IEF 20826, IEFbe 3502; ECLI:EU:C:2022:481 (Harman tegen AB SA) Harman is houdster van de uitsluitende rechten op een aantal Uniemerken. AB SA verricht een economische activiteit op het gebied van de distributie van elektronica. Harman beschuldigt AB SA ervan dat zij met haar activiteiten de aan de Uniemerken verbonden rechten van Harman zou schenden. Harman vordert dan ook dat het AB SA verboden wordt deze rechten te schenden. AB SA meent dat het aan het Uniemerk verbonden recht zou zijn uitgeput. In het kader van deze zaak werden een aantal prejudiciële vragen gesteld. Het gaat kortgezegd om de vraag of nationale rechters in hun uitspraak kunnen verwijzen naar waren die niet door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Dit zou tot betekenen dat de vaststelling de vraag op welke van het Uniemerk voorziene waren de uitgesproken verboden en bevelen betrekking hebben wegens de algemene formulering van de uitspraak overgelaten wordt aan de tenuitvoerleggingsautoriteit.

Gerecht EU 6 juli 2022, IEF 20822, IEFbe 3498; ECLI:EU:T:2022:419 (Les Éditions P. Amaury tegen EUIPO) Les Éditions P. Amaury (hierna: verzoeker) verzoekt het Gerecht om de beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) nietig te verklaren. Verzoeker had in 2004 een aanvraag voor de inschrijving van een Uniemerk in verschillende klassen ingediend voor BALLON D’OR. In 2017 heeft Golden Balls Ltd gevraagd om een vervallenverklaring van het betreffende merk op grond van niet-gebruik. In 2020 is het merk vervolgens ingetrokken voor alle klassen, behalve klasse 41. Hiertegen heeft verzoeker bezwaar gemaakt, maar dit bezwaar werd slechts gedeeltelijk gegrond verklaard. Verzoeker stapte vervolgens naar het Gerecht. Het Gerecht oordeelde dat terecht geoordeeld was dat verzoeker niet had aangetoond dat het merk normaal gebruikt was in verband met de relevante diensten uit klasse 38.

Gerecht EU 1 juni 2022, IEF 20806, IEFbe 3479; ECLI:EU:T:2022:310 (Worldwide Machinery tegen EUIPO) In 2013 is het Europese merk van Scaip Srl, de voorganger van Scaip SvA, ingeschreven voor klasse 12, waarna in 2018 Worldwide Machinery herroeping van het merk verzoekt. Worldwide Machinery beroept zich hierbij op het niet normaal gebruik van het merk door Scaip SpA in de afgelopen jaren dat het is ingeschreven. Het EUIPO heeft dit gedeeltelijk toegewezen, gezien volgens het EUIPO bij een deel van de ingeschreven merk wel voldoende normaal gebruik kon worden aangetoond. Het Hof van Justitie gaat hierin mee. Hierbij benadrukt het Hof dat het in dit geval gaat om specialistische goederen die gebruikt worden door een gespecialiseerd publiek. Dit betekend daarom ook een klein marktsegment. Het beginsel van territorialiteit, binnen het arrest silente PORTE & PORTE, waar de appellant een beroep op doet kan, dus niet in dit onderhavige geval worden toegepast. Het onderhavige beroep wordt verworpen.

BenGH 15 juni 2022, IEF 20799, IEFbe 3475; C 2021/8 (The a2 Milk Company tegen MJN U.S. Holdings) Zie ook C 2020/19, C 2020/20. Mead Johnson Nutrition ontwikkelt en verkoopt zuigelingenvoeding, en is deposant van drie verschillende “A2”-merken. The a2 Milk Company ontwikkelt en verkoopt allerhande melkproducten die het zogenoemde “A2-bèta-caseine-eiwit” bevatten, en is houder van verschillende “a2”-merken. Het BBIE heeft de oppositie van The a2 Milk Company tegen de merkaanvragen afgewezen, met als spil in haar overwegingen de beschrijvendheid van het element “A2” / “a2” voor melk en melkproducten. The A2 Milk Company heeft beroep ingesteld. Naar aanleiding van het HvJ EU Equivalenza-arrest rees de vraag op welke momenten een beschrijvend karakter van een merk een rol speelt; bij de beoordeling van de overeenstemming tussen teken en merk, of pas bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Cour d'appel Bruxelles 3 december 2021, IEFbe 3465; 2020/AR/1602 (Kano International Sas tegen VF International Sagl) Zie ook [IEFbe 3364] en [IEFbe 3139]. Het hof van beroep oordeelt dat het gebruik van de hierboven rechts afgebeelde tekens inbreuk maakt op de hierboven links afgebeelde merken van VF. Volgens het hof bestaat er een reëel gevaar op verwarring. Het feit dat de woordelementen van de tekens verschillen, staat daar volgens het hof niet aan in de weg. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt immers geenszins dat woordelementen systematisch dominanter zijn dan beeldelementen. Het hof van beroep meende bovendien dat de door het Hof van Justitie geformuleerde neutralisatietheorie niet van toepassing was omdat een “begripsmatig verschil de visuele gelijkenissen slechts kan neutraliseren indien dit verschil dermate uitgesproken is dat de conflicterende tekens een andere totaalindruk oproepen, hetgeen hier niet het geval is”. De tekens vertonen, ondanks het begripsmatig verschil in hun woordelementen, belangrijke gelijkenissen in hun beeldelementen.

HvJ EU 2 juni 2022, IEF 20773, IEFBe 3464; ECLI:EU:C:2022:428,C-112/21(Classic Coach Company) Verzoek van Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing [IEF 19706] betreft de uitlegging van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Het verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen twee touringcarbedrijven en twee natuurlijke personen (Y en Z) anderzijds, over een vermeende schending door laatstgenoemden van het Benelux-merk waarvan X houder is [IEF 18884].

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

HvJ EU 19 mei 2022, IEF 20742, IEFbe 3458; ECLI:EU:C:2022:400 (Heitec AG tegen Heitech Promotion) Heitec (hierna eiser) is houdster van het oudere Uniewoordmerk Heitec. Gedaagde, Heitech, is houdster van een Duits beeldmerk dat het woordelement Heitech Promotion bevat. Ook is gedaagde houdster van het Uniebeeldmerk dat het woordelement Heitech bevat dat in 2008 is aangevraagd en in datzelfde jaar is ingeschreven. Gedaagde heeft meerdere malen gepoogd een co-existentieovereenkomst te sluiten met eiser, maar tevergeefs. Voor het Hof dienen de vragen te worden beantwoord wat gedogen in de zin van art. 9 richtlijn 2008/95 inhoudt, en of rechtsverwerking alleen ziet op de stakingsvordering, of dat tevens nevenvorderingen en samenhangende vorderingen hieronder vallen? Het Hof stelt dat het gedogen niet wordt beëindigd door het loutere verzetten tegen het gebruik van het jongere merk, maar dat tevens een juridisch dwingende oplossing dient te worden gevonden. De houder van het oudere merk dient het nodige doen om dit resultaat te bereiken. Daarnaast zal het instellen van beroep zelf de rechtsverwerkingstermijn niet stuiten, indien het geding inleidende stuk niet voldeed aan de betekeningsvereisten, vanwege het feit dat de nodige zorgvuldigheid niet in acht wasgenomen. Dit geldt ook voor samenhangende en nevenvorderingen.