Merkenrecht - Droit des marques  

EUIPO 8 juli 2024, IEF 22182, IEB 3769 (Artessence FZC tegen Vinicio SRL). Artessence FZC (hierna: Artessence) is houdster van het (beeld)merk Initio. In juli 2023 voert zij oppositie tegen het door Vinicio SRL (hierna: Vinicio) ingeschreven (beeld)merk Vinicio. Artessence vindt dat het merk van Vinicio verwarringsgevaar schept ten opzichte van het relevante publiek voor haar producten. Zij heeft haar merk ingeschreven met betrekking tot de goederen in klasse 3 (parfum, cosmetica, etc.) en 4 (kaarsen en geurkaarsen) onder de Nice classificatie. Vinicio heeft haar merk ingeschreven met betrekking tot de goederen van klasse 3 en de diensten van klasse 35 (het samenbrengen van goederen, ten behoeve van anderen). Vinicio heeft gespecificeerd dat haar diensten onder andere betrekking hebben op (de verkoop van) virtuele goederen, waaronder de goederen in klasse 3.

Gerecht EU, 6 maart 2024, IEF 22177, IEFbe 3767; ECLI:EU:T:2024:152 (Lidl tegen EUIPO en MHCS). In 1998 heeft de rechtsvoorganger van interveniënt MHCS een aanvraag gedaan voor de registratie van het kleurmerk zoals hierboven is afgebeeld in de categorie ‘Champagnewijnen’. Het merk werd aangeduid als een beeldmerk met de kleur oranje. De aanvraag werd aanvankelijk afgewezen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Na verschillende beroepsprocedures werd het merk uiteindelijk in 2007 geregistreerd. Latere aanvragen voor nietigverklaring werden afgewezen, waarbij werd vastgesteld dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik. Het Gerecht van de Europese Unie vernietigde een beslissing van de Eerste Kamer van Beroep in 2021 en bevestigde het merk als een kleurmerk.

GEU 12 juni 2024, IEF 22154, IEB 3760; ECLI:EU:T:2024:373 (Nike tegen het EUIPO en Puma). Deze zaak betreft een geschil tussen Nike Innovate CV (hierna: Nike) enerzijds en Puma SE (hierna: Puma) en het EUIPO anderzijds. In eerste aanleg is de door Puma ingediende nietigheidsverklaring voor het woordmerk FOOTWARE van Nike afgewezen, waarop Puma in hoger beroep door het EUIPO alsnog in het gelijk is gesteld. Daartegen gaat Nike nu in beroep bij het Gerecht van de EU. Nike beoogt het merk te registreren voor computer hardware en telecommunicatiediensten. Het verzoekt de rechter om de bestreden uitspraak te vernietigen en de merkregistratie opnieuw toe te laten. Daartoe stelt het dat het EUIPO gedurende het hoger beroep onterecht is uitgegaan van nieuw bewijsmateriaal, alsmede dat het betwiste merk onvoldoende beschrijvend van aard is voor al het relevante publiek. Ook zou het EUIPO buiten zijn bevoegdheid zijn getreden door de indruk te wekken dat hij het gebruikelijke karakter van het betwiste merk mee kan wegen in zijn beoordeling, terwijl Puma daartoe geen aanleiding heeft gegeven in haar beroep.

Monopolisatie van taal? De zaak 'The Women Peloton' tegen Peloton Interactive Inc.

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

Begin deze maand was te lezen in de media hoe de wielercommunity voor vrouwen, The Women Peloton (TWP), opgericht door Elke Bleyaert, door het Hof van Beroep te Brussel werd veroordeeld tot het staken van het gebruik van deze naam. De eiser was Peloton Interactive Inc. (PI), een Amerikaans bedrijf dat fitnesstoestellen (waaronder ook stationaire fietsen) en geconnecteerde elektronische diensten aanbiedt. PI daagde TWP voor de rechter om het gebruik van de naam “The Women Peloton” te doen staken.

Gerecht EU 12 juni 2024, IEF 22113, IEFbe 3752; ECLI:EU:T:2024:377 (Société du Tour de France tegen EUIPO). Société du Tour de France verzoekt bij het Gerecht om nietigverklaring van de beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het EUIPO van 11 juli 2022. In 2017 diende FitX Beteiligungs GmbH een aanvraag in voor een beeldmerk voor Tour de X, hierboven afgebeeld. Société du Tour de France diende hiertegen oppositie in, op basis van de oudere merken van TOUR DE FRANCE, waaronder Het Franse woordmerk dat al in 1986 ingediend werd, en EU woordmerken en figuratieve merken (eveneens hierboven afgebeeld). Société du Tour de France beroept zich voor het Gerecht op inbreuk op art. 8 lid 1 onder b en art. 8 lid 5 van verordening nr. 207/2009. Er zou volgens Société du Tour de France sprake zijn van verwarringsgevaar tussen de merken en een risico op oneerlijk voordeel getrokken uit het gebruik van het FitX Beteiligungs-merk. Daarnaast betoogt Société du Tour de France ook dat de Kamer van Beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met hun argumenten en bewijzen. 

Gerecht EU 5 juni 2024, IEF 22107, IEFbe 3749; ECLI:EU:T:2024:360 (Supermac’s tegen McDonald’s). Supermac’s heeft op 11 april 2017 een verzoek tot vervallenverklaring ingediend bij EUIPO voor het handelsmerk BIG MAC. Het verzoek tot vervallenverklaring was gebaseerd op artikel 51(1)(a) van Verordening nr. 207/2009, vanwege gebrek aan normaal gebruik.  De afdeling verklaarde in 2019 het handelsmerk vervallen met betrekking tot alle aangevochten goederen en diensten. Hiertegen ging McDonald’s, eigenaar van het BIG MAC-merk, in beroep. De Kamer van Beroep vernietigde de beslissing van de Nietigverklaringsafdeling voor bepaalde goederen en diensten, maar handhaafde deze voor andere. Supermac heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tegen deze beslissing, met uitzondering van de vaststelling van normaal gebruik van het BIC MAC-merk voor ‘vleessandwiches’ (klasse 30). Het Gerecht heeft het beroep gedeeltelijk toegewezen en de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd met betrekking tot ‘kipsandwiches’ in de klassen 29 en 30, en ‘voedingsmiddelen met gevogelte’ in de klasse de 29 en de diensten in klasse 42. 

Hoe ver reikt de beschermingsomvang van de drie-strepenmerken van Adidas? Het is een vraag die merkenjuristen al decennia bezighoudt, en die alleen al in de Europese Unie tot tientallen beslissingen heeft geleid, waaronder vier van het Hof van Justitie. Het Hof van beroep te Düsseldorf heeft onlangs een mooie steen bijgedragen aan dit contentieux. In een goed onderbouwd arrest bakende het Hof aan de hand van vijf voorbeelden de beschermingsomvang van één van Adidas’ belangrijkste drie-strepenmerken af.

De zaak in Düsseldorf draaide met name om het hieronder getoonde positiemerk, bestaande uit drie verticale, parallelle strepen van dezelfde breedte aangebracht over de gehele lengte van de pijpen van een broek. Adidas heeft in de Europese Unie verschillende inschrijvingen voor dit positiemerk, waaronder de Duitse inschrijving met nummer 39912356. In 2022 stelde Adidas vast dat grote rivaal Nike gestart was met de verdeling van een aantal sportbroeken met strepenmotieven die, althans volgens Adidas, sterk leken op dit positiemerk. Het ging meer bepaald om de volgende vijf strepenmotieven:

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 23 mei 2024, IEFbe 3741; A/23/03788 (Novartis AG tegen PI Pharma NV). In navolging van het prejudiciële arrest van het Hof van Justitie van de EU in de zaken Femara en Rilatine [zie IEFbe 3588] en enkele eerdere uitspraken over hermerking van geneesmiddelen van Novartis, waarvan het beroep hangende is, oordeelt de Voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, zetelend zoals in kort geding, opnieuw dat de hermerking van de generieke benaming ‘amplodipine/valsartan Sandoz’ naar ‘Exforge’ van Novartis onrechtmatig is.De stakingsrechter oordeelt dat het Hof van Justitie de voorwaarden inzake hermerking “scherp [heeft] gesteld” voor de hermerking van een identiek generiek geneesmiddel naar een merkgeneesmiddel. Het wacht de uitspraken van het hof van beroep van Brussel in hangende Femara en Rilatine zaken niet af en oordeelt in het bijzonder dat voorschriftpraktijken en voorschriften inzake herinneringsreclame, ondanks het kleine marktaandeel van generieken, geen objectieve noodzaak tot hermerking opleveren. Ondanks kleinere marktaandelen heeft een generieke benaming volledig toegang tot de Belgische markt:

Hof van Beroep Brussel 25 maart 2024, IEFbe 3736, IEF 22014; 2023/AR/36 (Appellante tegen Odile Jacobs). In 2017 werd de kledingcollectie ‘Odile Jacobs’ gelanceerd. De naam is een combinatie van de voornaam van de ontwerpster en de achternaam van haar man. In 2019 hebben de ontwerpster en haar man een bedrijf opgericht en het Uniemerk ‘Odile Jacobs’ geregistreerd. Twee jaar later ging het echter minder goed tussen en volgde een echtscheiding. Ze werd gelijktijdig uit het bedrijf gezet. Enkele maanden later introduceerde de ontwerpster haar nieuwe collectie, zelf beheerd en nog steeds onder het pseudoniem 'Odile Jacobs'. Het voormalige bedrijf van de ontwerpster, nog steeds onder leiding van haar ex-echtgenoot, lanceerde ook een nieuwe collectie, ontworpen door een andere persoon, maar eveneens gepresenteerd onder de naam 'Odile Jacobs'. In augustus 2022 begon het bedrijf een gerechtelijke procedure tegen de ontwerpster, bewerend dat haar voortdurende gebruik van de naam 'Odile Jacobs' in strijd was met hun geregistreerde merk. Als reactie daarop diende de ontwerpster een tegenvordering in, waarbij zij betoogde dat het gebruik van de naam 'Odile Jacobs' door het bedrijf inbreuk maakte op haar niet-geregistreerde rechten op dezelfde naam. Het Hof van Beroep in Brussel oordeelt dat de ontwerpster oudere rechten heeft op de naam, aangezien zij deze voor de indiening van het Uniemerk al gebruikte als pseudoniem. Zij mocht bovendien ook na het verlaten van het bedrijf de naam ‘Odile Jacobs’ blijven gebruiken. Het Hof beveelt het bedrijf voorts het gebruik van de naam te staken en gestaakt te houden. Niet relevant is dat het bedrijf over een geregistreerd handelsmerk bezat. In artikel 137 van de Uniemerkenverordening is immers neergelegd dat een dergelijk verbod geoorloofd is op basis van een nationaal recht dat vóór de indieningsdatum is verworven van dat Uniemerk. Het Hof benadrukt hierbij dat het niet uitmaakt dat de ontwerpster de naam van haar ex-man nog gebruikt na de scheiding. Dit mag wanneer er een intellectueel eigendomsrecht is verkegen waarin die naam gebruikt is. 

BenGH 23 april 2023, IEF 22009, IEFbe 3735; C 2021/18 (Verzoekers tegen verweerder). Op 10 juni 2023 heeft verweerder een aanvraag ingediend voor het Benelux-woordmerk NIELSON. Verzoekers hebben op 3 april 2020 een vordering ingediend bij het BOIP (hierna: Bureau) tot doorhaling wegens vervallenverklaring, met als grondslagen dat het woordmerk niet normaal gebruikt is en dat de aanvraag te kwader trouw was. Een van de verzoekers is Nicolaas Laurens Littooij, beter bekend onder zijn artiestennaam Nielson. De vordering is gedeeltelijk toegewezen. Het woordmerk wordt vervallen en nietig verklaard voor slechts bepaalde diensten die aangeduid zijn in klasse 41. De overige vorderingen van Littooij worden afgewezen door het Bureau. Verzoekers hebben beroep ingesteld tegen de beslissing van het Bureau. Zij verzoeken het woordmerk ook voor de andere diensten aangeduid in klasse 41 nietig en vervallen te verklaren.