Merkenrecht - Droit des marques  

HvJ EU 17 november 2022, IEF 21098, LS&R 2130, IEFbe 3577; C-224/20, ECLI:EU:C:2022:893 (Merck Sharp & Dohme e.a.) Via MinBuza: In deze verwijzingsbeschikking worden zeven zaken beschreven die hebben geleid tot de prejudiciële vragen. Deze zaken hebben betrekking op parallelimport/-distributie en herverpakking van geneesmiddelen. Verzoeksters zijn geneesmiddelenfabrikanten en merkhouders voor de geneesmiddelen die elk van hen vervaardigt en verkoopt. Verweersters voeren geneesmiddelen die door verzoeksters in andere landen van de EU in de handel zijn gebracht, parallel in Denemarken in. De verwerende parallelimporteurs herverpakken de geneesmiddelen in nieuwe buitenverpakkingen. Verzoekers stellen dat het merkenrecht een merkhouder het recht geeft om zich in omstandigheden als die van het hoofdgeding te verzetten tegen herverpakking in nieuwe buitenverpakkingen. De verwerende parallelimporteurs betogen dat de herverpakking noodzakelijk en dus rechtmatig is. De vraag rijst of de geneesmiddelenfabrikanten zich kunnen verzetten tegen die herverpakking.

HvJ EU 17 november 2022; IEF 21097, LS&R 2129, IEFbe 3576; C-147/20,ECLI:EU:C:2022:891 (Novartis tegen Abacus Medicine) Via MinBuza. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen Novartis Pharma GmbH, die in Duitsland is gevestigd en in deze lidstaat houder is van de exclusieve rechten op de woordmerken Novartis en Votrient, en Abacus Medicine A/S, die is gevestigd in Denemarken, betreffende de verhandeling in Duitsland door laatstgenoemde vennootschap van geneesmiddelen van het merk Votrient die uit andere lidstaten parallel zijn ingevoerd.
Verweerster wil nieuwe verpakkingen gebruiken in plaats van de oorspronkelijke verpakkingen van verzoekster om aan de voorwaarden voor parallelimport te voldoen. Verweerster verwijst hierbij naar artikel 5.3 van verordening 2016/161 “De fabrikanten drukken de streepjescode op de verpakking af op een glad, gelijkmatig en laag reflecterend oppervlak”. Aangezien het etiket vanwege de siliconenlaag op de verpakking van Vorient makkelijk kan worden verwijderd, meent verweerster dat zij als parallelimporteur geen andere keuze heeft dan een eigen verpakking voor de distributie in Duitsland te gebruiken. Verzoekster verzoekt om verweerster te verbieden Votrient in nieuwe verpakkingen in de handel te brengen op grond van artikel 9(2) van verordening 2017/1001.

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

Gerecht EU 9 november 2022, IEF 21087, IEFbe 3573; ECLI:EU:T:2022:697 (Société Elmar Wolf tegen EUIPO) Op 25 juli 2016 heeft Fuxtec GmbH, een Duitse verkoper van tuingereedschap, een Unie-beeldmerk geregistreerd. Het merk is een afbeelding van de kop van een wolf. Société Elmar Wolf heeft op 17 augustus 2017 tegen deze registratie oppositie ingesteld omdat haar merk ook de kop van een hond/wolf afbeeldt. De oppositie is door de kamer van beroep van het EUIPO afgewezen. Het Gerecht stelt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de betrokken tekens visueel slechts in geringe mate overeenstemmen. Ook heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de tekens niet conceptueel overeenstemmen. Tot slot is er geen sprake van verwarringsgevaar. Het beroep van Société Elmar Wolf wordt verworpen.

Gerecht EU 9 november 2022, IEF 21078, IEFbe 3571; ECLI:EU:T:2022:700 (L'Oréal tegen EUIPO) Op 10 juli 2019 heeft L'Oréal bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een beeldteken K Water als EU-merk ingediend. Arne-Patrik Heinze heeft op 15 augustus 2019 oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositieafdeling heeft de oppositie afgewezen, maar deze beslissing is vernietigd door het EUIPO. Het EUIPO heeft namelijk geoordeeld dat er verwarringsgevaar is tussen de twee merken. L'Oréal is tegen deze beslissing in beroep gegaan. Het Gerecht oordeelt dat de visuele overeenstemming tussen de twee merken als gering moet worden beschouwd, evenals fonetische overeenstemming. Begripsmatig verschillen de merken van elkaar. Tot slot oordeelt het Gerecht dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. De beslissing van het EUIPO wordt vernietigd.

HvJ EU 27 oktober 2022, IEF 21062, IEFbe 3566; C‑197/21, ECLI:EU:C:2022:834 (SodaStream tegen MySoda) SodaStream produceert en verkoopt bruiswatertoestellen waarmee consumenten koolzuurhoudend water en koolzuurhoudende dranken met een smaakje kunnen bereiden uit leidingwater. SodaStream is houder van de Uniemerken en nationale merken SODASTREAM en SODA-CLUB. MySoda verkoopt in Finland onder het merk MySoda bruiswatertoestellen in verpakkingen die doorgaans geen kooldioxidefles bevatten. Sinds juni 2016 biedt MySoda in Finland flessen afgevuld met kooldioxide aan, die compatibel zijn met zowel haar eigen bruiswatertoestellen als die van SodaStream. Sommige van deze flessen werden aanvankelijk door SodaStream in de handel gebracht. SodaStream vordert vaststelling dat MySoda inbreuk maakt op haar merkenrechten. Uiteindelijk komt de zaak bij de Korkein oikeus (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland), die stelt een viertal prejudiciële vragen aan het Hof. De verwijzende rechter wenst met zijn vier vragen in wezen te vernemen of, en onder welke voorwaarden, de houder van een merk die in een lidstaat waren op de markt heeft gebracht die zijn bestemd om meermaals te worden hergebruikt en te worden nagevuld zich kan verzetten tegen verdere verhandeling van die waren in die lidstaat door een wederverkoper die de flessen heeft nagevuld en het etiket met het oorspronkelijke merk heeft vervangen door een andere etikettering, doch daarbij het oorspronkelijke merk op die waren zichtbaar heeft gelaten. Het Hof oordeelt dat de merkhouder zich in een dergelijke situatie niet tegen de wederverkoper kan verzetten, mits die nieuwe etikettering bij consumenten niet de onjuiste indruk wekt van het bestaan van een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, aan de hand van de vermeldingen op de waar en op de nieuwe etikettering ervan, alsmede tegen de achtergrond van de distributiepraktijken in de betrokken sector en de mate waarin de consumenten op de hoogte zijn van deze praktijken.

Rb Den-Haag 19 oktober 2022, IEF 21048, IEFbe 3564; ECLI:NL:RBDHA:2022:10739 (Bokmerk tegen gedaagden) Bokmerk houdt zich bezig met de verkoop van aluminium panelen. Gedaagden 1 en 2 zijn een echtpaar dat een tijd lang middels een licentieovereenkomst exclusief gerechtigd om de Bokmerk-producten binnen het overeengekomen licentiegebied (België) voor eigen rekening en risico te verkopen. De licentieovereenkomst bevat onder meer een verbod om na het einde van die overeenkomst gebruik te  maken van de intellectuele eigendomsrechten en knowhow van Bokmerk, een geheimhoudingsbeding en een non-concurrentiebeding van één jaar na het einde van de overeenkomst. Per 1 maart 2021 is de licentieovereenkomst beëindigd, gedaagden 1 en 2 hebben een nieuwe onderneming opgezet. Gedaagde 3 is een vriend van hen die helpt bij de onderneming. Ook gedaagde 3 heeft in het verleden met Bokmerk samengewerkt. Bokmerk vordert van de 3 gedaagden onder meer dat zij de inbreuk op de IE-rechten van Bokmerk staken. Bokmerk wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen jegens gedaagde 3 omdat gedaagde 3 onder bewind is gesteld. De rechtbank oordeelt ten aanzien van de vorderingen jegens gedaagden 1 en 2 dat de licentieovereenkomst niet geschonden wordt. Verder oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en gebruik van beschermde knowhow. Evenwel is er geen schending van de handelsnaam-, merken- en auteursrechten van Bokmerk.

Gerecht EU 19 oktober 2022, IEF 21036, IEFbe 3559; ECLI:EU:T:2022:643 (Greenwich Polo Club tegen EUIPO) Op 8 februari 2018 heeft Greenwich Polo Club bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een EU-merk ingediend. Op 29 maart 2018 is hiertegen oppositie ingesteld omdat op 14 november 2017 het EU-woordmerk Beverly Hills Polo Club is ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten. De oppositie is gedeeltelijk toegewezen, Greenwich Polo Club is hiertegen in beroep gegaan bij het EUIPO. Het EUIPO heeft dit beroep verworpen wegens verwarringsgevaar bij de conflicterende merken. Het Hof oordeelt dat er verwarringsgevaar is omdat er sprake is van visuele en fonetische overeenstemming van tekens voor soortgelijke waren of diensten. De vordering van Greenwich Polo Club wordt afgewezen.

HvJ EU 13 oktober 2022, IEF 21032, IEFbe 3558; C‑355/21, ECLI:EU:C:2022:791 (Perfumesco tegen Procter & Gamble) Procter & Gamble is een producent van parfumerieproducten. Door middel van een verleende licentieovereenkomst had zij het uitsluitende recht om het Uniewoordmerk HUGO BOSS te gebruiken. HUGO BOSS stelt aan de door haar erkende verkopers gratis productmonsters ter beschikking zodat klanten deze kunnen testen. Perfumesco is via een webwinkel actief als groothandelaar in parfumerieproducten. Zij biedt regelmarig productmonsters te koop aan die voorzien zijn van het merk HUGO BOSS, met de mededeling dat deze monsters zich qua geur niet van het gewone product onderscheiden. De zaak komt uiteindelijk bij de verwijzende rechter in kwestie, de Sąd Najwyższy (hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke en strafzaken, Polen). Er bestaat onuidelijkheid over de vraag of de productmonsters vernietigd moeten worden. De Sąd Najwyższy verzocht het Hof een prejudiciële beslissing beslissing te nemen over of art. 10, lid 1 richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de uitlegging van een nationale bepaling volgens welke een beschermende maatregel niet kan worden toegepast op goederen die zijn vervaardigd en voorzien van een Uniemerk met toestemming van de merkhouder, maar die zonder zijn toestemming in de handel zijn gebracht in de EER. Het Hof oordeelt dat artikel 10 lid 1 richtlijn 2004/48 zich inderdaad hiertegen verzet. Art. 10 lid 1 richtlijn 2004/48 beperkt zich in de toepassing van beschermende maatregelen niet tot bepaalde vormen van een inbreuk op een IE-recht.

HvJ EU 13 oktober 2022, IEF 21027, IEFbe 3556; C‑256/21, ECLI:EU:C:2022:786 (KP tegen TV en gemeente Bodman-Ludwigshafen) KP is houder van het Uniewoordmerk Apfelzügle. Het begrip "Apfelzügle” duidt op een span van meerdere door een tractor voortgetrokken aanhangers, dat bestemd is voor de appeloogst. Op 26 september 2018 hebben TV en de gemeente Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met de Apfelzügle. KP heeft bij het Landgericht München (rechter in eerste aanleg, München, Duitsland) een vordering wegens inbreuk op het merk van KP ingesteld, en daarbij verzocht TV en de gemeente Bodman-Ludwigshafen te verbieden het woord "Apfelzügle” voor de door dat merk aangeduide diensten te gebruiken. Voor diezelfde rechter hebben TV en de gemeente Bodman-Ludwigshafen reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van het merk van KP ingesteld. KP trekt zijn vordering in, TV en gemeente Bodman-Ludwigshafen handhaven hun reconventionele vordering. De verwijzende rechter vraagt aan het Hof of artikel 124, onder a) en d), en artikel 128 van verordening 2017/100 aldus moeten worden uitgelegd dat een rechtbank bij een inbreukprocedure waarin de geldigheid van het merk door middel van een reconventionele vordering tot nietigverklaring wordt betwist, bevoegd blijft om uitspraak te doen over de geldigheid van dat merk als de hoofdvordering wordt ingetrokken. Het Hof beantwoordt dat een rechtbank in een dergelijke situatie inderdaad bevoegd blijft om uitspraak te doen over de geldigheid van het merk.

Schweizerischen Bundesgericht 30 augustus 2022, IEF 2100, IEFbe 3553; 4A_587/202 (Lindt Sprüngli tegen Lidl) De Zwitserse chocoladefabrikant Lindt Sprüngli heeft haar gouden chocolade paashazen met rode kraag en belletje geregistreerd als driedimensionaal vormmerk. Lidl verkoopt ook gouden chocoladepaashazen die lijken op de paashazen van Lindt Sprüngli. Zwitsers marktonderzoek heeft aangetoond dat de paashazen van Lindt Sprüngli bij het publiek zijn ingeburgerd. Het Bundesgericht (de hoogste rechter in Zwitserland) oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar door de gelijkenis tussen de twee paashazen. Lidl moet haar voorraad chocolade paashazen vernietigen.