‘Zij aan zij’ houdt stand naast wielrencampagne

Artikel geschreven door Caroline Theunis, Artes Law.

Op 25 oktober 2023 oordeelde de ondernemingsrechtbank van Gent dat de Libelle-reeks ‘Zij aan zij’ niet verboden kon worden door VZW CYCLING VLAANDEREN.

VZW CYCLING VLAANDEREN voert sinds 2020 onder de titel ‘zij aan zij’ campagne om jonge meisjes warm te maken voor de wielersport. Ze registreerde daarbij een merk in de Benelux voor het teken ‘Zij-aan-zij’ voor (i) diverse reclame- en promotieactiviteiten, waaronder merchandising (via drukwerken en briefpapier), ook specifiek rond wielrennen, en (ii) de organisatie van diverse fiets- en sportevenementen. Libelle gebruikte in 2022 en 2023 het thema ‘Zij aan zij’ voor een reeks van zeven tijdschriftartikelen over vrouwen die een gemeenschappelijke ervaring beleefden.

VZW CYCLING VLAANDEREN vond dat dit gebruik inbreuk maakte op het exclusieve recht dat zij krachtens artikel 2.20.1 BVIE zou hebben op haar gelijknamige Benelux-merk.

De argumenten

De uitgever van Libelle beriep zich in haar verweer op de beperking uit artikel 2.23.1(b) BVIE. Dit artikel beperkt de rechten van de merkhouder om het gebruik van
identieke of overeenstemmende tekens te verbieden, wanneer deze worden gebruikt om kenmerken van een waar of dienst te beschrijven. In dit geval zou ‘Zij aan zij’ het thema van de artikelenreeks beschrijven voor de consument.

Volgens de VZW kon de uitzonderingsgrond uit artikel 2.23.1(b) BVIE echter alleen gelden voor een beschrijvend gebruik van ‘Zij aan zij’ volgens de betekenis ervan in het (strikt) gangbare taalgebruik, en dus niet met betrekking tot een artikelenreeks onder het thema. Daarnaast voerde de VZW aan dat de promotieactiviteiten van Libelle rond de artikelenreeks, louter beschrijvend gebruik uitsluiten. Als gevolg meende de VZW zich te kunnen verzetten tegen de promotie op basis van haar merkregistratie voor promotieactiviteiten.

De beoordeling

De rechtbank verwierp de vordering van VZW CYCLING VLAANDEREN.

In het vonnis herhaalt de rechter de principes onderliggend aan de uitzonderingsgrond uit artikel 2.23.1(b) BVIE. Enerzijds vrijwaart deze bepaling het algemeen belang. Iedereen moet namelijk beschrijvende tekens vrijelijk kunnen gebruiken voor het aanduiden van eigenschappen van waren en diensten. Anderzijds valt louter beschrijvend gebruik van een teken noodzakelijkerwijze buiten de bescherming die een merk kan bieden. Op die manier gebruikt, kan het teken immers niet dienen om waren of diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Een verbodsrecht van een merkhouder op zulk gebruik door een derde, zou in dit geval dan ook niet beantwoorden aan één van de essentiële functies van het merk.

Om als beschrijvend gebruik te kwalificeren, vereist artikel 2.23.1(b) BVIE dat het teken in het normale taalgebruik, vanuit het oogpunt van de betrokken categorie consumenten, kan dienen ter aanduiding van de (kenmerken van) de waar of dienst. Het volstaat dat dit zo is voor één van de potentiële betekenissen (eigen noot: cfr. HvJ EG 23 oktober 2003, Doublemint, C-191/01 P).

De rechter oordeelde dat ‘Zij aan zij’ in Libelle inderdaad de artikelenreeks beschreef vanuit het oogpunt de betrokken categorie consumenten, hier de lezers van Libelle. Het beschrijvend karakter toont zich zelfs in beide betekenissen van ‘Zij aan zij’: door aan te geven dat (i) de reeks over vrouwen gaat (ii) die, naast elkaar staand, iets voor elkaar betekend hebben. In de ogen van de lezers van Libelle hintte ‘Zij aan zij’ op die manier rechtstreeks en onmiddellijk op het behandelde thema, aldus de
rechter, waardoor het louter beschrijvend is volgens artikel 2.23.1(b) BVIE.

Dat de artikelenreeks ook werd gepromoot met wedstrijden, waarbij pullovers met het opschrift ‘Zij aan zij’ konden worden gewonnen, doet hier volgens de rechter geen afbreuk aan. De promoties waren uitsluitend bedoeld om de aandacht van lezers te trekken voor de artikelen met de beschreven eigenschappen, zonder dat ‘Zij aan zij’ daarbij kon worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waren of diensten van een bepaalde onderneming. Volgens de rechter werd ‘Zij aan zij’ dan ook evenzeer bij de promoties louter beschrijvend gebruikt, niet ter onderscheiding van waren of diensten.

De rechter merkt bovendien op dat, zelfs indien het gebruik zou worden gezien als een gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, er alleszins geen verwarringsgevaar zou zijn met de diensten van de VZW. Die laatste zou met andere woorden nog steeds niet kunnen optreden. De rechter leidt dit af uit de concrete aard van de activiteiten van beide partijen. De VZW handelt uitsluitend in het kader van haar missie om wielrennen te promoten bij verschillende doelgroepen, en heeft daarbij geen uitstaan heeft met de thematiek van de Libelle-reeks. De rechter maakt concreet: ‘Zo zal zelfs de iets jongere lezeres van Libelle die toevallig ook aan wielersport beoefend en bekend is met CYCLING VLAANDEREN, bij het lezen van de artikelen in de reeks ‘zij aan zij’ van Libelle onmiddellijk het verschil kunnen maken met de campagne die onder datzelfde banier wordt gevoerd door [de VZW].'

Ten slotte dient ook een gebruik van een teken in toepassing van artikel 2.23.1(b) BVIE te stroken met de eerlijke marktpraktijken. In deze zaak was er echter geen risico op een valse indruk bij het betrokken publiek, dat de waren of diensten van Libelle afkomstig zouden zijn van de VZW of dat er een commerciële band zou bestaan tussen beide.

De rechter oordeelt dat Libelle zich kan beroepen op artikel 2.23.1(b) BVIE. Bijgevolg is de inbreukvordering van VZW CYCLING VLAANDEREN ongegrond.

Vergelijking met ‘The Women Peloton’

Recent oordeelde het Hof van beroep van Antwerpen dat de naam ‘The Women Peloton’ van een wielercommunity voor vrouwen niét onder de uitzondering van artikel 2.23.1(b) BVIE viel. Wat verklaart dit verschil?

Het Hof stelde vast dat het relevante publiek ‘the women peloton’ niét onmiddellijk zou opvatten als informatieverstrekking over de waren of diensten van de community. De term ‘peloton’ verwijst in het normale taalgebruik naar een groep samen rennende (wiel)renners in een wedstrijd, wat slechts indirect verband houdt met de activiteiten van de wielercommunity. Dit verband was volgens het Hof onvoldoende direct en specifiek om zonder verder nadenken te worden begrepen als een beschrijving van de betrokken activiteiten. Onder verwijzing naar onder meer naar de Ford Motor-zaak (Gerecht 2 december 2008, T-67/07) concludeerde het Hof dat de uitzonderingsgrond van artikel 2.23.1(b) BVIE niet van toepassing was.

In de ‘Zij aan zij’-zaak oordeelde de rechter daarentegen dat de term ‘Zij aan zij’ wél een voldoende directe en specifieke beschrijving vormde van de artikelenreeks. De doelgroep (vnl. lezers van Libelle) zou de term in dit geval onmiddellijk begrijpen als beschrijving van de inhoud van de reeks, waardoor deze louter beschrijvend was.

De context doet ertoe

De vergelijking tussen deze zaken toont het belang van de context. Een thema biedt op het eerste gezicht doorgaans niet meer specifieke informatie dan een gerelateerd concept, zoals ‘(women) peloton’ in relatie tot (vrouwen)wielrenactiviteiten. Een thema houdt per definitie immers slechts indirect verband met de concrete kenmerken van een waar of dienst en kan in die zin, net als ‘the women peloton’, als eerder suggestief worden beschouwd.

De context en de verwachtingen van het publiek zijn echter cruciaal. In de context van tijdschriften, zoals bij ‘Zij aan zij’, verwacht de doelgroep niet minder dan te worden geïnformeerd over de inhoud van de teksten aan de hand van titels en thema’s. Een term in een tijdschrift wordt bijgevolg, zelfs wanneer deze ‘enkel’ naar een thema verwijst, door het publiek onmiddellijk begrepen als uitsluitend beschrijvend en bedoeld om hen als consument te informeren.