Hof verklaart merkinschrijving voor ‘VAN WONDEREN’ alsnog nietig

BenGH 6 februari 2024, IEF 21880, IEFbe 3715; C 2022/23 (De Vergulde Valck tegen MFO.ONE B.V.) In 2020 diende Verzoekster een vordering tot doorhaling van het aangevraagde en ingeschreven gecombineerde woord/beeld-merk VAN WONDEREN Stroopwafels (hierna: het Merk). Het Merk werd in 2019 aangevraagd door Verweerder, MFO.ONE. Het BBIE wees de vordering van Verzoekster in haar geheel af, nu er geen kwade trouw vastgesteld kon worden. Het BBIE oordeelde tevens dat Verweerder noch het oogmerk had het Merk niet te gebruiken, of om Verzoekster te verbieden dit te gebruiken. Dit wordt volgens het BBIE versterkt door het feit dat Verweerder een licentie voor het gebruik van het Merk om niet heeft verstrekt aan Verzoekster. Verzoekster stelt echter dat er wel degelijk kwade trouw aanwezig was tijdens het indienen van de merkaanvraag, aangezien er sprake was van voorgebruik van het overeenstemmende teken, waarvan verweerder kennis had. Dit is bevestigd door het BBIE in zijn Doorhalingsbeslissing.

Verzoekster voert aan dat Verweerder het oogmerk had om de derde het verdere gebruik van het teken te beletten. De licentie die Verweerder verstrekte dient te worden beschouwd als een belemmering van het gebruik van de naam en het logo. Ook de geldigheid van de licentieovereenkomst wordt door Verzoekster betwist. Daarnaast voert Verzoekster aan dat er overige omstandigheden zijn die maken dat er sprake is van kwade trouw, bijvoorbeeld het feit dat er in de licentie alleen toestemming werd gegeven voor het territorium van Nederland. Het hof oordeelt dat Verzoekster voldoende naar recht heeft bewezen dat Verweerder op het moment van de merkaanvraag het oogmerk had om een derde te schade door deze het verder gebruik van het Merk te ontzeggen. De licentie die Verweerder heeft gegeven geeft onvoldoende zekerheid over de gebruiksrechten van het Merk, aangezien deze op elk moment opgezegd kan worden. Het hof komt tot de conclusie dat het BBIE onterecht heeft geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Verweerder de aanvraag te kwader trouw heeft ingediend en de vordering tot nietigverklaring heeft afgewezen. Het hof verklaart de merkinschrijving voor ‘VAN WONDEREN’ alsnog nietig.

32. Het hof oordeelt dat Verzoekster voldoende naar recht bewijst dat Verweerder op het moment van merkaanvraag van het Bestreden Merk het oogmerk had om een derde (de voorgebruiker) te schaden door deze het verder gebruik van het merk te ontzeggen en deze als dusdanig de toegang tot de markt te ontzeggen. Waar Verweerder wijst op het toestaan van een kosteloze licentie van onbepaalde duur (verwijzend naar de betwiste licentieovereenkomst van 30 oktober 2019), kan het hof deze stelling niet volgen. Immers, deze overeenkomst geeft de licentienemer geen (of minstens onvoldoende) zekerheid omtrent zijn gebruiksrechten bij het uitbouwen van zijn onderneming. Een licentie die op elk moment kan worden opgezegd en die op elk moment kan worden onderhevig gemaakt aan een (niet vooraf bepaalde) licentievergoeding, wordt niet beschouwd als een toegestaan gebruiksrecht waardoor mogelijke schade in hoofde van de rechtmatige voorgebruiker wordt ongedaan gemaakt.