Voortgezet gebruik van merk SAPPH na beëindiging licentieovereenkomst is merkinbreuk

Vzr. Rb. Rotterdam 9 juli 2025, IEF 22796, IEFbe 3939; C/10/700229 / KG ZA 25-482 (OWIC tegen Ultracool c.s.). Gedaagden in deze procedure, Ultracool, Ultrastar en Mothership (hierna: Ultracool c.s.) maken deel uit van een groep vennootschappen. Mothership is enig bestuurder van Ultracool en Ultrastar. Eiser, Orange Wings Investments (hierna: Orange Wings), was houdster van het woordmerk SAPPH, voor onder meer kleding en schoenen. Orange Wings heeft met Ultrastar een koopovereenkomst en een licentieovereenkomst gesloten. In de koopovereenkomst is vastgelegd dat Ultrastar Orange Wings maandelijks betaalt en dat Orange Wings IE-rechten, waaronder eerder genoemd Uniemerk, overdraagt aan Ultrastar zodra Ultrastar de volledige koopprijs heeft betaald. In de licentieovereenkomst is bepaald onder welke voorwaarden Ultrastar licentiehouder is van de IE-rechten van Orange Wings tot aan de overdracht. Na het sluiten van deze overeenkomsten is Orange Wings gefuseerd met OWIC, waarbij OWIC het vermogen van Orange Wings onder algemene titel heeft verkregen. Later heeft de advocaat van OWIC beide overeenkomsten per direct opgezegd, omdat Ultrastar diverse verplichtingen niet nakomt. OWIC heeft Ultrastar onder meer gesommeerd om het gebruik van de IE-rechten te staken. Vervolgens heeft OWIC de website www.sapph.com uit de lucht gehaald en daarop hebben Ultracool c.s. de website www.shopsapph.com gelanceerd. 

In dit kort geding vordert OWIC in conventie onder meer om Ultracool c.s. te bevelen om iedere inbreuk op het Uniemerk van OWIC te staken en in het bijzonder door niet langer gebruik te maken van het teken SAPPH, als merk, handelsnaam, domeinnaam of in reclame-uitingen. Daarnaast vordert ze dat de domeinnaam shopsapph.com en diverse social media accounts op naam van OWIC worden gesteld. Ultracool c.s. wijzen erop dat ze geen toestemming hebben gegeven voor de overdracht van de IE-rechten aan OWIC door Orange Wings, maar de voorzieningenrechter oordeelt dat toestemming door Ultrastar niet is vereist en dat OWIC, als rechtsopvolgster van Orange Wings, de contractuele tegenpartij is geworden van Ultrastar in de koop- en licentieovereenkomst. Vervolgens oordeelt de voorzieningenrechter dat er geen overdracht van de IE-rechten is geweest van OWIC aan Ultrastar, omdat de overeenkomst vroegtijdig is beëindigd. OWIC blijft rechthebbende op het Uniemerk en Ultracool c.s. maken hier inbreuk op door het teken SAPPH te blijven gebruiken op kleding, websites, etc. Het verweer van Ultracool c.s. op vrijwaring slaagt ook niet, want uit de licentieovereenkomst volgt juist dat OWIC ook Ultracool en Mothership mag aanspreken, en niet enkel Ultrastar. De vordering om de inbreuk op het Uniemerk te staken wordt toegewezen. De vordering met betrekking tot de overdracht van de domeinnaam en social media accounts wordt ook toegewezen: deze moeten op naam van OWIC worden gesteld. Daarnaast moeten Ultracool c.s. klantgegevens verstrekken, Ultrastar moet een omzetoverzicht over een groot deel van 2024 aan OWIC geven en Ultracool c.s. moeten de proceskosten betalen. De vordering tot het verstrekken van gegevens van leveranciers, producenten en importeurs wordt afgewezen, want daar ontbreekt het spoedeisend belang: met het toe te wijzen bevel aan Ultracool c.s. om het gebruik van het Uniemerk te staken is het belang van OWIC bij het voorkomen van verdere inbreuken voldoende gediend.

In reconventie vorderen Ultracool c.s. onder meer om OWIC te verbieden de beschermde werken, al dan niet voorzien van het merk SAPPH, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Dit omdat [naam] de lingerie heeft ontworpen en [naam] en Mothership gelden als auteursrechthebbende op die werken. Ter zitting heeft OWIC verklaard, voor zover er sprake zou zijn van auteursrecht op deze werken, die werken niet te zullen gebruiken, zodat er geen sprake is van een dreigende inbreuk en belang bij toewijzing van de vordering. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen in reconventie af.

5.10. Met het voortijdig einde van de Koopovereenkomst heeft er geen overdracht van de IE-rechten plaatsgevonden en is OWIC nog steeds houdster van het Uniemerk. De beëindiging van de Licentieovereenkomst heeft tot gevolg dat Ultrastar onmiddellijk dient te stoppen met het gebruik van het Uniemerk (op grond van artikel 9.1.1. van de Licentieovereenkomst). Dat betekent eveneens dat de sublicenties die Ultrastar uit hoofde van de Licentieovereenkomst heeft afgegeven aan andere groepsvennootschappen, hun werking verliezen en die vennootschappen het Uniemerk dus ook niet meer mogen gebruiken. OWIC heeft voldoende onderbouwd dat Ultra c.s. (Ultracool, Ultrastar en Mothership) het teken ‘SAPPH’ gebruiken ter onderscheiding van kledingstukken op de website www.shopsapph.com en op social media. Het teken wordt gebruikt in de domeinnaam en als handelsnaam en komt terug op de kledingstukken zelf. Het door Ultra c.s. gebruikte teken is gelijk aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. Ultra c.s. maken daarmee inbreuk op de merkrechten van OWIC in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder a UMVo.