Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 19 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie juni 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 april 2014, IEFbe 943 (Roosendaal Keyzer Advocaten tegen HRC)
Tussenvonnis. Verzoek begroting advocaten werkzaamheden door de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Op de vordering is Belgisch recht van toepassing. Roosendaal heeft aan HRC juridische bijstand verleend in een procedure bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Zij vordert in de hoofdzaak, samengevat, veroordeling van HRC tot betaling aan haar van een bedrag van € 23.350,-- vermeerderd met rente en kosten. Uit stellingen volgt dat partijen het eens zijn dat de declaraties van Roosendaal ter begroting voorgelegd kunnen worden aan de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen. De rechtbank heeft ook behoefte aan een advies van genoemde Raad. Zij zal deze Raad dan ook op onderstaande wijze verzoeken om de betreffende ereloonstaat van Roosendaal te begroten.

3.2. Roosendaal refereert zich primair aan het oordeel van de rechtbank en stelt dat de proceskosten in het incident voor rekening van HRC dienen te komen, nu het aan HRC te wijten is dat de begrotingsprocedure bij de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen niet van start is gegaan. Subsidiair, voor het geval de incidentele vordering wordt afgewezen, verzoekt zij HRC te veroordelen tot afgifte van een afschrift van het volledige procesdossier in de zaak waar de ereloonstaat waarvan door haar betaling wordt gevorderd betrekking op heeft, zulks op grond van artikel 843 a Rv.

3.3. De rechtbank overweegt als volgt. Naar Nederlands recht zou de rechtbank onbevoegd zijn indien de begrotingsprocedure van toepassing zou zijn. In casu is tussen partijen niet (meer) in geschil dat de rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van Roosendaal en dat op die vordering Belgisch recht van toepassing is.
Uit hun stellingen volgt dat partijen het er kennelijk over eens zijn dat de declaraties van Roosendaal ter begroting voorgelegd kunnen worden aan de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen. De rechtbank heeft teneinde te kunnen beslissen omtrent de vordering van Roosendaal ook behoefte aan een advies van genoemde Raad. Zij zal deze Raad dan ook op onderstaande wijze verzoeken om de betreffende ereloonstaat van Roosendaal te begroten.
HRC dient er in dit kader zorg voor te dragen dat het betreffende procesdossier vóór 1 juni 2014 aan de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen ter beschikking wordt gesteld. Indien HRC daartoe niet overgaat zal de rechtbank daaraan de conclusie verbinden die haar geraden voorkomt.
3.4.
De onderhavige procedure zal worden aangehouden in afwachting van de uitkomst van de begrotingsprocedure bij de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen. De rechtbank verwijst de zaak in afwachting daarvan naar de parkeerrol.

Hof van Cassatie van België 26 juni 2014, IEFbe 942 (Sandoz tegen Bayer Pharma)
Uitspraak ingezonden door Jan-Diederik Lindemans en Kristof Roox, Crowell & Moring. Octrooirecht. Gerechtelijk recht. Het Hof oordeelde [IEFbe 708] dat Sandoz prima facie per equivalentie inbreuk maakt op het Europees octrooi EP 840 van Bayer. Het Hof van Cassatie vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eiseres die ertoe strekte te horen zeggen dat het inbreukverbod hoogstens van kracht blijft tot een uitspraak ten gronde van een Belgische rechtbank tussenkomt, als ongegrond afwijst. Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

5. De eiseres vorderde dat de duur van een eventueel tegen haar uitgesproken inbreukverbod op het octrooi van de verweerster slechts van kracht zou blijven tot een uitspraak ten gronde van een Belgische rechtbank.

De appelrechters verwerpen dit verweer met de reden dat "bij het verzoek van [de eiseres] (...) immers geen rekening (wordt gehouden met het niet bij voorraad uitvoerbare karakter van een eventuele beslissing tot vernietiging van het octrooi in eerste aanleg, en de schorsende werking van een eventuele voorziening in cassatie tegen een dergelijke beslissing in hoger beroep" en beslissen dat de door hen opgelegde maatregelen zullen gelden "tot een uitspraak ten grond, onverminderd echter de schorsende werking van het hoger beroep".

Rechtbank van Koophandel Brussel 18 februari 2014, IEFbe 941 (Bayer Pharma tegen Sandoz)
Uitspraak ingezonden door Jan-Diederik Lindemans en Kristof Roox, Crowell & Moring. Octrooirecht. In eerste aanleg (vonnis is opgevolg door IEFbe 708, dat nietig is verklaard in cassatie IEFbe 942) wordt Sandoz bevolen zich van octrooiinbreuk te onthouden, en zich van distributie te onthouden, etc. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt het door BAYER gevorderde verbod verduidelijkt waar het ziet op "inbreukmakende producten" tot "drosperinone rechtstreeks verkregen door toepassing van een werkwijze die letterlijk valt onder beschermingsomvang van hogervermeld Europees Octrooi nr. 1 149 840.
Lees verder

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 9 mei 2014, IEFbe 939, zaak C-242/14 (Saatgut-Treuhandverwaltung tegen Gerhard und Jürgen Vogel)
Kwekersrecht. Saatgut-Treuhandverwaltung is een vereniging van houders van kwekersrechten. Verweerders zijn Gerhard en Jürgen Vogel, die samen in een (landbouw-)maatschap werken. Verzoekster onderzoekt jaarlijks met behulp van voorgedrukte formulieren aanplantmateriaal bij boeren ten behoeve van houders van kwekersrechten en licentiehouders. Onderzoek bij verweerders leverde niets op omdat zij de verzoeken onbeantwoord lieten. Via een loonwerker komt verzoekster er echter achter dat verweerders in het afgelopen seizoen 2010/2011 zaaigoed van een beschermd ras wintergerst (’Finita’) heeft gebruikt.

Bij brief van 31 mei 2012 krijgen verweerders gelegenheid zich over deze informatie uit te spreken maar ook daar geven zij geen gehoor aan. Verzoekster zendt verweerders een factuur op grond van Vo. 2100/94 ad € 262,50 ter vergoeding van de ‘schade’ door aanplant van de wintergerst. Verweerders stellen echter dat zij niet gehouden zijn de schadevergoeding te betalen, hooguit een vergoeding voor gerechtigde aanplanting, maar die betalen zij niet zonder daarvoor een factuur met vermelding van btw te ontvangen. Evenmin achten zij zich verplicht de gevraagde informatie te verstrekken aangezien dit volgens Vo. 1768/95 alleen over lopende verkoopseizoenen is toegestaan.

Voor de verwijzende Duitse rechter (Landgericht Mannheim) ligt in deze zaak de vraag op welk moment verweerders gehouden zijn een aanplantingsvergoeding te betalen. Hij stelt het HvJ EU de volgende vragen:
a) Is een landbouwer die zonder contractuele afspraken met de houder van het kwekersrecht door aanplanting verkregen teeltmateriaal van een beschermd ras heeft gebruikt, reeds gehouden tot betaling van een passende vergoeding overeenkomstig artikel 94, lid 1, van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht en – bij opzet of onachtzaamheid – gehouden alle andere schade die is veroorzaakt door de inbreuk op het kwekersrecht in de zin van artikel 94, lid 2, van deze verordening te vergoeden, wanneer hij de verplichting tot betaling van een billijke vergoeding (aanplantingsvergoeding) die op hem rust krachtens artikel 14, lid 3, vierde streepje, van deze verordening juncto de artikelen 5 e.v. van verordening (EG) nr. 1768/95 van de Commissie van 24 juli 1995 houdende vaststelling, overeenkomstig artikel 14, lid 3, van verordening nr. 2100/94, van uitvoeringsbepalingen betreffende de afwijking ten gunste van landbouwers, nog niet is nagekomen op het tijdstip van het daadwerkelijke gebruik van het oogstproduct voor vermeerderingsdoeleinden in het veld?
b) Indien de eerste vraag aldus moet worden beantwoord dat de landbouwer de op hem rustende verplichting tot betaling van een billijke aanplantingsvergoeding ook na het daadwerkelijke gebruik van het oogstproduct voor vermeerderingsdoeleinden in het veld nog kan nakomen, moeten voormelde bepalingen dan aldus worden uitgelegd dat zij een termijn stellen waarbinnen de landbouwer die door aanplanting verkregen teeltmateriaal van een beschermd ras heeft gebruikt, de op hem rustende verplichting tot betaling van een billijke aanplantingsvergoeding moet nakomen om als tot aanplanting „gerechtigd” in de zin van artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 juncto artikel 14 van deze verordening te worden aangemerkt?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 27 januari 2014, IEFbe 938, zaak C-215/14 (Nestlé)
Merkenrecht. Zie eerder IEF 12827 en IEF 12171. Verzoekster Nestlé heeft op 8 juli 2010 een verzoek ingediend voor inschrijving van het driedimensionale teken van de Kit Kat chocoladewafel bestaande uit vier ‘vingers’ bij het Intellectual Property Office van het VK. Dit product wordt al sinds 1935 in het VK verkocht, sinds 1988 door merkhouder Nestlé. Het logo is in de loop der jaren qua stilering iets gemoderniseerd maar in wezen gelijk gebleven. De aanvraag is ingediend voor de volgende goederen van klasse 30: „Chocolade; chocoladewerk; chocoladeproducten; suikerbakkerswaren; chocoladepreparaten; bakwaren; banketbakkerswaren; biscuit; met chocolade overtrokken biscuit; met chocolade overtrokken wafelbiscuit; cakes; koekjes; wafels.”Verweerster Cadbury heeft oppositie ingesteld tegen deze aanvraag.

Het gaat zoals in veel merkenzaken om het onderscheidend vermogen van het product. In eerste instantie oordeelt de rechter dat de vorm van het product niet zodanig is dat de gemiddelde consument het betrokken product op grond daarvan kan onderscheiden van de producten van andere ondernemingen. Gebleken is dat consumenten veeleer afgaan op het woordmerk Kit Kat. De uitsparingen in het product (de verdeling in ‘vingers’) zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk om het product in stukken te kunnen breken voor consumptie. Inschrijving van het product is om die reden uitgesloten door de bepalingen in de nationale regelgeving (omzetting RL 2008/95). Onderscheidend vermogen, en dus inschrijving, zou alleen van toepassing kunnen zijn voor de onderdelen ‘cakes en banketbakkerswaren’. Beide partijen komen op tegen deze beslissing.

De verwijzende VK-rechter (High Court of Justice of England and Wales) is het eens met het standpunt van Cadbury dat uit het feit dat een vorm ongebruikelijk is voor de betrokken waren, niet volgt dat het publiek deze automatisch zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst. Hij is van mening dat het merk ook voor cakes en banketbakkerswaren intrinsiek onderscheidend vermogen mist. Verzoeker heeft niet bewezen dat een aanzienlijk deel van de betrokken consumenten afgaat op het merk en niet op eventueel aanwezige kenmerken om de herkomst van de waren te identificeren. Aangezien de verwijzende rechter niet zeker is over de juiste uitleg van artikel 3 lid 1, sub e-i en ii (over de noodzakelijke vorm om de ‘technische uitkomst’ te verkrijgen) stelt hij de volgende vragen aan het HvJEU:

1 Hoeft de aanvrager van inschrijving, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en het associeert met de waren van de aanvrager in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de aanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op andere eventueel aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?

2 Wordt inschrijving van een vorm als merk uitgesloten door artikel 3, lid 1, sub e-i en/of e-ii, van richtlijn 2008/95/EG als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen?

3 Moet artikel 3, lid 1, sub e-ii, van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat inschrijving is uitgesloten voor vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd, en niet uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren?

Cour d'Appel de Bruxelles 16 janvier 2014, IEFbe 936 (Geo G. Sandeman Sons contre Robertson's wide river wines)
Droit des marques. Droit judiciaire. Contrat. Vu les pièces de la procédure et notamment la décision de OBPI sur l'opposition [voir IEF 9628], les parties ont trouvé un accord qui met fin au litige. En conséquence, l'appelant déclare se désister de son appel, ce qu'accepte l'intimee. La cour donne acte à l'appelante de son désistement d'appel et à l'intimée de son accord; décrète ledit désistement.
Lees verder

Hof Den Haag 22 juli 2014, IEFbe 935 (Recticel tegen Swiss Sense)
Uitspraak ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal en Luuk Jonker, Holla Advocaten. Merkenrecht. Zie eerder IEF 11749. Recticel is een Zwitserse onderneming die zich toelegt op de productie en verkoop van onder meer bedden en matrassen onder het merk SWISSFLEX en is houdster van een aantal merkregistraties. Swiss Sense is werkzaam op hetzelfde gebied en is houdster van een aantal Benelux-woord/beeldmerken. In vrijwel al deze merken komt het teken SWISS SENSE voor. De rechtbank heeft in eerste aanleg een aantal merkinschrijvingen van Swiss Sense nietig verklaard, omdat deze het Zwitserse staatsembleem bevatten. Recticel vordert terecht dat Swiss Sense inbreuk maakt op haar merkrechten. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en verbiedt in het bijzonder gebruik van 'Swiss Sense' als handelsnaam, domeinnaam of als merk en van 'Sense' als merk.

Woordmerk SWISSFLEX versus woordmerk SWISS SENSE
21. Het hof stelt voorop dat het element SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het merk SWISSFLEX en van het teken SWISS SENSE. SWISS springt in het oog, nu dit, zoals Recticel c.s. terecht heeft opgemerkt, geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de betrokken waren en diensten, terwijl de beide andere elementen (FLEX respectievelijk SENSE) in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Daar komt bij dat het element SWISS zowel in merk als in teken het eerste deel van het merk is, en dat moet worden aangenomen dat het (ook daarom) meer aandacht krijgt bij het relevante publiek (de gemiddelde consument met een, gelet op de prijs van de betrokken waren, verhoogd aandachtniveau) dan het daaropvolgende element FLEX respectievelijk SENSE. Het bewijsaanbod van Swiss Sense in de memorie van antwoord onder 152, is naar het oordeel van het hof niet voldoende concreet; het is bovendien geen aanbod tot getuigenbewijs, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht.

22. (…) In visueel opzicht stemmen merk en teken in behoorlijke mate overeen, omdat het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken identiek is, en omdat dat element wordt gevolgd door een woord van vier of vijf letters met een duidelijke aanwezigheid van de letter E. Weliswaar verschilt het woordbeeld enigszins doordat SWISSFLEX aan elkaar geschreven wordt terwijl SWISS SENSE uit twee losse woorden bestaat, maar dat legt naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Datzelfde geldt ook voor zover de twee bestanddelen van het teken SWISS SENSE in de praktijk worden geschreven met een hoofdletter.
In auditief opzicht stemmen merk en teken in aanzienlijke mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken is identiek, terwijl de toevoegingen FLEX en SENSE worden gekenmerkt door de harde è-klank alsmede door de s-klank aan het eind. Dat de klemtoon, naar Swiss Sense stelt, verschillend wordt gelegd, maakt dit – voor zover dit al het geval zou zijn – niet anders. Datzelfde geldt voor de alliteratie in SWISS SENSE.
In begripsmatig opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS communiceert, zowel in merk als teken, immers een (positieve) associatie met Zwitserland (vgl. GEA 15 december 2011, zaak T-377/09, ECLI:EU:T:2011:753 (‘PASSIONATELY SWISS’)).

23. Wat betreft de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten overweegt het hof als volgt. Het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. is ingeschreven voor, kort gezegd, slaapkamermeubilair, bedden, bedonderdelen, matrassen en kussens (productie 4 Recticel c.s.). Swiss Sense gebruikt het teken SWISS SENSE voor bedden (met name boxsprings), slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben (vgl. overweging 2.3 van het bestreden vonnis). Naar het oordeel van het hof is daarmee sprake van dezelfde, althans in verregaande mate soortgelijke waren en/of diensten. Het hof verwerpt daarmee ook het betoog van Swiss Sense dat de retaildiensten (de verkoop van voornoemde waren) waarvoor zij het teken Swiss Sense gebruikt, niet soortgelijk kunnen zijn aan de waren waarvoor Recticel c.s. haar merk heeft geregistreerd. Anders dan Swiss Sense lijkt te betogen (memorie van antwoord onder 135-138), is het immers mogelijk dat waren soortgelijk zijn aan diensten en andersom.

Woordmerk SWISSFLEX versus woord/beeldmerken SWISS SENSE met SWISS SENSE als dominant bestanddeel
26. Naar het oordeel van het hof stemmen dit merk en voormelde tekens overeen; het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Ook in de in rechtsoverweging 25 genoemde tekens is SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel. Daarbij geldt evenwel het volgende. In visueel opzicht is sprake van minder overeenstemming dan ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE, maar dat neemt niet weg dat er wel enige overeenstemming is. De totaalindruk in aanmerking nemend, is het woordcombinatie SWISS SENSE in de desbetreffende tekens naar het oordeel van het hof visueel dominant, terwijl de toevoegingen LIFE of SAFE respectievelijk de (zeer) klein afgebeelde onderschriften en het beeldelement naast die dominante woordcombinatie weinig zeggingskracht hebben gelet op hun algemene beschrijvende karakter, terwijl de onderschriften bovendien zo klein zijn afgebeeld dat zij nauwelijks opvallen. In auditief opzicht geldt ook dat de toevoegingen (onderschriften, LIFE of SAFE) niet afdoen aan de omstandigheid dat het element SWISS SENSE in de desbetreffende tekens auditief dominant is. In begripsmatig opzicht doen genoemde toevoegingen niet af aan de overeenstemming die hiervoor is aangenomen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Het gaat immers om beschrijvende onderschriften (‘boxsprings en matrassen’, ‘slapen met een goed gevoel’) en/of om elementen met weinig zeggingskracht (LIFE of SAFE).

Woord/beeldmerk SWISSFLEX versus handelsnaam Swiss Sense en domeinnaam swisssense
31. (…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in rechtsoverweging 19 e.v., kan Recticel c.s. zich op grond van art. 9 lid 1 sub b GMV verzetten tegen dergelijk gebruik door Swiss Sense van de aanduiding ‘Swiss Sense’. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor de aanduiding ‘Swiss Sense’ in het onderschrift ‘by Swiss Sense’ in de tekens genoemd in overweging 2.4 onder f, h, m, n, p, s, t, u, v, w, x, en y van het bestreden vonnis, waarin naast een dominant woordelement (bijvoorbeeld DESIGN, COLOR, POCKET of SAFE) in het onderschrift in kleine letters Swiss Sense als handelsnaam wordt gebruikt, althans door het publiek als zodanig zal worden opgevat (‘by Swiss Sense’).

Woordmerk SENSUS versus SENSE
40. Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SENSUS een redelijk onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SENSUS en het teken SENSE in visueel, begripsmatig en auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (als eerder omschreven) als bedoeld in art. 9 lid 1 sub b GMV. Grief 12 slaagt dus. In zoverre is vordering (2) dus toewijsbaar.

Lees de uitspraak:
IEFbe 935 (link/ pdf)

Tribunal de Premiere Instance de Bruxelles 15 janvier 2014, IEFbe 933 (SPRL Les Editions Naimette contre Les Editions Romart et Sa La Caravelle)
Resumé par Géraldine Struyf et Quentin Declève, Van Bael & Bellis. Droit d'auteur. Fin contrat, absence de distribution à l'étranger et l'absence de promotion sérieuse.  Le 15 janvier 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu un jugement dans un litige qui opposait les "Éditions Naimette" (partie demanderesse) à l'auteur sous le pseudonyme "Nelson Zendi" d'un ouvrage consacré à Jean-Claude Van Damme. Bien que le livre soit paru en novembre 2012, l'auteur du livre avait toutefois mis fin au contrat d'édition le liant à la partie demanderesse au mois de mars 2013. Par la suite, la demanderesse s'était rendue compte qu’un livre similaire (portant toutefois un titre différent) et rédigé par le même auteur avait été publié chez un autre éditeur.

Dans la mesure où ce deuxième ouvrage reprenait les mêmes choix graphiques et visuels que le premier livre, la partie demanderesse a demandé au tribunal de première instance de Bruxelles qu'il soit constaté que ce second ouvrage constituait une contrefaçon et que, le défendeur avait donc porté atteinte au droit d'auteur des Éditions Naimette.
Au cours de la procédure, le défendeur a toutefois fait valoir qu'aucune contrefaçon ne pouvait lui être reprochée dès lors qu'il avait résilié le contrat conclu avec les Éditions Naimette avant la parution du second livre. Coupant court aux arguments du défendeur, le tribunal de première instance de Bruxelles a considéré que, puisqu’il était prévu dans le contrat d'édition conclu par les parties que la présentation générale de l’œuvre (choix graphiques…) était laissée à la seule appréciation de l’éditeur, la contrefaçon alléguée concernait les droits de la société d’édition, et non ceux de l’auteur de l’ouvrage. Par conséquent l’incidence de la résiliation de la convention sur la contrefaçon alléguée était inexistante.

Le tribunal a ensuite rappelé que la mise en page et le graphisme d'un ouvrage n'étaient dignes de la protection légale relative au droit d'auteur que lorsqu'ils présentaient une certaine originalité, ce qui, en l'espèce, n'était pas contesté. Enfin, le tribunal a estimé que les deux ouvrages étaient similaires quant à leur mise en forme, leur graphisme, la chronologie dans la présentation des titres et des photographies, le choix des couleurs, et le lettrage et que par conséquent le second ouvrage constituait donc bien une contrefaçon.

Quant au fondement de l'action:
X n'a pas introduit d'action en justice tendant à voir reconnaître le bien-fondé de son initiative de mettre fin au contrat. La demande qui considérait à faire reconnaître comment fondée la résolution du contrat n'est pas sollicitée reconventionnellement; Elle ne ressort pas de la compétence du juge de la cessation, de sorte qu'il ne convient à cet égard de rappeler que les compétences exercées comme en référé sont restrictives et que le président siégeant "comme en référé" ne peut connaître de chefs de demande qui portent sur un domaine autre que celui qui lui a été strictement réservé par la loi(...)

La convention en cause est un contrat à prestation successive d'une durée indéterminée puisque X a cédé le droit de reproduction et de distribution de son ouvrage, contre rémunération, "pour tout le temps que durera la propriété littéraire et artistique de l'Auteur et de ses ayants droit, ..."

D'autre part, l'article 9 de la convention liant les parties prévoit que la présentation générale de l'œuvre (type de support, papier, format, caractères, mises en page, couleurs, couvertures, etc....) sont laissés à la seule appréciation de l'Editeur.

La contrefaçon alléguée ne concerne donc pas les droits cédés par l'auteur de l'ouvrage.