Inbreuk op geldig woord- en beeldmerk OXFORD voor fietsen
Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 26 december 2014, IEFbe 1118 (Rijwielhandel Gebroeders Van Den Berghe tegen ITEK e.a.)
Uitspraak ingezonden door Axel Naeyaert, NCD Law. Merkenrecht. Inbreuk. Verwarringsgevaar. Eiser bezit het woord- en beeldmerk OXFORD voor fietsen. De vordering tot vervalverklaring wordt afgewezen als ongegrond. Nietigheidsvorderingen op grond van art. 2.4.(f) en art. 2.11.(c) BVIE worden afgewezen. Het gegeven dat het begrip OXFORD een plaatsnaam betreft, brengt niet met zich dat deze niet zou gebruikt mogen worden merkaanduiding voor fietsen. VDB toont voldoende naar recht aan dat de plaatsnaam OXFORD een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen. De rechtbank acht de vorderingen gegrond en kent (deels) schadevergoeding toe.
Nietigheid van het merk OXFORD:
IV.A. 2 a) (…) In onderhavig geval wordt de kwade trouw niet aanvaard en dit op grond van volgende overwegingen:
- Geconfronteerd met de merkinbreuk en anticiperend op een mogelijke argumentatie omtrent vervalverklaring (doch voorafgaand het effectief instellen ervan of ter kennis ervan zijn gebracht) is VDB overgegaan tot het deponeren van het dominant onderdeel van het beeldmerk (OXFORD).
- VDB gebruikt dit dominant onderdeel van haar beeldmerk (als woordbegrip) reeds sinds 1926. Het aanvragen van een woordenreeks voor dergelijk gebruik, kan niet als kwade trouw worden geduid.
2 b) Het gegeven dat het begrip OXFORD een plaatsnaam betreft, brengt op zich niet met zich mee dat deze niet zou gebruikt mogen worden merkaanduiding voor fietsen. ITEK bewijst onvoldoende naar recht dat de plaatsnaam OXFORD in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht of redelijkerwijze te verwachten is dat dit in de toekomst zal gebeuren (…) (red: vgl. Chinese). Zo houdt een toeristen-brochure waarbij wordt aangegeven dat de stad OXFORD een zeer fietsvriendelijke stad is geen drempel in om betreffend begrip als merk aan te vragen in het licht van artikel 2.11.(c) BVIE. VDB toont voldoende naar recht aan dat de plaatsnaam OXFORD een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen.
Inbreuk beeldmerk OXFORD vs. teken OXFORD:
IV.B. 2) (…) Het begrip OXFORD op de fietsen aangeboden door ITEK dient geïsoleerd te worden van het begrip “ESPERIA OXFORD”. Het begrip ESPERIA wordt niet samen gebruikt met het begrip OXFORD door ITEK. Zowel op de fietsen als op de publicitaire communicatie (zie duidelijk aanduiding OXFORD heren- en damesfietsen in de publicatie in de Gazet van Antwerpen als de Streekkrant) wordt het begrip OXFORD als enkel en geïsoleerd begrip gebruikt. (…) Verder kan eveneens worden verwezen naar de hierboven weergegeven beoordeling omtrent de vervalverklaring van het beeldmerk OXFORD waar de driedimensionale omzetting van het tweedimensionale merk als bewijs van een normaal gebruik werd aanvaard. Gezien deze beoordeling dient eveneens de driedimensionale omzetting door ITEK te worden beschouwd als een overeenstemmend gebruik conform art. 2.20.1.(b) BVIE. (…)
