DOSSIERS
Alle dossiers

Merkenrecht - Droit des marques  

IEFBE 467

Conclusie A-G: Omdat tussenpersonen het merk niet meedelen, is het merk een soortnaam geworden

Conclusie A-G HvJ EU 12 september 2013, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing  van het Oberster Patent- und Markensenat.
Uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) – Gronden voor vervallenverklaring. Ingeschreven woordmerk 'Kornspitz' dat voor de consument de gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken waar omdat de tussenpersonen niet meedelen dat het een merk betreft. Afwezigheid van alternatieve benamingen om de betrokken waar aan te duiden. Nalaten van de merkhouder.

Conclusie A-G:
1. Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG moet aldus worden uitgelegd dat het relevante publiek voor de beoordeling van de vraag of een merk tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden waarvoor het is ingeschreven, in de eerste plaats de verbruikers en de eindverbruikers zijn (...)

Naargelang van de kenmerken van de markt moeten eveneens de bij de afzet van de waar betrokken ondernemers in aanmerking worden genomen. Van kenmerken die pleiten voor een dergelijke inaanmerkingneming is met name sprake wanneer de desbetreffende ondernemers een bepaalde mate van invloed op de aankoopbeslissing van de eindverbruiker uitoefenen. Voor zover dat niet het geval is, is een merk tot gebruikelijke benaming geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven, wanneer het door de eindverbruikers als zodanig wordt opgevat, hoewel de handelaren die de waar zelf uit een halffabricaat van de merkhouder vervaardigen en de waar met toestemming van de merkhouder onder de merknaam verkopen, zich ervan bewust zijn dat het om een herkomstaanduiding gaat en de eindverbruiker doorgaans niet op deze omstandigheid attenderen.

2. Voor de beoordeling van de vervallenverklaring van een merk is het niet van belang of de eindverbruikers wegens het ontbreken van equivalente alternatieven op de desbetreffende benaming zijn aangewezen.

3. Er is sprake van een nalaten als bedoeld in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn wanneer de merkhouder niet de voor hem redelijke maatregelen treft om zijn merk te beschermen tegen een ontwikkeling tot soortnaam. Daartoe behoort eveneens een passende beïnvloeding van zijn licentiehouders.

Gestelde prejudiciële vragen
1. Is een merk "de gebruikelijke benaming van een waar of dienst" geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG (merkenrichtlijn) wanneer
a.    de handelaars zich er weliswaar van bewust zijn dat dit een aanduiding van herkomst betreft, maar dit niet laten blijken tegenover de eindverbruikers, en
b.    de eindverbruikers het merk (ook) daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
2. Is reeds sprake van "nalaten" in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaars hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?
3. Moet een merk dat door het toedoen of nalaten van de houder ervan voor eindverbruikers, maar niet in het handelsverkeer een gebruikelijke benaming is geworden, enkel vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

IEFBE 466

Gerecht EU week 36

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Afwijzing beroep REVARO / RECARO
B) Wel verwarringsgevaar tussen EUROCOOL / EUROCOOL LOGISTICS

Gerecht EU 6 september 2013, zaak T-349/12 (Leiner/OHIM - Recaro (REVARO)) - dossier

Merkenrecht. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „REVARO” voor waren van de klassen 11, 20 en 24, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 482/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 mei 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van internationale inschrijving „RECARO” voor waren van de klassen 10, 12, 14, 20, 25 en 28. Het beroep wordt afgewezen. Op de MARQUES-blog.

 

25. Ferner könnte der Verbraucher den Würfel trotz seiner nicht zu vernachlässigenden Bedeutung und seiner Stellung am Anfang der angemeldeten Marke im Vergleich mit dem Wortbestandteil als dekoratives Element ansehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM – Sadia [GRUPO SADA], T‑31/03, Slg. 2005, II‑1667, Randnr. 57). Außerdem hat dieser Bildbestandteil, wie das HABM und die Streithelferin zu Recht geltend machen, keinen eigenen Bedeutungsgehalt, der der Marke Unterscheidungskraft verliehe oder die betroffenen Waren bezeichnete (vgl. in diesem Sinne Urteil MAGIC SEAT, Randnr. 31).

26. Was schließlich die Stilisierung des Bestandteils „Revaro“ in der angemeldeten Marke angeht, ist das Vorbringen der Klägerin, dass diese das Gewicht des Bildbestandteils der angemeldeten Marke verstärke, zurückzuweisen. Die stilisierte Darstellung des Bestandteils „Revaro“ beeinträchtigt nämlich, wie in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, in keiner Weise seine Lesbarkeit und unmittelbare Erkennbarkeit in der angemeldeten Marke.

27. Die Beschwerdekammer hat folglich dadurch, dass sie ihre Prüfung beim Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken in erster Linie auf den Wortbestandteil der angemeldeten Marke gestützt hat, keinen Fehler begangen.

Gerecht EU 6 september 2013, zaak T-599/10 (Eurocool Logistik / OHMI - Lenger (EUROCOOL)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „EUROCOOL” voor diensten van de klassen 39 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 451/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „EUROCOOL LOGISTICS”, voor diensten van de klassen 35 en 39, en van de in het economisch verkeer in Duitsland gebruikte handelsnaam „EUROCOOL LOGISTICS” is ingesteld.

Het beroep wordt toegewezen en de beslissing van de Kamer van Beroep wordt vernietigd voor de diensten "ontwikkeling van software voor gekoelde transporten" in klasse 42 en "vervoersdienstverlening" in klasse 39. Er is wel sprake van verwarringsgevaar.

Zur Verwechslungsgefahr
136. Das Gericht übt nämlich, worauf in Randnr. 31 des vorliegenden Urteils hingewiesen worden ist, eine Rechtmäßigkeitskontrolle der Entscheidungen des HABM aus. Folglich hat, wie aus Randnr. 52 des Urteils EUROCOOL (oben in Randnr. 7 angeführt) hervorgeht, die Beschwerdekammer rechtsfehlerhaft festgestellt, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft habe.

144. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zur Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Dienstleistungen geäußert hat, so dass das Gericht über die Befugnis verfügt, die Entscheidung in Bezug auf diesen Punkt abzuändern (vgl. in diesem Sinne Urteil Edwin/HABM, oben in Randnr. 143 angeführt, Randnr. 72). Wie aber aus den Randnrn. 96 und 141 des vorliegenden Urteils hervorgeht, hätte die Beschwerdekammer feststellen müssen, dass zwischen zum einen den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung von Software für die Lagerhaltung, Kommissionierung und den Transport von gekühlten und tiefgekühlten Waren“ der Klasse 42 und zum anderen der von der älteren Marke erfassten „Dienstleistung einer Spedition“ der Klasse 39 keine Ähnlichkeit besteht, so dass sie mit der Feststellung, dass in Bezug auf diese Dienstleistungen zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr bestehe, einen Rechtsfehler begangen hat.

IEFBE 461

BBIE serie augustus 2013

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van zeven oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juli 2013.

22-08
 2007099

BULLIT

Bouillet
1233225
Toegew.
fr
19-08
 2007473 JOURNAL DU MEDICIN
LE JOURNAL DU SPECIALISTE
1242085
Afgew.
fr
19-08
 2007472
JOURNAL DU MEDICIN
LE JOURNAL DU SPECIALISTE
1242085
Afgew.
fr
19-08
JOURNAL DU MEDICIN
LE JOURNAL DU SPECIALISTE
Afgew.
fr
19-08  2007475 JOURNAL DU MEDICIN LE JOURNAL DU SPECIALISTE 1242085
Afgew.
fr

14-08
PARTY
PARTY
Afgew.
fr
06-08
FT
FTI
Toegew.
nl
IEFBE 449

Cumulatieve voorwaarden van normaal gebruik

OHIM Kamer van Beroep 31 juli 2013, zaak 6699 C (The Backup Shoe tegen Hoogeboom; Walk in the park)
Beslissing ingezonden door Noortje Kee, Roots IP  en Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.
Merkenrecht. Het betreft het woordmerk WALK IN THE PARK in 2009 ingeschreven en in 2010 geregistreerd voor de klassen 18, 25 en 35. The Backup Shoe heeft een nietigheidsverzoek ingediend gebaseerd aan haar in 2006 geregistreerde nationaal merk voor de klasse 25. Verzoekster kan het normaal gebruik (‘genuine use’) niet aantonen. De factoren tijd, plaats, de mate en aard van het gebruik van het merk zijn cumulatief om normaal gebruik aan te kunnen nemen. Het is echter niet mogelijk, aan de hand van het overlegde bewijs, om te bepalen in welke mate of hoe intensief het merk is gebruikt om normaal gebruik binnen het relevante tijdvak aan te nemen. Het nietigheidsverzoek wordt afgewezen.

Overall assessment of the proof of use
(34) Although some of the evidence indicates that the mark has been used as a trade mark for some of the contested goods, it is not possible, based on the evidence submitted, to determine the extent of the use for any of the goods on which the application is based or if the use has been extensive enough to fullfil the criteria of genuine use for the contested goods within the relevant time period.

(35) The factors time, place, extent and nature of use are cumulative. This means that the evidence must provide sufficient indications of all these factors in order to prove genuine use. Therefore, since the applicant failed to provide sufficient indications of the extent of use for any goods of the earlier mark, the Cancellation Division concludes, after an overall assessment, that the applicant has failed to provide sufficient indications of genuine use within the relevant time period.

(36) In the absence of the earlier mark, the application must be rejected pursuant to Article 57(2) and (3) CTMR. Therefore, the Cancellation Division will not proceed to the comparison of the marks under Article 8 (1)(a) and 8 (1)(b).

Conclusion
(37) It follows that the request for a decleration of invalidity, in the absence  of valid evidence of genuine use, must be rejected.

IEFBE 448

BBIE serie juli 2013

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 14 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie mei/juni 2013.

17-07
(fig.)
(fig.)
Afgew.
nl
12-07
DOLE
DOLCA
Afgew.
nl
12-07
DOLE
DOLCA
Afgew.
nl
12-07
ENVICOMP
E ENVYCOM
Toegew.
nl
09-07
BOODSCHAPPEN
Boodschapp
Afgew.
nl

09-07
BOODSCHAPPEN
B BOODSCHAPP
Afgew.
nl
09-07
ChiQi
CHIQ LUCKY WEAR
Toegew.
nl
08-07
ALDI
KALDI
Gedeelt.
nl
08-07
POM
POM
Afgew.
nl
08-07
I ACCOUNTANTS
Hubad i-accountants Limburg
Afgew.
nl
08-07
N Naffta
NAFT
Afgew.
nl
04-07
COHIBA
COLITA HABANA
Toegew.
nl
03-07
THE ZOUTE
T ZOUTE
Afgew.
nl
03-07
BIT
BIT AGENCY
Gedeelt.
nl
IEFBE 444

Advies OM: Geeltint niet geschikt voor onderscheidend vermogen

Advies van het Openbaar Ministerie Arbeidshof Brussel 12 juli 2013, 2013/AR/77 (N.V. Telenet tegen BBIE)
België. Advies OM. Merkenrecht. Advies tot afwijzing. Telenet is een telecombedrijf dat haar activiteiten ontplooit in Vlaanderen en Brussel en dat in haar mededelingen bestemd voor het publiek sedert lang geel als dominante kleur gebruikt.

Telenet heeft zich tot het Hof gericht ten einde een bevel tot vernietiging te verkrijgen van een beslissing van het BBIE dat haar de definitieve weigering meedeelde over te gaan tot inschrijving van het merk dat het voorwerp uitmaakte van haar aanvraag onder het depotnummer 1222275. Het betreft een aanvraag tot  inschrijving van een abstract contourloos kleurmerk (een geeltint, geïdentificeerd in de aanvraag als RAL 1018) voor de volgende diensten: “Triple play (TV, Telefonie, Internet) diensten”.

Besluit - Er kan niet vastgesteld worden dat het “teken” van Telenet in de perceptie van het relevante publiek geschikt zou zijn om de diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd, als afkomstig van eiser te identificeren en dus om deze diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De vordering van Telenet er toe strekkend dat de inschrijving zou bevolen worden van het merk aangevraagd onder het nummer 1222275 dient o.i. derhalve ongegrond verklaard te worden. Om deze reden adviseert mijn ambt uw Hof, het beroep van de eisende partij als ongegrond af te wijzen.

Lees het advies 2013/AR/77

IEFBE 441

HvJ EU: Combineerd gebruik van afzonderlijk ingeschreven beeld- en woordmerk is normaal gebruik

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12 (Specsavers tegen Healthcare) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal, Engeland & Wales.
Gebruik van apart ingeschreven woord- en beeldmerk tezamen gebruiken, levert gebruik ex art. 15 en 51 op? Uitlegging van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15 en 51 van Gemeenschapsmerkverordening. Begrip „normaal gebruik”. Gecombineerd gebruik van afzonderlijk ingeschreven beeldmerk en woordmerk. Merk ingeschreven zonder kleur, maar gebruikt in een bepaalde kleur zodat die kleur bij een deel van het publiek met het merk geassocieerd is geraakt.

Het Hof verklaart voor recht:

1) De artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van Gemeenschapsmerkverordening moeten aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.

2) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.
3) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

Gestelde vragen:

A. Indien een handelaar houder is van afzonderlijk ingeschreven gemeenschapsmerken voor
i) een beeldmerk;
ii) een woordmerk;
en deze beide tezamen gebruikt, kan dit dan gebruik van het beeldmerk voor de toepassing van de artikelen 15 en 51 van verordening nr. 207/2009 opleveren? Zo ja, hoe dient het gebruik van het beeldmerk te worden beoordeeld?
B. Maakt het daarbij verschil of:
i) het woordmerk over het beeldelement is geplaatst?
ii) de handelaar ook de combinatie van het beeldelement en het woordmerk als gemeenschapsmerk heeft ingeschreven?
C. Hangt het antwoord op vraag A of B ervan af of het beeldelement en de woorden door de gemiddelde consument worden opgevat als i) afzonderlijke tekens; of ii) tekens met elk een zelfstandige onderscheidende rol? Zo ja, hoe?
D. Is de kleur (of kleuren) waarin de verwerende partij het omstreden teken gebruikt, relevant bij de globale beoordeling van i) het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, of ii) het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, indien een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal heeft gebruikt in een bepaalde kleur of kleurencombinatie, waardoor het bij een aanzienlijk deel van het publiek (in een deel van, maar niet in de gehele Gemeenschap) met die kleur of kleurencombinatie geassocieerd is geraakt? Zo ja, hoe?
E. Zo ja, is het voor de globale beoordeling relevant dat de verwerende partij zelf bij een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd is geraakt met de kleur of kleurencombinatie die zij voor het omstreden teken gebruikt?

IEFBE 440

Inaanmerkingneming van extra bewijsmateriaal na door BHIM gestelde termijn

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-621/11 P (New Yorker SHK Jeans/BHIM) - dossier
Zie eerder IEF 10258. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011, New Yorker SHK Jeans / BHIM (T415/09), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot vernietiging dat door de aanvrager van het woordmerk „FISHBONE”, voor waren van de klassen 18 en 25, is ingesteld tegen beslissing R 1051/20081 van de eerste kamer van beroep van het BHIM tot gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale merk „FISHBONE BEACHWEAR”, voor waren van klasse 25, alsook van het in het economische verkeer gebruikte nationale teken „Fishbone” is ingesteld. Normaal gebruik van het oudere merk. Inaanmerkingneming van extra bewijsmateriaal.

De hogere voorziening wordt afgewezen. Gerecht heeft terecht geoordeeld dat het niet verboden is voor het BHIM om na het door BHIM gestelde termijn ingeleverde bewijzen in aanmerking te nemen ex 76 lid 2.

26 In casu heeft de oppositieafdeling van het BHIM deze regel toegepast en Vallis K.‑Vallis A. een termijn gesteld om dat bewijs te leveren. Bovendien staat vast dat Vallis K.‑Vallis A. binnen deze termijn verschillende bewijzen van het gebruik van het oudere merk heeft overgelegd.

30 Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, zoals het Gerecht in het bestreden arrest terecht heeft geoordeeld, wanneer zoals in casu bewijzen die relevant worden geacht om het gebruik van het betrokken merk aan te tonen zijn overgelegd binnen de termijn die het BHIM krachtens regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 heeft gesteld, het na verloop van deze termijn nog mogelijk blijft bijkomende bewijzen van dat gebruik aan te dragen. In dat geval is het voor het BHIM geenszins verboden, zoals het Gerecht ook terecht heeft geoordeeld en in de punten 22 en 23 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, om dergelijke te laat overgelegde bewijzen in aanmerking te nemen op grond van de krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 hem toegekende beoordelingsbevoegdheid. 31 Derhalve moet het primaire onderdeel van het enige middel worden afgewezen.
IEFBE 438

Het verschil tussen rode veters en rode zolen

Een redactionele bijdrage van Suzanne van Duijn, LinkedIn-profiel.
Recentelijk is geoordeeld dat rode schoenveteruiteinden niet als gemeenschapsmerk kunnen worden geregistreerd. Het Gerecht EU bepaalde dat het rode schoenveteruiteinden aan onderscheidend vermogen ontbrak [IEF 12862]. Al eerder oordeelde het HvJ EU over oranje sokpunten dat deze evenmin als gemeenschapsmerk kunnen worden ingeschreven [IEF 9811]. Ook hier was het ontbreken van onderscheidend vermogen de reden. De vraag die rijst is waarom op de rode zool van Louboutin [IEF 12573] dan wel een merkrecht kan rusten. Waarin verschillen deze gekleurde onderdelen?

In de eerste zaak wilde de aanvrager een merk (laten) inschrijven dat de rode veteruiteinden van schoenen beschermt. Het betrof hier een zogezegd ‘Positionsmarke’, wat ziet op een merk met een bepaalde positie op of aan het product. Verzoeker heeft echter niet kunnen bewijzen dat andere schoenontwerpen wezenlijk anders zijn dan de onderhavige, of dat rode schoenveteruiteinden afwijken van de normen of gebruiken in de (schoenen)branche. Kortom: de rode schoenveteruiteinden missen het cruciale onderscheidend vermogen.

Een andere aanvrager wilde een merk inschrijven ter bescherming van de oranje kleur van de punt van een sok [IEF 9811]. Deze aanvraag is eveneens geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Dit omdat het aangevraagde merk volgens HvJ EU door het relevante publiek als een decoratief element zal worden opgevat. Oranje sokpunten wijken immers niet af van wat in de branche normaal of gebruikelijk is: het merk valt samen met de waren.

Wijken de rode zolen van Louboutin wel af van het in de branche gebruikelijke, en valt dit merk dan niet samen met de waren? In de meest recente rode zolenzaak Louboutin/VanHaren [IEF 12573] oordeelde de rechter dat (de kleur van) zolen wel degelijk samenvallen met de waren. Echter, Louboutin heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het relevante publiek het zoolmerk herkent als van Louboutin. Het zoolmerk is dus ingeburgerd. In tegenstelling tot rode schoenveteruiteinden en oranje sokpunten bezitten rode zolen van Louboutin (inmiddels) dus wel onderscheidend vermogen.

Enige kanttekening is dat ook rode zolen niet onderscheidend worden geacht indien sprake is van rode (hooggehakte) schoenen. Bij een geheel rode schoen is het immers niet per se afwijkend dat de schoen ook rode zolen heeft.

Dit biedt perspectief voor rode schoenveteruiteinden en oranje sokpunten. Wellicht moet Louboutin (ook) hier als inspiratiebron gebruikt worden, en moeten de schoenen, veters en sokken in verhouding met de schoenveteruiteinden en sokpunten consequent een meer contrasterende kleur krijgen. Blijkbaar kan iets dergelijks op den duur inburgeren, en kunnen rode schoenveteruiteinden en oranje sokpunten dan ook als merk worden ingeschreven. Een tweede kanttekening is dan wel: pas op voor na-apers!

Suzanne van Duijn

IEFBE 437

De eerste zaken over de new gTLD

Vijf LRO Expert Determinations. Inmiddels zijn de eerste LRO-zaken beslist. In deze zaken die enigszins vergelijkbaar zijn met UDRP-beslissingen, moet een panelist (die in deze procedure ook Expert wordt genoemd) op basis van een klacht gaan bepalen of het nieuwe top level domein (het gedeelte dus achter de punt) inbreuk maakt op de existing legal rights (meestal merkrechten) van derden. De procedure is opgenomen in artikel 9 van ICANN’s New gTLD Dispute Resolution Procedure, en verder uitgewerkt in de WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution. Informatie over de lopende Objections worden geregistreerd op deze pagina: LRO Cases. De vijf gepubliceerde zaken, zijn allemaal afwijzingen: