Merkenrecht - Droit des marques  

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Terechte afwijzing inschrijving KNUT - DER EISBÄR
B) Er is lijkt sprake te zijn van een emailadres: "IP_law@mbp." (oppositie: MBP)
C & D) De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat
E) Verwarringsgevaar tussen beeldmerken met woordelement Gitana en Kitana
F) Overeenstemmingen tussen ROVI Pharmaceuticals en ROVI (FARMA)
G) Verwarringsgevaar tussen ouder merk DENNISON en AVERY DENNISON
H) Prosept wordt niet ingeschreven (oppositie: Pursept)

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-250/10 (Knut IP Management / OHMI - Zoologischer Garten Berlin (KNUT - DER EISBÄR) - dossier - persbericht

CC-BY-SA Jens Koßmagk

A. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „KNUT - DER EISBÄR” (wiki: Knut - de ijsbeer), voor diensten van de klassen 9, 16, 25, 28 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 650/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 maart 2010, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het nationale woordmerk „KNUD”, voor waren van de klassen 9, 16 en 28. Het beroep wordt afgewezen, vanwege het verwarringsgevaar met KNUD (Berliner Zoo) is de registratie van het merk KNUT - DER EISBÄR (Knut IP Management) terecht geweigerd.

106    Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer bei der Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke keinen Fehler begangen hat..

119 Bei Berücksichtigung zum einen des Umstands, dass die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise zu unterschiedlichen Graden ähnlich sind, und zum anderen der Tatsache, dass die fraglichen Zeichen bei einer Gesamtbeurteilung erhebliche Ähnlichkeiten insbesondere deshalb aufweisen, weil die maßgeblichen Verkehrskreise sich vor allem an den übereinstimmenden Wortanfang der Marken, im vorliegenden Fall die Bestandteile „KNUD“ und „KNUT“, erinnern, konnte die Beschwerdekammer rechtsgültig aufgrund der Gesamtwürdigung aller einschlägiger Faktoren und der Wechselbeziehung zwischen den nach der oben in Randnr. 108 genannten Rechtsprechung in Betracht kommenden Faktoren zu dem Schluss gelangen, dass zwischen den Zeichen kein hinreichender Unterschied besteht, um beim Publikum jede Gefahr von Verwechslungen zwischen der älteren Marke mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und der Anmeldemarke zu vermeiden.

120 Angesichts dieser Feststellungen hat die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin keinen Fehler begangen, indem sie eine teilweise Ähnlichkeit „zu unterschiedlichen Graden“ angenommen hat und daher von einer Verwechslungsgefahr für alle geschützten Waren ausgegangen ist, ohne zwischen ihnen zu unterscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-338/09 (Müller-Boré & Partner / OHMI - Popp e.a. (MBP)) - dossier
B. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „MBP” voor diensten van de klassen 35 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1176/2007-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juni 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ip_law@mbp.” voor diensten van klasse 42 [red. o.a. Patent agent services; legal services; services of a representative registered at the European Patent Office (European Patent Attorney)]. Het beroep wordt afgewezen. Tussen de opgevoerde tekens bestaat verwarringsgevaar. Er is (vanwege het ontbreken van een topleveldomeinnaam) geen sprake van slechts een emailadres.

38 In Bezug auf den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen trägt die Klägerin zunächst vor, dass sich der identische Teil „mbp“ dieser Zeichen am Ende der älteren Marke befinde, während der Verbraucher seine Aufmerksamkeit vor allem auf den Wortanfang richte, den er als prägend ansehe. Im Übrigen hätte die Beschwerdekammer keine isolierte Prüfung eines einzelnen Bestandteils des Zeichens durchführen dürfen. Die Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Marken hänge vor allem vom relativen Gewicht der verschiedenen Bestandteile „ip“, „_“, „law“, „@“ und „mbp“ der älteren Marke ab. Die Bewertung der Beschwerdekammer, allein dem Bestandteil „mbp“ komme eine prägende Wirkung zu, sei nicht frei von Rechtsfehlern.

51 Die Beschwerdekammer konnte, ohne einen Fehler zu begehen, davon ausgehen, dass die ältere Marke als Ganzes gesehen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe, da die Bestandteile „ip_law“ und „mbp“, die dem „@“-Zeichen vorausgehen bzw. auf es folgten, geeignet seien, die fraglichen Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und die Funktion einer Angabe der betrieblichen Herkunft zu erfüllen.

55 Daher hat die Beschwerdekammer fehlerfrei dargelegt, dass im Rahmen des Vergleichs der beiden in ihrer Gesamtheit betrachteten Zeichen die Identität zwischen dem zweiten Bestandteil der älteren Marke ip_law@mbp. und dem einzigen Bestandteil der angemeldeten Marke MBP zu dem Schluss führe, dass eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit bestehe, indem sie zutreffend darauf hingewiesen hat, dass die beiden Bestandteile der älteren Marke, die durch das für E‑Mail‑Adressen typische „@“-Zeichen getrennt würden, getrennt wahrgenommen würden, auch wenn das ältere Zeichen, als Ganzes betrachtet, keine E‑Mail‑Adresse sei, da die Top-Level-Domain wie etwa „.de“ oder „.com“ am Ende fehle.

77 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Bezug auf die Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken keinen Fehler begangen hat. Folglich sind die von der Klägerin insoweit erhobenen Rügen zurückzuweisen.

90 Da die Beschwerdekammer angesichts der vorstehenden Ausführungen fehlerfrei den Schluss ziehen konnte, dass für die Dienstleistungen der Klasse 42 die Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke ip_law@mbp. besteht, so dass die Klage allein aus diesem Grund abzuweisen ist, ist weder über die Zulässigkeit noch gegebenenfalls die Begründetheit des von den Streithelfern hilfsweise gestellten Antrags zu entscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-437/11 (GOLDEN BALLS tegen BALLON D'OR) - dossier
Idem: zaak T-438/11 - dossier
C & D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „GOLDEN BALLS”, voor waren van de klassen 9, 21 en 24, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1310/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 mei 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het gemeenschapswoordmerk „BALLON D'OR”, voor onder andere waren en diensten van de klassen 9, 14, 16, 25 en 41. Het eerste dispositief wordt vernietigd, de vordering tot vernietiging wordt afgewezen.

De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen. Er is een begripsmatige overeenstemming. Echter een louter begripsmatige overeenstemming is onvoldoende om van verwarringsgevaar te spreken. De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond.

45      Zelfs wanneer in navolging van de kamer van beroep wordt erkend dat de woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen, betekent dit immers niet dat deze consument, die in het algemeen, zoals tussen partijen vaststaat, een zwakke kennis van het Engels heeft, deze woorden in hun specifieke combinatie „golden balls” spontaan zal begrijpen als een vertaling in het Engels van de Franse uitdrukking „ballon d’or”, die het oudere merk vormt.

59      Het is juist dat in deze context uit de vaste rechtspraak, zoals in de punten 53 en 54 supra in herinnering gebracht, blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat een louter begripsmatige overeenstemming van twee merken verwarringsgevaar kan creëren wanneer de waren dezelfde zijn, op voorwaarde echter dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Het volstaat evenwel om vast te stellen dat in casu niet is aangetoond dat het merk BALLON D’OR een dergelijk bijzonder onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren. Zelfs gesteld dat dit merk een groot onderscheidend vermogen zou hebben, en ermee rekening houdend dat de betrokken waren dezelfde zijn, kan de zeer geringe begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, bovendien in casu niet volstaan om op zichzelf verwarringsgevaar bij het doelpubliek te creëren (arrest Hai, punt 52 supra, punten 61, 64 en 65).

60      Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestond voor de door de conflicterende tekens aangeduide waren van klasse 16, die dezelfde waren. Wegens de verschillende talen van de conflicterende tekens is immers een duidelijk onderscheid ertussen ontstaan, zodat, zoals in de punten 44 tot en met 48 supra is opgemerkt, de gemiddelde consument deze niet rechtstreeks associeert zonder een intellectueel vertaalproces (zie in die zin arrest Buonfatti, punt 43 supra, punt 87).

61      Bijgevolg dient te worden besloten dat de bestreden beslissing wat het eerste punt van het dispositief betreft, voor zover daarbij de beslissing van de oppositieafdeling is vernietigd en de oppositie is toegewezen voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 16, moet worden vernietigd wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-569/11 (Gitana / OHMI - Teddy (GITANA)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „GITANA” voor waren en diensten van de klassen 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 36 en 38, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1825/20071 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 augustus 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het communautaire, internationale en nationale beeldmerk met het woordelement „KITANA” voor waren van de klassen 18 en 25. Het beroep wordt afgewezen, er is verwarringsgevaar.

75      It follows from all of the foregoing that the Board of Appeal correctly concluded that there was a likelihood of confusion between the marks at issue. Consequently, the applicant’s plea alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 must be rejected as unfounded.

76      The applicant’s action must therefore be dismissed in its entirety and there is no need to rule on the admissibility of the applicant’s request seeking that the registration of the trade mark sought be authorised.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-97/11 (Rovi Pharmaceuticals / OHMI - Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)) - dossier
F) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ROVI Pharmaceuticals” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 44 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 500/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 december 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale en gemeenschapswoord- en beeldmerken met de woordelementen „ROVI”, „ROVI CM Rovi Contract Manufacturing” en „ROVIFARMA” voor waren en diensten van de klassen 1, 3, 5, 39, 42 en 44. Het beroep wordt afgewezen, want er zijn voldoende gelijkenissen tussen de tekens.

88      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier figurative mark.

99      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier word mark.

116    Furthermore, the applicant criticises the Board of Appeal on the ground that it assessed the distinctive character of the word element ‘rovi’ by examining whether earlier marks identical to the signs at issue coexisted on the market in such a way that the distinctive character of that element and, therefore, the likelihood of confusion between the signs at issue could be regarded as reduced. According to the applicant, the examination of the distinctive character of that element ought to have been based on the finding that it is present in a large number of marks. The applicant adds that the Board of Appeal erred in finding that it was for the applicant to establish that marks identical to the signs at issue coexisted on the market.

126    The applicant cannot therefore argue that the Board of Appeal did not take account of the absence of similarity between certain of the goods and services designated in the trade mark application and those covered by the earlier word mark when it examined whether there was a likelihood of confusion between those signs.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-200/10 (Avery Dennison / OHMI - Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON)) - dossier
G) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „AVERY DENNISON” voor waren en diensten van de klassen 1 t/m 10, 12, 16 t/m 20, 22, 24, 28, 35, 37 t/m 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 798/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „DENNISON” voor waren van klasse 16. Het beroep wordt afgewezen, er is sprake van verwarringsgevaar tussen de tekens.

 

151    Par ailleurs, s’agissant des produits désignés par la marque demandée, et considérés par la chambre de recours et la division d’opposition comme ayant de très faibles similitudes avec ceux couverts par la marque antérieure, il convient de conclure également à l’existence d’un risque de confusion. En effet, bien que la similitude des produits, en l’espèce, soit très faible, celle des signes étant élevée, elle ne permet pas ainsi d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause [arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié au Recueil, point 48].

152    Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits désignés par celles-ci sont suffisamment élevés.

153    Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent concernant les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception de ceux visés au point 11 ci-dessus.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-284/12 (Oro Clean Chemie / OHMI - Merz Pharma (PROSEPT)) - dossier
H) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk PROSEPT voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1053/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 maart 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk Pursept voor waren van klasse 5 [EU-merk]. Het beroep wordt afgewezen, het merk Prosept wordt niet ingeschreven. De fouten van de kamer van beroep hebben geen uitwerking op het oordeel dat er van overeenstemmende tekens sprake is en daarmee ook niet op de rechtmatigheid van de aangevallen beslissing.

67      Mithin wirken sich die Fehler der Beschwerdekammer nicht auf die Feststellung der Ähnlichkeit der Zeichen aus und beeinträchtigen daher nicht die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung.

68      Diese Schlussfolgerung wird nicht durch das von der Klägerin im Stadium der Erwiderung hilfsweise vorgetragene Argument in Frage gestellt, dass die Beschwerdekammer, falls es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um die breite Öffentlichkeit handele, angesichts der von ihr aufgeführten 62 älteren Marken, die Desinfektionsmittel kennzeichneten und sämtlich den Bestandteil „sept“ enthielten, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke hätte annehmen müssen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beeldmerk dat een tampon weergeeft, mist onderscheidend vermogen
B) Over het ambtshalve onderzoek van feiten door het OHIM

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-492/11 (Rauscher/OHIM) - dossier
A) Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing R 2168/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt( BHIM) van 20 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een beeldmerk dat een tampon weergeeft in te schrijven voor waren van de klassen 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen, het aangevraagde beeldmerk mist onderscheidend vermogen.

28 Demnach kann die angemeldete Form, da sie sich nicht wesentlich von der üblichen Form der fraglichen Waren unterscheidet, nicht die Hauptfunktion der Marke erfüllen, nämlich auf die Herkunft der Ware hinzuweisen. Die Beschwerdekammer war daher zu Recht der Meinung, dass der angemeldeten Marke von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-320/10 (Fürstlich Castell'sches Domänenamt / OHMI - Castel Frères (CASTEL)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter. Ambtshalve onderzoek van feiten. Beroep tot vernietiging van beslissing R 962/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 mei 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de nietigheidsafdeling van de door verzoekster ingediende vordering tot nietigverklaring van het woordmerk „CASTEL” voor waren van klasse 33. Het beroep wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd.

Volgens artikel 76 lid 1 moeten de onderzoekers en de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken om uit te maken of het aan hun voorgelegde merk valt onder een absolute weigeringsgrond. In een nietigheidsprocedure kan het BHIM niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artt. 52 en 55 volgt dat er een vermoeden van geldigheid is als logische gevolg van de controle door het BHIM. Dit vermoeden beperkt de onderzoeksplicht van het BHIM op absolute weigeringsgronden (art. 76). In een nietigheidsprocedure dient de persoon die de nietigverklaring vordert de concrete elementen aan te voeren voor het BHIM, immers het ingeschreven gemeenschapsmerk wordt geldig geacht.

25 Anders dan verzoeker stelt, moest deze absolute weigeringsgrond hoe dan ook niet ambtshalve worden onderzocht door de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure.

26 Volgens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moeten de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken teneinde uit te maken of het ter inschrijving voorgedragen merk onder één van de weigeringsgronden van artikel 7 van deze verordening valt. Hieruit volgt dat de bevoegde instanties van het BHIM hun beslissingen kunnen baseren op feiten die door de aanvrager niet zijn aangevoerd. Het BHIM moet de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond kan toepassen, ambtshalve onderzoeken [arrest Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C‑25/05 P, Jurispr. blz. I‑5719, punt 50; arresten Gerecht van 15 maart 2006, Develey/BHIM (Vorm van plastic fles), T‑129/04, Jurispr. blz. II‑811, punt 16, en 12 april 2011, Fuller & Thaler Asset Management/BHIM (BEHAVIOURAL INDEXING en BEHAVIOURAL INDEX), T‑310/09 en T‑383/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29].

27 In het kader van een nietigheidsprocedure kan het BHIM evenwel niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artikelen 52 en 55 van verordening nr. 207/2009 blijkt dat het gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd totdat het door het BHIM na een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard. Het geniet dus een vermoeden van geldigheid, dat het logische gevolg is van de controle door het BHIM in het kader van het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving.

28 Dit vermoeden van geldigheid beperkt de in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde verplichting van het BHIM om de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden zou kunnen toepassen ambtshalve te onderzoeken, tot het onderzoek van de gemeenschapsmerkaanvraag dat door de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep wordt verricht in het kader van de inschrijvingsprocedure van dat merk. In een nietigheidsprocedure staat het, aangezien het ingeschreven gemeenschapsmerk geldig wordt geacht, evenwel aan de persoon die de vordering tot nietigverklaring heeft ingediend om de concrete elementen die afdoen aan de geldigheid ervan aan te voeren voor het BHIM.

29 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure niet ertoe was gehouden de relevante feiten op basis waarvan zij de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 207/2009 had kunnen toepassen, ambtshalve te onderzoeken.

30 Het onderhavige middel dient dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Verslag Forum/ExCo van AIPPI International, Helsinki, 5-10 september 2013.
Octrooien, bekende merken, duur van het auteursrecht, schadevergoeding, plain packaging, Unified Patent Court.
Van 5-10 september vond het Forum/ExCo van AIPPI plaats in Helsinki. Ongeveer 15 leden van de VIE, de Nederlandse groep van AIPPI, waren daarbij aanwezig. Tijdens het ExCo zijn er vier nieuwe resoluties aangenomen naar aanleiding van de zgn. working questions:
Q233: Grace period for patents
Q234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation
Q235: Term of copyright protection
Q236: Relief in IP proceedings other than injunctions or damages

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten die door de diverse nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Helsinki hebben plaatsgevonden.

Verder is er in Helsinki gedebatteerd over een resolutie over ‘plain packaging’ naar aanleiding van nieuwe wetgeving in Australië en voorgestelde wetgeving in de EU die fabrikanten van rookwaren beperkingen opleggen over de wijze waarop zij hun merk mogen voeren op verpakkingen van tabaksproducten. In Helsinki werd nog geen consensus bereikt. Er ligt een concepttekst voor een resolutie waarover binnen enkele dagen elektronisch alsnog door het Executive Committee zal worden gestemd in de hoop dat er op tijd voor de stemming door het Europees parlement een resolutie zal zijn aangenomen.

Ook is er wederom gedebatteerd over het Unified Patent Court. Het Executive Committee heeft een Position Paper aangenomen dat ingestuurd zal worden in het kader van de public consultation over de Draft Rules of Procedure.

In 2014 zal er weer een World Congress zijn. Dit zal plaatsvinden in Toronto van 14 – 18 september. Daar zullen wederom delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De vragen die in Toronto aan de orde zullen komen zijn:
Q238: Second medical use or indication claims
Q239: The basic mark requirement under the Madrid system
Q240: Exhaustion issues in copyright law
Q241: IP licensing and insolvency

Leden van de VIE kunnen zich nu vast bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor één of meer van de vragen. Zodra de working guidelines door het Bureau van AIPPI in Zwitserland zijn opgesteld, zullen de werkgroepen aan het werk kunnen.

Zie voorgaande verslag AIPPI World Congres Seoul: IEF 11939

Conclusie A-G HvJ EU 12 september 2013, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing  van het Oberster Patent- und Markensenat.
Uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) – Gronden voor vervallenverklaring. Ingeschreven woordmerk 'Kornspitz' dat voor de consument de gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken waar omdat de tussenpersonen niet meedelen dat het een merk betreft. Afwezigheid van alternatieve benamingen om de betrokken waar aan te duiden. Nalaten van de merkhouder.

Conclusie A-G:
1. Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG moet aldus worden uitgelegd dat het relevante publiek voor de beoordeling van de vraag of een merk tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden waarvoor het is ingeschreven, in de eerste plaats de verbruikers en de eindverbruikers zijn (...)

Naargelang van de kenmerken van de markt moeten eveneens de bij de afzet van de waar betrokken ondernemers in aanmerking worden genomen. Van kenmerken die pleiten voor een dergelijke inaanmerkingneming is met name sprake wanneer de desbetreffende ondernemers een bepaalde mate van invloed op de aankoopbeslissing van de eindverbruiker uitoefenen. Voor zover dat niet het geval is, is een merk tot gebruikelijke benaming geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven, wanneer het door de eindverbruikers als zodanig wordt opgevat, hoewel de handelaren die de waar zelf uit een halffabricaat van de merkhouder vervaardigen en de waar met toestemming van de merkhouder onder de merknaam verkopen, zich ervan bewust zijn dat het om een herkomstaanduiding gaat en de eindverbruiker doorgaans niet op deze omstandigheid attenderen.

2. Voor de beoordeling van de vervallenverklaring van een merk is het niet van belang of de eindverbruikers wegens het ontbreken van equivalente alternatieven op de desbetreffende benaming zijn aangewezen.

3. Er is sprake van een nalaten als bedoeld in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn wanneer de merkhouder niet de voor hem redelijke maatregelen treft om zijn merk te beschermen tegen een ontwikkeling tot soortnaam. Daartoe behoort eveneens een passende beïnvloeding van zijn licentiehouders.

Gestelde prejudiciële vragen
1. Is een merk "de gebruikelijke benaming van een waar of dienst" geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG (merkenrichtlijn) wanneer
a.    de handelaars zich er weliswaar van bewust zijn dat dit een aanduiding van herkomst betreft, maar dit niet laten blijken tegenover de eindverbruikers, en
b.    de eindverbruikers het merk (ook) daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
2. Is reeds sprake van "nalaten" in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaars hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?
3. Moet een merk dat door het toedoen of nalaten van de houder ervan voor eindverbruikers, maar niet in het handelsverkeer een gebruikelijke benaming is geworden, enkel vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Afwijzing beroep REVARO / RECARO
B) Wel verwarringsgevaar tussen EUROCOOL / EUROCOOL LOGISTICS

Gerecht EU 6 september 2013, zaak T-349/12 (Leiner/OHIM - Recaro (REVARO)) - dossier

Merkenrecht. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „REVARO” voor waren van de klassen 11, 20 en 24, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 482/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 mei 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van internationale inschrijving „RECARO” voor waren van de klassen 10, 12, 14, 20, 25 en 28. Het beroep wordt afgewezen. Op de MARQUES-blog.

 

25. Ferner könnte der Verbraucher den Würfel trotz seiner nicht zu vernachlässigenden Bedeutung und seiner Stellung am Anfang der angemeldeten Marke im Vergleich mit dem Wortbestandteil als dekoratives Element ansehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM – Sadia [GRUPO SADA], T‑31/03, Slg. 2005, II‑1667, Randnr. 57). Außerdem hat dieser Bildbestandteil, wie das HABM und die Streithelferin zu Recht geltend machen, keinen eigenen Bedeutungsgehalt, der der Marke Unterscheidungskraft verliehe oder die betroffenen Waren bezeichnete (vgl. in diesem Sinne Urteil MAGIC SEAT, Randnr. 31).

26. Was schließlich die Stilisierung des Bestandteils „Revaro“ in der angemeldeten Marke angeht, ist das Vorbringen der Klägerin, dass diese das Gewicht des Bildbestandteils der angemeldeten Marke verstärke, zurückzuweisen. Die stilisierte Darstellung des Bestandteils „Revaro“ beeinträchtigt nämlich, wie in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, in keiner Weise seine Lesbarkeit und unmittelbare Erkennbarkeit in der angemeldeten Marke.

27. Die Beschwerdekammer hat folglich dadurch, dass sie ihre Prüfung beim Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken in erster Linie auf den Wortbestandteil der angemeldeten Marke gestützt hat, keinen Fehler begangen.

Gerecht EU 6 september 2013, zaak T-599/10 (Eurocool Logistik / OHMI - Lenger (EUROCOOL)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „EUROCOOL” voor diensten van de klassen 39 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 451/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „EUROCOOL LOGISTICS”, voor diensten van de klassen 35 en 39, en van de in het economisch verkeer in Duitsland gebruikte handelsnaam „EUROCOOL LOGISTICS” is ingesteld.

Het beroep wordt toegewezen en de beslissing van de Kamer van Beroep wordt vernietigd voor de diensten "ontwikkeling van software voor gekoelde transporten" in klasse 42 en "vervoersdienstverlening" in klasse 39. Er is wel sprake van verwarringsgevaar.

Zur Verwechslungsgefahr
136. Das Gericht übt nämlich, worauf in Randnr. 31 des vorliegenden Urteils hingewiesen worden ist, eine Rechtmäßigkeitskontrolle der Entscheidungen des HABM aus. Folglich hat, wie aus Randnr. 52 des Urteils EUROCOOL (oben in Randnr. 7 angeführt) hervorgeht, die Beschwerdekammer rechtsfehlerhaft festgestellt, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft habe.

144. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zur Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Dienstleistungen geäußert hat, so dass das Gericht über die Befugnis verfügt, die Entscheidung in Bezug auf diesen Punkt abzuändern (vgl. in diesem Sinne Urteil Edwin/HABM, oben in Randnr. 143 angeführt, Randnr. 72). Wie aber aus den Randnrn. 96 und 141 des vorliegenden Urteils hervorgeht, hätte die Beschwerdekammer feststellen müssen, dass zwischen zum einen den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung von Software für die Lagerhaltung, Kommissionierung und den Transport von gekühlten und tiefgekühlten Waren“ der Klasse 42 und zum anderen der von der älteren Marke erfassten „Dienstleistung einer Spedition“ der Klasse 39 keine Ähnlichkeit besteht, so dass sie mit der Feststellung, dass in Bezug auf diese Dienstleistungen zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr bestehe, einen Rechtsfehler begangen hat.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van zeven oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juli 2013.

22-08	2007099	BULLIT	Bouillet	1233225	Toegew.	fr
19-08	2007473	JOURNAL DU MEDICIN	LE JOURNAL DU SPECIALISTE	1242085	Afgew.	fr
19-08	2007472	JOURNAL DU MEDICIN	LE JOURNAL DU SPECIALISTE	1242085	Afgew.	fr
19-08	2007474	JOURNAL DU MEDICIN	LE JOURNAL DU SPECIALISTE	1242085	Afgew.	fr
19-08	2007475	JOURNAL DU MEDICIN	LE JOURNAL DU SPECIALISTE	1242085	Afgew.	fr

14-08	2007331	PARTY	PARTY	1238637	Afgew.	fr
06-08	2006297	FT	FTI	1220009	Toegew.	nl

OHIM Kamer van Beroep 31 juli 2013, zaak 6699 C (The Backup Shoe tegen Hoogeboom; Walk in the park)
Beslissing ingezonden door Noortje Kee, Roots IP  en Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.
Merkenrecht. Het betreft het woordmerk WALK IN THE PARK in 2009 ingeschreven en in 2010 geregistreerd voor de klassen 18, 25 en 35. The Backup Shoe heeft een nietigheidsverzoek ingediend gebaseerd aan haar in 2006 geregistreerde nationaal merk voor de klasse 25. Verzoekster kan het normaal gebruik (‘genuine use’) niet aantonen. De factoren tijd, plaats, de mate en aard van het gebruik van het merk zijn cumulatief om normaal gebruik aan te kunnen nemen. Het is echter niet mogelijk, aan de hand van het overlegde bewijs, om te bepalen in welke mate of hoe intensief het merk is gebruikt om normaal gebruik binnen het relevante tijdvak aan te nemen. Het nietigheidsverzoek wordt afgewezen.

Overall assessment of the proof of use
(34) Although some of the evidence indicates that the mark has been used as a trade mark for some of the contested goods, it is not possible, based on the evidence submitted, to determine the extent of the use for any of the goods on which the application is based or if the use has been extensive enough to fullfil the criteria of genuine use for the contested goods within the relevant time period.

(35) The factors time, place, extent and nature of use are cumulative. This means that the evidence must provide sufficient indications of all these factors in order to prove genuine use. Therefore, since the applicant failed to provide sufficient indications of the extent of use for any goods of the earlier mark, the Cancellation Division concludes, after an overall assessment, that the applicant has failed to provide sufficient indications of genuine use within the relevant time period.

(36) In the absence of the earlier mark, the application must be rejected pursuant to Article 57(2) and (3) CTMR. Therefore, the Cancellation Division will not proceed to the comparison of the marks under Article 8 (1)(a) and 8 (1)(b).

Conclusion
(37) It follows that the request for a decleration of invalidity, in the absence  of valid evidence of genuine use, must be rejected.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 14 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie mei/juni 2013.

17-07	2005528	(fig.)	(fig.)	883681	Afgew.	nl
12-07	2006090	DOLE	DOLCA	1216315	Afgew.	nl
12-07	2006089	DOLE	DOLCA	1216312	Afgew.	nl
12-07	2006855	ENVICOMP	E ENVYCOM	1227975	Toegew.	nl
09-07	2006933	BOODSCHAPPEN	Boodschapp	1228867	Afgew.	nl

09-07	2007387	BOODSCHAPPEN	B BOODSCHAPP	1237656	Afgew.	nl
09-07	2007989	ChiQi	CHIQ LUCKY WEAR	1254020	Toegew.	nl
08-07	2006253	ALDI	KALDI	1218590	Gedeelt.	nl
08-07	2007758	POM	POM	1247700	Afgew.	nl
08-07	2007861	I ACCOUNTANTS	Hubad i-accountants Limburg	1248834	Afgew.	nl
08-07	2007144	N Naffta	NAFT	201171	Afgew.	nl
04-07	2007181	COHIBA	COLITA HABANA	1231220	Toegew.	nl
03-07	2006718	THE ZOUTE	T ZOUTE	1227572	Afgew.	nl
03-07	2007016	BIT	BIT AGENCY	1228730	Gedeelt.	nl

Advies van het Openbaar Ministerie Arbeidshof Brussel 12 juli 2013, 2013/AR/77 (N.V. Telenet tegen BBIE)
België. Advies OM. Merkenrecht. Advies tot afwijzing. Telenet is een telecombedrijf dat haar activiteiten ontplooit in Vlaanderen en Brussel en dat in haar mededelingen bestemd voor het publiek sedert lang geel als dominante kleur gebruikt.

Telenet heeft zich tot het Hof gericht ten einde een bevel tot vernietiging te verkrijgen van een beslissing van het BBIE dat haar de definitieve weigering meedeelde over te gaan tot inschrijving van het merk dat het voorwerp uitmaakte van haar aanvraag onder het depotnummer 1222275. Het betreft een aanvraag tot  inschrijving van een abstract contourloos kleurmerk (een geeltint, geïdentificeerd in de aanvraag als RAL 1018) voor de volgende diensten: “Triple play (TV, Telefonie, Internet) diensten”.

Besluit - Er kan niet vastgesteld worden dat het “teken” van Telenet in de perceptie van het relevante publiek geschikt zou zijn om de diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd, als afkomstig van eiser te identificeren en dus om deze diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De vordering van Telenet er toe strekkend dat de inschrijving zou bevolen worden van het merk aangevraagd onder het nummer 1222275 dient o.i. derhalve ongegrond verklaard te worden. Om deze reden adviseert mijn ambt uw Hof, het beroep van de eisende partij als ongegrond af te wijzen.

Lees het advies 2013/AR/77

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12 (Specsavers tegen Healthcare) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal, Engeland & Wales.
Gebruik van apart ingeschreven woord- en beeldmerk tezamen gebruiken, levert gebruik ex art. 15 en 51 op? Uitlegging van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15 en 51 van Gemeenschapsmerkverordening. Begrip „normaal gebruik”. Gecombineerd gebruik van afzonderlijk ingeschreven beeldmerk en woordmerk. Merk ingeschreven zonder kleur, maar gebruikt in een bepaalde kleur zodat die kleur bij een deel van het publiek met het merk geassocieerd is geraakt.

Het Hof verklaart voor recht:

1) De artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van Gemeenschapsmerkverordening moeten aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.

2) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.

3) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

Gestelde vragen:

A. Indien een handelaar houder is van afzonderlijk ingeschreven gemeenschapsmerken voor
i) een beeldmerk;
ii) een woordmerk;
en deze beide tezamen gebruikt, kan dit dan gebruik van het beeldmerk voor de toepassing van de artikelen 15 en 51 van verordening nr. 207/2009 opleveren? Zo ja, hoe dient het gebruik van het beeldmerk te worden beoordeeld?
B. Maakt het daarbij verschil of:
i) het woordmerk over het beeldelement is geplaatst?
ii) de handelaar ook de combinatie van het beeldelement en het woordmerk als gemeenschapsmerk heeft ingeschreven?
C. Hangt het antwoord op vraag A of B ervan af of het beeldelement en de woorden door de gemiddelde consument worden opgevat als i) afzonderlijke tekens; of ii) tekens met elk een zelfstandige onderscheidende rol? Zo ja, hoe?
D. Is de kleur (of kleuren) waarin de verwerende partij het omstreden teken gebruikt, relevant bij de globale beoordeling van i) het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, of ii) het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, indien een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal heeft gebruikt in een bepaalde kleur of kleurencombinatie, waardoor het bij een aanzienlijk deel van het publiek (in een deel van, maar niet in de gehele Gemeenschap) met die kleur of kleurencombinatie geassocieerd is geraakt? Zo ja, hoe?
E. Zo ja, is het voor de globale beoordeling relevant dat de verwerende partij zelf bij een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd is geraakt met de kleur of kleurencombinatie die zij voor het omstreden teken gebruikt?