Merkenrecht - Droit des marques  

HvJ EU 3 oktober 2013, C-120/12P - dossier, C121/12P - dossier,  C122/12P - dossier.
Zie eerder IEF 10688 en IEF 12658. Bewijs van bestaan en geldigheid van ouder merk. Bewijzen en vertalingen ingediend na afloop van de door het BHIM gestelde termijn. Beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep. Niet-tijdige overlegging van documenten. Hogere voorzieningen tegen arresten van het Gerecht van 16 december 2011, Rintisch / BHIM (T-62/09; T-109/09; T-152/09). Inhoudende de verwerping van beroep strekkende tot vernietiging van eerdere beslissingen inhoudende verwerping van beroepen tegen de beslissingen van de opossitieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie ingesteld tegen inschrijving van de woordmerken "PROTI SNACK", "PRO VITAL" en "PROTIACTIVE". Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009]. Het Hof van Justitie EU verwerpt de hogere voorzieningen.

De bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van de merken die Rintisch moest overleggen zijn nauwkeurig en uitputtend opgesomd in 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

Hogere voorziening
C-120/12P
36. Niettemin dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep in punt 39 van de litigieuze beslissing heeft aangegeven dat, indien zou worden verklaard dat zij beschikte over een beoordelingsvrijheid om te beslissen of rekening diende te worden gehouden met te laat overgelegde documenten, zij die in elk geval in het nadeel van opposant zou hebben uitgeoefend. Zij heeft vervolgens in de punten 40 tot en met 43 van die beslissing de rechtvaardigingsgronden daarvoor uiteengezet.

37. Deze gronden, die de kamer van beroep subsidiair aanvoert om te weigeren rekening te houden met bewijzen die door Rintisch te laat zijn overgelegd, kunnen het gebrek in de litigieuze beslissing slechts herstellen indien op basis daarvan kan worden geoordeeld dat de kamer van beroep de beoordelingsvrijheid die zij op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft, daadwerkelijk heeft uitgeoefend om, gemotiveerd en naar behoren rekening houdend met alle relevante omstandigheden, te beslissen of het voor haar beslissing nodig was, met de niet tijdig overgelegde bewijzen rekening te houden (zie in die zin arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 110).

38. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat, wanneer het BHIM in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, er met name gegronde reden kan zijn om met niet tijdig aangevoerde feiten of bewijzen rekening te houden wanneer het BHIM van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden (reeds aangehaalde arresten BHIM/Kaul, punt 44, en Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, punt 113).

39. Voor zover Rintisch in casu zijn oppositie met name heeft gebaseerd op drie ingeschreven Duitse merken, zijn de bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van deze merken die hij tijdens de oppositieprocedure moest overleggen, nauwkeurig en uitputtend opgesomd in regel 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid dus op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-610/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Gemeenschapswoordmerk, normaal gebruik van het merk, bewijs. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T-434/09), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen.

Volgens Centrotherm heeft het Gerecht ten onrechte gesteld dat het verklaring op erewoord geen bewijskracht heeft. Ook had het BHIM in een procedure tot vervallenverklaring de in verordening (EG) nr. 207/2009 vastgestelde regels ambtshalve had moeten onderzoeken. Verder stelt Centrotherm had het BHIM de niet tijdig overlegde bewijsstukken in aanmerking kunnen nemen. Tenslotte had het Gerecht regel 40, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 buiten toepassing moeten verklaren.

 

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)      Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 september 2011, Centrotherm Systemtechnik/BHIM – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T‑434/09), wordt vernietigd.
2)      Punt 2 van het dictum van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 25 augustus 2009 (zaak R 6/2008‑4) wordt vernietigd.
3)      Centrotherm Systemtechnik GmbH, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, dragen hun eigen kosten betreffende zowel de procedure in eerste aanleg als de procedure in hogere voorziening.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-609/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T427/09), waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) is vernietigd voor zover zij de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 oktober 2007 gedeeltelijk heeft vernietigd. Normaal gebruik van het merk. Bewijs. Centrotherm stelt dat het arrest inbreuk maakt op haar recht om autonome conclusies en middelen voor te dragen die met name strekken tot wijziging van de vastgestelde beslissing. Zij is van mening dat het Gerecht blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting betreffende het normaal gebruik van het merk. Verder is volgens Centrotherm het Gerecht voorbijgegaan aan rechtspraak van het Hof betreffende normaal gebruik en symbolisch gebruik. Als laatste heeft het Gerecht ten onrechte een verklaring op erewoord niet als bewijsmiddel gekwalificeerd. De middelen slagen niet.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) Centrotherm Systemtechnik GmbH wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de kosten van centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt zijn eigen kosten.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-421/13 (Apple) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. 3D-vormmerk. Winkelinrichting. Verpakking van de waren ook de presentatie van een dienst. Apple vraagt uitbreiding van de bescherming van haar op 10 november geregistreerd driedimensioneel internationaal merk ‘steel gray and light brown’ tot Duitsland voor klasse 35, met als omschrijving ‘een onderscheidend teken en uit de inrichting van een detailhandelszaak’. Het DPMA weigert de inschrijving op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Apple gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht stelt vast dat de uitkomst van het beroep afhangt van de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de richtlijn. De vraag of een driedimensionele vorm van een winkelinrichting als merk voor diensten van detailhandelszaken kan worden beschermd is niet wettelijk geregeld en tot dusver in Duitsland evenmin beantwoord in de rechtspraak.

1. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van „verpakking” van waren ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?

2. Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?
3. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling is voldaan door een uitgetekende voorstelling alleen of met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of absolute groottes in meter of relatieve groottes met schaalaanwijzing?
4. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de draagwijdte van de bescherming van het dienstmerk voor de detailhandel zich ook uitstrekt tot de door detailhandelaren zelf geproduceerde waren?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-420/13 (Netto Marken Discount) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. Nice-classificaties. Aangeboden diensten inhoudelijk nader specificeren als de door detailhandelaar verkochte waren? Verzoekster heeft in september 2011 verzocht om opname van het woord-/beeldteken Netto in het door het DPMA bijgehouden register. In september 2012 wordt de opname gedeeltelijk afgewezen: de inhoud en omvang van de diensten zouden niet duidelijk en nauwkeurig van andere diensten te onderscheiden zijn zodat een indeling in klassen niet mogelijk was. Verzoekster gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht moet de vraag beantwoorden of een opgave van de diensten, waarbij een teken wordt aangevraagd voor detail- en groothandel in nader aangeduide diensten, voldoende bepaald is. Aangezien dat een vraag van Unierecht is legt hij het HvJ EU de volgende vragen voor:

1) Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat onder een dienst in de zin van deze bepaling ook de detailhandel in diensten wordt begrepen?
2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de door een detailhandelaar aangeboden diensten inhoudelijk net zo nader moeten worden gespecificeerd als de door een detailhandelaar verkochte waren?

a) Volstaat het voor de specificatie van de diensten dat
aa) enkel de dienstensector in het algemeen of algemene benamingen,
bb) enkel de klasse(n) of
cc) elke afzonderlijke dienst concreet worden aangeduid?
b) Spelen deze aanduidingen dan een rol bij de bepaling van de datum van de aanvraag, of is het bij de aanduiding van algemene benamingen of klassen mogelijk om deze te wijzigen of aan te vullen?
3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het dienstmerk voor de detailhandel in diensten ook betrekking heeft op diensten die de detailhandelaar zelf verricht?

HvJ EU 19 september 2013, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt) - dossier
Zie eerder IEF 10897 en IEF 12575. Verzoek om een prejudiciële beslissing Hof van Cassatie.
Uitlegging van de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Rechten van de merkhouder in geval van duurzame verdeling van de exploitatie van het merk met een derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor het gedeelte van de bedoelde waren en van een onherroepelijke toestemming die de houder aan de derde heeft gegeven voor het gebruik van dit merk. Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

Gestelde prejudiciële vragen
Het Hof van Cassatie vraagt zich daarentegen af, of het Hof van Beroep te Brussel zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting Martin Y Paz de mogelijkheid kon ontnemen om haar merken aan Gauquie tegen te werpen en om haar merken zelf voor handtassen en schoenen te gebruiken. Derhalve heeft het Hof van Cassatie bij voornoemd arrest van 2 december 2011 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
1) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht door de merkhouder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
– wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren;
– wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht aan een andere sanctie wordt onderworpen?
2) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde voor dit merk gevoerde publiciteit en bij de clientèle verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

Conclusie A-G HR 13 september 2013, 08/01901 (Red Bull tegen Frisdranken Industrie Winters)
Conclusie ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Peter Claassen, AKD.
Zie eerder: IEF 10674 en IEF 8610. Merk, merkgebruik, na antwoord op prejudiciële vraag, afvuljurisprudentie. De zaak gaat over de vraag of Winters met RED BULL-merken overeenstemmende tekens 'gebruikt' in merkenrechtelijke zin.

Advocaat-Generaal Verkade concludeert dat de Hoge Raad de zaak nu zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen. Winters cassatiemiddel komt er op neer dat het hof heeft miskend "dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruik ter onderscheiding van waren". Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Red Bull stelt nog dat het hof nog niet heeft vastgesteld of zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU. Volgens Verkade ligt dit al besloten in rechtsoverweging 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter.

Procesverloop
1.2. De zaak gaat over de vraag of Winters, die als afvulbedrijf in opdracht van een derde door die derde ter beschikking gestelde blikjes, met daarop tekens die te veel op de merken van RED BULL lijken, vult met energydrank en die blikjes weer ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, aldus de met de RED BULL-merken overeenstemmende tekens ‘gebruikt’ in merkenrechtelijke zin.

Nadere beoordeling Winters' cassatiemiddelen
3.1. De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 februari 2010 onder 3.3 Winters’ cassatiemiddel l samengevat. Het verst strekkende eerste onderdeel van dit middel komt, in de woorden van de Hoge Raad, in de kern erop neer dat het hof heeft miskend ‘dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruikt ter onderscheiding van eigen waren’.

3.2. Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Een afvuller als Winters maakt zelf geen gebruik van de in het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bedoelde, volgens dat hof met de ingeschreven merken van Red Bull overeenstemmende, tekens.

3.5.2. Winters meent dat na het arrest van het HvJ EU de vorderingen van Red Bull voor afwijzing gereed liggen, en dat de Hoge Raad de zaak zelf zou kunnen afdoen.

3.5.3. Red Bull denkt daar anders over. Red Bull legt de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht naast hetgeen door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch — al dan niet — zou zijn vastgesteld. Zij merkt in dit verband op:

13. Met name heeft het Gerechtshof niet getoetst en niet kunnen toetsen of de in deze zaak aan de orde zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU.

14. Zo heeft het Gerechtshof niet vastgesteld dat Winters en haar handelen voldoen aan de door het HvJ EU gegeven omschrijving van een "(1) dienstverlener die (2) in opdracht en (3) volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die (4) hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop (5) door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht".

3.5.4. lk meen dat deze stellingname van Red Bull niet opgaat. In de — in appel niet bestreden — rov. 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter, en in de — in cassatie niet bestreden — rov. 6.10 van het hof ligt besloten een aanname (in dit kortgeding) van de aanwezigheid van een feitelijke context die Red Bull nu als nog te toetsen ’kwalificaties’ ziet.

3.5.5. Ik meen dus dat de Hoge Raad inderdaad de zaak zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen.

Conclusie
Mijn nadere conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, met afdoening als in nr. 3.55 van deze conclusie bedoeld.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Terechte afwijzing inschrijving KNUT - DER EISBÄR
B) Er is lijkt sprake te zijn van een emailadres: "IP_law@mbp." (oppositie: MBP)
C & D) De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat
E) Verwarringsgevaar tussen beeldmerken met woordelement Gitana en Kitana
F) Overeenstemmingen tussen ROVI Pharmaceuticals en ROVI (FARMA)
G) Verwarringsgevaar tussen ouder merk DENNISON en AVERY DENNISON
H) Prosept wordt niet ingeschreven (oppositie: Pursept)

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-250/10 (Knut IP Management / OHMI - Zoologischer Garten Berlin (KNUT - DER EISBÄR) - dossier - persbericht

CC-BY-SA Jens Koßmagk

A. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „KNUT - DER EISBÄR” (wiki: Knut - de ijsbeer), voor diensten van de klassen 9, 16, 25, 28 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 650/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 maart 2010, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het nationale woordmerk „KNUD”, voor waren van de klassen 9, 16 en 28. Het beroep wordt afgewezen, vanwege het verwarringsgevaar met KNUD (Berliner Zoo) is de registratie van het merk KNUT - DER EISBÄR (Knut IP Management) terecht geweigerd.

106    Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer bei der Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke keinen Fehler begangen hat..

119 Bei Berücksichtigung zum einen des Umstands, dass die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise zu unterschiedlichen Graden ähnlich sind, und zum anderen der Tatsache, dass die fraglichen Zeichen bei einer Gesamtbeurteilung erhebliche Ähnlichkeiten insbesondere deshalb aufweisen, weil die maßgeblichen Verkehrskreise sich vor allem an den übereinstimmenden Wortanfang der Marken, im vorliegenden Fall die Bestandteile „KNUD“ und „KNUT“, erinnern, konnte die Beschwerdekammer rechtsgültig aufgrund der Gesamtwürdigung aller einschlägiger Faktoren und der Wechselbeziehung zwischen den nach der oben in Randnr. 108 genannten Rechtsprechung in Betracht kommenden Faktoren zu dem Schluss gelangen, dass zwischen den Zeichen kein hinreichender Unterschied besteht, um beim Publikum jede Gefahr von Verwechslungen zwischen der älteren Marke mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und der Anmeldemarke zu vermeiden.

120 Angesichts dieser Feststellungen hat die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin keinen Fehler begangen, indem sie eine teilweise Ähnlichkeit „zu unterschiedlichen Graden“ angenommen hat und daher von einer Verwechslungsgefahr für alle geschützten Waren ausgegangen ist, ohne zwischen ihnen zu unterscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-338/09 (Müller-Boré & Partner / OHMI - Popp e.a. (MBP)) - dossier
B. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „MBP” voor diensten van de klassen 35 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1176/2007-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juni 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ip_law@mbp.” voor diensten van klasse 42 [red. o.a. Patent agent services; legal services; services of a representative registered at the European Patent Office (European Patent Attorney)]. Het beroep wordt afgewezen. Tussen de opgevoerde tekens bestaat verwarringsgevaar. Er is (vanwege het ontbreken van een topleveldomeinnaam) geen sprake van slechts een emailadres.

38 In Bezug auf den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen trägt die Klägerin zunächst vor, dass sich der identische Teil „mbp“ dieser Zeichen am Ende der älteren Marke befinde, während der Verbraucher seine Aufmerksamkeit vor allem auf den Wortanfang richte, den er als prägend ansehe. Im Übrigen hätte die Beschwerdekammer keine isolierte Prüfung eines einzelnen Bestandteils des Zeichens durchführen dürfen. Die Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Marken hänge vor allem vom relativen Gewicht der verschiedenen Bestandteile „ip“, „_“, „law“, „@“ und „mbp“ der älteren Marke ab. Die Bewertung der Beschwerdekammer, allein dem Bestandteil „mbp“ komme eine prägende Wirkung zu, sei nicht frei von Rechtsfehlern.

51 Die Beschwerdekammer konnte, ohne einen Fehler zu begehen, davon ausgehen, dass die ältere Marke als Ganzes gesehen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe, da die Bestandteile „ip_law“ und „mbp“, die dem „@“-Zeichen vorausgehen bzw. auf es folgten, geeignet seien, die fraglichen Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und die Funktion einer Angabe der betrieblichen Herkunft zu erfüllen.

55 Daher hat die Beschwerdekammer fehlerfrei dargelegt, dass im Rahmen des Vergleichs der beiden in ihrer Gesamtheit betrachteten Zeichen die Identität zwischen dem zweiten Bestandteil der älteren Marke ip_law@mbp. und dem einzigen Bestandteil der angemeldeten Marke MBP zu dem Schluss führe, dass eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit bestehe, indem sie zutreffend darauf hingewiesen hat, dass die beiden Bestandteile der älteren Marke, die durch das für E‑Mail‑Adressen typische „@“-Zeichen getrennt würden, getrennt wahrgenommen würden, auch wenn das ältere Zeichen, als Ganzes betrachtet, keine E‑Mail‑Adresse sei, da die Top-Level-Domain wie etwa „.de“ oder „.com“ am Ende fehle.

77 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Bezug auf die Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken keinen Fehler begangen hat. Folglich sind die von der Klägerin insoweit erhobenen Rügen zurückzuweisen.

90 Da die Beschwerdekammer angesichts der vorstehenden Ausführungen fehlerfrei den Schluss ziehen konnte, dass für die Dienstleistungen der Klasse 42 die Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke ip_law@mbp. besteht, so dass die Klage allein aus diesem Grund abzuweisen ist, ist weder über die Zulässigkeit noch gegebenenfalls die Begründetheit des von den Streithelfern hilfsweise gestellten Antrags zu entscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-437/11 (GOLDEN BALLS tegen BALLON D'OR) - dossier
Idem: zaak T-438/11 - dossier
C & D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „GOLDEN BALLS”, voor waren van de klassen 9, 21 en 24, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1310/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 mei 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het gemeenschapswoordmerk „BALLON D'OR”, voor onder andere waren en diensten van de klassen 9, 14, 16, 25 en 41. Het eerste dispositief wordt vernietigd, de vordering tot vernietiging wordt afgewezen.

De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen. Er is een begripsmatige overeenstemming. Echter een louter begripsmatige overeenstemming is onvoldoende om van verwarringsgevaar te spreken. De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond.

45      Zelfs wanneer in navolging van de kamer van beroep wordt erkend dat de woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen, betekent dit immers niet dat deze consument, die in het algemeen, zoals tussen partijen vaststaat, een zwakke kennis van het Engels heeft, deze woorden in hun specifieke combinatie „golden balls” spontaan zal begrijpen als een vertaling in het Engels van de Franse uitdrukking „ballon d’or”, die het oudere merk vormt.

59      Het is juist dat in deze context uit de vaste rechtspraak, zoals in de punten 53 en 54 supra in herinnering gebracht, blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat een louter begripsmatige overeenstemming van twee merken verwarringsgevaar kan creëren wanneer de waren dezelfde zijn, op voorwaarde echter dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Het volstaat evenwel om vast te stellen dat in casu niet is aangetoond dat het merk BALLON D’OR een dergelijk bijzonder onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren. Zelfs gesteld dat dit merk een groot onderscheidend vermogen zou hebben, en ermee rekening houdend dat de betrokken waren dezelfde zijn, kan de zeer geringe begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, bovendien in casu niet volstaan om op zichzelf verwarringsgevaar bij het doelpubliek te creëren (arrest Hai, punt 52 supra, punten 61, 64 en 65).

60      Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestond voor de door de conflicterende tekens aangeduide waren van klasse 16, die dezelfde waren. Wegens de verschillende talen van de conflicterende tekens is immers een duidelijk onderscheid ertussen ontstaan, zodat, zoals in de punten 44 tot en met 48 supra is opgemerkt, de gemiddelde consument deze niet rechtstreeks associeert zonder een intellectueel vertaalproces (zie in die zin arrest Buonfatti, punt 43 supra, punt 87).

61      Bijgevolg dient te worden besloten dat de bestreden beslissing wat het eerste punt van het dispositief betreft, voor zover daarbij de beslissing van de oppositieafdeling is vernietigd en de oppositie is toegewezen voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 16, moet worden vernietigd wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-569/11 (Gitana / OHMI - Teddy (GITANA)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „GITANA” voor waren en diensten van de klassen 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 36 en 38, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1825/20071 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 augustus 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het communautaire, internationale en nationale beeldmerk met het woordelement „KITANA” voor waren van de klassen 18 en 25. Het beroep wordt afgewezen, er is verwarringsgevaar.

75      It follows from all of the foregoing that the Board of Appeal correctly concluded that there was a likelihood of confusion between the marks at issue. Consequently, the applicant’s plea alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 must be rejected as unfounded.

76      The applicant’s action must therefore be dismissed in its entirety and there is no need to rule on the admissibility of the applicant’s request seeking that the registration of the trade mark sought be authorised.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-97/11 (Rovi Pharmaceuticals / OHMI - Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)) - dossier
F) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ROVI Pharmaceuticals” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 44 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 500/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 december 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale en gemeenschapswoord- en beeldmerken met de woordelementen „ROVI”, „ROVI CM Rovi Contract Manufacturing” en „ROVIFARMA” voor waren en diensten van de klassen 1, 3, 5, 39, 42 en 44. Het beroep wordt afgewezen, want er zijn voldoende gelijkenissen tussen de tekens.

88      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier figurative mark.

99      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier word mark.

116    Furthermore, the applicant criticises the Board of Appeal on the ground that it assessed the distinctive character of the word element ‘rovi’ by examining whether earlier marks identical to the signs at issue coexisted on the market in such a way that the distinctive character of that element and, therefore, the likelihood of confusion between the signs at issue could be regarded as reduced. According to the applicant, the examination of the distinctive character of that element ought to have been based on the finding that it is present in a large number of marks. The applicant adds that the Board of Appeal erred in finding that it was for the applicant to establish that marks identical to the signs at issue coexisted on the market.

126    The applicant cannot therefore argue that the Board of Appeal did not take account of the absence of similarity between certain of the goods and services designated in the trade mark application and those covered by the earlier word mark when it examined whether there was a likelihood of confusion between those signs.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-200/10 (Avery Dennison / OHMI - Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON)) - dossier
G) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „AVERY DENNISON” voor waren en diensten van de klassen 1 t/m 10, 12, 16 t/m 20, 22, 24, 28, 35, 37 t/m 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 798/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „DENNISON” voor waren van klasse 16. Het beroep wordt afgewezen, er is sprake van verwarringsgevaar tussen de tekens.

 

151    Par ailleurs, s’agissant des produits désignés par la marque demandée, et considérés par la chambre de recours et la division d’opposition comme ayant de très faibles similitudes avec ceux couverts par la marque antérieure, il convient de conclure également à l’existence d’un risque de confusion. En effet, bien que la similitude des produits, en l’espèce, soit très faible, celle des signes étant élevée, elle ne permet pas ainsi d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause [arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié au Recueil, point 48].

152    Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits désignés par celles-ci sont suffisamment élevés.

153    Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent concernant les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception de ceux visés au point 11 ci-dessus.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-284/12 (Oro Clean Chemie / OHMI - Merz Pharma (PROSEPT)) - dossier
H) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk PROSEPT voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1053/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 maart 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk Pursept voor waren van klasse 5 [EU-merk]. Het beroep wordt afgewezen, het merk Prosept wordt niet ingeschreven. De fouten van de kamer van beroep hebben geen uitwerking op het oordeel dat er van overeenstemmende tekens sprake is en daarmee ook niet op de rechtmatigheid van de aangevallen beslissing.

67      Mithin wirken sich die Fehler der Beschwerdekammer nicht auf die Feststellung der Ähnlichkeit der Zeichen aus und beeinträchtigen daher nicht die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung.

68      Diese Schlussfolgerung wird nicht durch das von der Klägerin im Stadium der Erwiderung hilfsweise vorgetragene Argument in Frage gestellt, dass die Beschwerdekammer, falls es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um die breite Öffentlichkeit handele, angesichts der von ihr aufgeführten 62 älteren Marken, die Desinfektionsmittel kennzeichneten und sämtlich den Bestandteil „sept“ enthielten, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke hätte annehmen müssen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beeldmerk dat een tampon weergeeft, mist onderscheidend vermogen
B) Over het ambtshalve onderzoek van feiten door het OHIM

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-492/11 (Rauscher/OHIM) - dossier
A) Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing R 2168/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt( BHIM) van 20 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een beeldmerk dat een tampon weergeeft in te schrijven voor waren van de klassen 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen, het aangevraagde beeldmerk mist onderscheidend vermogen.

28 Demnach kann die angemeldete Form, da sie sich nicht wesentlich von der üblichen Form der fraglichen Waren unterscheidet, nicht die Hauptfunktion der Marke erfüllen, nämlich auf die Herkunft der Ware hinzuweisen. Die Beschwerdekammer war daher zu Recht der Meinung, dass der angemeldeten Marke von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-320/10 (Fürstlich Castell'sches Domänenamt / OHMI - Castel Frères (CASTEL)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter. Ambtshalve onderzoek van feiten. Beroep tot vernietiging van beslissing R 962/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 mei 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de nietigheidsafdeling van de door verzoekster ingediende vordering tot nietigverklaring van het woordmerk „CASTEL” voor waren van klasse 33. Het beroep wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd.

Volgens artikel 76 lid 1 moeten de onderzoekers en de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken om uit te maken of het aan hun voorgelegde merk valt onder een absolute weigeringsgrond. In een nietigheidsprocedure kan het BHIM niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artt. 52 en 55 volgt dat er een vermoeden van geldigheid is als logische gevolg van de controle door het BHIM. Dit vermoeden beperkt de onderzoeksplicht van het BHIM op absolute weigeringsgronden (art. 76). In een nietigheidsprocedure dient de persoon die de nietigverklaring vordert de concrete elementen aan te voeren voor het BHIM, immers het ingeschreven gemeenschapsmerk wordt geldig geacht.

25 Anders dan verzoeker stelt, moest deze absolute weigeringsgrond hoe dan ook niet ambtshalve worden onderzocht door de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure.

26 Volgens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moeten de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken teneinde uit te maken of het ter inschrijving voorgedragen merk onder één van de weigeringsgronden van artikel 7 van deze verordening valt. Hieruit volgt dat de bevoegde instanties van het BHIM hun beslissingen kunnen baseren op feiten die door de aanvrager niet zijn aangevoerd. Het BHIM moet de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond kan toepassen, ambtshalve onderzoeken [arrest Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C‑25/05 P, Jurispr. blz. I‑5719, punt 50; arresten Gerecht van 15 maart 2006, Develey/BHIM (Vorm van plastic fles), T‑129/04, Jurispr. blz. II‑811, punt 16, en 12 april 2011, Fuller & Thaler Asset Management/BHIM (BEHAVIOURAL INDEXING en BEHAVIOURAL INDEX), T‑310/09 en T‑383/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29].

27 In het kader van een nietigheidsprocedure kan het BHIM evenwel niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artikelen 52 en 55 van verordening nr. 207/2009 blijkt dat het gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd totdat het door het BHIM na een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard. Het geniet dus een vermoeden van geldigheid, dat het logische gevolg is van de controle door het BHIM in het kader van het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving.

28 Dit vermoeden van geldigheid beperkt de in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde verplichting van het BHIM om de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden zou kunnen toepassen ambtshalve te onderzoeken, tot het onderzoek van de gemeenschapsmerkaanvraag dat door de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep wordt verricht in het kader van de inschrijvingsprocedure van dat merk. In een nietigheidsprocedure staat het, aangezien het ingeschreven gemeenschapsmerk geldig wordt geacht, evenwel aan de persoon die de vordering tot nietigverklaring heeft ingediend om de concrete elementen die afdoen aan de geldigheid ervan aan te voeren voor het BHIM.

29 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure niet ertoe was gehouden de relevante feiten op basis waarvan zij de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 207/2009 had kunnen toepassen, ambtshalve te onderzoeken.

30 Het onderhavige middel dient dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Verslag Forum/ExCo van AIPPI International, Helsinki, 5-10 september 2013.
Octrooien, bekende merken, duur van het auteursrecht, schadevergoeding, plain packaging, Unified Patent Court.
Van 5-10 september vond het Forum/ExCo van AIPPI plaats in Helsinki. Ongeveer 15 leden van de VIE, de Nederlandse groep van AIPPI, waren daarbij aanwezig. Tijdens het ExCo zijn er vier nieuwe resoluties aangenomen naar aanleiding van de zgn. working questions:
Q233: Grace period for patents
Q234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation
Q235: Term of copyright protection
Q236: Relief in IP proceedings other than injunctions or damages

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten die door de diverse nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Helsinki hebben plaatsgevonden.

Verder is er in Helsinki gedebatteerd over een resolutie over ‘plain packaging’ naar aanleiding van nieuwe wetgeving in Australië en voorgestelde wetgeving in de EU die fabrikanten van rookwaren beperkingen opleggen over de wijze waarop zij hun merk mogen voeren op verpakkingen van tabaksproducten. In Helsinki werd nog geen consensus bereikt. Er ligt een concepttekst voor een resolutie waarover binnen enkele dagen elektronisch alsnog door het Executive Committee zal worden gestemd in de hoop dat er op tijd voor de stemming door het Europees parlement een resolutie zal zijn aangenomen.

Ook is er wederom gedebatteerd over het Unified Patent Court. Het Executive Committee heeft een Position Paper aangenomen dat ingestuurd zal worden in het kader van de public consultation over de Draft Rules of Procedure.

In 2014 zal er weer een World Congress zijn. Dit zal plaatsvinden in Toronto van 14 – 18 september. Daar zullen wederom delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De vragen die in Toronto aan de orde zullen komen zijn:
Q238: Second medical use or indication claims
Q239: The basic mark requirement under the Madrid system
Q240: Exhaustion issues in copyright law
Q241: IP licensing and insolvency

Leden van de VIE kunnen zich nu vast bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor één of meer van de vragen. Zodra de working guidelines door het Bureau van AIPPI in Zwitserland zijn opgesteld, zullen de werkgroepen aan het werk kunnen.

Zie voorgaande verslag AIPPI World Congres Seoul: IEF 11939