Merkenrecht - Droit des marques  

HvJ EU 21 februari 2013, zaak C-561/11 (Fédération Cynologique Internationale)

Prejudiciële vragen gesteld door Juzgado de lo Mercantil, Alicante (Spanje).

Conclusie A-G [IEF 12003] . Uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. Inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk. Aan het gemeenschapsmerk verbonden uitsluitend recht, over het begrip „derde”.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

Vraag:

Strekt het recht om derden het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden als bedoeld in artikel 9, lid 1, van [de verordening] zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een gemeenschapsmerk verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een teken gebruikt dat verwarring kan doen ontstaan (doordat het overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor [soortgelijke] diensten of waren), of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van dat teken dat [voor verwarring kan zorgen en] op zijn naam als gemeenschapsmerk is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang die jongere merkinschrijving niet nietig is verklaard?

Op andere blogs:
MARQUES (Court of Justice resolves dog-fight over lookalike CTMs)
OAMI-site (Alicante News)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Verwarringsgevaar tussen 'WALICHNOWY MARKO' en 'Mar-ko'; Walichnowy verwijst naar een Pools dorpje.
B) Geen verwarringsgevaar tussen het woordmerk 'Dignity' en 'DIGNITUDE'.
C) Verlate reactie bij aanvraag beeldmerk van ´groenomlijnde achthoek´ moet wel bij overweging worden betrokken
D) Woordmerk 'TRANSCENDANTAL MEDITATION' en 'MÉDITATION TRANSCENDANTALE' hebben een beschrijvend karakter, nader onderzoek wordt verricht
E) Verwarringsgevaar tussen het beeldmerk ´METRO KIDS COMPANY´ en ´METRO´
F) De woordelementen van het woordmerk MEDIGYM hebben een beschrijvend karakter.

Gerecht EU 4 februari 2013, zaak T-159/11 (Marszalkowski / OHMI - Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO))

A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen "WALICHNOWY MARKO" voor waren van klasse 29 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 760/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 januari 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk "Mar-Ko" voor waren van klasse 29.

Het beroep wordt afgewezen. De kamer van beroep heeft juist geconcludeerd dat van verwarringsgevaar tussen de twee conflicterende merken sprake is. De aanduiding Walichnowy verwijst naar de oorsprong van de producten, een dorpje in Polen. Ook op MARQUES.

24 Cinquièmement, le requérant fait valoir que les marques en conflit présentent des différences conceptuelles que la chambre de recours aurait méconnues. (...) En revanche, le terme « walichnowy » de la marque demandée désignerait la localité dans laquelle le requérant demeure depuis plus de dix ans et où il a lancé son activité économique, à savoir un village situé en Pologne, voïvodie de Łódź, district de Wieruszów, commune de Sokolniki. Enfin, le terme « marko » serait dérivé du prénom du requérant, Marek.

47. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours était fondée à conclure, en substance, que, d’une part, la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen et, d’autre part, le consommateur moyen polonais était amené à retenir plutôt l’élément verbal « marko » de la marque demandée, visuellement semblable et phonétiquement identique à l’élément verbal « mar-ko » de la marque antérieure (points 27 et 28 de la décision attaquée), et ce en dépit des éléments figuratifs de la marque demandée, même si ceux-ci ne sont pas entièrement négligeables. À cet égard, ne saurait prospérer l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’élément verbal « walichnowy » de la marque demandée, voire aurait négligé cet élément. Il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement qualifié ce dernier élément verbal de, notamment, faiblement distinctif par rapport à l’élément verbal distinctif et dominant « marko », dans le cadre de sa comparaison visuelle et phonétique des marques en conflit (points 23 et 24 de la décision attaquée ; voir points 39 à 43 ci-dessus), de sorte qu’une référence générale à cette comparaison suffisait pour établir que ledit élément verbal n’était pas susceptible de remettre en cause la similitude visuelle et phonétique desdites marques. En effet, compte tenu du caractère neutre de la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit (point 25 de la décision attaquée et point 45 ci-dessus), ce faisant, la chambre de recours a implicitement caractérisé tous les autres composants de la marque demandée comme étant négligeables, ce qui lui a permis ainsi d’opérer l’appréciation globale du risque de confusion essentiellement sur la base de l’élément verbal distinctif et dominant « marko ».

49. Par conséquent, la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et le moyen unique du requérant doit être écarté comme non fondé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Gerecht EU 4 februari 2013, zaak T-504/11 (Hartmann / OHMI - Protecsom (DIGNITUDE))

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale en communautaire woordmerk „Dignity”, voor waren van de klassen 5 en 10, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1197/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 juli 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke afwijzing van de oppositie die door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „DIGNITUDE”, voor waren van de klassen 5, 24 en 25, is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep heeft op juiste gronden vastgesteld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het woordmerk „Dignity” en het woordmerk „DIGNITUDE". De waren zijn verschillend, de één incontitentieproducten, de ander ondergoed. Van een complementariteit van producten zoals door verzoekers is bepleit is geen sprake. Ook op IPKat.

38. Secondly, concerning the applicant’s argument as regards the similar nature of the goods at issue, the difference between those goods is also apparent in the light of their composition, their characteristics and their durability. It must be observed that, as the Board of Appeal correctly pointed out, the hosiery, underclothing, underpants and underwear covered by the mark applied for are articles of clothing and fashion manufactured with materials which are resistant to repeated and continuous use over time. In addition, they are not meant to be absorbent. The napkin pants and absorbent pads covered by the earlier trade marks are medical articles which are generally composed of an absorbent part and an impermeable part made of plastic material. Those goods, unlike ordinary underwear, are generally disposable following a limited number of uses.

45. However, a relationship of complementarity as described by the applicant cannot be established in the present case. Even if certain models of underwear covered by the mark applied for could possibly be shaped or adapted so as to enable their use with absorbent napkins, these models were not designed, in principle, for that purpose. Therefore, they cannot be considered to be indispensable or important for the use of absorbent napkins so that consumers may think that the same company is responsible for the production of those two types of goods. Consumers do not perceive that the manufacturers of underwear, even of underwear enabling the adhesion of absorbent napkins, also produce napkins for consumers suffering from incontinence.

46. In the light of the foregoing, it must be concluded that the Board of Appeal did not err in finding that the goods covered by the marks at issue were not similar.

47. Furthermore, in so far as, according to the case-law cited at paragraph 22 of the present judgment, the likelihood of confusion presupposes both that the marks at issue are identical or similar and that the goods or services which they cover are identical or similar, it must be held that the Board of Appeal was correct in finding that there was no likelihood of confusion between the marks at issue within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.

Gerecht EU 6 februari 2013, zaak T-263/11 (Bopp / OHMI (Représentation d'un cadre octogonal vert))

C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 605/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 maart 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een beeldmerk bestaande in de weergave van een groenomlijnde achthoek in te schrijven voor diensten van klasse 35.

Het beroep wordt toegewezen en de bestreden beslissing vernietigd. BHIM heeft de inschrijving van de weergave van een groenomlijnde achthoek als beeldmerk geweigerd, op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen. Naar het oordeel van het Gerecht heeft aanvraagster een geldige rede voor een verlate reactie, namelijk een verkeerd faxnummer op het briefpapier van het BHIM. Het Gerecht is van oordeel dat het BHIM deze reactie wel in haar overweging bij het vaststellen van onderscheidend vermogen had moeten meenemen.

49. Obwohl der Kläger im vorliegenden Fall in seinem fristgerecht beim HABM eingegangenen Fax präzisiert hatte, welche Dienstleistungen von der Anmeldemarke erfasst sein sollten – nämlich im Wesentlichen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Form eines Qualitätssiegels für Waren und Dienstleistungen anderer Hersteller oder Dienstleister – und wie diese Marke verwendet werden sollte – nämlich zur Kennzeichnung seiner eigenen Dienstleistungen der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, nicht aber der Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand der Dienstleistungen sind, die er anbieten will –, hat die Beschwerdekammer dieses Fax beim Erlass der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt. Da zum einen die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen zum besseren Verständnis sowohl der Bezeichnung der angemeldeten Dienstleistungen als auch der beabsichtigten Verwendung der Anmeldemarke beitragen konnten und Letztere möglicherweise das Verständnis der Bezeichnung der beanspruchten Dienstleistungen erleichtert und da zum anderen dieses Verständnis für die Beurteilung, ob eine Anmeldemarke Unterscheidungskraft besitzt oder beschreibend ist, entscheidend war, hat die Beschwerdekammer Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 fehlerhaft angewandt. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Berücksichtigung dieses Schreibens die Beschwerdekammer möglicherweise veranlasst hätte, anders zu entscheiden (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 29. Oktober 1980, van Landewyck u. a./Kommission, 209/78 bis 215/78 und 218/78, Slg. 1980, 3125, Randnr. 47).

51. Unter den Umständen des vorliegenden Falls, in dem zum einen die Beschwerdekammer zum Ausdruck brachte, dass sie zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung weder darüber, welche Dienstleistungen genau von der Anmeldemarke erfasst sein sollten, noch darüber, wie diese Marke verwendet werden sollte, ins Bild gesetzt worden sei, und zum anderen die Antwort des Klägers auf das Schreiben vom 29. November 2010 fristgerecht beim HABM eingegangen war, konnte nämlich die Beschwerdekammer ihren Mangel an Informationen nicht dadurch wettmachen, dass sie die Beurteilung, ob die Anmeldemarke Unterscheidungskraft besitzt oder beschreibend ist, am Maßstab aller Dienstleistungen der Klasse 35, u. a. Werbung, in einer abstrakten Betrachtungsweise vornahm, ohne die Besonderheiten der von der Anmeldemarke erfassten Dienstleistungen zu berücksichtigen.

Gerecht EU 6 februari 2013, zaal T-412/11 en zaak T-426/11 (Maharishi Foundation / OHMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION en MÉDITATION TRANSCENDANTALE))

D) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1294/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 6 april 2011 tot toewijzing van het beroep en verwijzing van de zaak naar de onderzoeksafdeling, op het beroep van verzoekster tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij inschrijving van het woordmerk „TRANSCENDANTAL MEDITATION” voor goederen en diensten van de klassen 16, 41, 44 en 45 en voor het woordmerk „MÉDITATION TRANSCENDANTALE” ook voor de klassen 35, gedeeltelijk is gewijzigd .

Het aangevraagde merk heeft een directe relatie met de waren in kwestie, beschrijft het merk aldus de waren en mist ze enig onderscheidend vermogen. De kamer wijst het beroep af. Het beroep op 7(3) is niet-ontvankelijk: het OHIM had onderzoek moeten doen naar de additionele documenten, heeft dat echter nagelaten. Het Gerecht EU kan niet zichzelf in de plaats van het OHIM stellen door zelf onderzoek uit te voeren.

84. The mark applied for thus has a sufficiently direct and specific relationship with the goods in question to enable the public concerned immediately to perceive, without further thought, a description of the characteristics of those goods. The Board of Appeal therefore correctly concluded that the mark is descriptive within the meaning of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009 with regard to the instructional and teaching material.

93. Therefore, the Board of Appeal correctly concluded that the word sign applied for is descriptive within the meaning of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009 with regard to the goods and services at issue in the present case and the relevant public as defined above (see paragraph 68 above).

100 In the present case, the Board of Appeal did not examine the additional documents produced before it by the applicant and remitted the question to the Examination Division. Therefore, the examination with regard to Article 7(3) of Regulation No 207/2009 has not yet been carried out by OHIM.

101 The Court cannot substitute itself for OHIM in that regard and therefore cannot rule on the arguments presented on this point by the applicant (see, to that effect and by analogy, judgment of 4 October 2007 in Case T‑481/04 Advance Magazine Publishers v OHIM – Capela and Irmãos (VOGUE), not published in the ECR, paragraph 22.

Gerecht EU 7 februari 2013, zaak T-50/12 (AMC-Representações Têxteis / OHMI - MIP Metro (METRO KIDS COMPANY))

E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat de woordelementen „METRO KIDS COMPANY” bevat voor waren en diensten van de klassen 24, 25 en 39 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2314/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 24 november 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale beeldmerk dat het woordelement „METRO” bevat voor waren en diensten van de klassen 1 t/m 45.

Het beroep wordt afgewezen. Tussen het beeldmerk ´METRO KIDS COMPANY´ en ´METRO´ is sprake van verwarringsgevaar. Het OHIM heeft juist geoordeeld dat niet is aangetoond dat de coexistentie van de merken gebaseerd was op afwezigheid van verwarringsgevaar. Verzoeker heeft niet aangetoond dat het onderscheidend karakter van het oudere merk verzwakt of verwaterd was. Ook op MARQUES-blog.

52. In the present case, however, as the Board of Appeal rightly held in paragraph 40 of the contested decision, the applicant has not in any way shown that that coexistence was based on the absence of any likelihood of confusion (see, to that effect, LIFE BLOG, paragraph 51 above, paragraph 69 and the case-law cited). It follows that the applicant has not shown that the distinctive character of the earlier trade mark was weakened or diluted.

57. Consideration of the objective circumstances in which the goods and services covered by the marks in dispute are marketed is fully justified. The examination of the likelihood of confusion which the departments of OHIM are called on to carry out is prospective. Since the particular circumstances in which the goods and services covered by the marks are marketed may vary in time and depending on the wishes of the proprietors of those marks, the prospective analysis of the likelihood of confusion between two marks, which pursues an aim in the general interest, that is, that the relevant public may not be exposed to the risk of being misled as to the commercial origin of the goods in question, cannot be dependent on the commercial intentions, whether carried out or not – and which are naturally subjective – of the trade mark proprietors (see O STORE, paragraph 56 above, paragraph 76 and the case-law cited).

58. It follows that the quality, price or details of the applicant’s goods and the particular circumstances in which they are marketed, which are dependent on the commercial intentions of the person applying for the trade mark and which may therefore vary in time, cannot be relevant for the purposes of analysing the likelihood of confusion.

Gerecht EU 8 februari 2013, zaak T-33/12 (Piotrowski / OHMI (MEDIGYM))

F) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing R 734/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 november 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „MEDIGYM”, voor waren van klasse 10, in te schrijven.

Het beroep wordt verworpen. Het woordmerk MEDIGYM bestaat uit een combinatie van woordelementen, die elk op zich een beschrijving zijn van de kenmerken van de waren.

46. Was das Vorbringen der Klägerin angeht, dass die Beschwerdekammer ihre Prüfung des beschreibenden Charakters des Bestandteils „medi“ zum einen darauf gestützt habe, dass sich dieses Element auf dem Gebiet der Medizin häufig wiederfinde, und zum anderen darauf, dass die maßgeblichen Verkehrskreise, die aus Fachleuten dieses Gebiets bestünden, an die Verwendung dieses Elements als Bezugnahme auf ihr Fachgebiet gewöhnt seien, ist ihr Vorbringen als in jeder Hinsicht unerheblich zurückzuweisen.

47. Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung lediglich ausgeführt, dass das Element „‚medi‘ … tatsächlich … vom englischen Publikum als eine Bezugnahme auf das Gebiet der Medizin [verstanden werden könne], da es der gemeinsame Wortstamm mehrerer Begriffe auf diesem Gebiet, wie etwa des Adjektivs ‚medical‘“, sei. Die Beschwerdekammer hat sodann hinzugefügt: „Selbst wenn dem angemeldeten Zeichen andere Bedeutungen entnommen werden können, ist das dargelegte Verständnis der Verbraucher im Hinblick auf die beanspruchten Waren zugrunde zu legen.“ Entgegen dem Vorbringen der Klägerin berücksichtigte die Beschwerdekammer folglich, um den beschreibenden Charakter dieses Elements darzutun, weder die Häufigkeit, mit der dieses Wort verwendet wird, noch den Umstand, dass die maßgeblichen Verkehrskreise daran gewöhnt seien, dem Element „medi“ zu begegnen.

52.  Nach der Rechtsprechung bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder die Zweckbestimmung der fraglichen Waren beschreibt, selbst für die Bestimmung dieser Waren beschreibend (Urteil UniversalPHOLED, Randnr. 30, vgl. auch entsprechend Urteil Campina Melkunie, Randnr. 39). Im vorliegenden Fall wird daher die Kombination des Elements „medi“, das sich auf das Gebiet der Medizin bezieht, und des Elements „gym“, das „gymnasium“ und „gymnastic“ bedeutet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als eine Abkürzung für „medical gymnasium“ (therapeutische Sporthalle) oder „medical gymnastic“ (Heilgymnastik) verstanden werden.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Beroep van 'nfon' wordt afgewezen
B) Groot verwarringsgevaar commerciële herkomst bij 'Sunless producten'
C) 'K sport' geen overeenstemming met 'K2 Sports'
D) Verwarringsgevaar tussen woordemerk „BABIDU” en „BABILU”
E) Beroep verworpen van het beeldmerk dat het woordelement „PERLE'” bevat
F) Geeeltelijke toewijzing  van de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „Fitcoin”,

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-283/11 (Fon Wireless / OHMI - nfon (nfon))

A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk 'nfon' met het woordelement „fon” voor waren en diensten van de klassen 9 en 38 en van het nationale woordmerk „fon” voor waren en diensten van de klassen 38 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1017/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 maart 2011 waarbij de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „nfon” voor waren en diensten van de klassen 9 en 38 in het kader van de oppositie ingesteld door verzoekster is vernietigd. De besluit van de kamer van beroep worden gewijzigd zodat het beroep van 'nfon' wordt afgewezen. Ook op de MARQUES-blog.

79. Daher ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer einen Fehler begangen hat, indem sie das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ausgeschlossen hat, ohne dass die zusätzlichen Argumente der Klägerin im Rahmen dieses Klagegrundes geprüft zu werden brauchten, mit denen sie zum einen eine erhöhte Unterscheidungskraft der älteren Marken aufgrund ihrer Bekanntheit geltend macht und zum anderen rügt, dass die Beschwerdekammer die Gültigkeit der ordnungsgemäß eingetragenen älteren Marken in Frage gestellt habe.

82. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr Stellung genommen, so dass das Gericht über die Befugnis verfügt, diese Entscheidung in diesem Punkt abzuändern (vgl. in diesem Sinne Urteil Edwin/HABM, Randnr. 72). Wie sich jedoch aus Randnr. 79 des vorliegenden Urteils ergibt, hätte die Beschwerdekammer feststellen müssen, dass aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

83. Unter diesen Umständen ist in Abänderung der angefochtenen Entscheidung die von der Streithelferin bei der Beschwerdekammer eingelegte Beschwerde zurückzuweisen. Damit wird entsprechend dem Antrag der Klägerin die Entscheidung der Widerspruchsabteilung wirksam, mit der die Eintragung der angemeldeten Marke abgelehnt wurde.

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-662/11 (Müller / OHMI - Loncar (Sunless))

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement „Sunless” bevat, voor waren van de klassen 6, 19, 22 en 24, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2508/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 september 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de gemeenschapswoordmerken „SUNLESS” en „LONCAR-SUNLESS”, voor waren van de klassen 22, 23 en 24.

Het beroep wordt afgewezen. De betrokken merken zijn zeer vergelijkbaar en de gemiddelde consument zal bij een product afkomstig van het aangevraagde merk dezelfde commerciële herkomst toeschrijven als aan een product van het merk Sunless. De kamer stelt een groot gevaar voor verwarring vast. Ook op MARQUES-blog.

77. Wie bereits in Randnr. 28 des vorliegenden Urteils ausgeführt, ist der ständigen Rechtsprechung zu entnehmen, dass die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, impliziert. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt.

79. Die fraglichen Marken sind, wie dies auch die Beschwerdekammer vertreten hat, einander hochgradig ähnlich. Daher wird der betreffende Durchschnittsverbraucher, wenn er sich einer mit der angemeldeten Marke versehenen Ware gegenübersieht, ihr möglicherweise die gleiche betriebliche Herkunft zuordnen wie einer Ware, die mit der älteren Marke SUNLESS gekennzeichnet ist, so dass zwischen diesen Marken eine erhöhte Verwechslungsgefahr besteht.

Gerecht EU 31 januari 2013, zaak T-54/12 (K2 Sports Europe / OHMI - Karhu Sport Iberica (SPORT))

C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale en internationale woordmerken „K2 SPORTS”, voor waren van de klassen 18, 25 en 28, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 986/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 november 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster is ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het zwart-witte beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „SPORT”, voor waren van de klassen 18, 25 en 28.

Het beroep wordt verworpen. Een fonetische overeenstemming tussen de tekens kan niet worden vastgesteld op basis van het element 'sport(s)' alleen. Gezien de begripsmatige overeenstemming verwijst het naar hetzelfde concept en leidt tot de conclusie dat er een zekere mate van begripsmatige overeenstemming is. Deze overeenstemming is zwak in het kader van de totaalindruk. De zwakke begripsmatige gelijkenis weegt niet op tegen de aanzienlijke visuele en fonetische verschillen tussen de tekens. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat er geen begripsmatige overeenstemming is.

44. Moreover, although the words ‘sport’ and ‘sports’ are pronounced almost identically, a phonetic similarity between the signs as a whole cannot be established on the basis of that element alone. The Board of Appeal correctly held that the alphanumeric combination ‘K2’ at the beginning of the earlier marks, which is absent from the mark applied for, has an impact on the rhythm, number of syllables and intonation of the marks at issue. The term ‘sport’ in the earlier marks will accordingly be pronounced last and with less emphasis in relation to the element ‘k2’, whereas it will be the only element to be pronounced in the mark applied for.
 
 46. Thirdly, so far as concerns the conceptual similarity of the signs, for the reasons set out in paragraphs 37 and 38 above, the Court rejects at the outset the applicant’s argument that there is a conceptual resemblance on account of the letter ‘k’ in the marks at issue, as the figurative element of the mark applied for is not a representation of any letter of the alphabet. Thus, there is no need to rule on the concept allegedly conveyed by the letter ‘k’, and the Court’s assessment of the conceptual similarity of the signs at issue is restricted to a comparison of the descriptive term ‘sport’ common to the marks at issue and of the alphanumeric combination ‘k2’ in the earlier marks. 

49. Furthermore, that weak conceptual similarity does not offset the significant visual and phonetic differences between the signs. The fact that the Board of Appeal held that there was no conceptual similarity is of no relevance to the legality of the contested decision. 

Gerecht EU 31 januari 2013, zaak T-66/11 (Present-Service Ullrich / OHMI - Punt Nou (babilu))

D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „babilu” voor waren en diensten van de klassen 16, 18, 35, 36, 38 en 41 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 773/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 november 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BABIDU” voor diensten van klasse 35 is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen met name de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Gezien het feit dat de betrokken diensten identiek zijn en dat er een hoge mate van overeenstemming bestaat ,heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat er sprake is van verwarringsgevaar. Ook op de MARQUES-blog; A matter of Class: BABIDU gets benefit of IP Translator ruling.

 64. That assessment is not undermined by the applicant’s claim that the element ‘babi’ is descriptive of the goods protected by the marks at issue and, more specifically, of the ‘accessories for babies’ in Class 24 covered by the earlier trade mark. Rather, the necessary comparison must be carried out by taking into account only the goods and/or services covered by the mark applied for against which the opposition was directed, and the goods and/or services covered by the earlier trade mark on which that opposition was based. Therefore, in the present case, as OHIM rightly points out, that comparison cannot be carried out by taking into consideration the goods in Class 24 protected by the earlier trade mark. It should be added that nothing in the wording of the services covered by the earlier trade mark or in the wording of the services covered by the mark applied for permits the conclusion that those various services have any connection with babies. Accordingly, it cannot be considered that the relevant public will pay only scant attention to the element ‘babi’ and will focus on the syllables ‘du’ and ‘lu’.

74. A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 17, and VENADO with frame and Others, paragraph 19 above, paragraph 74).

78. In view of the fact that the services in question are identical, that there is a high degree of similarity overall between the marks at issue and that the earlier trade mark has a normal inherent distinctiveness, the Board of Appeal was right to conclude that there was a likelihood of confusion between those marks even though, as stated in paragraph 25 above, the relevant public has a higher than average level of attentiveness. The applicant’s claim that the element ‘babi’ has only weak distinctiveness, such that the public will focus on the syllables ‘du’ and ‘lu’, has already been rejected in paragraph 64 above.

Gerecht EU 1 februari 2013, zaak T-104/11 (Ferrari / OHMI (PERLE'))

E) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1249/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 december 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende gedeeltelijke weigering om de bescherming van de gemeenschapsmerkregeling te verlenen aan het beeldmerk dat het woordelement „PERLE'” bevat, voor waren van de klassen 3, 25 en 33, na een aanvraag voor internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie. Het beroep wordt verworpen. Ook op MARQUES-blog.

39 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était constitué de consommateurs de langues française et anglaise. Elle a estimé à bon droit que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif devait être rapportée pour le territoire de langues française et anglaise de l’Union européenne, à savoir pour les États membres suivants : France, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Malte.

40 Toutefois, il y a lieu de relever que les preuves de l’usage que la requérante a déposées auprès de l’OHMI ne concernaient que le Royaume-Uni et la France.

41 Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les preuves présentées par la requérante étaient suffisantes pour établir le caractère distinctif acquis par l’usage au Royaume-Uni et en France, il suffit de constater que la requérante n’a pas apporté la preuve que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans tous les États membres pertinents.

Gerecht EU 1 februari 2013, zaak T-272/11 (Coin / OHMI - Dynamiki Zoi (Fitcoin))

F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale, communautaire en internationale beeldmerken die het woordelement „coin” bevatten, voor waren en diensten van de klassen 16, 25, 28, 35, 36 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1836/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 februari 2011, waarbij gedeeltelijk is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „Fitcoin”, voor waren en diensten van de klassen 16, 25, 28, 35, 36 en 41. Het beroep wordt deels toegewezen, het Gerecht EU vernietigt de beslissing voor van de kamer van beroep zover het betreft de afgewezen oppositie voor de waren in klasse 25. Ook op de MARQUES-blog.

31 As the applicant states, the word ‘fit’ is frequently used in the clothing sector. The consumer is used to seeing the word ‘fit’, on its own or with other words (‘slim fit’), associated with clothing or footwear. Furthermore, the word ‘fit’, in the sense of ‘to be of the correct size or shape’, suggests a positive quality of those goods and may be perceived as laudatory given the importance that such a quality may have in the clothing sector. The word ‘fit’ must therefore be regarded as having a weak distinctive character in respect of the ‘clothing, including footwear and slippers’ in Class 25, covered by the mark applied for.

34 It follows that the Board of Appeal should have found that the word ‘fit’, in the sense of ‘to be of the correct size or shape’, has a limited distinctive character as regards the ‘clothing, including footwear and slippers’ in Class 25 and that, consequently, the similarity between the marks at issue due to their common element ‘coin’ is not counteracted by the presence of the element ‘fit’ in the mark applied for.

35 The Board of Appeal therefore erred in finding that there is no likelihood of confusion, for English consumers, as regards the ‘clothing, including footwear and slippers’ in Class 25, covered by the mark applied for.

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-25/11 (Germans Boada / OHMI (Carrelette manuelle)) - dossier

Merkenrecht. Driedimensionaal vormmerk (in kleur). Onderscheidend vermogen. Keramieksnijmachine. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 771/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van een driedimensionaal merk in de vorm van een keramieksnijmachine voor waren van klasse 8.

Het beroep wordt afgewezen. De kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk wijken niet significant af van de overige producten in de sector. Het merk heeft geen onderscheiden vermogen omdat het slechts een variant is van wat in de branche gebruikelijk is.

36. Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir arrêt Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge, point 22 supra, point 23, et la jurisprudence citée). Ainsi, aux fins de considérer une marque tridimensionnelle comme distinctive, il ne faut notamment pas qu’elle apparaisse comme une simple variante des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T‑15/05, Rec. p. II‑1511, point 38, et la jurisprudence citée].

121. Force est de constater, d’une part, qu’il ressort manifestement du point 48 de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’était prononcée sur les dispositions susvisées qu’à titre surabondant et, d’ailleurs, sans procéder à leur analyse approfondie. La chambre de recours a notamment affirmé, au point 49 de ladite décision, qu’il « [n’était] pas nécessaire d’examiner cet élément car […], dans tous les cas, le signe manque de caractère distinctif intrinsèque [ou même] acquis par usage ». En ce même sens, au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au rejet de la demande d’enregistrement de la marque en cause sur la seule base de l’absence de caractère distinctif inhérent de celle-ci, ainsi que de l’absence de tout caractère distinctif acquis par usage.

122. Il en ressort que la référence faite par la chambre de recours aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) et iii), du règlement n° 207/2009 n’est pas déterminante pour le résultat de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’étant pas fondée sur ces dispositions pour confirmer la décision de l’examinateur refusant d’enregistrer la marque demandée. Partant, la seconde branche du présent moyen doit, également, être rejetée.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 29 januari 2013, A/12/10102 (Provincie Antwerpen tegen vof Relax)

De Provincie Antwerpen is houder van het Benelux woordmerk PENNENZAKKENROCK. Provincie Antwerpen heeft een samenwerkingsovereenkomst met RELAX omtrent de organisatie van het kinderrockfestival PENNENZAKKENROCK. Als gevolg van een evaluatie van het evenement wordt de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig door de Provincie Antwerpen beëindigd. Provincie Antwerpen vordert de beëindiging van het gebruik  van de afkorting "PZR" door de onderneming Relax.

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort). In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK. De vordering op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE t.a.v. Relax wordt gegrond verklaard met uitzondering van deze vermeldingen waar "PZR" wordt gebruikt ter referentie van het in het verleden georganiseerde evenement.

Het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of "PZR" door de VOF Relax wordt als inbreuk makend op de merkenrechten van de Provincie Antwerpen beschouwd, meer in het bijzonder op het Benelux-woordmerk “PENNENZAKKENROCK”. Inbreuk wordt vestgesteld op grond van artikel 2.20.1.a. BVIE, en op de bepalingen van artikel 95 en 96 WMPC.

Onder verbeurte van een dwangsom beveelt de rechtbank firma Relax het staken en het gestaakt houden van het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of “PZR” of enig ander hiermee overeenstemmend teken voor waren of diensten die identiek zijn of soortgelijk aan deze waarvoor het merk “PENNENZAKKENROCK” werd gedeponeerd en wordt gebruikt, weze het als onderdeel van een merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam of anderszins.

VI.B.    Merkenrechtelijke inbreuk op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort, minstens afgeleid, begrip van PENNENZAKKENROCK). Het verwarringsgevaar als weergegeven onder artikel 2.20.1.b. BVIE dient beoordeeld te worden in het licht van (i) de overeenstemming tussen merk en teken, (ii) de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en (iii) de onderscheidende kracht van het betrokken merk (of onderdeel van het merk). Er bestaat een interactie tussen deze beoordelingselementen.

- In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK, minstens een verwijzing naar dit evenement en op zich stand evenement.  Volgende elementen kunnen worden aangehaald: (...)

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 29 januari 2013, A/12/10102 (Provincie Antwerpen tegen vof Relax)

De Provincie Antwerpen is houder van het Benelux woordmerk PENNENZAKKENROCK. Provincie Antwerpen heeft een samenwerkingsovereenkomst met RELAX omtrent de organisatie van het kinderrockfestival PENNENZAKKENROCK. Als gevolg van een evaluatie van het evenement wordt de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig door de Provincie Antwerpen beëindigd. Provincie Antwerpen vordert de beëindiging van het gebruik  van de afkorting "PZR" door de onderneming Relax.

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort). In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK. De vordering op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE t.a.v. Relax wordt gegrond verklaard met uitzondering van deze vermeldingen waar "PZR" wordt gebruikt ter referentie van het in het verleden georganiseerde evenement.

Het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of "PZR" door de VOF Relax wordt als inbreuk makend op de merkenrechten van de Provincie Antwerpen beschouwd, meer in het bijzonder op het Benelux-woordmerk “PENNENZAKKENROCK”. Inbreuk wordt vestgesteld op grond van artikel 2.20.1.a. BVIE, en op de bepalingen van artikel 95 en 96 WMPC.

Onder verbeurte van een dwangsom beveelt de rechtbank firma Relax het staken en het gestaakt houden van het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of “PZR” of enig ander hiermee overeenstemmend teken voor waren of diensten die identiek zijn of soortgelijk aan deze waarvoor het merk “PENNENZAKKENROCK” werd gedeponeerd en wordt gebruikt, weze het als onderdeel van een merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam of anderszins.

VI.B.    Merkenrechtelijke inbreuk op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort, minstens afgeleid, begrip van PENNENZAKKENROCK). Het verwarringsgevaar als weergegeven onder artikel 2.20.1.b. BVIE dient beoordeeld te worden in het licht van (i) de overeenstemming tussen merk en teken, (ii) de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en (iii) de onderscheidende kracht van het betrokken merk (of onderdeel van het merk). Er bestaat een interactie tussen deze beoordelingselementen.

- In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK, minstens een verwijzing naar dit evenement en op zich stand evenement.  Volgende elementen kunnen worden aangehaald: (...)

Hof Den Haag 29 januari 2013, LJN BZ0458 (Wilkinson tegen Gillette)

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

Beroep na IEF 10712 (De beste scheerbeurt). Reclamerecht. Merkenrecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame en (dus) merkinbreuk. Territoriale reikwijdte: gemeenschapswijd verbod, uitbreiding verbod in Nederland met Franstalige claim, met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen. Omvang proceskostenveroordeling.

Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Wilkinson gebruikt de tekst "scheert BETER dan MACH 3" en "de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID" op haar producten [zie afbeelding].

Internationale bevoegdheid/litispendentie
Het hof ziet geen reden om zijn oordeel aan te houden tot in de in Duitsland en Spanje aanhangige procedures uitspraak is gedaan. Beroep op artikel 27 EEX faalt, omdat deze procedures niet tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp worden gevoerd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de vergelijkende reclame en wijst de merkenrechtelijke grief tevens af, nu Wilkinson niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat er sprake is van geoorloofde reclame.

Reikwijdte van de verboden
Wilkinson betoogt dat het verbod, inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette, beperkt dient te worden tot Nederland. Nu de merkinbreuk uitsluitend berust op het oordeel over de vergelijkende reclame en zich de uitzonderingssituatie van DHL/Chronopost voordoet dat de inbreuk is beperkt tot één lidstaat. Gillette betoogt dat het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad betrekking heeft op de Claim in welke taal dan ook.

Gillette heeft slechts voor de Benelux-landen aannemelijk gemaakt dat er een onrechtmatige daad plaatsvindt of dreigt te vinden. Het hof heeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen wordt opgelegd.

Wat betreft het merkenrechtelijk verbod
De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaatsvinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd.

Niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang heeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Het verbod wordt uitgebreid zodat ook de Franstalige Claim in Nederland verboden is.

Proceskosten merkenrecht/vergelijkende reclame
Wilkinson bepleit dat artikel 1019h Rv slechts voor 5% ziet op de merkinbreuk. Het hof is van oordeel dat, nu Gillette haar vorderingen, ook voor zover zij stelt dat geen sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, grondt op haar merkrechten, terwijl omgekeerd de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Gillette en daarmee voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv.

Vergelijkende reclame
16. Uit het voorgaande volgt dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de Claim niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel6:194a, lid 2, onder c BW, zodat Wilkinson daartegen in haar grief 2 tevergeefs opkomt. Dit betekent dat in het midden kan blijven of de Claim juist is. Grief 3 kan derhalve niet tot vernietiging leiden. Daarmee faalt ook grief 4, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Merkinbreuk
17. Nu Wilkinson de gestelde merkinbreuk niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, en deze stelling wordt verworpen, staat (voorshands) vast dat Wilkinson met de Claim inbreuk maakt op de merkrechten van Gillette. Ook grief 5 faalt derhalve.

26. (...) Het hof is van oordeel dat Gillette daarin slechts is geslaagd ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de landen van de Benelux. Gillette heeft wel gesteld, maar, gelet op de betwisting door Wilkinson, onvoldoende gemotiveerd dat wat betreft Frankrijk sprake is van een concrete dreiging tot gebruik van de Claim. Wat betreft de overige landen van de Europese Unie beeft Gillette niet gesteld dat sprake is van een ( op dit moment) concrete dreiging van gebruik van de Claim (in de Nederlandse en Franse taal). Nu Energizer het product alleen in Nederland distribueert, dient het verbod jegens baar slechts voor Nederland te worden toegewezen. Jegens Wilkinson Sword, die de verpakkingen (in elk geval) ook voor de andere Benelux-Ianden produceert, dient het verbod tevens te worden toegewezen voor Belgi! en Luxemburg. In dat verband is nog het volgende van belang. De regeling betreffende vergelijkende reclame is geharmoniseerd in de Richtlijn. De voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan zijn, wat betreft de vergelijking, neergelegd in artikel 4 onder c van de Richtlijn. In zoverre is sprake van maximum-harmonisatie. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het hof van oordeel dat niet aan die voorwaarden is voldaan. Het hof beeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Dat is door partijen ook niet gesteld. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen kan worden opgelegd In zoverre slaagt (dit onderdeel van) grief A van Gillette.

Verboden
28. (...) Er is geen reden in dit verband onderscheid te maken tussen Energizer en Wilkinson Sword. De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaats vinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd. Gelet op het voorgaande faalt grief 7 van Wilkinson .

29. (...) Nu i) de Claim die de inzet vormt van dit geding in de Nederlandse en de Franse taal is gesteld, terwijl ii) de HYDRO 3-producten met daarop de Nederlands/Franse Claim ook in België en Luxemburg worden verhandeld, ziet het hof aanleiding de verboden uit te breiden met het gebruik van (de merken van Gillette in) de Franstalige Claim. Het hof zal deze uitbreiding, ook wat betreft het op onrechtmatige daad gebaseerde verbod, mede op Nederland betrekken, omdat niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang beeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Dit onderdeel van grief A van Gillette slaagt derhalve gedeeltelijk.

Lees de uitspraak zaaknummer 200.101.128/01, LJN BZ0458.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ("Scheert beter dan mach 3" blijft verboden mede wegens verpakking)
SOLV (Scheert beter dan mach 3)

Gerecht EU 24 januari 2013, zaak T-474/09 (Fercal - Consultadoria e Serviços / OHMI - Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)) - dossier

Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep tot nietigverklaring, door de houder van het gemeenschapswoordmerk „JACKSON SHOES” voor waren van de klassen 25 ingesteld tegen beslissing R 1253/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) van 18 augustus 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende toewijzing van het verzoek om nietigverklaring van bedoeld merk, ingediend door de houder van de nationale handelsnaam „JACSON OF SCANDINAVIA AB".

Het beroep wordt afgewezen. Gelet op de gelijkenis van de elementen "Jackson" en "Jacson" en de totaalindruk die door de conflicterende tekens en de identiteit van de betrokken producten, is door de kamer terecht vastgesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het Gemeenschapsmerk en de handelsnaam.

35. À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Il convient en effet de constater que la requérante reconnaît la similitude des éléments « jackson » et « jacson ». Par ailleurs, les écritures de la requérante ne comportent aucun élément quant à l’incidence du mot « shoes » et de la combinaison de mots « of scandinavia » sur la similitude des signes en conflit et sur le risque de confusion. De même, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure lesdits signes, pris dans leur ensemble, se distinguaient. Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutient la requérante, que les éléments « jackson » et « jacson » sont faiblement distinctifs, la chambre de recours était fondée, au vu de la similitude desdits éléments et de l’identité des produits, à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

37. Eu égard à la similitude des éléments « jackson » et « jacson », à l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflits et à l’identité des produits visés, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 21 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et le nom commercial de l’intervenante.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 22 januari 2013, zaak C-49/13 (MF 7 a.s. tegen MAFRA a.s.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Is met de toepassing van Davidoff [IE Klassieker Merkenrecht] voor wat betreft 'de goede trouw' altijd sprake van een acte éclairé? Instemmen met gedrag en de verzwakking of beperking van exclusieve rechten.

Dagblad ‘Mladá fronta’ bestaat sinds 1945 en wordt uitgegeven door de onderneming met dezelfde naam. De naam en ook de afkorting ‘mf’ bestaan nog steeds, maar is pas in 1991 gedeponeerd. In 1990 hebben leden van de redactieraad van MF de NV MaF opgericht die een krant uitgeeft ‘Mladá fronta DNES’ De onderneming MF en de NV MaF sluiten zakelijke overeenkomsten onder meer over de inschrijving van de publicatierechten van dagblad Mladá fronta DNES. MaF heeft later een deel van haar vermogen, waaronder de publicatierechten, ondergebracht in MAFRA a.s. Ook de overeenkomsten zijn aan die situatie aangepast.

In maart 1991 vraagt de rechtsopvolger van Mlada fronta (Mladá fronta a.s. Praag) inschrijving van het samengestelde merk ‘Mladá fronta’. In oktober 1991 vraagt MAFRA inschrijving van ‘Mladá fronta DNES’ (zowel in kleine als grote letters). De nietigverklaring van deze inschrijving wordt in september 2012 gevorderd door MF 7 a.s. Praag, merkhouder is MAFRA a.s. Praag. Verzoekster stelt dat verweerster op moment van indiening van de aanvraag niet te goeder trouw handelde. In de eerder gesloten overeenkomsten was niets geregeld over de industriële rechten. Verzoekster wijst op het langdurige en intense gebruik van het merk. Verweerster meent dat ten tijde van de indiening van de merkaanvraag de goede trouw niet uitdrukkelijk geregeld was. Ook wijst zij op de eerdere inschrijving van de publicatierechten waartegen de oorspronkelijke merkhouder destijds geen bezwaar had.

De verwijzende Tsjechische rechter constateert dat de uitspraak van het Hof in de zaak Davidoff ook toegepast kan worden voor wat betreft de ‘goede trouw’, maar twijfelt of hij daarmee deze zaak oplost. Hij laat het dan ook aan het Hof over of hier sprake zou zijn van een ‘acte éclairé’ en stelt het Hof de volgende vragen:

1. Moet artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten] aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, enkel omstandigheden die bleken vóór of op de datum van indiening van de merkaanvraag relevant zijn, of kunnen ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de merkaanvraag, in aanmerking worden genomen als bewijs dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

2. Moet het arrest van het Hof van 20 november 2001, Zino Davidoff (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691) algemeen worden toegepast op alle zaken waarin wordt onderzocht of een merkhouder heeft ingestemd met gedrag waardoor zijn exclusieve rechten kunnen worden verzwakt of beperkt?

3. Kan goede trouw van een aanvrager van een jonger merk worden afgeleid uit de situatie dat de houder van een ouder merk met hem overeenkomsten heeft gesloten op basis waarvan deze houder instemde met de publicatie van periodiek drukwerk waarvan de benaming overeenstemde met het jongere merk, en met de inschrijving van dat drukwerk door de aanvrager van het jongere merk, en die aanvrager bij zijn publicatie ondersteunde, maar de aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht niet uitdrukkelijk in deze overeenkomsten waren geregeld?

4. Voor zover ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van een merkaanvraag relevant kunnen zijn om te beoordelen of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, kan dan, subsidiair, uit de situatie dat de houder van het oudere merk bewust het bestaan van het betwiste merk gedurende ten minste tien jaar heeft gedoogd, worden afgeleid dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

HvJ EU 22 januari 2012, zaak T-225/06 RENV (Budějovický Budvar/OHMI - Anheuser-Busch (BUD)) - dossier - persbericht

Update: arrest beschikbaar, selectie van rechtsoverwegingen toegevoegd. Gemeenschapsmerk. Beschermde oorsprongsbenaming "BUD" voor bier. Tweede hogere voorziening in langlopende procedure. Verzoekster heeft niet aangetoond dat er sprake is van gebruik van het teken in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis in Oostenrijk en Frankrijk.

Oppositieafdeling wijst de oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "BUD" voor bier af. Daartegen is Budvar in beroep gegaan, wat wordt verworpen. Budvar vordert de vernietiging van dat beroep. Deze hogere voorziening volgt na Gerecht van Eerste Aanleg (IEF 7415) en HvJ EU (IEF 9505), waarin het Hof in hogere voorziening de zaak heeft vernietigd en terugverwezen. Beroep van de houder van het recht op het gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming "BUD" voor bier.

Beroep wordt afgewezen. Het merk BUD kan worden geregistreerd als merk vanwege het onbeduidende gebruik in Frankrijk en Oostenrijk van de oorsprongsbenaming BUD. Uit't persbericht:

The General Court dismisses the actions brought by Budějovický Budvar against the registration of the Community trade mark ‘BUD’ for beer applied for by Anheuser-Busch. That trade mark can be registered because of the insignificant use in France and Austria of the appellation of origin ‘bud.

By its judgment of today, the General Court finds, first, that in Case T-309/06 RENV Budějovický Budvar did not produce before OHIM any item of evidence capable of showing the use – before the date of filing of Anheuser-Busch’s application for a Community trade mark, which was 1 July 1996 – of an earlier sign in the course of trade of more than mere local significance. The Court therefore dismisses the application in this case.

Next, in the other cases, the General Court observes that the Czech brewery produced before OHIM invoices to show actual use of the appellation ‘bud’ in France. The Court finds that some of those invoices must be discarded from the analysis, as they are subsequent to the date of filing of the application for registration of the Community trade mark concerned. The Court also finds that the other invoices produced relate to a very limited volume of products and that the relevant deliveries were limited to three towns at most in French territory, Thiais, Lille and Strasbourg. In those circumstances, the Court holds that the condition of use in the course of trade of a sign of more than mere local significance is not satisfied as regards French territory.

Similarly, the Court observes that the documents produced by Budějovický Budvar to show actual use of the appellation ‘bud’ in Austria attest to sales that are very low in terms both of volume and turnover. Furthermore, while the Czech brewery sold beer under that name in several towns in Austria, sales outside Vienna represent negligible volumes. The Court concludes that the condition of use in the course of trade of a sign of more than mere local significance is not satisfied as regards Austrian territory either.

Under those circumstances, the Court dismisses the actions brought by Budějovický Budvar in their entirety.

Citaatselectie:

53 Ten eerste, gesteld dat verzoekster met haar argumenten betoogt dat de voorwaarde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, betreffende het gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, vervuld is met betrekking tot het Franse grondgebied, aangezien de kamer van beroep in het kader van eerdere zaken voor het BHIM tussen dezelfde partijen en met betrekking tot eenzelfde ingeroepen teken heeft geoordeeld dat was voldaan aan deze voorwaarde, dienen die argumenten te worden verworpen. In dit verband zij eraan herinnerd dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 dienen te nemen ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet dus alleen worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie, en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van deze kamers [arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C‑412/05 P, Jurispr. blz. I‑3569, punt 65, en arrest Gerecht van 2 mei 2012, Universal Display/BHIM (UniversalPHOLED), T‑435/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37]. Gesteld dat verzoekster met haar argumenten in feite schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoert, moet er bovendien aan worden herinnerd dat de eerbiediging van dit beginsel moet sporen met de eerbiediging van het wettigheidsbeginsel (zie arrest Hof van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C‑51/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 75). Omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur moet elke inschrijvingsaanvraag overigens strikt en volledig worden onderzocht en dient dit onderzoek te gebeuren in elk concreet geval (arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald, punt 77). Dit strikte en volledige onderzoek dient eveneens betrekking te hebben op de ter ondersteuning van een oppositie ingeroepen tekens. Om de hierna uiteengezette redenen heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het in casu ingeroepen teken niet voldeed aan de voorwaarde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, betreffende het gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Bijgevolg kan verzoekster zich niet met succes beroepen op eerdere beslissingen van het BHIM, teneinde de conclusie van de kamer van beroep in de bestreden beslissing te ontkrachten (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, punten 78 en 79, en UniversalPHOLED, punt 39). Bovendien moet worden beklemtoond dat de merken die werden aangevraagd in de eerdere zaken waarnaar verzoekster verwijst, ofwel verschillende merken betroffen, ofwel betrekking hadden op andere producten dan die in de onderhavige zaak, en ook de oppositieprocedures verschilden.

57 Aangezien verzoekster zich in het kader van de oppositie die tot zaak T‑257/06 RENV heeft geleid, uitsluitend op de bescherming van het teken BUD in Frankrijk heeft beroepen, zonder de bescherming van dit teken in Oostenrijk in te roepen, volstond de enkele vaststelling van de kamer van beroep dat geen sprake was van gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, om de betrokken oppositie af te wijzen (zie punt 45 supra). In die omstandigheden moet het beroep in zaak T‑257/06 RENV in zijn geheel worden verworpen.

59 In de eerste plaats moet er samen met het BHIM en Anheuser-Busch op worden gewezen dat de door verzoekster tijdens de administratieve procedure overgelegde stukken slechts getuigen van zeer geringe verkoopcijfers, zowel wat de verkochte hoeveelheden als de daarmee behaalde omzet betreft. Zo blijkt uit de in het dossier opgenomen facturen dat in 1997 en 1998 22,96 hectoliter van het betrokken product is verkocht. Voor 1999 maken de facturen melding van een verkocht volume van 15,5 hectoliter en van 5,14 hectoliter in de periode vóór 28 juli 1999 (het voor zaak T‑255/06 RENV in aanmerking te nemen tijdvak). De betrokken verkoop bedroeg dus jaarlijks gemiddeld 12,82 hectoliter. Zelfs indien rekening wordt gehouden met de verkoophoeveelheden die volgens de onder ede afgelegde verklaring van een werknemer van verzoekster in 1999 zouden zijn verkocht, bedraagt het verkochte volume voor dat jaar 51,48 hectoliter, dat wil zeggen een jaarlijks gemiddelde van 24,81 hectoliter. Deze verkoophoeveelheid moet worden gerelateerd aan het gemiddelde verbruik van bier in Oostenrijk, dat volgens de in de bestreden beslissingen gehanteerde gegevens, die verzoekster niet heeft betwist, voor de relevante periode meer dan 9 miljoen hectoliter per jaar bedroeg. Een werknemer van verzoekster vermeldt in zijn onder ede afgelegde getuigenis dat de omzet in het jaar 1999 44 546,76 Tsjechische kroon (CZK) bedroeg, te weten ongeveer 1 200 EUR (op 31 december 1999). Gelet op de gegevens van het dossier zou dit bedrag voor 1997 en 1998 nog lager zijn.

60 Wat in de tweede plaats de aan het dossier toegevoegde persknipsels betreft, deze zien enkel op een korte periode, namelijk van mei tot september 1997. Bovendien is geen enkel gegeven verstrekt op basis waarvan juist kan worden bepaald op welk geografisch gebied of op welk publiek deze publicaties betrekking hadden.

61 Wat in de derde plaats de facturen betreft van de importvennootschap die voor in Oostenrijk gevestigde ondernemingen optrad, deze vermelden acht steden op het Oostenrijkse grondgebied (zeven, indien in het kader van zaak T‑255/06 RENV enkel rekening wordt gehouden met de verkoop vóór 28 juli 1999). In dit verband moet worden gepreciseerd dat het betrokken product weliswaar in verschillende steden op het Oostenrijkse grondgebied is verkocht, maar dat de verkoop buiten Wenen, zoals die blijkt uit de facturen, onbeduidende hoeveelheden vertegenwoordigt (24 verkochte flessen in zes steden en 240 verkochte flessen in één stad). Deze verwaarloosbare verkoop moet worden bezien tegen de achtergrond van het relevante tijdvak waarin de betrokken waren zijn verhandeld (twee tot drie jaar naargelang van de zaak) en van het gemiddelde verbruik van bier in Oostenrijk (meer dan 9 miljoen hectoliter per jaar).

64 Gelet op al deze elementen moet worden geoordeeld dat verzoekster in casu niet heeft aangetoond dat het ingeroepen teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis was, in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, wat het Oostenrijkse grondgebied betreft.

Op andere blogs:
SOLV (The King of Beers wint strijd om 'BUD’)