Merkenrecht - Droit des marques  

Cour d'appel de Bruxelles 27 juin 2013, IEFbe 736 (Cha contre Ecomail c.s.)
Arrêt definitif. Propriété intellectuelle. Droit de marques. Marque complexe. Contrefaçon partielle. Portant sur un élément déterminant. Oui. M.[..] est titulaire de la marque Benelux BIOFLORE. La cour n'a dès lors pas à examiner si Cha est responsable ou non du fait que l'ancienne enseigne du magasin de la chaussée de Charleroi ait encore figuré sur le site de référencement internet YELP jusqu'au 3 mai 2013, date à laquelle il y fut mis fin par la société gérant ce site.  La demande de M. [..] et d'Ecomail tendant à la condamnation de Cha à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire doit dès lors être rejetée.

1. La demande de Cha tendant à l'interprétation et la réformation de l'ordre de cessation prononcé par le premier juge
[..] Il ne revient pas à la cour, dans le cadre de la procédure d'appel, d'interpréter ces motifs, ni le dispositif dont ils constituent le soutènement nécessaire, mais au contraire de réformer le jugement dont appel dans la mesure où l'ordre de cessation qu'il contient est obscur et dans la mesure où, dans l'une des deux interprétations dont il est susceptible, il ne fait pas une correcte application des droits qui appartiennent à M. [..] et Ecomail.

2. La demande nouvelle formulée en appel par Cha
23. Les demandes de Cha tendant (1) à condamner M. [..] et Ecomail à cesser immédiatement tout usage de la dénomination commerciale BIOFLORE, (2) à les condamner à retirer immédiatement de leur site internet la référence á la décision dont appel, et (3) à condamner M. [..] et Ecomail à lui payer une somme provisionnelle de 25.000,00 € à titre de réparation du préjudice créé par l'installation d'un magasin concurrent tenu par eux à proximité du magasin exploité par Cha ou pour exécution prétendument abusive de la décision dont appel, sont irrecevables par application des articles 807 et 812 du Code judiciaire, s'agissant de demandes nouvelles qui ne peuvent être formulées pour la première fois en degré d'appel [..].

3. La demande de Cha à dire pour droit que M. [..] et Ecomail n'avaient pas la possibilité d'exécuter la décision dont appel
24. [..] La cour n'a dès lors pas à examiner si Cha est responsable ou non du fait que l'ancienne enseigne du magasin de la chaussée de Charleroi ait encore figuré sur le site de référencement internet YELP jusqu'au 3 mai 2013, date à laquelle il y fut mis fin par la société gérant ce site.

4. Quant à la demande de M. [..] et d'Ecomail de condamner Cha à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire
25. Quand bien même l'appel sera déclaré non fondé par le présent arrêt, il ne résulte de rien que cet appel ait été interjeté d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal du droit d'appel par une personne prudente et diligente [..].

La demande de M. [..] et d'Ecomail tendant à la condamnation de Cha à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire doit dès lors être rejetée.

5. Quant à la demande subsidiaire de Cha de réduire l'astreinte journalière à un montant raisonnable
[..] Le jugement dont appel étant réformé par le présent arrêt, il y a lieu de limiter les astreintes à la somme de 500,00 € par jour d'infraction et de ne faire courir ces astreintes qu'à partir de la signification du présent arrêt.

Cette mesure aura un effet dissuasif suffisant qui rend la mesure de publication demandée par M. [..] et Ecomail inutile.

Hof van Beroep Antwerpen 24 juni 2013, IEFbe 734 (Olina c.s. tegen Blue Turtle Business Partners)
Uitspraak mede ingezonden door Steven Boeynaems en Nathalie Taeymans, DilawHens advocaten. Merkenrecht. Handelsnamen. Domeinnamen. Geen verwarring. De eerste en tweede appellanten zijn houdster van het Benelux-beeldmerk en woordmerk LILA GRACE. Olina is houdster van domeinnaam lilagrace.be en de Facebookpagina LILA GRACE. Geïntimeerde heeft een winkel onder de naam LITTLE GRACE, die is gedeponeerd als Benelux-woordmerk. De overeenstemming van de activiteiten en geografische reikwijdte van de handelsnamen leveren gelijkenis op. Wat de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar betreft, geldt ook hier zoals bij de beoordeling van de inbreuken op het BVIE dat er geen overeenstemming is tussen LILA GRACE en LITTLE GRACE.

Terecht oordeelde de eerste rechter dat LILA GRACE  bescherming verkreeg van haar handelsnaam door de inbezitneming ervan, inhoudende het publieke gebruik dat ervan gemaakt werd/wordt. LILA GRACE wordt publiek, zichtbaar en voortdurend gebruikt wat niet voor ernstige betwisting vatbaar is.

Of er gevaar voor verwarring bestaat moet beoordeeld worden aan de hand van de volgende elementen: (1) de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar; (2) de mate van overeenstemming tussen de activiteiten alsook (3) de geografiche reikwijdte van de handelsnamen.

Voor de laatste twee elementen is er gelijkenis maar wat het eerste element betreft: de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar, geldt ook hier zoals bij de beoordeling van de inbreuken op het BVIE dat er geen overeenstemming is tussen LILA GRACE en LITTLE GRACE. [..]

Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen 11 juni 2013, IEFbe 731 (Life Solutions tegen Body in Style e.a.) - hier
Uitspraak mede ingezonden door Bert Gregoir, Stappers Eliaerts & Thiers advocaten. Wet Marktpraktijken. Auteursrecht. Parasitaire mededinging. Verwarringstichting. Succesvolle vordering verklaring voor recht dat verwerende partijen inbreuk plegen op de Wet Marktpraktijken artikelen 95 en 96 door eisende partij en haar producten als namaak voor te stellen, als malafide voor te stellen en zwart te maken en derhalve de staking ervan te horen bevelen. Inbreuk auteursrecht, parasitaire mededinging en verwarringstichting door het op de markt brengen van producten met verpakking gelijkend aan die van eisende partij. Bevel tot publicatie huidig vonnis op websites verwerende partijen.

Zeggen voor recht dat verwerende partijen een inbreuk plegen op de Wet Marktpraktijken o.a. artikelen 95, 96.1, 96.2 en 96.4 door eisende partij en de door haar verkochte producten als namaak voor te stellen, door eisende partij als malafide voor te stellen en door eisende partij zwart te maken;
Bevelen derhalve de onmiddellijke staking ervan;
Zeggen voor recht dat verwerende partijen door het op de markt brengen van producten met verpakking gelijkend aan die van eisende partij, met als grafische kenmerken, de kleur, de kleurencombinaties en het gehanteerde lettertype, de tekening van een gestileerde koffieboon voor de letter O en de foto van een blonde dame die koffie drinkt en de term "Afslankkoffie" in het door eisende partij gehanteerde lettertype en de tekening van een gestileerde koffieboon voor de letter O, een inbreuk plegen op het auteursrecht van eisende partij en zich bovendien schuldig maken aan parasitaire mededinging en verwarringstichting.

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 31 mei 2013, IEFbe 722 (Metatecta tegen Metaclima)

3.1.1. [..] Naar het oordeel van de rechtbank bewijst Metaclima op voldoende wijze dat het depot door Metatecta van het beeldmerk "Metaclima" te kwader trouw werd verricht. [..] In deze omstandigheden kan worden besloten dat Metatecta manifest te kwader trouw het depot van het woordmerk "Metaclima" verrichte, nu Metatecta weet had van het rechtmatig gebruik, door B.V.B.A. Metaclima, van de benaming "Metaclima" en Metatecta heeft nagelaten om B.V.B.A. Metaclima dienaangaande om toestemming te vragen.

3.1.2. De rechtbank stelt vast dat Metatecta wel beweert dat B.V.B.A. Metaclima gebruik maakt van het merk "Tectobiotics" maar dat zij daarvan niet het minste bewijs levert.

3.1.3. In deze omstandigheden wordt de vordering van Metatecta afgewezen als ongegrond in al haar onderdelen.

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 20 maart 2014, IEFbe 738 (Louboutin tegen Van Dalen Footwear B.V.)
Uitspraak ingezonden door Jan-Diederik Lindemans, Crowell & Moring; Hidde Koenraad en Laurens Kamp, Simmons & Simmons. Merkenrecht. Geen kleurmerk, maar wel een vormmerk. Louboutin heeft een gemeenschapsmerk gedeponeerd met inroeping van anciënniteit van een Benelux-kleurmerk. Louboutin voert aan dat Van Dalen inbreuk maakt op zijn merk. De stakingsrechter oordeelt dat in casu niet blijkt dat eisende partij een kleurmerk heeft willen registreren. Uit de bijgevoegde driedimensionale tekening wordt afgeleid dat het een vormmerk betreft. De zool geeft de wezenlijke waarde aan de waar en wordt daarom nietig verklaard. Bovendien ontbeert het onderscheidend vermogen en bestaat het louter uit een aanduiding die in de handel gebruikelijk is geworden.

16. In casu blijkt volgens de stakingsrechter uit de merkinschrijving niet dat eisenparij een kleurmerk heeft willen registreren. Meer integendeel, uit het feit dat er een driedimensionele tekening wordt gevolg bij het merk waarbij 'de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaatsing van het merk aan te tonen' leidt de stakingsrechter af dat het in casu een vormmerk betreft.

22. Het merk van de heer Louboutin is ingeschreven voor pumps (chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orhopédiques). Het is evident dat voor dergelijke waren het design een zeer belangrijk criterium voor de consument is. Dit is des te meer het geval voor de schoenen van de heer Louboutin, aangezien deze schoenen vele malen duurder zijn dan de gemiddelde verkoopprijs van een damesschoen.

23. Dat de zool van de schoenen van de heer Louboutin voor consumenten een zeer belangrijk criterium vormt, volgt ook uit de volgende bronnen [..].

24. Het merk van de heer Louboutin geeft derhalve de wezenlijke waarde aan de waar en moet om die reden nietig worden verklaard. Het merk voldoet immers niet aan de voorwaarden van artikel 2.1 lid 2 BVIE.

Vergelijk IEF 12573 (Vzr. Rb Den Haag), IEF 10162 (US District New York).

Op andere blogs:
BirdBuzz Rode zoolmerk van Christian Louboutin nietig in de Benelux

Voorz. Rechtbank van Koophandel 27 maart 2014, IEFbe 729 (Artex c.s. tegen Zimmer + Rhode)
Uitspraak ingezonden door Anne Marie Verschuur, Philippe Péters en Tanguy de Haan, NautaDutilh. Merkenrecht. Basisrechtsplegingsvergoeding. Zimmer + Rhode is houdster van alle merkinschrijvingen voor het woord-/beeldmerk ADO. De Beneluxrechten zouden uitdrukkelijk en expliciet overgedragen zijn aan het (oude) ADO Duitsland, waarvan eiseressen de merken hebben gekocht. Artikel 2.19 BVIE wordt ingeroepen. Prima facie moet de merkhouder blijken uit de officiële registers, daartoe levert Zimmer&Rhode bewijs dat zij dat is. De vorderingen worden afgewezen.

Een beroep op 2.20 BVIE is voorbehouden aan merkhouders, een vordering uit onrechtmatige daad kan slechts bijkomend worden ingesteld. De zaak is niet dermate complex om van de basisrechtsplegingsvergoeding af te wijken en de gevorderde kosten worden van het gevorderde €11.000 tot enkel nuttig begroot op €1.320.

p. 7 In voorliggende zaak leveren verwerende partijen prima facie het bewijs dat alle "ADO" merken ter wereld, inclusief de Benelux, op naam van Zimmer&Rhode zijn ingeschreven.

De vordering van eiseressen is bijgevolg onontvankelijk op grond van artikel 2.19 BVIE aangezien eiseressen prima facie geen merkhouders zijn.

Eiseressen stellen dat hun vordering in feite geen merkenrechtelijke vordering zou zijn en zij beroepen zich op artikel 2.20 BVIE. (...)
Overigens slaat artikel 2.20 BVIE enkel op de rechten van de merkhouder. Artikel 2.20 BVIE bepaalt immers: "Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht".

De tweede zin voegt eraan toe dat de merkhouder bovenop de in artikel 2.20 BVIE opgesomde merkenrechtelijk vordering, een bijkomende vordering kan instellen op basis van het "gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad".

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 13 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie februari 2014.

Behoefte aan een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

Voorzitter Rechtbank van Koophandel Antwerpen 24 mei 2013, IEFbe 721 (Verstek Nitro)
Verstekvonnis. Nietigverklaring Beneluxinschrijvingen woord- en beeldmerken NITRO, waaronder Nitro Energy Drink. Verbod gebruik van het teken. Schadevergoeding € 1 provisioneel.

Lees verder

OHIM 24 maart 2014, oppositienr. B 2170648 (inzake VK International)
Beslissing ingezonden door Jan Smolders, Dohmen advocaten. De diensten van VK SEGUROS in klasse 36, waar onder real estate affairs, wijkt overduidelijk af van de diensten in klasse 35, waaronder advertising, waarvoor het depot is verricht. De oppositie, gebaseerd op het Spaans merk "VK SEGUROS" en gericht tegen beeldmerk "VK INTERNATIONAL", wordt volledig afgewezen.

a. The services: The contested advertising is, therefore, dissimilar to these services. (...) They are not in competition nor complementary. Consequently, these services are dissimilar. (...) Since the applicant’s advertising has no relevant points of contact that could render it similar to the opponent’s real estate affairs, these services are considered to be dissimilar. (...) Neither the purpose nor the nature of the services in dispute is similar. Therefore, these services are considered to be dissimilar to all the opponent’s services in Class 36.

B. Conclusion: Since the services are clearly dissimilar, one of the necessary conditions of Article 8(1)(b) CTMR is not fulfilled, and the opposition must be rejected.

HvJ EU 27 maart 2014, zaak C-530/12P (BHIM tegen National Lottery Commission) - dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht EU [IEFbe 289 onder C]. Gemeenschapsbeeldmerk dat hand met twee gekruiste vingers en lachend gezicht weergeeft. Artikel 53, lid 2, sub c, van EG-verordening nr. 207/2009. Bestaan van door nationaal recht beschermd ouder auteursrecht. Bewijslast. Toepassing van nationaal recht door BHIM. Het arrest wordt vernietigd. BHIM mag ambtshalve met de middelen die hem nuttig lijken inlichtingen inwinnen over het nationale recht; het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden.

39      Tegen de achtergrond van deze overwegingen moet worden onderzocht of het BHIM en het Gerecht binnen een dergelijke procedurele context zich strikt moeten beperken tot het onderzoek van de documenten die door de verzoeker zijn overgelegd om de inhoud van het toepasselijke nationaal recht aan te tonen, dan wel of zij een controlebevoegdheid kunnen uitoefenen met betrekking tot de relevantie van het aangevoerde recht hetgeen in voorkomend geval impliceert dat zij ambtshalve inlichtingen inwinnen over de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte van de aangevoerde regels van nationaal recht.

45      Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door in punt 20 van het bestreden arrest te oordelen dat „in omstandigheden waarin het BHIM mogelijkerwijs rekening moet houden met met name het nationaal recht van de lidstaat waarin een ouder recht waarop de vordering tot nietigverklaring steunt, wordt beschermd, het ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen moet inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat, wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken nietigheidsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken”.

 59      Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht het beginsel van hoor en wederhoor als onderdeel van het recht op een eerlijk proces heeft geschonden.