Prejudiciële vragen over merkgebruik bij velgenreparatie
Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 november 2014, IEFbe 1115, zaak C-500/14 (Ford Motor Company) - dossier
Vragen gesteld door Tribunale ordinario di Torino, Italië. Merkenrecht. De zaak speelt tussen twee private partijen: verzoekster Ford Motor Company, houdster van een geldig merk, en ITA verweerster Wheeltrims srl. Verzoekster is een procedure gestart tegen het ITA bedrijf wegens vermeende schending van haar exclusieve rechten in de zin van artikel 9 van Vo. 207/2009. Het gaat om door verweerster verkochte wieldoppen waarop het merk van verzoekster is gereproduceerd zonder dat verweerster in het bezit is van de vereiste licenties. Verzoekster heeft in kort geding verloren. Zij eist nu voor de verwijzende rechter een verklaring dat verweerster haar rechten schendt wegens ongeoorloofd gebruik, dat verweerster productie/verkoop/reclame voor de wieldoppen staakt en een veroordeling tot schadevergoeding. Inbreuk op haar exclusieve recht kan niet gerechtvaardigd worden door toepassing van de zogenaamde reparatieclausule.
Verweerster beroept zich op deze in de ITA wet opgenomen reparatieclausule. Zij stelt in het bijzonder dat het merk Ford op de wieldoppen enkel aanwezig is om de identificatie van de producent met betrekking tot het goed als geheel, te weten de auto waarop de wieldop wordt aangebracht. Het gaat dan om het reproduceren op reserveonderdelen van een esthetisch-beschrijvend kenmerk dat aanwezig is op de originele stukken, welk kenmerk essentieel is om het samengestelde product – de auto – zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.
De verwijzende ITA rechter (Rb Torino) stelt vast dat er veel onzekerheid bestaat over de precieze vaststelling en afbakening van de werkingssfeer van de reparatieclausule. De rechter in kort geding oordeelde dat die bepaling een ruimere inhoud heeft, omdat daarin in het algemeen wordt verwezen naar de „exclusieve rechten op de onderdelen van een samengesteld voortbrengsel”. De bepaling vooronderstelt een fundamenteel commercieel recht van de ondernemers om het oorspronkelijke onderdeel volkomen identiek te reproduceren, voortvloeiend uit de beginselen van vrije mededinging. Bij vervanging van auto-onderdelen kan, als esthetisch element, een min of meer getrouwe afbeelding van het merk van de autofabrikant zijn aangebracht en oefent het zijn „gewone” functie van aanduiding van de producent slechts uit ten aanzien van het goed in zijn geheel.
Gestelde vragen:
a) Verdraagt het zich met het gemeenschapsrecht dat artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 aldus worden toegepast dat producenten van reserveonderdelen en toebehoren ingeschreven merken van derden mogen gebruiken teneinde de uiteindelijke koper in staat te stellen de oorspronkelijke verschijningsvorm van een samengesteld voortbrengsel te herstellen, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?
b) Moet de in artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 bedoelde reparatieclausule aldus worden uitgelegd dat zij voor derde producenten van reserveonderdelen en toebehoren een subjectief recht inhoudt, en dat dergelijke derden, in afwijking van het bepaalde in verordening nr. 207/2009 en richtlijn 89/104/EG, op grond van dit subjectieve recht het ingeschreven merk van anderen mogen gebruiken voor reserveonderdelen en toebehoren, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?
English:
(a) Is it compatible with [EU] law to interpret Article 14 of Directive 98/71 and Article 110 of Regulation (EC) No 6/2002 as conferring on producers of replacement parts and accessories the right to use trademarks registered by third parties in order to allow the end purchaser to restore the original appearance of a complex product and, therefore, also when the proprietor of the trade mark applies the distinctive sign in question to a replacement part or accessory intended to be mounted on the complex product in such a way that it is externally visible and thus contributes to the external appearance of the complex product?
(b) Is the repair clause set out in Article 14 of Directive 98/71 and Article 110 of Regulation (EC) No 6/2002 to be interpreted as constituting a subjective right for third-party producers of replacement parts and accessories and, if so, does that subjective right include the right for such third parties to use the trade mark registered by another party in respect of replacement parts and accessories, by way of derogation from the rules laid down in Regulation No 207/2009 and Directive (EC) 89/104 and, therefore, when the proprietor of the trade mark also applies the distinctive sign in question to a replacement part or accessory intended to be mounted on the complex product in such a way that it is externally visible and thus contributes to the external appearance of the complex product?
Contribution envoyée par
Droit des marques. BEDA a déposé la marque verbale
Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie en Rutger Stoop, Brinkhof. Advocaten treden op namens Capri-Sun. Merkenrecht. Waar in eerste aanleg het
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar, Gregor Vos,
Beslissing aangebracht door Dieter Delarue, 
Merkenrecht. 3D-vormmerk. Normaal gebruik van ouder nationaal merk van grashalm in een fles. Aanvraag voor "een groen-bruinachtige grashalm die in een fles staat, waarbij de lengte van de grashalm overeenkomt met ongeveer drie vierde van de hoogte van de fles." De oppositie-afdeling wijst de oppositie af: de aanwezigheid van het etiket met de term „żubrówka” en de afbeelding van een bizon wijzigde het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het was ingeschreven. De kamer van beroep verwerpt het beroep. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van OHIM, omdat bewijs die voor het eerst voor Kamer zijn overgelegd met foto's uit vier verschillende invalshoeken niet zijn onderzocht en daarvoor geen motivering is gegeven.
Marque communautaire tridimensionnelle. Motif absolu de refus. Millano a présenté une demande d’enregistrement, les produits correspondent à la description « Boîtes de chocolats ». L’examinateur a rejeté la demande en raison du défaut de caractère distinctif de la marque demandée. Les formes géométriques simplifiées étaient généralement utilisées comme formes pour des produits en chocolat et les cubes qui constituaient un élément de la marque demandée ne se démarquaient pas significativement de la norme ou des habitudes du secteur. La combinaison de 18 cubes d’apparence chocolatée, non reliés entre eux et d’un support moulé comportant 18 creux ayant chacun la forme d’un chocolat, disposés en trois rangées de six creux chacune, était banale. Le recours est rejeté.