Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 25 oktober 2013, zaak T-416/11 (Biotronik SE / OHMI - Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale woordmerk „CardioMessenger” voor waren van de klassen 9 en 10 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1156/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster tegen inschrijving van het woordmerk „CARDIO MANAGER” voor waren van de klassen 9 en 10 is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen. Er is geen bewijs geleverd van eerder merkgebruik van het ouder merk.

39      Similarly, as regards the scientific publications in the journal Das Krankenhaus (published in 2003), and in a number of specialist journals – Kardiotechnik (published in 2003), MT-Info Medizintechnik (published in 2004), Journal of Electrocardiology (published in 2004) and Zeitschrift für Kardiologie (published in 2005) – as well as the article which appeared in the Berliner Morgenpost newspaper (in 2005), these establish the existence and function of a device called ‘CardioMessenger’, but do not provide any indication as to the extent of use. Admittedly, the publications mention a new method of remote cardiac monitoring, including Biotronik’s ‘Home Monitoring’ system; they describe how such a system operates; they describe a pilot phase; and they mention the fact that, in 2003, 1 500 patients worldwide already had a device which made remote monitoring possible and that research had shown the positive experience felt by those patients (sense of security). However, those publications do not really refer to the CardioMessenger trade mark itself. Furthermore, even if it is true that in 2003 there were already 1 500 patients worldwide using a remote monitoring system, the number of patients established solely in Germany, the relevant country, is not given. Nor is it stated in that context that the 1 500 patients in question were using Biotronik’s system. Similarly, the only information to emerge from the article published in the journal Ärzte Zeitung in 2005 is that 14 000 implanted devices existing in Germany are defined as having a ‘Telemonitoring-Funktion’, there being no express reference to the device known under the trade mark CardioMessenger; nor is there any express reference to the extent and nature of use. The documents mentioned above thus contain no specific details regarding the volume of sales, advertising or the extent of use.

40      The same is true of the extracts from an instruction manual for the CardioMessenger product, the Internet pages and the product packaging. In this connection, it should be noted that that manual relates only to the way in which the patient is to use the product and that it does not provide any additional solid evidence of use of the trade mark. It is not possible to extract from the manual the information necessary for verifying that use, such as the place of sale, the sales systems and the quantities of goods sold. That finding applies also to the product packaging for the CardioMessenger kit and to the Internet pages.

41      Lastly, as regards the formal statement referred to in paragraph 28 of the contested decision, it should be observed that that statement does indeed indicate the number of patients worldwide who, between 2000 and 2009, were provided with the ‘CardioMessenger’ device as an integral part of a ‘Home Monitoring’ system and the percentage of those patients who were in Germany. However, as the Board of Appeal noted, that formal statement fails to set out essential information such as the market price for the devices, the nature of the distributors, the market share of the product, sales and advertising turnover, the sales outlets in Germany or the existence of customers. In any case, it should be borne in mind that the value of a statement from the applicant, such as the statement under consideration, is lower than the value of a statement from an independent source and the information contained in it must be borne out by other information, which is not the position in the present case (see, to that effect, Case T‑303/03 Lidl Stiftung v OHIM – REWE–Zentral (Salvita) [2005] ECR II‑1917, paragraph 45).

42      It follows from the above, therefore, that the Board of Appeal was right in finding that proof of use of the trade mark CardioMessenger had not been produced. Consequently, the first plea in law must be rejected as unfounded.

Gemeenschapsmerk. Gemeenschapsmodel. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Verwarringsgevaar tussen KLASSIKLOTTERIE en NKL-KLASSIKLOTTERIE
B) Verwarringsgevaar tussen AQUA FLOW en VAQUA FLOW
C) Geen nietigheid BABY BAMBOLINA door ouder ongeregistreerd beeldmerk
D) Geen verwarringsgevaar tussen het merk bevattende STERILINA en STERILLIUM / BODE STERILLIUM
E) Nietigverklaring model servies, decoratie was auteursrechtelijk beschermd

A) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-155/12 (Schulze tegen OHMI - GKL (Klassiklotterie)) - dossier
Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „KLASSIKLOTTERIE” voor waren en diensten van de klassen 16, 35 en 41 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 600/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 januari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de door de houder van het woordmerk „NKL-Klassiklotterie” voor waren en diensten van de klassen 16, 35 en 41 ingestelde oppositie. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar tussen 'KLASSIKLOTTERIE' en 'NKL-KLASSIKLOTTERIE'.

49 Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung der berücksichtigten Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit den Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C‑39/97, Slg. 1998, I‑5507, Randnr. 17, und Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, Slg. 2006, II‑5409, Randnr. 74).

50 Im vorliegenden Fall wurde festgestellt, dass die fraglichen Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise ähnlich sind. Weiter wurde festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen, selbst wenn innerhalb der älteren Marke dem Element „NKL“ aufgrund der vom Kläger behaupteten hohen Kennzeichnungskraft ein größeres Gewicht zukäme, eine durchschnittliche begriffliche und phonetische Ähnlichkeit sowie eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit aufweisen.

51 Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, ist aufgrund der Übereinstimmung beider Zeichen im kennzeichnungskräftigen Element „Klassiklotterie“ für die fraglichen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Wie oben dargelegt, handelt es sich bei dem Element „Klassiklotterie“ um einen nicht vernachlässigbaren Bestandteil für den von der älteren Marke hervorgerufenen Gesamteindruck; dies gilt selbst dann, wenn dem Element „NKL“ innerhalb der älteren Marke ein größeres Gewicht als dem anderen Element zukäme. Es besteht die Gefahr, dass die Verbraucher annehmen, die fraglichen Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, wenn sie einmal unter der älteren und einmal unter der angemeldeten Marke angeboten werden.

52 Nach alledem ist der einzige Klagegrund des Klägers zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

B) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-417/12 SFC Jardibric tegen OHMI - Aqua Center Europa (AQUA FLOW) - dossier    
Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat de woordelementen „AQUA FLOW” bevat voor waren van de klassen 6, 7, 9, 11, 17, 19 en 21 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2230/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 juli 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de toewijzing door de nietigheidsafdeling van de vordering tot nietigverklaring ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk dat de woordelementen „VAQUA FLOW” bevat voor waren van klasse 11. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringgevaar tussen AQUA FLOW en VAQUA FLOW. Op de MARQUES-blog.

74 A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 17, and Joined Cases T‑81/03, T‑82/03 and T‑103/03 Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others) [2006] ECR II‑5409, paragraph 74).

75 In the present case, in so far as (i) the goods designated by the marks at issue are identical or similar and (ii) the signs at issue are visually and conceptually similar to an average degree and phonetically highly similar, the Board of Appeal was right to find that there is a likelihood of confusion on the part of the relevant public.

76 In that regard, the applicant argues unsuccessfully that the contested Community trade mark cannot be declared invalid in respect of the goods in Classes 6 and 21 that it designates on the ground that the earlier mark was never registered in respect of those goods in Spain.

77 First, the applicant cannot rely on the fact that the goods in question are in different classes since, as is clear from Rule 2(4) of Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 (OJ 1995 L 303, p. 1), the classification of goods and services is to serve exclusively administrative purposes and, therefore, goods and services may not be regarded as being dissimilar from each other on the ground that they appear in different classes under the Nice Classification (ARTIS, paragraph 57 above, paragraph 36).

78 Moreover, as is clear from paragraphs 55 to 59 above, the Board of Appeal was entitled to take the view, without committing any error, that the goods designated by the contested Community trade mark in Class 11 are identical to the product designated by the earlier mark and that there is an average degree of similarity between that product and the goods designated by the contested Community trade mark in Classes 6 and 21.

79 Consequently, the second plea in law must be rejected, as must, therefore, the action as a whole.

C) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-581/11 Dimian tegen OHMI - (Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) - dossier
Beroep ingesteld tegen beslissing R 1822/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 augustus 2011 en strekkende tot vernietiging daarvan, waarbij dit heeft verworpen het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van het verzoek tot nietigverklaring dat door verzoekster is ingediend ter zake van het gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „BABY BAMBOLINA” voor waren van klasse 28. Het beroep wordt afgewezen. Applicant heeft niet bewijs geleverd dat hij het teken eerder heeft gebruikt op de Spaanse markt.

71 It follows that the applicant has not submitted any evidence pertaining to the use of the earlier mark on Spanish territory in relation to the period after January 2009. There is a period of more than five months between the expiry date of the last catalogue pertaining to the Spanish market of which certain pages were provided by the applicant and the date of filing of an application for a declaration of invalidity.

72 In those circumstances, the evidence relating to the Spanish market cannot be considered sufficient to prove sufficiently significant use of the earlier mark in 2008 and 2009 up to the date of filing of an application for a declaration of invalidity.

73 It follows from all of the foregoing that, in relation to all the relevant territories, the Board of Appeal correctly found that the applicant had not proved use in the course of trade of a sign of more than mere local significance up to the date of filing of an application for a declaration of invalidity.

74 It follows that the single plea in law put forward by the applicant must be dismissed and, in consequence, the action must be dismissed in its entirety.

D) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-114/12 (Bode Chemie tegen OHMI - Laros (sterilina)) - dossier
Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk en het gemeenschapsbeeldmerk in blauw en wit met de woordelementen „STERILLIUM” en „BODE STERILLIUM” voor waren van klasse 5 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2423/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 januari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in wit en rood dat het woordelement „sterilina” bevat voor waren van de klassen 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen. Er is geen sprake van verwarringsgevaar.

34 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans le cadre d’une appréciation globale, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour le public pertinent, et ce quand bien même il existe une similitude ou une identité entre les produits concernés.

35 Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, cette conclusion trouve également à s’appliquer, a fortiori, s’agissant de la marque figurative antérieure qui comporte des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et qui n’est enregistrée que pour les « désinfectants ».

36 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

E) Gerecht EU 23 oktober 2013, zaak T-566/11 (Viejo Valle tegen OHMI - Établissements Coquet (Tasse en sous-tasse avec des stries)) - dossier
Beroep tot vernietiging ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 384.912-0001 (geribbeld koffieservies) tegen beslissing R 1054/2010-3 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 juli 2011 waarbij het beroep is verworpen tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij de door Etablissements Coquet SA ingestelde vordering tot nietigverklaring is toegewezen. Het beroep wordt afgewezen.

98 De uitkomst van het onderhavige geding moet dus niet worden bepaald op basis van een globale vergelijking van twee modellen waarbij een beperkte mate van vrijheid van de ontwerper als gevolg van, overigens in casu niet aangetoonde, technische of wettelijke beperkingen, de geïnformeerde gebruiker aandachtiger kan maken voor details en het kunnen vergemakkelijken om het eigen karakter van het betwiste model te erkennen (zie in dit verband arrest Verwarmingsradiatoren, punt 35 supra, punten 43 tot en met 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

99 De uitkomst van het onderhavige geding hangt enkel ervan af of in het litigieuze model „zonder toestemming [wordt] gebruikgemaakt” van het werk dat in de betrokken lidstaat auteursrechtelijk is beschermd.

100 De kamer van beroep heeft dus terecht geoordeeld dat om de nietigheidsgrond te beoordelen, niet de conflicterende modellen in hun geheel moesten worden vergeleken, maar enkel moest worden bepaald of het auteursrechtelijk beschermde werk was gebruikt in de jongere modellen, dit wil zeggen dat moest worden bepaald, of kon worden vastgesteld dat dit werk in deze modellen aanwezig was, waardoor de door verzoekster aangevoerde verschillen, zoals de vorm van het kopje of het oor ervan, of de vorm van de bol van het diepe bord, in deze context niet relevant waren.

101 In de tweede plaats, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, kan niet worden ontkend dat de decoratie van de litigieuze modellen sterk lijkt op die van interveniëntes serviesstukken, zowel met betrekking tot het feit dat de decoratie op dezelfde oppervlakken is aangebracht, als met betrekking tot het feit dat de groeven concentrisch, regelmatig en fijn zijn. De bredere en opvallendere groeven waarop verzoekster zich beroept, volstaan niet om deze gelijkenis teniet te doen.

102 Uit één en ander blijkt dat verzoekster voor het Gerecht niet aantoont dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door op basis van de elementen waarover zij beschikte te oordelen dat de decoratie van de serviesstukken waarop interveniënte zich ter ondersteuning van haar vorderingen tot nietigverklaring beroept, beschermd was door de Franse wetgeving inzake auteursrecht, en dat deze decoratie zonder toestemming was gebruikt in de litigieuze modellen.

103 Bijgevolg moet het onderhavige middel worden afgewezen.

Hof van Beroep Brussel 17 september 2013, 2011/AR/1337 (Sunnyland Distribution tegen Stassen)
Ingezonden door Joost Verbeek, Adverb Advocaten
Merkrecht. Schadevergoeding. Verwatering. Eerder oordeelde het hof dat Sunnyland door gebruik van haar Limoh-party verpakking inbreuk pleegde op merkrechten van Stassen. Verder maakte Sunnyland zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Verdere staking en verspreiding van de inbreukmakende producten werd bevolen.

Nu vordert Stassen schadevergoeding en afdracht van genoten winst. Het hof kent €0.45 per verkochte fles en in totaal €135.000 schadevergoeding toe inzake gederfde winst. Ook moest Stassen extra investeren nu door inbreuk op de merkrechten verwatering plaatsvond. Deze kosten worden begroot op €75.000. De vordering op grond van kwade trouw wijst het hof af. Het hof veroordeelt Sunnyland tot schadevergoeding van €210.000.

Beoordeling
(...) Gelet op de door Stassen voorgelegde cijfers die op zich niet worden betwist, bedraagt de terugval in de stijging van de verkoop sedert de namaak, ongeveer 90.000 flessen in 2007 en 210.000 flessen in 2008, hetzij 300.000 flessen in totaal.

De winst die door Stassen op de verkoop van Kidibul gemaakt werd tijdens de jaren 2007 en 2008 varieert, in functie van de prijs Van de grondstoffen om het product te vervaardigen. Stassen zelf bepaalt deze winst op 0,45 euro (zonder rekening te houden met de marketingkost die Stassen in haar berekening op bladzijde 25 van i haar conclusie d.d. 28 februari 2012 verwerkt heeft) per verkochte fles Kidibul. De aangevoerde winst op zich wordt niet betwist door Sunnyland.

Het hof besluit dat de door Stassen gederfde winst ingevolge de namaak door Sunnyland in de periode van 2006 tot 2009, 135.000 euro bedraagt, hetzij 300.000 flessen (terugval in de verkoop) x 0,45 euro (gemiddelde winst per fles tijdens de jaren 2007 en 2008).

(...) Ingevolge de namaak door Sunnyland is er tevens een verwatering opgetreden van het onderscheidend vermogen van het merk Kidibul.

(...) Het hof begroot de door Stassen geleden verliezen die als vaststaand kunnen worden beschouwd ex aequo et bono, rekening houdend met de door Stassen neergelegde stukken die de door haar geleden verliezen en kosten aantonen doch bij gebrek aan voldoende gegevens die een precieze begroting ervan toelaten, op een bedrag van 25.000 euro per volledig jaar dat de inbreuk heeft geduurd, met name van april 2006 tot 23 juni 2009, hetzij op een totaal bedrag van 75.000 euro.

Rechtbank Den Haag 23 oktober 2013, HA ZA 12-1360 (Screentime en Five Divas tegen SBS en Talpa)

Ingezonden door Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap.
Benelux merk. Zie eerder IEF 12008. Merkenrecht. Beschrijvend merk. Inburgering. Algemeen bekend merk. Screentime vordert dat SBS wordt bevolen de inbreuk op haar merken "Popstars" en "Popstars the Rivals" te staken, in het bijzonder door het gebruik van het teken "The Next Popstar" in de Benelux en het gebruik van de domeinnaam popstars.nl te staken. Screentime beroept zich op artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE. De merken van Screentime zijn beschrijvend en voor geldige merken moet sprake zijn van inburgering.

Volgens de voorzieningenrechter waren de merken ingeburgerd, maar de rechtbank is het daar niet mee eens. De merken moeten in de gehele Benelux zijn ingeburgerd bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek, de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden. De beoordeling moet ex nunc geschieden voor zover de vorderingen gaan om toekomstige inbreuken. Volgens de rechtbank zijn de merken niet in België ingeburgerd. Het programma Popstars is slechts één seizoen uitgezonden op de Vlaamse televisie. Popstars the Rivals is nooit uitgezonden in België. De rechtbank hoeft niet meer te kijken naar inburgering in de rest van de Benelux.

Screentime beroept zich ook op 6bis Unieverdrag van Parijs (UvP) voor algemeen bekende merken. Het gaat hierbij om de bekendheid in Nederland. Voor een beschrijvend merk is voor algemene bekendheid een relatief grote intensiteit en duurzaamheid van het gebruik nodig. Nu in 2013, twee jaar na het stoppen van het gebruik van het merk, is 'Popstars' geen algemeen bekend merk meer. Er is geen sprake van een onrechtmatige daad door SBS. Het merk van SBS wordt ook niet nietig verklaard. De rechtbank wijst de vorderingen af.

Beoordeling
4.7. Uit het voorgaande volgt dat het Popstars merk en het Popstars - the Rivals merk van huis uit beschrijvend zijn in de gehele Benelux, in de zin dat zij kenmerken beschrijven van diensten die bestaan uit het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van televisie-‚ audiovisuele, muziek- en amusementsprogramma's. Screentime voert echter aan dat de merken door inburgering onderscheidend vermogen hebben verkregen, zodat wel sprake is van geldige merken.

4.9. Daarbij is in de eerste plaats van belang welk publiek in dit geval het relevante publiek is. Gelet op het feit dat de Screentime merken zijn gebruikt voor een televisieprogramma dat op prime time werd uitgezonden, bestaat het relevante publiek uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma´s die op prime time worden uitgezonden. Met SBS c.s. is de rechtbank van oordeel dat dat publiek niet beperkt is tot televisiekijkers die specifiek geïnteresseerd zijn in talentenjachten, maar tevens bestaat uit televisiekijken die meer in het algemeen naar amusementsprogramma's kijken. Het feit dat het programma Popstars op prime time in het weekend werd uitgezonden, derhalve op een tijdstip waarop SBS relatief dure reclamezendtijd aanbiedt, duidt er ook op dat beoogd werd een breed publiek te bereiken met het programma.

4.10. Daarnaast overweegt de rechtbank dat de beoordeling van de inburgering ex nunc dient te geschieden, voor zover de vorderingen van Screentime zien op voorkoming van toekomstige merkinbreuken. Naast de verbodsvorderingen heeft Screentime ook de vernietiging van het SBS merk gevorderd. In dat verband beroept Screentime zich onder meer op oudere merkinschrijvingen. Omdat alleen het Popstars - the Rivals merk eerder is ingeschreven dan het SBS merk, dient de beoordeling van de inburgering van het Popstars — the Rivals merk tevens plaats te vinden ten tijde van de aanvrage van het SBS merk, dat is aangevraagd op 28 maart 2007.

4.12. Op grond van de in r.o. 4.8 tot en met 4.1 l opgesomde toetsingscriteria komt de rechtbank tot het oordeel dat Screentime onvoldoende heeft onderbouwd dat de Screentime merken anno 2013 (ex nunc) en anno 2007 in België zijn ingeburgerd bij het relevante publiek, waardoor aan een beoordeling van inburgering in de rest van de Benelux niet wordt toegekomen. Voor dit oordeel is het volgende redengevend. In België is het programma Popstars slechts gedurende één seizoen uitgezonden op de Vlaamse televisie, te weten in 2001. Screentime heeft gesteld dat een serie uitzendingen doorgaans bestaat uit 10 afleveringen, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat het programma Popstars in België slechts tien keer is uitgezonden gericht op het Vlaamse publiek en nooit op een Belgische zender die zich richt op het Franstalige kijkerspubliek. Daarnaast is het Popstars — the Rivals merk nooit gebruikt voor een televisieprogramma gericht op het Belgische publiek.

4.20. subsidiair heeft Screentime gesteld dat het Popstars merk in Nederland bescherming geniet als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis UVP. Daardoor kan zij in Nederland ook op grond van ongeregistreerde merkrechten optreden tegen het gebruik door SBS c.s. van het teken ‘The Next Popstar’, aldus Screentime. Daarbij is tussen partijen in geschil welke maatstaf aangelegd moet worden voor een algemeen bekend merk en of het Popstars merk de toepasselijke drempel haalt.

4.29. Zoals hiervoor overwogen is voor bescherming als algemeen bekend merk een grote mate van bekendheid bij het relevante publiek vereist. Gelet op die hoge maatstaf, mag van Screentime ook een uitgebreide motivering en onderbouwing van haar stelling worden gevergd. Gezien de beoordeling ex mmc vormen alleen de in 4.28 geschetste artikelen uit 2012 en 2013 een onderbouwing van de gestelde algemene bekendheid. Screentime heeft nagelaten om in deze procedure een onderbouwing door middel van marktonderzoek over te leggen, terwijl een dergelijke onderbouwing voor de hand zou liggen en partijen daarover reeds gedurende de kort geding zitting hebben gedebatteerd, zoals onbestreden door SBS c.s. is gesteld. Daarbij is van belang dat de titel ‘Popstars’, zoals hiervoor overwogen, van huis uit niet onderscheidend is, zodat voor algemene bekendheid een relatief grote intensiteit en duurzaamheid van het gebruik nodig zal zijn. Alles afwegend heeft Screentime de gestelde algemene bekendheid van het merk ‘Popstars’ twee jaar nadat zij zelf ieder gebruik heeft gestaakt, naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. De rechtbank komt dan ook niet toe aan het door Screentime aangeboden bewijs en komt tot de slotsom dat ‘Popstars’ anno 2013 geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP is. De daarop gegronde verbodsvorderingen komen derhalve evenmin voor toewijzing in aanmerking.

Beschikking Hof Den Haag 15 oktober 2013, zaaknr. 200.127.951/01 (Prevdent tegen Unilever)
Beschikking ingezonden door Michiel Odink, Baker & McKenzie.
Benelux merkenrecht. In de oppositieprocedure tegen de registratie van het Benelux merk PREVDENT voor de klassen 3, 5 en 10 is aangenomen dat het merk verwarringwekkend overeenstemt met de PRODENT-merken. PREVDENT wordt slechts ingeschreven voor klasse 10 ("Tandheelkundige apparaten"). Het hof acht de bekendheid in Nederland van het merk PRODENT voldoende om uit te gaan van bekendheid van de merken in het Beneluxgebied. De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de merken en de soortgelijkheid van de waren is voldoende om gevaar voor verwarring te kunnen veroorzaken. Dit geldt ook als de mate van overeenstemming als "gering" zou moeten worden gekwalificeerd, zoals het Bureau heeft gedaan. Het Hof bevestigt de beslissing van het BBIE.

18. Gelet op de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het teken PREVDENT en de PRODENT-merken, de omstandigheid dat de waren waarvoor het teken in klassen 3 en 5 is gedeponeerd identiek, althans (in hoge mate) soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken in die klassen zijn ingeschreven en de bekendheid van de merken, is het hof van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of economische verbonden ondernemingen afkomstig zijn en dat sprake is van verwarringsgevaar. Het hof is van oordeel dat dit ook geldt als de mate van overenstemming als hiervoor in rechtsoverweging 13 weergegeven als "gering" zou moeten worden gekwalificeerd, zoals het Bureau heeft gedaan.
Het bovenstaande brengt mee dat de oppositie terecht in zoverre is toegewezen.

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-597/12P (Isdin/BHIM en Bial-Portela) - dossier
Merkenrecht. Motiveringsplicht. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van 9 oktober 2012, waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de kamer van beroep houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ZEBENIX” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42 tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „ZEBEXIR” voor waren van de klassen 3 en 5 is ingesteld. Het beroep wordt toegewezen.

Wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht, mag de motivering globaal zijn en moeten de waren en diensten concreet verbonden zijn zodat de groep waren en diensten homogeen is. Het volstaat niet dat de waren of diensten tot dezelfde klasse behoren om dan direct van homogeniteit te spreken. Omdat het Gerecht zelf een onderscheid in eenzelfde klasse heeft gemaakt, dient zij de weigeringsgrond te motiveren voor elk van de groepen binnen de klasse; die motivering ontbreekt. Het Hof verwijst de zaak terug naar het Gerecht.

27      Deze mogelijkheid geldt evenwel enkel voor waren en diensten die zo rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn dat zij een categorie of groep van waren of diensten vormen die voldoende homogeen is. Het volstaat niet dat de betrokken waren of diensten tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice behoren, om van een dergelijke homogeniteit te kunnen spreken, aangezien deze klassen vaak een grote verscheidenheid van waren of diensten omvatten die niet noodzakelijk in die mate voldoende rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn (zie in die zin beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM, C‑282/09 P, Jurispr. blz. I‑2395, punt 40).

28      In casu heeft het Gerecht zelf een onderscheid gemaakt tussen de waren van eenzelfde klasse van de Overeenkomst van Nice, op basis van de omstandigheden waaronder deze in de handel worden gebracht. Bijgevolg moest het zijn beslissing motiveren voor elk van de groepen waren die het binnen deze klasse heeft gevormd.

29      Aangezien een dergelijke motivering ontbreekt voor de andere dan de in punt 40 van het bestreden arrest genoemde waren van klasse 5, namelijk voedingsmiddelen voor baby’s, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen, kunnen de belanghebbenden op grond van dat arrest niet de redenen kennen waarop het Gerecht dienaangaande zijn vernietiging van de litigieuze beslissing baseert, en beschikt het Hof niet over voldoende elementen om zijn toezicht in het kader van de onderhavige hogere voorziening uit te oefenen.

Hof van Beroep te Luik 3 oktober 2013, 2012/RG/412 (Siecom en Newtel tegen Sietel)
Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker & McKenzie.
Merkenrecht. Er is sprake van een conceptuele, visuele en auditieve gelijkenis die wordt versterkt door het gebruik van een Engelstalige slogan (SIETEL - SIEtel Think your communication en SieCom - solid telecom solutions; it's all about people). Het Hof van Beroep concludeert bijgevolg tot merkinbreuk en een met de marktpraktijken strijdige daad. SIETEL wordt bevolen iedere vorm van gebruik als vennootschaps-, handels-, merk- en domeinnaam te staken voor dezelfde of soortgelijke producten, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag. SIETEL wordt ook bevolen haar SIETEL Beneluxmerkinschrijving en domeinnaam (www.sietel.be) te schrappen.

p. 4: D'emblée, il saute aux yeux que la dénomination sociale et la marque verbale SIETEL ont été construites en combinant des éléments constitutifs des marques figuratives de SIECOM et NEWTEL:
a) la première syllabe (SIE) est la même que celle de SIECOM;
b) la seconde syllabe (TEL) est identique à celle de NEWTEL;
c) à l'instar de SIECOM et NEWTEL, SIETEL a, pour construire sa marque verbale, ajouté sous sa dénonimation sociale SIEtel trois mots anglais pour lesquels, elle utilise - sur les piéces auxquelles la cour peut avoir égard - des caractéres plus petits, tout comme le font les appelantes dans leurs marques figuratives.

p. 11: Constate qu'en faisant usage du Signe SIEtel en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque et nom de domaine pour des produits identiques ou similaires á ceux des appelantes, SIETEL viole les droit de SIECOM sur les marques figurative BENELUX enregistrées sous les numéros 0715581 et 0863602, en vertu de l'article 2.20 (1), b., de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle, et ce faisant, commet un acte contraire aux pratique honnêtes du marché au sens de l'article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratique du marché et á la protection du consommateur.

Vz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 12 september 2013, C/13/00138 (Louboutin tegen Van Dermeersch)
Uitspraak ingezonden door Dieter Delarue en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue.
Louboutin is houder van het met de schoen een contrasterende rode 'zoolmerk'. Politica Van Dermeersch is senator voor Vlaams Belang en verspreidt affiches met de slogan 'Vrijheid of islam?' waarop haar benen afgebeeld staan met luxe schoenen. Louboutin steunt zich met succes op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

In een interview met Gazet van Antwerpen heeft Van dermeersch geantwoord dat Louboutins dure, typisch westerse schoenen zijn die heel goed symboliseren dat vrouwen de vrijheid moeten hebben om te dragen wat ze willen, anders dan in de islam (geparafraseerd). De gebruiker trekt op deze wijze een ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In dit geval heeft verweerster alleszins de bedoeling om voordeel te halen uit de merkbekendheid van Louboutin, door de schoenen met de kenmerkende rode zool zeer prominent en goed zichtbaar op de foto af te drukken. Daardoor trekt de affiche nog veel sterker de aandacht dan met een meer neutrale schoenen.

Er is geen geldige reden te vinden in het recht om alle merkenkledng te dragen die zij wil, voor zover op eerlijke wijze verkregen. Bij uitstek zijn politici publieke figuren die de aandacht kunnen trekken met de wijze waarop zij zich kleden. Er blijft echter een fundamenteel verschil bestaan tussen de eerdere occasionele verschijningen en het lanceren van een systematisch en georganiseerde politieke campagne waarbij op grote schaal wordt gebruik gemaakt van de speciaal daartoe gecreëerde beelden. Van dermeersch wordt verboden het merk verder te gebruiken voor haar campagne Vrouwen tegen Islamisering' op straffe van een dwangsom van €5.000 per dag.

Leestips: pagina's 6 en 7.

Via gva.be: Van dermeersch heeft al nieuwe affiche:

Hof van Beroep Brussel 3 oktober 2013, 2012/AR/2166 en 2012/AR/2167 (Dagboek van Anne Frank en Het Achterhuis)
Merkenrecht. Geen onderscheidend vermogen. Geen inburgering. Zie eerder: IEF 12977 en IEF 12516. Het BBIE heeft 7 juni 2012 de inschrijving van de woordmerken  "Het dagboek van Anne Frank" en "Het Achterhuis" voor de producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 geweigerd. De merkinschrijvingen waren geweigerd op absolute gronden. Het BBIE vond het merk beschrijvend en niet onderscheidend voor de producten. Het Anne Frank-Fonds (AFF) vordert de inschrijving van de woordmerken en subsidiair vraagt zij om een prejudiciële vraag aan het HvJ EU:  "Is de titel van een boek geschikt om te dienen ter onderscheiding van producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 in de zin van Richtlijn 2008/95/EG". Het Hof van Beroep loopt enkele absolute weigeringsgronden van artikel 2.11 van het BVIE na.

Onderscheidend vermogen - Het teken moet het product onderscheiden van waren en diensten van andere ondernemingen. Een teken heeft geen onderscheidend vermogen wanneer het gaat om een karakter die besloten ligt in het product. Het onderhavige teken zou dienen ter onderscheiding van een 'dagboek' of materiaal waar dit in is opgenomen en is dan ook niet onderscheidend. In ieder geval niet zonder verwarring. Nu het teken geen onderscheidend karakter heeft, stelt het Hof van Beroep hieromtrent geen vraag aan het HvJ EU.

Beschrijvend karakter - Omdat het teken onderscheidend vermogen mist, is het nutteloos om na te gaan of het beschrijvend is. Het Hof ligt toe waarom het onwenselijk is een omschrijvend teken in te schrijven. Het betreft 'gemeenschappelijk goed'. Wanneer het AFF dit teken als merk kan registreren, is het voor anderen onmogelijk om het materiaal onder de originele naam te publiceren. Het is ook ongewenst dat een dergelijk monopolie toekomt aan een ander dan de erfgenamen van de auteur. Verder garandeert een merk niet de authenticiteit van het oeuvre van het product.

Inburgering - Het AFF heeft niet voldoende bewezen dat het teken ingeburgerd is als merknaam van haar producten. Ook dit beroep slaagt niet.

Verder heeft het AFF haar merkaanvrage beperkt. Het AFF trekt zich terug van de aanvraag voor producten van klasse 16, waaronder dagboeken. Dit verandert het oordeel van het Hof van Beroep niet over dat het teken beschrijvend is. Het Hof van Beroep wijst de vorderingen af en veroordeelt het AFF in de kosten.

6. (...) Ii s’en déduit que le signe <<Het achterhuis>> n’est pas distinctif en ce qui concerne les produits et services vises dans Ia demande d’enregistrement qui constituent le support materiel dans lequel est incorporée l’ctuvre littéraire designee par le signe.
Dans ces conditions, il est inutile de poser tine question préjudicielle a la Cour de justice de l’Union Européenne.

7. (...) A cet égard, il convient d’observer que, même si l’OBPI n’a pas fonde sa decision sur le droit d’auteur, les droits d’auteur détenus par le Anne Frank-Fonds viendront bientôt a expiration et que cette oeuvre, qui fait déjà partie du patrimoine culturel de l’humanité, entrera sous peu dans le domaine public. L’enregislrement du signe, s’il était ordonné, aura donc pour consequence de créer en faveur du Anne Frank-Fonds tin monopole de fait perpétuel sur cette oeuvre (sous reserve de renouvellement), interdisant a tout opérateur économique d’encore publier l’euvre sous son titre original. Or, un des objectifs du refus d’enregistrement d’une marque peat étre d’ éviter que le droit exclusif et permanent que confére tine marque
puisse servir a perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre a des délais de péremption (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Philz~s, C-299/99, n° 30). En effet, il ne peut être accepté qu’une personne s’approprie, de manière indéfinie, une creation de l’esprit faisant partie du patrimoine culturel universel aux fins de l’utiliser sur le marché pour distinguer les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle offre, en jouissant d’une exclusivité dont ne beneficient méme pas les heritiers de l’auteur de cette creation (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Shield Mark, C-283/0 1, n° 52).

8. (...) Or, il a été dit plus haut que le public concerné perçoit le signe comme le titre de l’ceuvre d’Anne Frank et pas comme une marque permettant de distinguer les produits et les services incorporant cette oeuvre. II s’ensuit que le moyen n’est pas fonde. En tout état de cause, les pièces produites par le Anne Franic-Fonds ne permettent pas de prouver l’inverse dans Ia mesure oü, notamment en ce qul concerne les contrats d’ edition, ces documents établissent au contraire un lien entre le signe et l’ceuvre pour laquelle un droit de reproduction est concédé sur la base du droit d’ auteur.

10. En toute hypothèse, une telle limitation n’est pas de nature a modifier l’appréciation de la cow puisqu’elle a confirmé la decision de 1’OBPI en ce que le signe n’était pas distinctif au motif que, confronté a ce dernier, le consommateur concerné percevra immédiatement celui-ci comnie le titre de I’ceuvre d’Anne Frank, mais pas coinme l’indication de l’entreprise qui propose ces produits et services. Cette appreciation est valable pour tous les produits et services concernés.
Par ailleurs, en ce qui conceme le caractêre descriptif, Ia cour n’a pas admis l’enregistrement au motif que I ‘intérét general de tous s’opposait a ce qu’une entreprise puisse jouir d’une exciusivité sur le titre d’une ceuvre littéraire dont ne bénéficient méme pas les héritiers de l’auteur de cette creation. Une telle appreciation est également valable pour tous les produits et services concernés. La demande est, des lors, en tout cas non fondee.

dispositif
Pour ces motifs, Ia cour,
1. Reçoit l’appel mais le dit non fondé Ct en déboute le Anne Frank-Fonds.
2. Lui délaisse les dépens d’appel et le condamne a payer a I’OBPI une indemnité de procedure de €1.320,00.

Rechtbank van Koophandel te Brussel 2 september 2013, A.R. 2011/6388 (Bacardi tegen Alcimex)
Ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
Gemeenschapsmerk, beeldmerk, woordmerk, uitputting. Bacardi is houder van de beeld- en woordmerken Bacardi, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. Alcimex is groothandelaar in sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt. Bacardi bewijst dat Alcimex flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi in de zin van art. 2.20(1)a BVIE en 9(1)a Vo 207/2009. Het betreft de variaties Bacardi Oro, Bacardi Limon en Ron Bacardi Superior. Alcimex stelt dat zij toestemming had deze merken te gebruiken omdat er sprake is van uitputting. Alcimex weet niet aan te tonen dat de producten eerder in de EER in de handel zijn gebracht.

De rechtbank wijst de vorderingen van Bacardi toe. De rechtbank gebiedt Alcimex de inbreukmakende handelingen te staken, onder verbeurte van een dwangsom. Verder moet Alcimex schadevergoeding betalen en winst afdragen. De in beslag genomen flessen moeten worden vernietigd en Alcimex moet de gedingkosten betalen.

De feiten

6. BACARDI stelt zich voor als een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder Bacardi Rum, evenals Dewar's‚ Bombay Sapphire, Grey Goose en Martini.

7. BACARDI is houder van de beeld- en woordmerken BACARDI, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. BACARDI voert aan dat deze merken, dankzij het grote succes van de rum producten en dankzij de uitgebreide en intensieve reclamecampagnes, grote bekendheid genieten in binnen- en buitenland. Nog volgens BACARDI is het merk BACARDI te beschouwen als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 617/3 van het Verdrag van Parijs.

9. ALCIMEX stelt zich voor als een groothandelaar ín sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt.

10. BACARDI voert aan dat zij had vastgesteld dat ALCIMEX flessen rum van het type Bacardi Oro met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40% waarop de BACARDI merken waren aangebracht te koop aanbood en verdeelde. Een gerechtsdeurwaarder heeft een dergelijke fles aangekocht in de vestiging van ALCIMEX in de Maastrichterstraat te Hasselt en hiervan een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt (Farde II, stuk 3, bundel BACARDI).

11. Volgens BACARDI maakt deze fles een inbreuk uit op haar Benelux- en Gemeenschapsmerken doordat ze zonder haar toestemming werd verhandeld in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). BACARDI heeft vervolgens op 15 december 2010 een verzoekschrift neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel tot het bekomen van een beslag inzake namaak op basis van artikel 1369bis/1 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. De gevraagde maatregel werd toegestaan bij beschikking van 16 december 2010 en mevrouw Cathy van den Daelen werd aangesteld als gerechtsdeskundige. De beschikking werd op 10 januari 2011 betekend aan ALCIMEX en de deskundige heeft haar verslag neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 juni 2011 (Farde II, stuk 5 bundel BACARDI).

De gronden van beslissing
27. Naar het oordeel van de rechtbank toont ALCIMEX in casu niet aan dat de toepassing van de gewone bewijsregels een reëel gevaar zou creëren van afscherming van nationale markten. De uitzonderingssituatie vindt derhalve geen toepassing en er is bijgevolg geen enkele grond om de bewijslast bij BACARDI te leggen. ALCIMEX legt geen overeenkomsten voor en maakt niet aannemelijk dat er een gevaar voor nationale marktafscherming bestaat. ALCIMB( geeft geen concrete feiten, noch omstandigheden waaruit zou blijken dat BACARDI zich dusdanig opstelt dat verkopen naar het buitenland worden ontmoedigd.

29. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het indien BACARDI zich als verweer tegen de merkinbreuk beroept op het ven/veer dat de van het merk voorziene flessen door of met toestemming van BACARDI in de EER in het verkeer zouden zijn gebracht (en dat derhalve de merkrechten van BACARDI zijn uitgeput), het bewijs daarvan op ALCIMEX rust. ALCIMEX moet hiertoe een toereikende en transparante boekhouding voeren. Bij gebreke hiervan, ontneemt ALCIME)( zich het middel om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet ALCIMEX hiervan dan ook de gevolgen van dragen.

30. BACARDI bewijst dat ALCIMEX flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van BACARDI in de zin van artikel 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a V0 207/2009. Het betreft de volgende inbreuken:

40. De chaotische boekhouding van ALCIMEX mag geen vrijgeleide mag zijn om aan haar bewijslast te ontsnappen. Op ALCIMEX rust de bewijslast van de uitputting en het komt haar toe om er zich voor elk exemplaar” van te verzekeren dat zij dit kan bewijzen met respect voor de rechten van de merkhouder.

46. BACARDI kan zich terecht verzetten tegen het gebruik door ALCIMB< van haar merk op de litigieuze flessen. ALCIMEX moet immers om zich op de uitputting van het merkrecht van BACARDI te kunnen beroepen aantonen dat de producten waarop de merken van BACARDI voorkomen, door BACARDI of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. ALCIME)( blijft in casu in gebreke dit te bewijzen. ALCIMEX heeft overigens door (het aanvaarden van) de verwijdering van de identificatiecodes van de betrokken producten zichzelf het middel ontnomen om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet hier volgens de rechtspraak dan ook de gevolgen van dragen“.

47. BACARDI vordert de stopzetting van de inbreuken overeenkomst artikel 102 (1) V0 207/2009 en artikel 2.20 (1) a van het BVIE.

48. BACARDI verzoekt om de staking van de inbreukmakende handelingen te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles die in de handel wordt gebracht zonder toestemming van BACARDI. De inbreuken betreffen een ernstige misleiding in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoorden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten.

51. De schade van BACARDI bestaat erin dat haar de beschikkingsmacht over de producten is ontnomen en haar de mogelijkheid is ontnomen om de eerste verhandeling ervan in de EER te controleren. Hieruit volgt inderdaad commerciële schade doordat BACARDI niet is staat is gesteld haar merkrechten te verzilveren en de economische waarde van haar merken te realiseren door de eerste verhandeling van merkproducten in de EER. Daarnaast heeft BACARDI ook morele schade geleden bestaande uit schade aan het imago en de reputatie van haar onderneming en merken evenals schade het officiële distributienetwerk. Door de rechtspraak en rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat in geval van merkinbreuk schade kan worden toegebracht aan het imago en de reputatie van de merkhouder. De vergoeding van dergelijke morele schade wordt eveneens uitdrukkelijk voorzien in artikel 2.21 (2) a BVIE.

52. Eenmaal het bestaan van schade vaststaat en er, zoals in casu, geen herstel in natura mogelijk is, moet de schade bij equivalent worden hersteld, meer bepaald door een geldelijke vergoeding. Artikel 2.21 (2) BVIE voorziet dat de rechter die de schadevergoeding vaststelt, rekening moet houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen waaronder de winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden en de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden. Hetzelfde artikel voorziet ook dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag. Ook de rechtspraak bevestigt dat dergelijke forfaitaire ex aequo begroting aangewezen is wanneer de precieze elementen ontbreken voor een exacte bepaling van het schadebedrag. Bovendien aanvaardt de rechtspraak dat bij de schadebegroting rekening moet worden gehouden met de moeilijkheid voor de merkhouder om de schade die voortvloeit uit de aantasting van de aantrekkingskracht en de waarde van de merken precies te begroten.

56. BACARDI vordert bovendien dat ALCIMEX overeenkomstig artikel 2.21 (4) BVIE wordt veroordeeld tot afdracht van de winst op de onrechtmatig door haar verhandelde inbreukmakende goederen voor 1.622,67 euro.

57. Is er sprake van kwade trouw, dan kan de merkhouder naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering in stellen tot afdragen van de ten gevolge van dit gebruik genoten winst. Van ‘gebruikte kwader trouw‘ is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Hiermee bedoelt men niet alleen de gevallen van piraterij, maar ook iedere opzettelijk gepleegde inbreuk waarbij iemand zich ten tijde van het handelen bewust was van het inbreukmakende karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkregister.

58. Van bewustheid in voormelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf als inbreukmakend wordt bevonden, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit is in casu naar het oordeel van de rechtbank niet het geval.

59. De kwade trouw blijkt tevens uit het feit dat ALCIME)( haar boekhouding allesbehalve naar behoren voert en zij niet voor alle verkopen facturen uitschrijft. (…) BACARDI vordert de vernietiging van de kwestieuze inbreukmakende producten, waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld op de datum van het beslag inzake namaak en die werden geïnventariseerd in de processen- verbaal van de gerechtsdeun/vaarders (Farde II, stuk 6a en stuk 6b bundel BACARDI).

65. BACARDI vordert de publicatie van het vonnis. BACARDI concludeert evenwel niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan ALCIMEX indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van BACARDI ontvankelijk en gegrond als volgt:

De rechtbank stelt vast dat dat de door Alcimex NV gepleegde handelingen van aankopen, invoeren, te koop aanbieden, verkopen en het daartoe in voorraad houden van flessen Bacardi Oro, Ron Bacardi Superior en Bacardi die zonder haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank gebiedt Alcimex NV dienvolgens tot stopzetting van de in punt 6.2 van dit vonnis omschreven inbreukmakende handelingen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles waarvoor de toestemming van Bacardi & Company Limited voor het in de EER in de handel brengen niet werd bekomen, vanaf 24 uren na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding van 21.680 euro, evenals tot afdracht van de winsten die zij heeft genoten op de verkoop van de producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank beveelt de vernietiging van alle bij Alcimex NV in beslag genomen flessen RON BACARDI SUPERIOR en BACARDI LIMON‚ voorzien van de "BACARDI" merken van Bacardi & Company Limited, die zonder

toestemming van Bacardi & Company Limited in de EER in de handel werden gebracht en die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited, op kosten van Alcimex NV en op voorlegging van het bewijs van de vernietiging aan Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank verklaart de tegenvordering ontvankelijk maar ongegrond.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling van de gedingkosten, in hoofde van Bacardi & Company Limited begroot op 2.200 euro rechtsplegingsvergoeding plus 282,22 euro plus de kosten van de procedure beslag inzake namaak: 240,22 euro betekeningsbevel plus 7.737,95 euro kosten deskundige plus 409,65 euro deurwaarderskosten (Holemans) plus 610,19 euro deurwaarderskosten (Vandormael) plus kosten aanzegging bewarend derdenbeslag 194,58 euro.

Figuratief gemeenschapsmerk(1)
Gemeenschapswoordmerk "Bacardi"
Benelux woordmerk "Bacardi"
Figuratief Gemeenschapsmerk(2)
Figuratief Gemeenschapsmerk(3)
Figuratief Beneluxmerk (4)
Figuratief Beneluxmerk (5)