Merkenrecht - Droit des marques  

Tribunal de commerce de Bruxelles 14 Février 2014, RG A/11/10055 (Tecteo en Brutélé tegen Deutsche Telekom)
Uitspraak ingezonden door Eric De Gryse, Simont Braun: Beroep is mogelijk (d.d. 11 maart). Marques, une seule couleur . Kleurmerk. Nietigheidsvordering van een Beneluxmerk ROOD en een kleurmerk MAGENTA op basis van beeldmerk VOO (Triple Play-diensten). Er treedt ex 2.29 BVIE rechtsverwerking op door het gedogen van vijf achtereenvolgende jaren van het gebruik van 'ROOD'. Houdster van ouder merk kan geen beroep doen op haar ouder merk. De nietigheid van het MAGENTA-merk wordt uitgesproken.

IV: L'utilisation - d'une seule couleur <<plate>> c'est-à-dire sans autres élément verbaux ou figuratifts MAGENTA ou FUSSCHIA, qui se distinguent à peine l'une de l'autre - par de nombreuses organisations avec une indication complémentaire en lettres ou chiffres, ne permettent pas de considérer que la quele couleur <<plate>> permettrait de distinguer les produits et services d'une entreprise au motif qu'elle aurait fait l'object d'une insertion à la demande de cette entreprise dans le système RAL où elle n'en faisait pas partie avant sa création.

En effet, il est de règle qu'une marque composée ne confère pas de droit sur les éléments individuels de la marque composée. Elle est d'application sauf si la partie invoquant les droit peut démontrer qu'un certain élément de la marque composée est si dominant que cet élément est devenu un élément distinctif indépendant et fonctionne comme marque soi-même ((Affair T-7/04 Shaker v OHIM - Liminana y Botella) mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
(...)
L'article 2.29 CBPI prévoit néanmoins que le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer, par forclusion par tolérance, la nullité de la marque postérieure sur base de droit antérieur.

En conséquence il y a forclusion quant à la demande en annulation, en ce qu'elle est dirigée contre l'enregistrement de marque BENELUX ("ROUGE").

Voorzitter Rechtbank van Koophandel Antwerpen 19 november 2010, A/09/10984 (vervallenverklaring VERSO)
Merkenrecht. Handelsnamen. Vervallenverklaring. Eiser is houder van het Benelux woordmerk VERSO in de klassen 18 en 25 en stelt dat hij het teken tevens als handelsnaam gebruikt. Eiser vordert een verbod van elk gebruik van zijn merk en domeinnaam www.verso.be. Het woordmerk wordt volgens eiser ter beschikking gesteld aan "zijn" vennootschap TOTEX BVBA. De rechtbank oordeelt dat het TOTEX is die de handelsnaam Verso voert en niet eiser. De bescherming komt dan ook toe aan TOTEX. Eiser kan niet worden beschouwd als handelaar, ondanks de licentieverlening van het merk aan TOTEX. Verder is niet bewezen dat NV VERSO het teken "VERSO" anders dan als handelsnaam zou gebruiken, van merkenrechtelijke inbreuk is dan ook geen sprake. NV VERSO stelt succesvol de tegeneis het merk VERSO vervallen te verklaren. De rechtbank oordeelt dat geen normaal gebruik van het merk is gemaakt en verklaart het merk vervallen.

De heer [..] als vermeende houder van een handelsnaam en onderneming in de zin van de WMPC
[..]
De bescherming komt toe aan de entiteit die de handelszaak uitbaat. Zowel in conclusies ("zijn onderneming onderscheidt zich dankzij de naam "VERSO") als uit de stukken [..] blijkt dat het TOTEX is de handelsnaam "VERSO" voert en niet de heer [..]. De mogelijke bescherming [..] komen toe aan TOTEX.

De vordering op grond van een vermeende handelsnaambescherming alsmede in de mate dat de vordering eveneens betrekking heeft op het gebruik dan wel aanvraag van de domeinnaam www.verso.be worden ongegrond beschouwd.

In het verlengde hiervan wordt geoordeeld dat de heer [..] niet als handelaar kan beschouwd worden conform artikel 2.1 WMPC. De heer [..] bewijst onvoldoende naar recht dat hij "een natuurlijk persoon... (is) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft". De heer [..] mag dan al zaakvoerder zijn van TOTEX, doch dit geeft hemzelf niet de hoedanigheid van handelaar. De voorgehouden (doch niet-geregistreerde) licentieverlening van het woordmerk VERSO aan TOTEX houdt evenmin in dat de heer [..] als handelaar dient beschouwd te worden. Enige vordering op grond van artikel 95 WMPC [..] door de heer [..] wordt ongegrond beschouwd.

Merkenrechtelijke inbreuk
[..]
De rechtbank stelt vast dat de heer [..] nalaat voldoende naar recht te bewijzen dat de NV VERSO op een andere wijze dan als zuivere handelsnaam (alsmede vennootschapsnaam) het teken "verso" zou gebruiken. Hieromtrent past het om naar de conclusies van de heer [..] te verwijzen waar gesteld wordt dat het wederrechtelijk gebruik van het merk een gebruik betreft "ter aanduiding van (zijn) onderneming namelijk als uithangbord maar tevens op het internet". VERSO NV toont anderzijds voldoende naar recht aan dat zij het begrip "verso" niet gebruikt voor waren maar wel ter aanduiding van haar handelszaak (en dit zowel in haar handelsnaam als geïntegreerd in de domeinnaam).

Verder wordt vastgesteld dat de heer [..] nalaat de middelen in rechte en in feite voldoende te ontwikkelen m.b.t. de toepassing van artikel 2.20.1.d. BVIE [..]. Bij gebreke aan enige feitelijke elementen omtrent de toepassing van deze voorwaarden, wordt de rechtbank in de onmogelijkheid gesteld hieromtrent te oordelen. De toepassing van artikel 2.20.1.d. BVIE zijn van een andere aard dan de toepassing van artikel 2.20.1.a. en 2.20.1.b. BVIE waaromtrent de heer [..] wel enigszins haar middelen aandraagt.

De vermeende merkenrechtelijke inbreukvorderingen op grond van artikel 2.20.1.a. BVIE alsmede artikel 2.20.1.b. BVIE worden afgewezen als ongegrond.

Verval van het merk "VERSO"
[..] gezien het gedurende een ononderbroken termijn van vijf jaar. Specifiek tussen de datum van aanvraag (1994) tot de dreiging tot het instellen van een vordering tot vervalverklaring (22 september 2009) zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

HvJ EU 6 maart 2014, gevoegde zaken C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P, C-340/12 P (Pi-Design e.a. / Yoshida Metal Industry) - dossier

Vormmerk. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht [IEF 11280] wordt toegewezen. Het daadwerkelijke gebruik van het geregistreerde merk moet ook in overweging worden genomen bij de beoordeling of er sprake is van een teken dat slechts uitsluitend bestaat uit de vorm van waar die noodzakelijk is om technische uitkomst te verkrijgen. Terugverwijzing naar het Gerecht EU.

53      Lastly, the General Court summarised, in paragraph 31 of the judgments under appeal, the criterion for the scope of the examination to be carried out by the competent authority when assessing the characteristics of the signs at issue, by ruling that ‘only the shape as reproduced in the registration application may be the subject-matter of the examination of the trade mark’.

54      However, it follows from Lego Juris v OHIM that the competent authority may carry out a detailed examination that takes into account material relevant to identifying appropriately the essential characteristics of a sign, in addition to the graphic representation and any descriptions filed at the time of the application for registration.

55      The possibility afforded in Lego Juris v OHIM to the competent authority when examining a three-dimensional sign can be extended to the examination of any sign constituted by the shape of goods within the meaning of Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 40/94 (see by analogy, as regards Article 7(1)(b) of the regulation, inter alia, Henkel v OHIM, paragraph 38, and Case C‑96/11 P Storck v OHIM [2012] ECR, paragraph 33).

56      It is important to ensure that economic operators cannot improperly appropriate for themselves certain signs which only incorporate a technical solution, registration of which as a trade mark would impede the use of that technical solution by other undertakings (see, to that effect, Lego Juris v OHIM, paragraph 48).

57      It is true, according to the case-law of the Court referred to in paragraphs 31 and 32 of the judgments under appeal, first, that the graphic representation of a mark must be self-contained, easily accessible and intelligible, in order that a sign may always be perceived unambiguously and in the same way so that the mark is guaranteed as an indication of origin. Secondly, it is apparent from the case-law of the Court that the function of the graphic representability requirement is, in particular, to define the mark itself in order to determine the precise subject of the protection afforded by the registered mark to its proprietor (see, to that effect, Case C‑273/00 Sieckmann [2002] ECR I‑11737, paragraphs 48 to 52, and Case C‑307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys [2012] ECR, paragraph 37).

61      It follows that, in holding that the provisions at issue preclude consideration of the actual use made of the trade mark following its registration, the General Court erred in law.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Recours ZENSATIONS est rejeté [contre ZEN]
B) Recours ANNAPURNA est rejeté [contre BBIE]

Gerecht EU 5 maart 2014, zaak T-416/12 (ZENSATIONS) - dossier
Marque communautaire - Un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative comportant l'élément verbal "ZENSATIONS", pour des services classés dans les classes 35 et 44, contre la décision R 2212/2010-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 6 juin 2012, annulant la décision de la division d'opposition, qui rejette l'opposition formulée par le titulaire de la marque verbale "ZEN" pour des produits et services classés dans les classes 3, 21 et 44. Le recours est rejeté.

83      Or, pour le public ne connaissant pas l’anglais ou le français, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle et de similitude conceptuelle. En dépit de la faible similitude phonétique, un tel degré de similitude visuelle et de similitude conceptuelle suffit pour constater l’existence d’un risque de confusion, dès lors que les produits et services en cause sont semblables ou identiques et que le degré d’attention de la partie du public autre que celle composée des professionnels n’est pas particulièrement élevé. Cette conclusion est valable quel que soit le caractère distinctif de la marque antérieure, que la chambre de recours a qualifié de moyen, au point 29 de la décision attaquée, ce que la requérante conteste, en soutenant que l’élément « zen » est descriptif des produits et des services en cause.

84      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d’un éventuel caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, selon la jurisprudence, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 70, et la jurisprudence citée).

85      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité, contestée par l’OHMI, des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.

Gerecht EU 6 maart 2014, zaak T-71/13 (ANNAPURNA) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke vervallenverklaring door de nietigheidsafdeling van het woordmerk ANNAPURNA voor waren van de klassen 3, 18, 24 en 25 in het kader van de door verzoekster ingestelde vordering tot vervallenverklaring. Het beroep is afgewezen.

64      First of all, regarding the applicant’s argument that the protection accorded to the mark at issue in relation to outerwear should apply only to cashmere goods, it should be noted that, according to the general remarks of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) accompanying the Tenth edition of the Nice Classification 2013, the categorisation of finished goods in the Nice Classification is in principle carried out in accordance with its function or intended use and not the materials used in its production. It is also apparent from the case-law that the criterion of purpose or intended use is of fundamental importance in the definition of a sub-category of goods or services in so far as consumers search primarily for goods or services which can meet their specific needs (see Case T‑256/04 Mundipharma v OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) [2007] ECR II‑449, paragraph 29, and Joined Cases T‑493/07, T‑26/08 and T‑27/08 GlaxoSmithkline and Others v OHIM – Serono Genetics Institute (FAMOXIN) [2009], not published in the ECR, paragraph 37).

65      Those principles imply that it is not necessary to define a sub-category of outerwear made of cashmere in the present case. That conclusion is all the more appropriate since some of the outerwear sold under the mark at issue contains not only cashmere, but other materials as well. It is apparent from the descriptions of those goods on the invoices included in Annex 2 of the evidence presented before OHIM that they are materials such as cotton, wool, polyester and silk.

66      It is also not necessary to define a sub-category of outerwear made of knitwear. In the light of the case-law cited in paragraph 64 above, consumers search, in the present case, for goods in accordance with their specific needs and not their method of manufacture.

67      In addition, it is wrong to assert that the evidence of use concerns only outerwear made of cashmere and/or outerwear made of knitwear. The evidence referred to in paragraphs 58 and 59 above concerns also socks, tights, breeches, bras and pyjamas. That evidence demonstrates, at the very least, a certain variety in the underwear sold by the intervener during the relevant period.

68      The applicant’s arguments relating to the ‘clothes, slippers and headgear’ in Class 25 must therefore be rejected as unfounded.

HvJ EU 6 maart 2014, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing, Oberster Patent- und Markensenat. Uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a merkenrechtrichtlijn. Gronden voor vervallenverklaring. Ingeschreven woordmerk dat voor de consument de gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken waar omdat de tussenpersonen niet meedelen dat het een merk betreft. Afwezigheid van alternatieve benamingen om de betrokken waar aan te duiden. Nalaten van de merkhouder. Het Hof verklaart voor recht:

1)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie als die van het hoofdgeding de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.

2)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat als „nalaten” in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.

3)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat voor de vervallenverklaring van een merk niet is vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan dit merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

Gestelde vragen:

1)      Is een merk ‚de in de handel gebruikelijke benaming van een waar of dienst’ geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn [2008/95] wanneer

a)      de handelaren zich er weliswaar van bewust zijn dat het merk een herkomstaanduiding is, maar in de regel de [eindverbruikers] hierover niet informeren, en

b)      de [eindverbruikers] het merk met name daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven?

2)      Is er reeds sprake van ‚nalaten’ in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaren hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?

3)      Moet een merk dat door toedoen of nalaten van de houder ervan voor [eindverbruikers], maar niet voor de handel, een gebruikelijke benaming is geworden, in dat geval, maar ook alleen dan, vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

Op andere blogs:
AOMB Ons dagelijks brood wordt dagelijkse kost
BirdBuzz Kornspitz - CJEU specifies requirements for trade mark genericism
DVAN De beperking van een beschrijvende merknaam

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 10 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie januari 2014.

13-02	2007583	L	L V	1243547	Afgew.	fr
04-02	2008297	CHATEAU BLANC TOP QUALITY BELGIAN CHOCOLATES	CHATEAUX CHOCOLAT	1254592	Afgew.	nl
04-02	2008075	MATIS PARIS	MATE	1252763	Afgew.	nl
04-02	2008221	JEWEL	ZINZI JEWEL	1255896	Toegew.	nl
04-02	2007635	PROMASYS	PROMISE	1244916	Afgew.	nl

Behoefte aan een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.be

Hof van Beroep Brussel 6 februari 2013, 2011/AR/1680 (BVBA Boetiek Lief tegen LIEF! B.V.)

Merkenrecht. Verwarringsgevaar. Identieke waren. Het beroep strekt tot vernietiging van een toegewezen oppositiebeslissing, waarbij door houdster van het merk LIEF! oppositie was ingesteld tegen de aanvraag van het woord- en beeldmerk BOETIEK LIEF. Het hof oordeelt dat de beslissing overeind kan blijven op grond van de andere elementen van overeenstemming en verwarringsgevaar die LIEF! aanvoert en die door eiseres niet of niet deugdelijk worden bekritiseerd, ondanks het gemis aan conceptuele overeenstemming.

26. [..] op het vlak van de conceptuele overeenstemming, het BBIE het woordonderdeel 'Boetiek' onterecht als een voorvoegsel heeft gekwalificeerd en het geen onderscheidende kracht toekent.

Die term zou wel degelijk verschil opleveren.

De appreciatie van het BBIE luidt dat het bedoelde onderdeel van het betwiste merk op zich geen onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarvoor het teken is gedeponeerd. Op zich beschouwd kan zulks worden beaamd, maar het klopt dat dit gegeven irrelevant is voor het besluit dat de tekens begripsmatig sterk overeenstemmend zijn.

27. De twee tekens vertonen conceptueel slechts één gelijkenis: ze bevatten het woord 'lief'.

Voor het overige geeft het teken van eiseres een opvallend grafische voorstelling te zien van zowel het woord 'boetiek' als van het woord 'lief' en het geheel wordt ingekleed in een lijnenspel dat tegelijk onderlijnt (boetiek) als participeert aan 'Lief'.

Het teken van verweerster heeft geen ander grafisch voorstellend element dan een uitroepteken.

28. De twee vergeleken tekens zijn dan ook conceptueel zeer verschillend.

In zoverre is de kritiek van eiseres ongegrond.

[..]

34. De ontstentenis aan conceptuele overeenstemming die boven werd vastgesteld, staat er niet aan in de weg dat de conclusie van de bestreden beslissing overeind kan blijven op grond van de andere elementen van overeenstemming en verwarringgevaar die ze aanvoert en die door eiseres niet of niet deugdelijk worden bekritiseerd.

35. Zodoende dienen de grieven tegen de bestreden beslissing te worden verworpen.

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 14 januari 2014, A.R. 2011/7582 (Renault België Luxemburg NV / Konings BVBA)
Met samenvatting door Jolien Dewitte, ALTIUS.
Merkenrecht – dealerrechtspraak – toestemming – gegronde reden. De invoerder van Renault wagens en wisselstukken in Luxemburg en België (“RLB”) verwijt een voormalige dealer na de beëindiging van de handelsagentuur niet het nodige te hebben gedaan om de Renault signalisatie te verwijderen. Het geschil betreft de geel-grijze lichtbak aan de voorgevel van de garage, die is voorzien van het woordteken ‘Renault’. Het was voor RLB onvoldoende dat de garagist het woordteken had vervangen door zijn naam.

De Voorzitter stelt vast dat de lichtbak door Konings zowel wordt gebruikt in het kader van de wederverkoop van tweedehandswagens als voor het aanbieden en verrichten van onderhouds- en herstellingsdiensten. RLB beschikt niet over een gegronde reden om zich te verzetten tegen dat gebruik. De Voorzitter houdt daarbij rekening met het feit dat RLB aanvankelijk enkel de verwijdering van het woordteken had geëist en dat zij zich niet verzette tegen het gebruik van een totem met dezelfde kleuren.

In citaten:

33. In casu betekent dit dat artikel 7 EMRL zich ertegen verzet dat de houder van het Renault-merk een derde verbiedt, zijn merk te gebruiken om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd is of specialist is in de verkoop van tweedehands Renault-voertuigen mits deze reclame geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 oplevert om zich daartegen te verzetten.

[…]

34. Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 EMRL kan zijn dat het teken derwijze wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkopers en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van de waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de EMRL te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkenrecht, dat volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie er met name in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken.

35. De stakingsrechter stelt vast dat RLB in casu toelating heeft gegeven om een totem in de kleuren van Renault met opschrift 'Walter Konings' te behouden. Uit de stukken blijkt bovendien dat RLB aanvankelijk enkel verzocht om de merknaam Renault uit de lichtbak die zich tegen de gevel bevindt te verwijderen. Eenmaal verwerende partij dit had gedaan volstond dit niet en elste RLB de verwijdering van de volledige grijs/geel/witte Iichtbak.

36. Naar het oordeel van de stakingsrechter wekt de Iichtbak met daarin de vermelding 'Konings' geen indruk van een commerciële band tussen de verwerende partij en de merkhouder. Meer concreet:
- “Wordt in casu geen onterechte indruk gewekt dat er een dealers- of andere commerciële band tussen verwerende partij en de merkhouder zou bestaan;
- Wordt er in casu geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
- Wordt in casu de goede naam van het merk niet geschaad of worden geen kleinere uitlatingen over dit merk gedaan;
- Stelt verwerende partij in casu zijn product niet voorstelt een imitatie of namaak van het werk van eisende partij.”

38. Uit hetgeen voorafgaat volgt dan ook de ongegrondheid van de vordering van eisende partij.

Rechtbank Den Haag 12 februari 2014, HA ZA 08-1452 (EPP tegen Zobu)
Uitspraak mede ingezonden door Maarten Russchen, Russchen advocatuur.
Nederland. Merkenrecht. Normaal gebruik. Kosten volgens IE-indicatietarieven. In het tussenvonnis [IEF 9186] en eerder IEF 8233] heeft de rechtbank in het kader van de beoordeling van het door haar aangenomen beroep van Zobu op verval van EPP’s gemeenschapsmerk EUPRAX vastgesteld dat EPP haar merk niet buiten Duitsland (heeft) gebruikt. Deze zaak is aangehouden in afwachting van de zaak Onel/Omel [IEF 12154]. Aan de hand van dat arrest oordeelt de rechtbank dat geen sprake is van normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15 lid 1 GMVo en dus kan Zobu verval van het merk inroepen op de voet van artikel 51 lid 1 onder a GMVo.

EPP heeft geen specifiek of algemeen bewijsaanbod gedaan. De rechtbank verwacht niet dat er nog bewijs wordt aangeboden om aan te tonen dat in de relevante periode normaal gebruik heeft plaatsgevonden. EPP wordt veroordeeld in de proceskosten van Zobu volgens de IE-indicatietarieven nu het ontbreekt aan een toereikende motivering waarom de kosten aanzienlijk hoger zijn.

2.12 (...) Ook nadat EPP schriftelijke bewijzen van normaal gebruik had overgelegd en de procedure na de Onel/Omel-beslissing was voortgezet, heeft zij in haar akte van 22 mei 2013 volgehouden dat van normaal gebruik sprake is, maar geen specifiek of algemeen bewijsaanbod gedaan. De rechtbank neemt daarom aan dat EPP niet aanbiedt verder bewijs te leveren. Als vaststaand moet daarom thans worden aangenomen dat normaal gebruik in de relevante periode heeft ontbroken. De door Zobu aangevoerde overige standpunten kunnen om die reden verder onbesproken blijven.

2.13. Een en ander leidt tot de conclusie dat EPP als houdster van het gemeenschapsmerk EUPRAX vijf jaar na de inschrijving ervan binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt van het merk in de zin van artikel 15 lid 1 GMVo, op grond waarvan Zobu het verval van het merk kan inroepen op de voet van artikel 51 lid 1 onder a GMVo. Dit verweer kan gezien artikel 99 lid 3 GMVo worden gevoerd zonder een reconventionele vordering tot vervallenverklaring in te stellen. Het beroep van Zobu op verval van het gemeenschapsmerk dient daarom gegrond te worden verklaard.

2.14. De gegrondverklaring van het beroep op verval van het gemeenschapsmerk brengt mee dat het gemeenschapsmerk van EPP op de voet van artikel 55 lid 1 GMVo wordt geacht geen rechtsgevolgen als bedoeld in de GMVo meer te hebben waarmee de grondslag voor de op artikel 9 lid 1 aanhef en onder a en/of b GMVo en de op artikel 2.28 lid 3 jo. artikel 2.3 sub a BVIE (Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)) gebaseerde verboden respectievelijk nietigverklaring ontbreekt. Voor zover die vorderingen zijn gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 BVIE zijn zij al niet toewijsbaar omdat EPP niet over een Beneluxmerk beschikt. Het op artikel 5a Handelsnaamwet gebaseerde verbod tot slot is gezien het verval van merk evenmin toewijsbaar.

2.17. Nu de redelijkheid en evenredigheid van de door Zobu opgegeven proceskosten gemotiveerd worden bestreden en een toereikende motivering ontbreekt waarom deze kosten aanzienlijk hoger zijn dan de IE-indicatietarieven, zal dit laatste tarief worden toegepast. De procedure is aan te merken als een niet-eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi. De proceskosten worden aan de hand daarvan begroot op € 25.000, te vermeerderen met het door Zobu betaalde griffierecht van € 254.

European Trademark and Design Network: Common Communication on the Common Practice on the Acceptability of Classification Terms v1.0, 20 February 2014
Merkenrecht. Na het BBIE [IEF 11697] verduidelijkt het EU Trademark and Design Network de zaak IP Translator [IEF 11454]. A set of three guidelines that describes criteria to determine the clarity and precision (or lack of such) of a term has been established: I. A description of goods and services is sufficiently clear and precise when its scope of protection can be understood from its natural and usual meaning.

II. If this scope of protection cannot be understood, sufficient clarity and precision may be achieved by identifying factors such as characteristics, purpose and / or identifiable market sector. Elements that could help to identify the market sector may be, but are not limited to, the following:
• consumers and/or sales channels
• skills and know-how to be used/produced
• technical capabilities to be used/produced.

III. A term may be part of the description of goods and services in a number of classes; it may be clear and precise in a particular class without further specification. For example Furniture (cl 20), Clothing (cl 25). If protection is sought for a specialised category of goods and services or a specialised market sector belonging to a different class, further specification of the term may be necessary. For example Furniture especially made for medical purposes (cl 10), Furniture especially made for laboratories (cl 9), Protective clothing (cl 9), Clothing especially for operating rooms (cl 10), Clothing for pets (cl 18). Tools such as TMclass are available to determine whether the particular category of goods and services needs this further specification or not.

Lees het persbericht