Merkenrecht - Droit des marques  

Hof van Cassatie van België 2 januari 2014, C.12.0463.N (Wibra tegen VF International)
Door het Hof werd het vonnis van de eerste rechter bevestigd. Daarin werd de staking bevolen van het voeren van de op de Kipling-merken gelijkend teken op tassen. De inbreuken zijn te kwader trouw begaan. De schade werd forfaitair begroot op €604.440, de kosten van rechtspleging op €11.000. [zie Hof van Beroep te Brussel 12 juni 2012, 2009/AR/71 (Wibra tegen VF International)]

Procesrecht. De bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerkenrecht wordt bepaald op grond van Verordening 40/94 en het nationale recht. De exclusieve bevoegdheid van de rechtbank ex artikel 22, waarvan geen afstand kan worden gedaan door stilzwijgende aanvaarding van de bevoegde rechtbank, is niet van toepassing op loutere inbreukprocedures. Het beroep op de onbevoegdheid van de rechter is laattijdig gedaan, pas eerst voor het Hof van Beroep te Brussel is de onbevoegdheid van de rechtbank opgeworpen ((artikel 854 Gerechtelijk Wetboek). Het cassatieberoep wordt afgewezen

7. Krachtens artikel 854 Gerechtelijk Wetboek moet de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, in de regel, voor alle exceptie of verweer worden voorgedragen.

8. De appelrechters stellen vast dat de eiseressen voor het eerst voor het hof van beroep de onbevoegdheid van de rechtbank opwerpen, daar waar zij voor de eerste rechter verschenen zonder deze te betwisten en uitgebreid over de grond van de zaak hebben geconcludeerd en gedebatteerd. Verder stellen zij vast dat de eiseressen de eerste rechter verzochten akte te verlenen van hun akkoord om elk gebruik voor tassen van het beweerde inbreukmakende teken te staken, zonder onderscheid of die staking nu al dan niet inbreukmakende handelingen betrof die op Belgische en/of Nederlands grondgebied waren gepleegd.

9. Door op die gronden te beslissen dat de exceptie van onbevoegdheid van de eiseressen laattijdig is, verantwoorden zij naar recht hun beslissing dat de rechtbank bevoegd is om uitspraak te doen over de inbreuk gepleegd zowel op het Nederlandse als het Belgische grondgebied naar recht.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) WorkflowPilot - beroep weigering inschrijving vanwege beschrijvend karakter
B) ABSACKER - ouder gelijk nationaal merk
C) MICRO - oppositie met klasse 9-goederen toegestaan
D) SUN PARC HOLIDAYS - Duitse consument oplettend en geïnformeerd
E) FOREVER v 4 EVER - afgewezen
F) ALPHATRAD - afwijzing beroep tegen vervallenverklaring

Gerecht EU 13 januari 2014, zaak T-475/12 (WorkflowPilot) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing R 480/20124 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 augustus 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „WorkflowPilot” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9, 41 en 42. Het beroep wordt afgewezen, vanwege beschrijvend karakter.

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-304/12 (ABSACKER of Germany) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk in zwart en wit dat een adelaar voorstelt en het woordelement „ABSACKER of Germany” bevat, voor waren van de klassen 25, 32 en 33, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1028/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 maart 2012, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van de nationale beeldmerken in zwart, oranje en wit die het woordelement „ABSACKER” bevatten, voor waren van de klassen 25, 33 en 43. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-149/12 (MICRO) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk met het woordelement „micro” in de kleuren lichtblauw en donkerblauw voor waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 347/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 31 januari 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „MICRO” in de kleuren zwart en wit voor waren van klasse 9 in het kader van verzoeksters oppositie is geweigerd. Het beroep wordt toegewezen en het Gerecht EU staat de oppositie op basis van klasse 9 wordt toegestaan.

67      In the present case, the conditions for exercising the Court’s power to alter decisions, as they are set out in Edwin v OHIM, cited in paragraph 66 above, are met. It follows from the considerations set out in paragraph 62 above that the Board of Appeal was required to find that, in accordance with the view taken by the Opposition Division, there was a likelihood of confusion for goods in Class 9 and corresponding to the following description: ‘Photographic apparatus and instruments, digital cameras, interchangeable lenses, and parts and accessories therefor as far as included in Class 9’.

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-383/12 (Sun Park Holidays) - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk in blauw, geel en zwart met onder meer de woordelementen „Sun Park Holidays” voor diensten van de klassen 39 en 43 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1928/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 juni 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale, nationale en gemeenschapsbeeld- en woordmerk „Sunpark” voor diensten van de klassen 39, 41 en 43. Het beroep wordt afgewezen. De Europese en in het bijzonder de Duitse consument is erg oplettend en goed geïnformeerd.

72      In paragraph 40 of the contested decision, the Board of Appeal found that, in view of the identity of the services at issue, the degree of similarity of the marks at issue was high enough to cause a likelihood of confusion as regards the commercial origin of those services, in particular because, unless an enhanced degree of attention was paid to the marks at issue, the differences between the word elements in each of them would be overlooked. According to the Board of Appeal, it was likely, at first sight, that the public in Germany would perceive the marks at issue as having the same commercial origin, notwithstanding the slightly reduced distinctiveness of the earlier mark.

73      The applicant submits that the distinctive character of the earlier mark must be taken into account in the global assessment of the likelihood of confusion. According to the applicant, the Board of Appeal erred in finding that the distinctive and dominant element of the earlier mark is the element ‘sunparks’. That would be tantamount to allowing descriptive word elements, which are not eligible for protection, to become eligible for registration by using the back door of a composite mark and a random selection of similar elements.

74      According to the applicant, in view of the fact that the services covered by the marks in question are identical, that the signs in question are neither visually nor conceptually similar, but that there is a certain phonetic similarity between them, and, lastly, that the earlier mark does not have a highly distinctive character, the degree of similarity between the marks in question is not so great as to justify a finding that there is a likelihood of confusion between them for an average European, and, in particular, German, consumer who is very attentive and well informed.

 

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-528/11 (FOREVER)
- dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „FOREVER” voor waren van de klassen 3, 5, 30, 31 en 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 augustus 2011 (zaak R 742/20104) houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk met de woordelementen „4 EVER” voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen.

83      Het BHIM en interveniënte stemmen in met de analyse van de kamer van beroep.

84      In herinnering zij gebracht dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat de betrokken waren deels dezelfde en deels soortgelijk waren, dat de conflicterende merken visueel in geringe mate overeenstemden, dat deze merken fonetisch gelijk waren voor het deel van het relevante publiek met een zekere kennis van het Engels en gemiddeld overeenstemden voor het deel van het relevante publiek zonder een dergelijke kennis, en dat deze merken begripsmatig gelijk waren voor het deel van het relevante publiek met een zekere kennis van het Engels en neutraal voor het deel van het relevante publiek zonder een dergelijke kennis. Gelet op het, overigens door verzoekster niet-betwiste, feit dat het oudere merk een normaal onderscheidend vermogen heeft, op het gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek en op het cumulatieve karakter van de voorwaarden inzake de soortgelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken, moet in het kader van een globale beoordeling worden geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft besloten dat sprake was van gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken.

85      Gelet op het voorgaande dient het tweede middel te worden afgewezen en het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-538/12 (ALPHATRAD) - dossier
F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk dat het woordelement „ALPHATRAD” bevat voor diensten van de klassen 35, 38, 41 en 42 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 444/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 oktober 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de vervallenverklaring van dit merk door de nietigheidsafdeling in het kader van het door Michele Esposito ingestelde beroep. Het beroep wordt afgewezen.

 

Tribunal EU 16 janvier 2014, affaire T-433/12 (Bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)  - dossier
affaire T-434/12 (Étiquette avec bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)  - dossier - persbericht
Vormmerken. Merk op bepaalde positie. Marque communautaire - L'annulation de la décision R 1693/2011-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque de position consistant en un bouton en métal, mat ou brillant, accroché au milieu de l'oreille d'une peluche (et une étiquette, accrochée par un bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche), pour des produits de la classe 28.
Le recours est rejeté.

Un bouton en métal, brillant ou mat, attaché à l’oreille d’un animal en peluche ne sera pas perçu par le public concerné différemment d’un bouton en verre, en plastique ou d’un autre matériau fixé au même endroit, du point de vue de son aptitude à désigner l’origine commerciale des produits en question. Le choix des matériaux du bouton et de l’étiquette ne sera perçu que comme un choix d’ordre purement décoratif, voire technique en raison du caractère fonctionnel de la marque demandée. À cet égard, il suffit de relever que, bien que les animaux en peluche pourvus d’étiquettes ou de toute sorte de décorations aux oreilles puissent être minoritaires sur le marché où se présente une très grande variété des configurations desdits produits qu’il n’est aucunement anormal, au regard des habitudes du secteur concerné, d’apposer de tels éléments aux oreilles des produits désignés.

38      En premier lieu, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en indiquant, au point 20 de la décision attaquée, que la circonstance que le bouton en cause soit dans un autre matériau que celui de l’animal en peluche lui-même ne procédait pas de la demande de marque, si bien qu’elle ne saurait être prise en considération.

39      À cet égard, il ressort de la description de la marque demandée, dont le libellé ne saurait être ignoré par la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt Champs géométriques sur le cadran d’une montre, point 31 supra, point 88), que cette dernière consiste en un bouton en métal rond, brillant ou mat, fixé au milieu de l’oreille d’un animal en peluche. Or, il est notoire que le métal, d’une part, et la peluche, d’autre part, sont des matériaux différents et qu’ils ont un aspect extérieur différent.

40      Néanmoins, bien que la critique en question soit fondée, elle n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité. En effet, ainsi que le fait valoir à bon droit l’OHMI, les matériaux en question ne jouent aucun rôle dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. Un bouton en métal, brillant ou mat, attaché à l’oreille d’un animal en peluche ne sera pas perçu par le public concerné différemment d’un bouton en verre, en plastique, ou d’un autre matériau fixé au même endroit, du point de vue de son aptitude à désigner l’origine commerciale des produits en question. Le choix du matériau du bouton ne sera perçu que comme un choix d’ordre purement décoratif.

Prejudiciële vragen HvJ EU 18 november 2013, zaak C-580/13 (Coty Germany tegen Stadtsparkasse Magdeburg) - dossier
Wij berichtte hierover eerder, zie IEF 13221. Verzoekster produceert en verkoopt internationale parfums. Zij is houdster van het gemeenschapsmerk ‘Davidoff Hot Water’. Zij ontdekt dat dit parfum op een internetveilig wordt aangeboden. Zij besluit het parfum (dat zeer herkenbaar namaak is) te kopen. Van de exploitant van de website krijgt verzoekster gegevens over de verkoper en zo komt zij er na onderzoek achter dat de verkoper (Sandy Fliess) in twee maanden tijd een hoge omzet heeft gerealiseerd. Fliess stelt echter dat zij niet de verkoopster van het parfum is en weigert verdere medewerking. Verzoekster eist dan in een procedure dat de bank waar de rekening loopt (Stadtsparkasse Magdeburg = verweerster) de naw-gegevens van de rekeninghouder bekend maakt. De rechter in eerste aanleg stelt verzoekster in het gelijk, maar in beroep wordt de vordering afgewezen. De zaak ligt nu dan ook voor in ‘Revision’.

De verwijzende Duitse rechter (Bundesgerichtshof) constateert dat het slagen van het herzieningsverzoek afhangt van de uitlegging van artikel 8, lid 3, sub e, van RL 2004/48/EG. Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:

“Moet artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling in de weg staat aan een nationale regeling die in een geval als het hoofdgeding een bankinstelling toestaat om met een beroep op het bankgeheim te weigeren om informatie als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub c, van deze richtlijn te verstrekken over de naam en het adres van een rekeninghouder?”

WIPO 26 augustus 2013, D2013-1272 (ING België, inghomebank.com)
Uitspraak ingezonden door Frederic Debusseré, time.lex.
ING Group heeft verschillende Benelux ING-merken en is houdster van HOME'BANK. Aan de vereisten van verwarringwekkende gelijkenis wordt voldaan. Uit het feit dat de respondent niet reageert, kan er van uit worden gegaan dat er geen recht of legitiem belang is. Als respondent wel een recht of legitiem belang had, dan had deze wel gereageerd op de klacht. De overdracht van [inghomebank.com] wordt bevolen.

D. Registered and Used in Bad Faith
As Complainant has stated and with which the Panel agrees, Respondent is deceptively diverting the public to the Disputed Domain Name by improperly capitalizing on the fame of ING and by confusing Internet users who are made aware on the website that the Disputed Domain Name is for sale. Thus, there is also the factor that Respondent is seeking commercial gain by offering the well recognized two trademarked names included in its Disputed Domain Name. See Bogart, Inc. v. Humphrey Bogart Club, NAF Case No. 162770 (August 4, 2003). See also Nordstrom Inc. and NIHC, Inc. v. Private Registration c/o WhoisGuardService.com, NAF Case No.1412491.

The Panel also notes that Complainant points out that the Real Respondent has taken similar actions seeking to sell the Disputed Domain Name in previous cases.

Of course Real Respondent’s obvious intent to conceal his true identity, by using the name “Personal use” is further evidence of bad faith. This Panel wishes to register its displeasure with the ability of registrars to grant domain names to obviously false applicants. As the Panel has said in the past, it is time to require more of the registrars of domain names to avoid this result so that we do not have to spend the time and money to return the domain name to its appropriate owner.

This third element has been satisfied.

Cour d'Appel de Bruxelles, 13 december 2013, 2013/AR/1075 (Nailisa tegen Astra Nail's)
Uitspraken ingezonden door Kristof Neefs, Altius en Vincent Lamberts, Actéo en Linde Dierickx, Dirk Merckx, NOVIUS Advocaten.
Marques. Astra Nail's et ArtisaNails - risque de confusion (non) - appréciation globale. Dénomination sociale - risque de confusion in abstracto (non). Dénomination commerciale - risque de confusion in concreto (non). Practiques du marché (LPMC). Nom de domaine.

Aan AstraNail's zijn diverse gelijkluidende merknamen registreerd voor cosmetische producten gelicentieerd. Artisanails heeft gelijkluidend merk voor nagelverzorgende producten geregistreerd. Het hof hervormt het eerdere vonnis [hier]. Op grond van onder andere 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE wordt AstraNail's bevolen het gebruik van "artisanails" te staken, waaronder domeinnamen inbegrepen. AstraNail's wordt veroordeeld in de rechtsplegingskosten ad €1.320.

Leestips: overwegingen 8, 12-14, 17, 21, 23.
Leeswijzer - tussenkoppen:

1.Sur l'atteinte à la marques
a. Au regard des articles 9, par1er, b) du RMC et 2.20, par1er, b) de la CBPI
b. Au regard des articles 9, par1er, c) du RMC et 2.20, par1er, c) et d) de la CBPI
2. Sur l'atteint à sa dénomination sociale et à son nom commercial
3. Sur la violation de la LPMC
4. Sur les noms de domaine

 

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062 (Diageo Brands tegen SIMIRAMIDA-04 EOOD)
rkenning buitenlands vonnis. Openbare orde-exceptie (art. 34, aanhef en onder 1 EEX-Vo). Zie eerder overzeese gerechten [IEF 11268] en HR [IEF 11898] Uitzondering op regel dat onjuiste toepassing Unierecht niet leidt tot toepassing openbare orde-exceptie? HvJEU 11 mei 2000, C-38/98, Jur. 2000. p. I-2973, NJ 2003/627; HvJEU 28 april 2009, C-420/07, Jur. 2009, p. I-3571, NJ 2010/38. Bulgaars vonnis berust op vaste jurisprudentie Bulgaarse Hoge Raad die evident strijdt met Unierecht (acte éclairé). Zet erkenning vonnis gemeenschapstrouw onder druk? Geldt bij openbare orde-exceptie het vereiste van uitputten van nationale rechtsmiddelen? Is dan relevant dat Bulgaarse stelsel van rechtsmiddelen onvoldoende garanties bood? Vergoeding redelijke en evenredige proceskosten, art. 1019h Rv. Is art. 14 Richtlijn 2004/48/EG van toepassing op kosten van procedure tot schadevergoeding wegens door verweerder gelegde beslagen ter handhaving van merkrecht?

Hoge Raad stelt de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

De vragen van uitleg van Unierecht waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 5.2-5.4 overwogene, beantwoording door het HvJEU nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
1. Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?
2 (a). Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?
2 (b). Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?
3. Moet art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in
een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 (Refresco/opvolger van Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull)
Zie eerder HvJ EU [IEF 10674]. Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Begrip dienstverlener en derde.
In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan Frisdranken Industrie Winters aangeleverd. Frisdranken Industrie Winters vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert.”

Deze feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van Frisdranken Industrie Winters en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. De gedragingen van Frisdranken Industrie Winters leveren derhalve geen ‘gebruik’ op in de zin van art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG en daarmee evenmin in de zin van art. 2.20 BVIE. Onderdeel I treft dus doel, het bestreden arrest kan niet in stand blijven, de Hoge Raad doet de zaak zelf af door de vorderingen van Red Bull af te wijzen en haar in de kosten te veroordelen.

2.3. Het bestreden arrest kan niet in stand blijven.
De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. Red Bull heeft geen andere grondslag aan haar vorderingen gegeven dan de beweerde merkinbreuk van [A] door het ‘afvullen’ van de blikjes. Nu die grondslag ondeugdelijk is gebleken, waar vaststaat dat [A] de merken van Red Bull niet heeft gebruikt, dienen de vorderingen alsnog te worden afgewezen, met verwijzing van Red Bull, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep.

2.4.1. Ook in cassatie dient Red Bull in de proceskosten te worden veroordeeld. [A] heeft in haar schriftelijke toelichting na prejudiciële verwijzing alsnog aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, en wel tot een bedrag van € 41.500, vermeerderd met een bedrag van € 24.700,50 voor de prejudiciële procedure.

De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 29 januari 2008;
vernietigt het vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 26 september 2006;
wijst de vorderingen van Red Bull af;
veroordeelt Red Bull in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [A] begroot:
- in eerste aanleg op € 1.600,--;
- in hoger beroep op € 2.088,--;
- in cassatie op € 455,98 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Hof Den Haag 17 december 2013, zaaknr. 429981/KG ZA 12-1198 (SBS en Talpla tegen Screentime)

Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar, Klos Morel Vos & Schaap.
In navolging van IEF 12008. Merkenrecht. Algemeen bekend merk. Spoedeisend belang.
SBS en Talpa (SBS c.s.) zijn in hoger beroep gegaan tegen het in kort geding gewezen vonnis van 15 november 2012. Vanwege afstemming op het oordeel van de bodemrechter hoeft het hof nog slechts de vraag te beantwoorden of op 15 november 2012 POPSTARS kon worden aangemerkt als een algemeen bekend merk, waarop door het gebruik van het teken THE NEXT POPSTAR inbreuk werd gemaakt of dreigde te worden gemaakt.

SBS c.s. stellen dat de bodemrechter heeft geoordeeld dat (ook) ten tijde van de inleidende dagvaarding in de bodemzaak op 8 november 2012 - en dus ook op 15 november 2012 - geen sprake was van een algemeen bekend merk. Screentime stelt dat de bodemrechter slechts heeft geoordeeld dat anno 2013 geen sprake was/is van een algemeen bekend merk. Het hof oordeelt dat Screentime niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 15 november 2012 meer dan 25% van het relevante publiek in Nederland bekend was met POPSTARS als merk. Dit acht het hof voorshands niet een aanzienlijk deel van het relevante publiek, zodat Screentime de gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk op 15 november 2012 niet aannemelijk heeft gemaakt. Het hof vernietigt het vonnis in eerste aanleg.

5. Het hof overweegt als volgt. Indien in hoger beroep de vraag moet worden beantwoord of een in kort geding verlangde voorziening - hetzij na toewijzing hetzij na weigering door de voorzieningenrechter - in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, dient ook in hoger beroep mede te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343 en HR 30 juni 2000, NJ 2001, 389). Bij de verminderde vordering (een verbod tot april 2013) heeft Screentime, mede in aanmerking nemende dat vaststaat dat geen dwangsommen zijn verbeurd, geen spoedeisend belang. Al om die reden kan deze vordering in dit kort geding niet worden toegewezen en zal het vonnis in zoverre worden vernietigd. Dit doet er echter niet aan af dat partijen nog wel belang hebben bij een oordeel of het vonnis van de voorzieningenrecliter juist was, in het bijzonder in verband met de kostenveroordelingen, waartegen zowel principale grief 3 (mede) als de onvoorwaardelijke incidentele grieven zijn gericiit. De omstandigheid dat in hoger beroep een spoedeisend belang ontbreekt bij het door Screentime gevorderde hoeft aan een beoordeling van de juistheid van het vonnis in eerste aanleg niet in de weg te staan (vergelijk HR 31 mei 2002, NJ 2003, 343). Gelet op het bovenstaande zal het hof slechts beoordelen of het vonnis in eerste aanleg juist is.

15. Bij die beoordeling moet het hof op grond van de afstemmingsregel als uitgangspunten in aanmerking nemen dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omziclitige en oplettende gewone consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden, dat voor het aannemen van een algemeen bekend merk nodig is dat een aanzienlijk deel van dat relevante publiek het merk kent en voor bescherming als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6i)is UvP een grotere bekendheid vereist is dan voor een bekend merk in de zin van 'sub c'. Uit het vonnis in de bodemzaak valt af te leiden dat de bodemrechter van oordeel was dat zowel voor de vraag of de (ingeschreven) merken waren ingeburgerd als voor de vraag of sprake was van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van hetzelfde publiek, namelijk de consument van amusementsprogramma's die op prime time worden uitgezonden. Dat volgt uit de opbouw van het bodemvonnis en de omstandigheid dat niet specifiek een ander publiek wordt genoemd bij de beoordeling of sprake is van een algemeen bekend merk. Voor zover Screentime heeft willen stellen dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een algemeen bekend merk moet worden uitgegaan van een beperkter publiek (het publiek dat geïnteresseerd is in talentenjachten), passeert het hof deze stelling derhalve.

19. Tenslotte acht het hof voorshands aannemelijk dat de bekendheid van POPSTARS op 15 november 2012 is afgenomen sedert de laatste uitzending en de betreffende media-aandaclit in januari 2011. In dit verband is relevant dat ook de bodemrechter, gelet op de rechtsoverwegingen 4.28 en 4.29 van het vonnis in de bodemzaak, er kennelijk van is uitgegaan dat de bekendheid in de periode februari 2011 tot 2013 zodanig is afgenomen, althans gestagneerd dat in elk geval in 2013 geen sprake was van een algemeen bekend merk.

20. Op grond van het bovenstaande is het hof, alles afwegend, voorshands van oordeel dat Screentime niet aannemelijk heeft gemaakt dat op 15 november 2012 meer dan 25% van het relevante publiek in Nederland bekend was met POPSTARS als merk. Dit acht het hof voorshands niet een aanzienlijk deel van het relevante publiek, zodat Screentime de gestelde algemene bekendheid van POPSTARS als merk op 15 november 2012 niet aannemelijk heeft gemaakt.

21. Een en ander leidt ertoe dat de principale grieven van SBS c.s. slagen, het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover het het bevel, de veroordelingen en de bepaling onder 5.1, 5.3 , 5.4 en 5.5 betreft en het door Screentime gevorderde in zoverre alsnog zal worden afgewezen, met veroordeling van Screentime in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad zal niet worden vernietigd nu Screentime daar nog belang bij heeft vanwege het bevel onder 5.2, waarvan geen vernietiging is gevorderd. De onvoorwaardelijke incidentele grief 1 van Screentime betreffende de kostenveroordeling in eerste aanleg, kan op grond van het bovenstaande niet tot vernietiging leiden. Incidentele gi-ief II kan niet tot vernietiging leiden omdat deze grief zich richt tegen het oordeel van de voorzieningenrecliter in de zaak tussen Screentime en reclitspersonen die in dit hoger beroep geen partij zijn. Ook van het incidentele beroep dient Screentime als de in liet ongelijk gestelde partij de kosten te dragen.

Beslissing
Het gerechtshof

in principaal hoger beroep
vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis, voor zover het het/de in het dictum onder 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 vennelde bevel, veroordelingen en bepaling betreft

en in zoverre opnieuw rechtdoende:
wijst het gevorderde oolc in zoverre af;
veroordeelt Screentime in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op 15 november 2012 begroot op€ 19.549,64;
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
bekrachtigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank De Haag op 15 november 2012 tussen partijen gewezen vonnis,

voor het overige;
in incidenteel hoger beroep
verwerpt het beroep;
in principaal en incidenteel hoger beroep
veroordeelt Screentime in de kosten van het principaal en het incidenteel hoger beroep, tot op heden begroot op € 41.723,62;

HvJ EU 12 december 2013, zaaknr. C-445/12P (Rivella (BASKAYA)) - dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van 12 juli 2012, Rivella International / BHIM – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T170/11) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM inzake een oppositieprocedure tussen Rivella International AG en Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas. Gevaar voor verwarring tussen een beeldteken met het woordelement „BASKAYA” en een ouder internationaal beeldmerk met het woordelement „Passaia”. Schending van artikel 42, leden 2 en 3, van Merkenverordening. Onjuiste beoordeling van het onderzoek van de oppositie.

De hogere voorziening wordt afgewezen. Het beginsel dat het merk een eenheid vormt, niet absoluut geldt, heeft het Gerecht EU juist beoordeeld.

54 Volgens rekwirante zou het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk worden aangetast door de omstandigheid dat het gebruik van het aangevraagde merk op het Duitse grondgebied kan worden verboden krachtens het verdrag van 1892. Uitzonderingen op het beginsel dat een dergelijk merk een eenheid vormt, zijn weliswaar mogelijk, maar deze moeten uitdrukkelijk zijn vastgesteld door verordening nr. 207/2009, zoals blijkt uit punt 3 van de considerans van deze verordening.

55 Onder verwijzing naar de artikelen 111 en 165 van deze verordening wijst het BHIM met klem erop dat het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, niet absoluut geldt.

Beoordeling door het Hof
56 Er zij aan herinnerd dat uitzonderingen bestaan op het beginsel dat het merk een eenheid vormt, zoals deze zijn vastgesteld bij verordening nr. 207/2009.

57 In het bijzonder kan een houder van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft, op grond van artikel 111, lid 1, van deze verordening bezwaar maken tegen het gebruik van het gemeenschapsmerk op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd, voor zover het recht van de betrokken lidstaat dit toestaat.

58 Derhalve heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest op goede gronden geoordeeld dat het beginsel dat het merk een eenheid vormt, niet absoluut geldt.

59 Hieruit volgt dat het derde onderdeel van het enige middel ongegrond is, zodat de hogere voorziening in haar geheel moet worden afgewezen.