Merkenrecht - Droit des marques  

Rechtbank Den Haag 6 augustus 2014, IEFbe 952 (Schmidt Spiele tegen X)
Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Martin Hemmer, AKD. Zie eerder IEF 13457. Merkenrecht. Schmidt is een Duitse onderneming die spellen en puzzels aanbiedt. Zij brengt een spel op de markt onder de naam "My Rummy". X is erfgenaam van de ontwikkelaar van het gezelschapsspel "Rummikub" en houder van de Benelux-vormmerken, waaronder het nummerspelsteen, de jokerspelsteen en het spelrekje. Daarnaast heeft zij ook Gemeenschapsmerken voor het joker/maangezicht. X stelt onterecht dat Schmidt met de spelstenen van het My Rummy-spel inbreuk maakt op haar merkrechten. Daarentegen verklaart de rechtbank voor recht dat Schmidt de nietigheid van de Beneluxmerken betreffende de nummerspelstenen en het spelrekje kan inroepen en met betrekking tot het jokerspelsteen geen sprake is van merkinbreuk.

4.18. Het Beneluxmerk met registratienummer 0442723, een afbeelding van het spelrekje met daarop een variëteit aan spelstenen, wordt zoals X heeft gesteld en niet gemotiveerd is betwist, door het relevante publiek herkend als het spelrekje uit het spel Rummikub met daarop spelstenen. Dit teken mist echter — zo het al voldoende bepaald is —onderscheidend vermogen, nu de vorm van een het spetrekje gangbaar is in de spellenbranche, zodat het niet op significante wijze afwijkt van de norm en daarmee geen herkomstaanduiding vervult. Het element bestaande uit de op het rekje geplaatste spelstenen maakt dit niet anders.

4.19. Een en ander leidt tot de conclusie dat Schmidt op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE de nietigheid kan inroepen van de Beneluxmerken betreffende de nummerspelsteen en het spelrekje die hier in het geding zijn. De rechtbank zal deze Beneluxmerken nietig verklaren en hun doorhating bevelen zoals in het dictum bepaald. Gelet op het bepaalde in
artikel 1.14 BVIE zal de doorhaling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4.31. Een en ander leidt tot de conclusie dat inbreukmakend gebruik van het Gemeenschapsmerken met registratienummers 006860936 (de jokerspelsteen) en 005179585 (het maangezicht) door Schmidt in Nederland en van het Beneluxmerk met inschrjvingsnummer 0442725 (dejokerspelsteen) door Schmidt in de Benelux niet is komen vast te staan. De vorderingen die zien op een verklaring voor recht dat Schmidt inbreuk heeft gepleegd op deze merken in Nederland dan wel de Benelux en schade dient te vergoeden, de verbodsvordering ter zake van deze merken alsmede de vorderingen tot schadevergoeding en tot opgave zullen om die reden alle worden afgewezen.

4.28. De stelling van X dat het aanbieden van inbreukmakende producten aan een distributeur in Nederland merkrelevant gebruik is, is niet zonder meer juist. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Schmidt heeft aangegeven dat zij de waren conform haar leveringsvoorwaarden in Duitsland heeft afgegeven aan de distributeur. X heeft dit niet weersproken. Op grond waarvan X stelt dat het aanbieden van de waren in Nederland heeft plaatsgevonden, blijft in het ongewisse. De overige gronden die X aanvoert voor haar stelling dat Schmidt merkrelevant gebruik heeft gemaakt in Nederland dan wel de Benelux, zijn gemotiveerd betwist. X heeft V&D en Bart Smit genoemd als wederverkopers, gesteld noch gebleken is echter dat deze My Rummy-spellen variant Classic Line aanboden. V&D en Bart Smit bieden blijkens productie 16 van X slechts andere spellen van Schmidt aan. Ook via de website van Selecta Spel en Hobby B.V. worden blijkens productie 20 en 21 andere spellen van Schmidt aangeboden. Uit de als annex 3 bij de als productie 2 overgelegde sommatiebrief van 15 november 2012 overgelegde screenprints volgt dat via de websites spellenrjk.nl, bot.com, timtoys.nt, bartsmit.com, nieuwspeelgoed.nl en speelgoedstunter.nl in 2012 My Rummy-spellen van de variant classic line werden aangeboden. Uit de overgelegde screenprints is echter niet op te maken of deze spellen tekens bevatten welke, zoals X stelt, inbreukmakend zijn ten opzichte van de Gemeenschapsmerken of ten opzichte van het Beneluxmerk met betrekking tot dejokerspelsteen van X. Daarnaast heeft X onvoldoende gemotiveerd gesteld dat Schmidt merkrelevante handelingen heeft verricht die hebben geresulteerd in dit aanbod op de hiervoor genoemde websites. X heeft zich beperkt tot de stelling dat Schmidt afbeeldingen en logo’s heeft aangeleverd aan wederverkopers en vervoer heeft geregeld, doch deze stelling heeft X niet onderbouwd.

Lees de uitspraak hier:
IEFbe 952 (pdf/link)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A)'AAA' merk eiser niet ingeschreven voor slotenmakersdiensten
B) Gebruik enquesta facil voor domeinnaam toegestaan vanwege beschrijvende termen
C) Houder van merk SNF heeft legitiem belang bij domeinnaam onvoldoende aangetoond
D) Sprake van Reverse Domain Name Hijacking voor 'spritzer'
E) Geen registratie en gebruik te kwader trouw van de domeinnaam newbody.com
F) Onvoldoende onderbouwd dat geen toestemming voor registratie domeinnaam gegeven.
G) Domeinnaam stemt niet verwarringwekkend overeen met de merknaam van eiser
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO D2014-0122 (aaa-locksmiths.com) > Complaint denied
A) Eiser is het Amerikaanse bedrijf 'American Automobile Association'. Eiser heeft de merken 'AAA'  en 'AAA Premier' geregistreerd. Het merk AAA Premier is onder andere geregistreerd in de klasse waarin slotenmakers werkzaamheden zijn opgenomen. Deze dienst wordt door de eiser echter niet verleend. Verweerder verleent deze diensten wel, en wel onder de de naam 'AAA Locksmith'. Dit is ook de domeinnaam. De geschillenbeslechter wijst de eis uiteindelijk af.  De domeinnaam stemt niet verwarringwekkend overeen met het merk/de merken van eiser. De aanduiding 'AAA' is namelijk een in de VS veelgebruikte term om aan te duiden dat het aangeboden product van uitmundende kwaliteit is (dat is uiteraard subjectief).  Daarnaast is het enkele 'AAA' merk van eiser ook niet ingeschreven voor slotenmakersdiensten.

Overigens heeft de eiser in een andere WIPO-procedure meer geluk. De domeinnaam wwwamericanautomobileassociation.com moet namelijk aan haar worden overgedragen.

The disputed domain name <aaa-locksmiths.com> combines Complainant’s AAA trademark with the term “locksmiths” (separated by a hyphen).3 In the United States, the combination of letters AAA is used frequently by parties other than Complainant to identify a wide variety of goods and services, if for no other reason than “A” is the first letter of the English-language alphabet and a string of the letter “A” assures a relatively high placement among alphabetical listings.4 While Complainant may be well-known in the United States as a provider of travel- and insurance-related services, its trademark is somewhat weak from the standpoint of distinctiveness in so far as it is made up of a commonly used combination of letters. There are a multitude of businesses in the United States that use the term AAA as a principal identifier of goods or services other than in direct competition with Complainant’s goods and services.
Complainant owns registration of AAA PREMIER in connection with locksmithing services. AAA PREMIER and AAA are different trademarks. The combination term AAA PREMIER LOCKSMITHS would be a more distinctive (i.e., individuated) term than “AAA locksmiths”. Complainant has not provided evidence of actual use of the term AAA PREMIER in the United States in connection with locksmithing services, although its registration at the USPTO for that term covers “home lock out services, namely, locksmithing in the nature of opening locks for others”. The disputed domain name is <aaa-locksmiths.com>. Complainant does not own registration of the term AAA standing alone with respect to locksmithing services.

WIPO D2014-0390 (encuesta-facil.com) > Complaint denied
B) Eiser heeft de domeinnaam encuestafacil.com (zonder streepje) en is merkhouder van het merk 'Encuestafacil.com'. Eiser biedt in Europa en Latijns-Amerika de mogelijkheid om via haar website snel en gemakkelijk enquêtes te maken en af te nemen. Dit is ook de letterlijke betekenis van 'encuesta facil'. Verweerder heeft de domeinnaam in 2012 geregistreerd en biedt onder de domeinnaam onderzoeken aan waaraan de consument (tegen beloning) aan kan deelnemen.  Volgens de geschillenbeslechter valt dit onder de beschrijvende termen van de domeinnaam. De eiser heeft daarnaast niet onderbouwd dat verweerder meelift op zijn goodwill. Derhalve wordt een eigen recht/legitiem belang van de verweerder aanwezig geacht. De eis wordt afgewezen.

Where the goods or services offered on a website specifically relate to the generic or descriptive meaning of the domain name, the registrant is making the very kind of bona fideoffering that is sufficient to establish legitimate interests under the Policy. See, e.g., EAuto, L.L.C. v, EAuto Parts, WIPO Case No. D2000-0096 (finding domain name <eautoparts.com> to be legitimate for a website that sells auto parts).
Clearly, the Respondent’s use of the “encuesta facil” term in its descriptive or generic sense is not illegitimate. The term “encuesta” means “survey” and the word “facil” means “easy” in English. “Encuesta Facil” thus means in effect an “easy way to do a survey”. Therefore, the term “encuesta-facil”, as used in the disputed domain name, is an apt descriptive choice for the Respondent’s business consisting of an independent rewards program for consumers. The purpose of the survey seems to gather data from consumers, by asking them questions and obtaining personal data for certain brands in exchange of monetary prizes.

WIPO D2014-0327 (snf.com) > Complaint denied
C) Eiser is sinds 1991 houder van het Franse merk 'SNF' en de Franse domeinnaam www.snf.fr. Verweerder is een bedrijf dat handelt in (de registratie van) domeinnamen. De domeinnaam is door verweerder geregistreerd in 2001. Op de website onder de domeinnaam is steeds een PPC-website getoond. Allereerst wordt door de geschillenbeslechters opgemerkt dat de eis weinig informatie bevat. Zo wordt niet duidelijk wat eiser onder de merknaam onderneemt of waar de afkorting SNF voor staat. Hier wordt door de geschillenbeslechters echter geen aandacht besteed nu de eis op andere gronden wordt afgewezen. Onvoldoende aangetoond dat eiser geen eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam heeft. Verweerder heeft recht om drieletterwoorden te registreren. Verweerder kon daarnaast niet – en hoefde niet - op de hoogte zijn van Franse merk van eiser. Tenslotte eiser heeft lang gewacht met aanhangig maken van eis. Geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

There is also no evidence before the Panel that anyone outside the specialized areas the Complainant operates in would have any awareness of the Complainant’s business under the letters “SNF”. Further in the present case there is no evidence that the Respondent had actual knowledge of the Complainant or its trademark and there is no evidence and no reason to suggest that the Panel should disbelieve the Respondent’s account that it had never heard of the Complainat or its rights. Had the three letter acronym been, say, IBM or BMW that fact could allow the Panel to reach such a conclusion, as it could reasonably be assumed that a Respondent would have actual knowledge of such famous brands. But there is no evidence at all of the Complainant having any reputation outside the specialized area in which it operates in either 2001 or indeed today. The Panel accordingly considers that no case of willful blindness is made out on the present facts.
In reaching this conclusion the Panel also takes into account the following matters:
Carrying on business in registering descriptive or generic domain names is not of itself objectionable – see for example X6D Limited v. Telepathy, Inc., WIPO Case No. D2010-1519, for a case discussing this issue and the applicable principles.
Offering domain names for sale is not of itself objectionable – see Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, WIPO Case No. D2000-0016, for an example of a case where the relevant considerations were discussed in relation to this issue.
The use of a privacy shield is not sufficient by itself to establish bad faith. See Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, WIPO Case No. D2006-0696, for an example of a case discussing this issue and what other factors are to be taken into account in such circumstances.
Finally, there is an air of unreality about the submission that the Respondent was actuated by bad faith. The evidence on the record is that the Complainant has domain names <snf.fr> and <snf-group.com>. The Panel does not know, but it seems to have been satisfied with these names. It seems highly likely that at some date relatively soon after 2001 it must have become aware that the Respondent had registered <snf.com>. Despite this, it apparently made no protest and did not make the present claim of bad faith until 2014. The history of this matter would therefore suggest that the Complainant has not, in the past, ever believed that the Respondent acted in bad faith or made any claim to that effect, which considerably weakens its claim on this head of the Policy.

WIPO D2014-0557 (spritzer.com) > Complaint denied
D) Eiser is houder van het merk 'Spritzer' in meerdere Aziatische landen. Oudste registratie stamt uit 1988. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd in 1998. Verweerder voert aan dat nu een merkaanvraag van eiser in de Verenigde Staten voor het merk 'Spritzer' is afgewezen, er geen sprake is van een verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam en een merk. Spritzer is in de VS de – beschrijvende – benaming voor wijn gemixt met koolzuurhoudend water. Geschillenbeslechter oordeelt dat een afwijzing in de VS niet met zich brengt dat er geen sprake kan zijn van verwarringwekkende overeenstemming. Eis wordt echter wel afgewezen. Verweerder heeft eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam en er is geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Met name nu 'spritzer' in de VS een gangbare term is en de eiser dit had moeten weten wordt door het panel geoordeeld dat er sprake is van Reverse Domain Name Hijacking.

“The fact that a trade mark application for SPRITZER has been rejected in the US does not form a ground for denying the Complainant this right under the first limb of the UDRP in circumstances where the Complainant has a legitimate trademark registration in another jurisdiction.

En

The Complainant, on the other hand, was well aware of the fact that in the US, the Respondent’s home territory, a spritzer is a common descriptive term for a mixture of wine and carbonated water. In an extensive correspondence with the USPTO over an attempt to file for protection of its SPRITZER mark in the US, the USPTO so informed the Complainant and provided the Complainant with documentary evidence in support.
”

WIPO D2014-0611 (newbody.com) > Complaint denied
(E) Eiser is een Zweeds kledingbedrijf en sinds 1997 houder van het Zweedse woordmerk 'Newbody'. Daarnaast heeft eiser dit merk in 2012 ook als Gemeenschapsmerk geregistreerd. Verweerder verkoopt fitnessproducten en heeft de domeinnaam sinds eind 2013 onder zich. Op de website onder de domeinnaam worden pay-per-click links weergegeven. Deze links worden door een derde gegenereerd. Dit staat ook in een disclaimer onderaan de website. De links die worden weergegeven zijn uiteindelijk afhankelijk van uit welk land de website wordt bezocht (geo targetting). Wanneer de website vanuit Zweden wordt bezocht worden links weergegeven die zich richten op eiser en zijn branche. Wanneer de website vanuit de UK wordt bezocht is dit niet het geval, dan worden dieetproducten getoond. Dit maakt in samenhang met – onder andere – het feit dat eiser onvoldoende heeft aangetoond dat de Amerikaanse verweerder zijn (Zweedse) merk ook zou kennen dat er geen sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw van de domeinnaam. De geschillenbeslechter geeft wel aan dat verweerder de links actief moet verwijderen/zorgen dat zij niet meer verschijnen. Wanneer hij namelijk de links blijft tonen die zich richten op eiser kan het maar zo zijn dat een volgende procedure in het voordeel van eiser uitvalt.

In all of these circumstances, the Panel considers that the Complainant has failed to prove on the balance of probabilities that the Respondent registered and is using the disputed domain name in bad faith. That said, given the lack of supporting evidence from the Respondent, the Panel takes the view that this is a very finely balanced case. As noted above, the Respondent's insistence that it had a good faith motivation is based largely on its unsupported assertions that the disputed domain name was acquired for use in its business, based upon the generic meaning of the phrase "new body". While these assertions are not incredible, and are sufficient in the Panel's view to secure a finding in favor of the Respondent as matters stand, the Panel notes that the situation remains that the Website is serving links in Sweden which are targeted to the trademark value of the disputed domain name, albeit inadvertently from the Respondent's perspective. If the Respondent allows the status quo to continue until its website is "ready to go", however long that might take, it risks either further action from the Complainant in another forum or a refiled complaint under the Policy.

WIPO D2014-0604 (bakertillymkm.com) > Complaint denied
(F) Eiser is een wereldwijd netwerk van accountantskantoren die opereren onder de naam 'Baker Tilly'. De hoofdvestiging is gesitueerd in de UK. Sinds 2002 heeft eiser meerdere 'Baker Tilly' merken geregistreerd. Verweerder was ooit (zeker vanaf 2002) aangesloten bij het Baker Tilly netwerk en heeft in 2008 met toestemming van eiser een naamverandering ondergaan: Baker Tilly MKM werd de nieuwe naam. De betreffende domeinnaam is in dat kader geregistreerd. Vanaf 2013 is door eiser de deelname van verweerder aan het netwerk beëindigd. Eiser claimt momenteel de domeinnaam. Verweerder stelt zelf rechten te hebben op de naam 'Baker Tilly MKM'. De geschillenbeslechter is van mening dat het geschil veel verder gaat dan waar hij in het kader van de geschillenprocedure over kan oordelen. Desalniettemin oordeelt de geschillenbeslechter toch dat de eis moet worden afgewezen nu aannemelijk is dat de domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd. Eiser onderbouwt in ieder geval onvoldoende dat zij hier geen toestemming voor heeft gegeven. Aan het derde vereise van de procedure (registratie en gebruik te kwader trouw) wordt dan ook niet voldaan.

After careful consideration of the totality of circumstances in the record in this administrative proceeding, the Panel concludes that the Complainant has not met its burden of demonstrating that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith.
As noted earlier, the Complainant insists that the Respondent was never authorized to register a domain name incorporating the Complainant's BAKER TILLY mark, and that consequently the Respondent's registration of the disputed domain name should be found to be in bad faith. For reasons discussed above, the Panel does not find the record in this case sufficiently clear to support a conclusion that the Respondent acted in bad faith when registering a domain name corresponding to the Baker Tilly MKM trading name, given the lack of clarity whether this domain name also could have been considered a "Permitted Form" of use under the trademark sublicense agreement. Additionally, there is no evidence in the record that the Complainant ever objected to the Respondent's registration of the disputed domain name before 2013, some five (5) years following the registration, and by all appearances then only due to the termination of the Respondent's member status.
In the circumstances of this case, the Panel does not believe that a different outcome should obtain under the bad faith registration analysis utilized by the distinguished panel inOctogen, supra. The Octogen panel made clear that what constitutes bad faith registration "will necessarily depend on an analysis of the facts and circumstances of any given case."

WIPO D204-0594 (cuentasenlineabanamex.com) > Complaint denied
(G) Eiser is een Argentijns accountantskantoor dat sinds 2006 houder is van het Argentijnse merk 'Bairex'. Verweerder is een Mexicaanse financiële dienstverlener. Zij heeft de domeinnaam geregistreerd in 2006. De domeinnaam wordt doorgelinkt naar de website van verweerder waar zij haar financiële diensten aanbied onder de naam 'Banamex'. Deze naam heeft zij ook als merk geregistreerd. Eiser stelt daarnaast merkrechten heeft op de naam 'cuentas en linea Bairex'. In domeinnaam is deze naam gebruikt. Eiser heeft echter geen enkel bewijs naar voren gebracht dat deze stelling onderbouwt. De eiser merkt slechts op dat indien gewenst zij de geschillenbeslechter wel van meer informatie zal voorzien. Deze houding wordt door de geschillenbeslechter niet op prijs gesteld. Hij weigert dan ook om dit te doen dan wel om verder onderzoek naar deze merknaam te doen. De geschillenbeslechter gaat er derhalve vanuit dat eiser geen rechten heeft op de naam 'cuentas en linea Bairex' (met de twee beschrijvende Spaanse termen 'cuentas' – rekeningen – en 'linea' – online). De domeinnaam stemt, nu deze veel langer is dan het Bairex merk en het Bairex merk in zijn geheel niet is overgenomen, niet verwarringwekkend overeen met de merknaam van eiser. Eis wordt afgewezen.

“The Complainant also appears to claim trademark rights in the mark CUENTAS EN LINEA BAIREX. Although the Panel can see how that mark could potentially bear a closer resemblance to <cuentasenlineabanamex.com>, the Panel notes that the Complainant has produced not even a shred of evidence that it owns rights, registered or unregistered, in this latter mark. Instead, the Complainant suggests in its Complaint that it could produce some substantiation of its claim to those rights should the Panel request more information from the Complainant.
The Panel declines to do so. Though a streamlined procedure, the Policy provides a useful avenue through which an entity can make, and possibly sustain, the charge that another entity is intentionally misappropriating rights belonging to the former. Thus, when filing a complaint, it is incumbent upon a complainant to bring forth serious, if abbreviated, evidence to establish, at a minimum, a prima facie case in support of its claims. After that submission, a duly constituted panel may wish, on occasion, to seek further material or information from that complainant in order to clarify aspects of the evidence so presented. In this case, the Complainant has failed completely to furnish any such evidence with respect to its ownership of the mark, CUENTAS EN LINEA BAIREX, that would merit a request for clarification. See, for example, Sensis Pty Ltd., Telstra Corporation Limited v. Yellow Page Marketing B.V., WIPO Case No. D2011-0057 (“…UDRP panels should be reluctant to request or allow additional submissions that would substantially delay the proceedings or burden the parties. It is not normally necessary or appropriate in the interest of fair process or natural justice to delay the UDRP proceeding so that the parties can comment on legal or factual materials that were in existence and foreseeably relevant to their positions when they prepared the complaint or response.”).”

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 19 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie juni 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 27 januari 2014, IEFbe 938, zaak C-215/14 (Nestlé)
Merkenrecht. Zie eerder IEF 12827 en IEF 12171. Verzoekster Nestlé heeft op 8 juli 2010 een verzoek ingediend voor inschrijving van het driedimensionale teken van de Kit Kat chocoladewafel bestaande uit vier ‘vingers’ bij het Intellectual Property Office van het VK. Dit product wordt al sinds 1935 in het VK verkocht, sinds 1988 door merkhouder Nestlé. Het logo is in de loop der jaren qua stilering iets gemoderniseerd maar in wezen gelijk gebleven. De aanvraag is ingediend voor de volgende goederen van klasse 30: „Chocolade; chocoladewerk; chocoladeproducten; suikerbakkerswaren; chocoladepreparaten; bakwaren; banketbakkerswaren; biscuit; met chocolade overtrokken biscuit; met chocolade overtrokken wafelbiscuit; cakes; koekjes; wafels.”Verweerster Cadbury heeft oppositie ingesteld tegen deze aanvraag.

Het gaat zoals in veel merkenzaken om het onderscheidend vermogen van het product. In eerste instantie oordeelt de rechter dat de vorm van het product niet zodanig is dat de gemiddelde consument het betrokken product op grond daarvan kan onderscheiden van de producten van andere ondernemingen. Gebleken is dat consumenten veeleer afgaan op het woordmerk Kit Kat. De uitsparingen in het product (de verdeling in ‘vingers’) zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk om het product in stukken te kunnen breken voor consumptie. Inschrijving van het product is om die reden uitgesloten door de bepalingen in de nationale regelgeving (omzetting RL 2008/95). Onderscheidend vermogen, en dus inschrijving, zou alleen van toepassing kunnen zijn voor de onderdelen ‘cakes en banketbakkerswaren’. Beide partijen komen op tegen deze beslissing.

De verwijzende VK-rechter (High Court of Justice of England and Wales) is het eens met het standpunt van Cadbury dat uit het feit dat een vorm ongebruikelijk is voor de betrokken waren, niet volgt dat het publiek deze automatisch zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst. Hij is van mening dat het merk ook voor cakes en banketbakkerswaren intrinsiek onderscheidend vermogen mist. Verzoeker heeft niet bewezen dat een aanzienlijk deel van de betrokken consumenten afgaat op het merk en niet op eventueel aanwezige kenmerken om de herkomst van de waren te identificeren. Aangezien de verwijzende rechter niet zeker is over de juiste uitleg van artikel 3 lid 1, sub e-i en ii (over de noodzakelijke vorm om de ‘technische uitkomst’ te verkrijgen) stelt hij de volgende vragen aan het HvJEU:

1 Hoeft de aanvrager van inschrijving, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en het associeert met de waren van de aanvrager in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de aanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op andere eventueel aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?

2 Wordt inschrijving van een vorm als merk uitgesloten door artikel 3, lid 1, sub e-i en/of e-ii, van richtlijn 2008/95/EG als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen?

3 Moet artikel 3, lid 1, sub e-ii, van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat inschrijving is uitgesloten voor vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd, en niet uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren?

Cour d'Appel de Bruxelles 16 janvier 2014, IEFbe 936 (Geo G. Sandeman Sons contre Robertson's wide river wines)
Droit des marques. Droit judiciaire. Contrat. Vu les pièces de la procédure et notamment la décision de OBPI sur l'opposition [voir IEF 9628], les parties ont trouvé un accord qui met fin au litige. En conséquence, l'appelant déclare se désister de son appel, ce qu'accepte l'intimee. La cour donne acte à l'appelante de son désistement d'appel et à l'intimée de son accord; décrète ledit désistement.
Lees verder

Hof Den Haag 22 juli 2014, IEFbe 935 (Recticel tegen Swiss Sense)
Uitspraak ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal en Luuk Jonker, Holla Advocaten. Merkenrecht. Zie eerder IEF 11749. Recticel is een Zwitserse onderneming die zich toelegt op de productie en verkoop van onder meer bedden en matrassen onder het merk SWISSFLEX en is houdster van een aantal merkregistraties. Swiss Sense is werkzaam op hetzelfde gebied en is houdster van een aantal Benelux-woord/beeldmerken. In vrijwel al deze merken komt het teken SWISS SENSE voor. De rechtbank heeft in eerste aanleg een aantal merkinschrijvingen van Swiss Sense nietig verklaard, omdat deze het Zwitserse staatsembleem bevatten. Recticel vordert terecht dat Swiss Sense inbreuk maakt op haar merkrechten. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en verbiedt in het bijzonder gebruik van 'Swiss Sense' als handelsnaam, domeinnaam of als merk en van 'Sense' als merk.

Woordmerk SWISSFLEX versus woordmerk SWISS SENSE
21. Het hof stelt voorop dat het element SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het merk SWISSFLEX en van het teken SWISS SENSE. SWISS springt in het oog, nu dit, zoals Recticel c.s. terecht heeft opgemerkt, geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de betrokken waren en diensten, terwijl de beide andere elementen (FLEX respectievelijk SENSE) in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Daar komt bij dat het element SWISS zowel in merk als in teken het eerste deel van het merk is, en dat moet worden aangenomen dat het (ook daarom) meer aandacht krijgt bij het relevante publiek (de gemiddelde consument met een, gelet op de prijs van de betrokken waren, verhoogd aandachtniveau) dan het daaropvolgende element FLEX respectievelijk SENSE. Het bewijsaanbod van Swiss Sense in de memorie van antwoord onder 152, is naar het oordeel van het hof niet voldoende concreet; het is bovendien geen aanbod tot getuigenbewijs, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht.

22. (…) In visueel opzicht stemmen merk en teken in behoorlijke mate overeen, omdat het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken identiek is, en omdat dat element wordt gevolgd door een woord van vier of vijf letters met een duidelijke aanwezigheid van de letter E. Weliswaar verschilt het woordbeeld enigszins doordat SWISSFLEX aan elkaar geschreven wordt terwijl SWISS SENSE uit twee losse woorden bestaat, maar dat legt naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Datzelfde geldt ook voor zover de twee bestanddelen van het teken SWISS SENSE in de praktijk worden geschreven met een hoofdletter.
In auditief opzicht stemmen merk en teken in aanzienlijke mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken is identiek, terwijl de toevoegingen FLEX en SENSE worden gekenmerkt door de harde è-klank alsmede door de s-klank aan het eind. Dat de klemtoon, naar Swiss Sense stelt, verschillend wordt gelegd, maakt dit – voor zover dit al het geval zou zijn – niet anders. Datzelfde geldt voor de alliteratie in SWISS SENSE.
In begripsmatig opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS communiceert, zowel in merk als teken, immers een (positieve) associatie met Zwitserland (vgl. GEA 15 december 2011, zaak T-377/09, ECLI:EU:T:2011:753 (‘PASSIONATELY SWISS’)).

23. Wat betreft de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten overweegt het hof als volgt. Het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. is ingeschreven voor, kort gezegd, slaapkamermeubilair, bedden, bedonderdelen, matrassen en kussens (productie 4 Recticel c.s.). Swiss Sense gebruikt het teken SWISS SENSE voor bedden (met name boxsprings), slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben (vgl. overweging 2.3 van het bestreden vonnis). Naar het oordeel van het hof is daarmee sprake van dezelfde, althans in verregaande mate soortgelijke waren en/of diensten. Het hof verwerpt daarmee ook het betoog van Swiss Sense dat de retaildiensten (de verkoop van voornoemde waren) waarvoor zij het teken Swiss Sense gebruikt, niet soortgelijk kunnen zijn aan de waren waarvoor Recticel c.s. haar merk heeft geregistreerd. Anders dan Swiss Sense lijkt te betogen (memorie van antwoord onder 135-138), is het immers mogelijk dat waren soortgelijk zijn aan diensten en andersom.

Woordmerk SWISSFLEX versus woord/beeldmerken SWISS SENSE met SWISS SENSE als dominant bestanddeel
26. Naar het oordeel van het hof stemmen dit merk en voormelde tekens overeen; het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Ook in de in rechtsoverweging 25 genoemde tekens is SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel. Daarbij geldt evenwel het volgende. In visueel opzicht is sprake van minder overeenstemming dan ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE, maar dat neemt niet weg dat er wel enige overeenstemming is. De totaalindruk in aanmerking nemend, is het woordcombinatie SWISS SENSE in de desbetreffende tekens naar het oordeel van het hof visueel dominant, terwijl de toevoegingen LIFE of SAFE respectievelijk de (zeer) klein afgebeelde onderschriften en het beeldelement naast die dominante woordcombinatie weinig zeggingskracht hebben gelet op hun algemene beschrijvende karakter, terwijl de onderschriften bovendien zo klein zijn afgebeeld dat zij nauwelijks opvallen. In auditief opzicht geldt ook dat de toevoegingen (onderschriften, LIFE of SAFE) niet afdoen aan de omstandigheid dat het element SWISS SENSE in de desbetreffende tekens auditief dominant is. In begripsmatig opzicht doen genoemde toevoegingen niet af aan de overeenstemming die hiervoor is aangenomen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Het gaat immers om beschrijvende onderschriften (‘boxsprings en matrassen’, ‘slapen met een goed gevoel’) en/of om elementen met weinig zeggingskracht (LIFE of SAFE).

Woord/beeldmerk SWISSFLEX versus handelsnaam Swiss Sense en domeinnaam swisssense
31. (…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in rechtsoverweging 19 e.v., kan Recticel c.s. zich op grond van art. 9 lid 1 sub b GMV verzetten tegen dergelijk gebruik door Swiss Sense van de aanduiding ‘Swiss Sense’. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor de aanduiding ‘Swiss Sense’ in het onderschrift ‘by Swiss Sense’ in de tekens genoemd in overweging 2.4 onder f, h, m, n, p, s, t, u, v, w, x, en y van het bestreden vonnis, waarin naast een dominant woordelement (bijvoorbeeld DESIGN, COLOR, POCKET of SAFE) in het onderschrift in kleine letters Swiss Sense als handelsnaam wordt gebruikt, althans door het publiek als zodanig zal worden opgevat (‘by Swiss Sense’).

Woordmerk SENSUS versus SENSE
40. Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SENSUS een redelijk onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SENSUS en het teken SENSE in visueel, begripsmatig en auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (als eerder omschreven) als bedoeld in art. 9 lid 1 sub b GMV. Grief 12 slaagt dus. In zoverre is vordering (2) dus toewijsbaar.

Lees de uitspraak:
IEFbe 935 (link/ pdf)

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A. Beroep na weigering inschrijving WASH & COFFEE afgewezen.
B. Beroep na vernietiging gedeeltelijke weigering inschrijving VIAVITA afgewezen.
C. Beroep na weigering inschrijving SUBSCRIBE afgewezen.
D. Beroep na (gedeeltelijke) weigering inschrijving PROTEKT en PROTECTA afgewezen.
E. Beroep na oppositie aanvraag inschrijving ANTONIO BACIONE afgewezen.
F. Beroep na weigering inschrijving beeldmerk in de vorm van een fles afgewezen.
G. Beroep na afwijzing nietigverklaring beeldmerk met LA NANA afgewezen.
H. Beroep tegen vernietiging afwijzing oppositie FEMIVIA afgewezen.
I. Hogere voorziening tegen oppositie inschrijving WALZER TRAUM afgewezen.

Gerecht EU 14 juli 2014, zaak T-5/12 (Wash & Coffee) - dossier
A. Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), waarbij het beroep is verworpen tegen de beslissing van de onderzoeker tot weigering van de inschrijving van het woordmerk „Wash & Coffee” voor waren en diensten van de klassen 25, 37 en 43. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 14 juli 2014, zaak T-204/12 (VIAVITA) - dossier
B. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van de nationale woord- en beeldmerken met de woordelementen „VILA VITA” voor waren en diensten van de klassen 3, 35, 37, 39, 41 en 42 en strekkende tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „VIAVITA” in te schrijven voor diensten van de klassen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45 in het kader van de oppositie ingesteld door verzoekster. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 14 juli 2014, zaak T-404/13 (SUBSCRIBE) - dossier
C. Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „SUBSCRIBE” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9 16 en 42. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 15 juli 2014, zaak T-18/13 / 576/12 (PROTEKT) - dossier - dossier
D. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het gele beeldmerk met het woordelement „PROTEKT” voor waren van de klassen 6, 7, 9, 22 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep tegen de weigering  en de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale woordmerken „PROTEKT” en „PROTECTA” voor waren van de klassen 6 (7) en 9. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 16 juli 2014, zaak T-36/13 (ANTONIO BACIONE) - dossier
E. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van een gemeenschapsbeeldmerk en een nationaal beeldmerk met onder meer de afbeelding van twee elkaar kruisende ruiten voor waren van de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 en 41, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen "ANTONIO BACIONE" en de afbeelding van twee elkaar kruisende ruiten voor waren van de klassen 3, 14, 18 en 25. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 16 juli 2014, zaak T-66/13 (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée) - dossier
F. Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het beeldmerk in de vorm van een fles voor waren van klasse 33 in te schrijven. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 16 juli 2014, zaak T-196/13 (la nana) - dossier
G. Gemeenschapsmerk. Beroep tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij verzoeksters verzoek tot nietigverklaring van het beeldmerk met de woordelementen „la nana” voor waren van de klassen 16, 20 en 24 is afgewezen. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 16 juli 2014, zaak T-324/13 (FEMIVIA) - dossier
H. Gemeenschapsmerk. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „FEMIVIA” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die is ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „FEMIBION” en van de internationale inschrijving, waarin de Europese Unie wordt aangewezen, van het witzwarte beeldmerk met het woordelement „femibion” voor waren van de klassen 5, 29 en 30. Het beroep is afgewezen.

HvJ EU 17 juli 2014, zaak C-141/13P (Reber/BHIM) - dossier 
I. Hogere voorziening tegen arrest van het Gerecht (Vijfde kamer), Reber / OHMI - Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (T355/09), waarbij het Gerecht heeft verworpen rekwirantes beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM, inzake een oppositieprocedure tussen Reber Holding GmbH & Co. KG en Wedl & Hofmann GmbH. Verwarringsgevaar tussen een beeldteken met het woordelement „Walzer Traum” en het ouder nationaal merk „Walzertraum”. Schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk. De hogere voorziening is afgewezen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A. Beroep na oppositie GLAMOUR afgewezen.
B. Beroep tegen verwerping oppositie CPI COPISA INDUSTRIAL afgewezen
C. Beroep na oppositie HEATSTRIP afgewezen.
D. Beroep na gedeeltelijke weigering inschrijving GIFFLAR afgewezen.
E. & F Hogere voorziening Peek & Cloppenburg over een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis
G. Hogere voorziening na weigering inschrijving ECODOOR afgewezen
H. Beroep tegen (gedeeltelijke) verwerping oppositie beeldmerken "E" afgewezen
Gerecht EU 4 juli 2014, zaak T- 1/13 (Glamour) - dossier
A. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „GLAMOUR” voor waren van de klassen 12, 14, en 18, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het international woordmerk „TUDOR GLAMOUR” voor waren van klasse 14. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 4 juli 2014, zaak T-345/13 (CPI COPISA INDUSTRIAL) - dossier
B. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk met de woordelementen „Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a.” en van de nationale inschrijving van de handelsnaam „Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A. – C.P.I.” voor diensten van klasse 37, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen „CPI COPISA INDUSTRIAL” voor diensten van klasse 37. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 9 juli 2014, zaak T-184/12 (HEATSTRIP) - dossier
C. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk "HEATSTRIP" voor waren van de klassen 9, 11 en 35, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van het niet-ingeschreven woordmerk "HEATSTRIP", dat in Australië, Canada, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk wordt beschermd voor onder meer verwarmingstoestellen. Het beroep is afgewezen.

Gerecht EU 9 juli 2014, zaak T-5201/12 (gifflar) - dossier
D. Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het beeldmerk met het woordelement gifflar in te schrijven voor waren van de klassen 29, 30 en 31. Het beroep is afgwezen.

HvJ EU 10 juli 2014, zaak C-325/13P / C-326/13P (Peek & Cloppenburg / OHMI - Peek & Cloppenburg) - dossier - dossier
E. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) Peek & Cloppenburg / BHIM – Peek & Cloppenburg (T506/11) waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep van verzoekster tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM inzake een oppositieprocedure tussen Peek & Cloppenburg en Peek & Cloppenburg KG.  Aanvraag voor inschrijving van woordteken „Peek & Cloppenburg” als gemeenschapsmerk voor waren van klasse 25 (Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels) van de Overeenkomst van Nice. Schending van artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk. Recht van de houder van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis om het gebruik van een later merk te verbieden. Het HvJ EU wijst de hogere voorziening af.

HvJ EU 10 juli 2014, zaak T-126/13 (BSH/BHIM) - dossier
G. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) BSH / BHIM (T625/11), waarbij het Gerecht het beroep heeft verworpen tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken ecoDoor als gemeenschapsmerk. Schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk. Het HvJ EU wijst de hogere voorziening af.

Gerecht EU 11 juli 2014, zaak T-425/12 (e) - dossier
H. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de letter „e” voor waren en diensten van de klassen 9, 12, 18, 22, 25, 28 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie die is ingesteld door de houder van de nationale, internationale en communautaire beeldmerken met de letter „e” voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 8 tot en met 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 tot en met 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 en 44 is afgewezen. Beroep is afgewezen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 juli 2014, IEF 14028 (Starsurgical tegen Wittmann c.s.)
Uitspraak ingezonden door Marga Verwoert en Maarten Haak, Hoogenraad & Haak advocaten. Merkenrecht. Misleiding. Rectificatie. Starsurgical verkoopt kunstmatige kleefhuid, een medisch hulpmiddel om een buikwand na incisie meerdere malen te sluiten en openen. Deze techniek is ontwikkelt door het Medical College Wisconsin waar Wittmann werkzaam was. Starsurgical heeft het exclusieve productie/distributierecht gekregen en verkoopt dit onder de merknaam Wittman Patch. Onder vermelding van "Wittmann Patch" en CE-certificaten bieden Wittmann c.s. via hidih.com/.de kunstmatige kleefhuid aan. Ook staan Sigma medical en Intraven als distributeur vermeld voor Nederland respectievelijk Spanje. Merkinbreuk is niet bestreden en wordt verboden in de EU. Er dient twee maanden te worden gerectificeerd op de openingspagina's in het Duits, Engels en Spaans. Gebruik van ongeldig CE-Certificaat en -goedkeuring dient te worden gestaakt.

5.4. beveelt Wittmann om binnen één maand na betekening van dit vonnis en gedurende twee maanden een rectificatie te plaatsen op de openingspagina van www.hidih.com, www.hidih.de en www.novomedicus [5.5: www.sigma-medical.nl, 5.6: www.intraven.es] in de vorm van een deugdelijke vertaling in de Duitse en Engelse [5.6: Spaanse] taal van de volgende tekst, in zwarte letters tegen een witte achtergrond zonder verdere mededeling;
"Bij deze informeren wij onze relaties dat Starsurgical, Inc. houder is van het merk "Wittmann Patch" voor de Europese Gemeenschap en de exclusief gerechtigde distributeur van "Wittmann Patch" kunstmatige Kleefhuid in de Europese Gemeenschap. (...) is niet gerechtigd om kunstmatige kleefhuid onder de naam "Wittmann Patch" op de markt te brengen, te distribueren of te verkopen en is niet gelieerd aan en heeft niet gehandeld namens Starsurgucal danwel met Starsurgical's toestemming. (...) Het CE Certificaat en de goedkeuring waaronder voorheen de inbreukmakende "Wittmann Patch" is aangeboden, zijn niet langer geldig en mogelijk niet van toepassing op de geleverde producten.

HvJ EU 10 juli 2014, IEF 14030, zaak C-421/13 (Apple winkelinrichting) - dossier - persbericht
Merkenrecht. "Store merk". Uitlegging van de artikelen 2 en 3, lid 1 merkenrichtlijn. Toepassingsgebied – Verpakking van een dienst – Driedimensionele voorstelling van de inrichting van een winkel 'steel gray and light brown' – Vereiste van grafische voorstelling van het merk – Noodzaak de grafische voorstelling met een beschrijvende tekst aan te vullen – Omvang van de bescherming van het merk voor detailhandelsdienst – Door handelaar zelf vervaardigde waren. De voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte als „Apple” flagship store kan onder bepaalde voorwaarden worden ingeschreven als merk. Een voorstelling moet geschikt zijn om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het Hof verklaart voor recht:

De artikelen 2 en 3 van [de merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat de voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte voor waren door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen kan worden ingeschreven als merk voor diensten die bestaan in verrichtingen betreffende deze waren maar niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren, mits zij geschikt is om de diensten van de merkaanvrager te onderscheiden van die van andere ondernemingen en mits geen van de in deze richtlijn genoemde weigeringsgronden zich daartegen verzet.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van „verpakking” van waren ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?
2. Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?
3. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling is voldaan door een uitgetekende voorstelling alleen of met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of absolute groottes in meter of relatieve groottes met schaalaanwijzing?
4. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de draagwijdte van de bescherming van het dienstmerk voor de detailhandel zich ook uitstrekt tot de door detailhandelaren zelf geproduceerde waren?

Andere blogs:
BirdBuzz
IPKat
SOLV