Merkenrecht - Droit des marques  

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 25 februari 2013, in zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex) - dossier
Prejudiciele vragen gesteld door HØJESTERET, Denemarken.

Auteursrecht. Merkenrecht. Koop op afstand. Verzoeker heeft begin 2010 een horloge besteld via een Chinese website (‘Fashion Watch online’) waar het werd beschreven als ‘Rolex GMT Master II 50th Asian 3186 movement’. Het postpakket wordt hem via Hong Kong toegezonden maar het pakje wordt door de Deense douaneautoriteit onderschept. De Deense Douaneautoriteiten constateren namaak en verzoeker krijgt de vraag of hij instemt met vernietiging van het horloge. Hij weigert omdat hij het horloge legaal heeft gekocht. De merkgerechtigde (Rolex) start een zaak tegen hem om hem te dwingen de vernietiging zonder compensatie te aanvaarden. De rechter in eerste aanleg stelt Rolex in het gelijk op grond van inbreuk op auteurs- en merkrechten. Verzoeker gaat tegen die uitspraak in beroep. Onbetwist wordt er vastgesteld dat verzoeker geen inbreuk heeft gemaakt op auteurs- of merkenwet. De vraag is dan of de Chinese website in Denemarken inbreuk op auteurs- en merkenrecht van Rolex heeft gepleegd, hetgeen weer afhankelijk van hoe de term ‘distributie onder het publiek’ moet worden uitgelegd.

De verwijzende Deense rechter constateert uit de jurisprudentie dat de nationale recht leidend is voor de bepaling of een inbreuk op het auteursrecht is gepleegd en stelt het HvJEU de volgende vragen:

1. Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat sprake is van „distributie onder het publiek” in een lidstaat van auteursrechtelijk beschermde goederen, wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar de goederen auteursrechtelijk zijn beschermd, betaling voor de goederen ontvangt en naar de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de lidstaat waar de goederen worden geleverd?
2. Moet artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van goederen, die zijn voorzien van het merk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, betaling voor de goederen ontvangt en aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
3. Moet artikel 9, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen, die zijn voorzien van het gemeenschapsmerk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in een lidstaat, betaling voor de goederen ontvangt en ze aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
4. Moet artikel 2, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „door piraterij verkregen goederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „distributie onder het publiek” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de eerste vraag aangegeven criteria moet zijn geweest? Vijfde vraag Moet artikel 2, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „namaakgoederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „gebruik [...] in het economische verkeer” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de tweede en de derde vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?

Conclusie A-G HvJ EU 18 april 2013, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion) - dossier
Zie eerder IEF 10897. Merkenrecht. Uitlegging van de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Rechten van de merkhouder in geval van duurzame verdeling van de exploitatie van het merk met een derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor het gedeelte van de bedoelde waren en van een onherroepelijke toestemming die de houder aan de derde heeft gegeven voor het gebruik van dit merk – Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde. Sanctie.

Conclusie A-G (nog niet in't Nederlands): Under Article 5(1) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks the proprietor of a registered trade mark cannot give its consent to the use of its trade mark irrevocably. After the revocation of such consent, the exclusive right conferred by a registered trade mark can be asserted against the party that used the mark with the consent of the proprietor, even though the proprietor and that party shared the use of the trade mark - each for different goods, for which the mark was registered - over an extended period of time.

– National law on the wrongful or abusive exercise of rights may not permanently prevent the proprietor of a trade mark from exercising its rights with respect to some of the goods for which the trade mark is registered. This notwithstanding, Directive 89/104 does not prevent national law from providing for a different remedy.
– Article 5(1) of Directive 89/104 does not allow national courts to definitively prevent the proprietor of a registered trade mark from recommencing the use of the mark after terminating an undertaking to a third party not to use that mark for certain goods by way of the law of unfair competition based on benefits of the proprietor from and investments by the third party in the publicity of the trade mark as well as the confusion of consumers. This notwithstanding, Directive 89/104 does not prevent national law from providing for a different remedy.

Gestelde vragen:

1.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende exclusieve recht door zijn houder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
- wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren?
- wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
1.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit exclusief recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht op een andere manier worden gesanctioneerd?
2.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde gevoerde publiciteit met betrekking tot dit merk en bij het cliënteel verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
2.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

HvJ EU 18 april 2013, zaak C-12/12 (Colloseum Holding) - dossier
Merkenrecht. Normaal gebruik. Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt.

Uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) – Begrip „gebruik van het merk” – Erkenning van het bestaan van het gebruik van een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk bij gebruik van dit samengesteld merk. Erkenning van het bestaan van het gebruik van een merk indien het enkel samen met een ander merk wordt gebruikt, waarbij de twee merken zowel afzonderlijk als samen zijn ingeschreven als samengesteld merk.

Het hof verklaart voor recht: Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

Gestelde vragen: Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd,
1) dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt;
2) dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?”

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 19 februari 2013, Rolnr. A/12/10673 (BVBA IMMO C&S tegen BVBA C.S. Vastgoed)

Uitspraak ingezonden door Geert Philipsen, GSJ advocaten en Ria Hens, DILAWHENS Advocaten.

Beide partijen zijn vastgoedmakelaar in de regio "groot Antwerpen". Immo C&S heeft haar handelsnaam IMMO C&S sinds 2009 gevoerd en in februari 2012 gedeponeerd als Benelux woordmerk. C.S. Vastgoed maakt gebruik van het merk/de handelsnaam in brieven, in Google ingegeven zoektermen [red. AdWords] en in mond-op-mond reclame. Er wordt een inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 95 WMPC vastgesteld.

De beperking op het ingeroepen merkenrecht (conform artikel 2.23 lid 2 BVIE) wordt niet aanvaard. Het logo wordt niet als "nagebootst' beschouwd en al evenmin wordt aangenomen dat door het gebruik van het logo wordt aangehaakt op het "succes" van IMMO C&S. Anderzijds houdt de handelsnaamrechtelijke inbreuk alsmede de aanvaarde merkenrechtelijke inbreuk, een inbreuk op artikel 95 WMPC in, zodat de vordering op grond van deze bepaling gegrond wordt verklaard.

Verder dient in dit licht reeds worden aangegeven te worden dat op grond van de WMPC het gebruik van die naam niet de indruk mag wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de gebruiker van die naam en de merkhouder, en dat er ook geen ongerechtvaardigd voordeel mag worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Onder 2.b.
De rangorde die tussen merken moet worden aangehouden, wordt in beginsel bepaald door de datum van depot of aanvrage, dan wel door de voorrang (ook wel prioriteit genoemd) die kan worden ingeroepen. Die voorrangs-of prioriteitsregeling houdt in dat het merk beschouwd wordt, voor wat betreft de rangorde alsof het op de voorrangs- of prioriteitsdatum gedeponeerd is zodat die (eerdere) datum doorslaggevend is bij de bepaling wie de oudste rechten. Er wordt geen reden aangebracht waarom hiervan zou afgeweken dienen te worden bij het invullen van het begrip "ouder recht van plaatselijke betekenis".

Tenslotte beroept C.S. VASTGOED zich op haar vennootschapsnaam C.S. VASTGOED . BVBA als "ouder recht van plaatselijke betekenis". De vennootschapsnaam wordt beschermd door artikel 65 W. Venn. Het recht op bescherming komt, evenals de handelsnaam, toe aan de eerste gebruiker. Het ouder recht van plaatselijke betekenis komt enkel toe aan C.S. VASTGOED voor haar vennootschapsnaam in de functie die artikel 65 W. Venn. eraan toemeet. Het rechtmatig gebruik als vennootschapsnaam t.o.v. het ingeroepen merkenrecht) wordt door !MMO C&S niet als inbreukmakend beschouwd. Hieromtrent wordt geen vordering ingesteld. Het gebruik als handelsnaam van het C.S. VASTGOED wordt als inbreukmakend beschouwd en dit gebruik kan niet gelijkgeschakeld worden met het gebruik als vennootschapsnaam. Anders gezegd, het is niet omdat de vennootschapsnaam een "ouder recht van plaatselijke betekenis" is dat deze vennootschapsnaam rechtmatig kan gebruikt worden als handelsnaam indien dit gebruik zich situeert na het aanvragen van het merkdepot.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) EVENT vs EVENTER
B) een driedimensionaal gemeenschapsmerk voor een tas en een handtas
C) beeldmerken FŁT-1 (met hert) vs FŁT (in rode letters)
D) Verwarringsgevaar tussen „ONESTO” en „ENSTO”
E) Diensten oudere merk onder de aanduiding van "een reclamezin"
F) Goederen die niet sterk vergelijkbaar zijn.

Gerecht EU 22 maart 2013, zaak T-353/11 (Event / OHMI - CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)) - dossier

A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "Event" voor waren en diensten van de klassen 35, 36, 42 en 43, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 939/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 maart 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen "eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS" voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 41 en 42. Beroep wordt afgewezen.

91 In that regard, it must be held, as the Board of Appeal found, that the word element ‘eventer’ of the mark applied for does not exactly reproduce the earlier mark. While the latter is, on the contrary, included in the phrase ‘event management systems’, the second verbal component of the mark applied for, the relevant public would not isolate the word ‘event’ from the two others which follow it in that phrase, but would retain the overall meaning thereof.

92 Since the relevant public for similar services is made up of professionals, who have a high degree of attentiveness, it is necessary to uphold the Board of Appeal’s finding that the similarities between the signs are insufficient for it to be held that there is a likelihood of confusion with respect to the services which must be held to be similar.

Gerecht EU 22 maart 2013, zaken T-409/10 en T-409/10 (Bottega Veneta International / OHMI (Forme d'un sac (á main)) - dossier T-409 - dossier T-410

B) Driedimensionaal gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1539/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 juni 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een driedimensionaal merk in de vorm van een handtas die bekend is als „Cabat”-tas in te schrijven voor waren van klasse 18. Beroep wordt afgewezen. Absolute weigeringsgrond. Geen onderscheidend vermogen door gebruik. Zie ook op de MARQUES-blog, DirkzwagerIEIT.

100 Enfin, s’agissant du territoire à prendre en considération, il résulte de la jurisprudence que, dès lors que le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée doit être démontré dans la partie substantielle de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et que le motif de refus existe, pour celle-ci, dans toute l’Union, c’est en principe l’intégralité du territoire de l’Union qui devait être prise en considération (voir arrêt Représentation d’une partie d’un mandrin, point 45 supra, point 46, et la jurisprudence citée).

101 À ce titre, il convient de rappeler que, bien que l’annexe 75 du recours de la requérante devant la chambre de recours présente le volume des ventes de certains produits commercialisés par la requérante dans vingt États membres, il n’est pas établi que ces données concernent le sac à main représenté par la marque demandée. De plus, les représentations de sacs à main figurant dans les annexes 70 à 73 du recours devant la chambre de recours sont extraites de publications rédigées en langues italienne, allemande et française, de sorte qu’elles ne sont susceptibles d’avoir une valeur probante que s’agissant des États membres dans lesquels ces langues sont parlées.

102 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la forme du sac à main représenté par la marque demandée n’avait pas acquis un caractère distinctif du fait de son usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

Gerecht EU 22 maart 2013, zaak T-571/10 (Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik / OHMI - Impexmetal (FŁT-1)) - dossier

C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „FŁT-1” voor waren van klasse 7 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1387/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale en gemeenschapsbeeldmerken bevattende het woordbestanddeel „FŁT” is ingesteld. Beroep wordt verworpen. Er zijn door de kamer van beroep geen fouten gemaakt.

Gerecht EU 19 maart 2013, zaak T-624/11 (Yueqing Onesto Electric / OHMI - Ensto (ONESTO)) - dossier

D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement „ONESTO” bevat, voor waren van klasse 9, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2535/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 september 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het nationale beeld- en woordmerk en van de gemeenschapsbeeld- en woordmerken die het woordelement „ENSTO” bevatten, voor waren van de klassen 7, 9, 11 en 16. Het beroep wordt afgewezen.

De merken verschillen met betrekking tot de eerste letters ‘o-n-e’ voor het aangevraagde merk en 'e-n' in het oudere teken. De kamer heeft terecht geoordeeld dat de visuele overeenstemming van de tekens, in zijn geheel, vrij laag is. Voor de Franstalige consument is er echter tussen de merken een grote mate van overeenstemming vanuit een auditief oogpunt. Een begripsmatige vergelijking is niet relevant in dit geval. Tussen „ONESTO” en „ENSTO” wordt verwarringsgevaar aangenomen. Niet kan worden vastgesteld dat het bestaan van andere merken die vergelijkbaar zijn met het oudere merk kunnen leiden tot een lage mate van onderscheidend vermogen.

32      Like the applicant, the Court finds that the signs differ in relation to their first letters, namely ‘o-n-e’ in the sign applied for and ‘e-n’ in the earlier sign. However, it should also be noted that the letters ‘e’ and ‘n’ are reversed in the sign applied for as compared with the earlier mark and, thus, the only noticeable difference, on a visual level, is that the sign applied for begins with an ‘o’. Similarly, the difference in length of the signs, six letters in the sign applied for as compared with five in the earlier sign, is not important enough to be decisive in the present case. Consequently, the Board of Appeal was right to consider that, as a whole, the similarity of the signs is rather low.

41      In the present case, as has been stated above, the goods covered by the opposing marks are identical. The signs are both visually and aurally similar. For French-speaking consumers, the signs are highly similar from an aural point of view. A conceptual comparison is not relevant in this case, given that the sign applied for has a meaning only for the Italian-speaking public, whereas it does not in any of the other languages of the European Union. Therefore, it must be found that there is a likelihood of confusion between the opposing marks.

Gerecht EU 20 maart 2013, zaak T-571/11 (El Corte Inglés / OHMI - Chez Gerard (CLUB GOURMET)) - dossier

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk met de woordelementen „CLUB DEL GOURMET, EN...El Corte Inglés” en van de aanvragen tot inschrijving van nationaal woordmerk „EL SITIO DEL GOURMET” en van nationaal en gemeenschapswoordmerk „CLUB DEL GOURMET” voor waren van klasse 35, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1946/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „CLUB GOURMET” voor waren van de klassen 16, 21, 29, 30, 32 en 33.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep was primair van oordeel dat de aanduiding „een reclamezin” als beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten met geen enkele van de in de classificatie van Nice opgesomde waren en diensten overeenstemde, noch een waar noch een dienst was. Het onderhavige wordt gekenmerkt door het feit dat niet uit de formulering van de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten bleek dat de omvang van de door dat merk verleende bescherming verder reikte dan die strikte formulering. Het Gerecht kan de bijzondere kenmerken van het Spaanse recht, die volgens verzoekster de betekenis van die beschrijving van de diensten verduidelijken, om procedurele redenen niet in aanmerking nemen. Ook op MARQUES-blog

51 De kamer van beroep was primair van oordeel dat de aanduiding „een reclamezin” als beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten met geen enkele van de in de classificatie van Nice opgesomde waren en diensten overeenstemde, noch een waar noch een dienst in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 was en niet kon worden uitgelegd als „reclamediensten”, omdat anders het toepassingsgebied van de door het oudere merk aangeduide diensten op ongeoorloofde wijze zou worden verruimd.

54 Zoals hierboven is vastgesteld, worden de omstandigheden van het onderhavige geval gekenmerkt door twee feiten: noch uit de formulering van de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten noch uit verzoeksters aanwijzingen en beweringen tijdens de procedure voor het BHIM bleek dat de omvang van de door dat merk verleende bescherming verder reikte dan die strikte formulering; verder kan het Gerecht de bijzondere kenmerken van het Spaanse recht, die volgens verzoekster de betekenis van die beschrijving van de diensten op zinvolle wijze kunnen verduidelijken, om procedurele redenen niet in aanmerking nemen. In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld, zoals de kamer van beroep heeft gedaan, dat op basis van de in punt 8 supra weergegeven beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten geen vergelijking van die diensten met de door het aangevraagde merk aangeduide waren mogelijk is.

Gerecht EU 20 maart 2013, zaak T-277/12 (Bimbo / OHMI - Café do Brasil (Caffè KIMBO)) - dossier

C) Gemeenschapsmerk – Door houder van nationale woordmerken „BIMBO” voor waren van klasse 30 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 1017/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 mei 2012, tot gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling, die de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in zwart, rood, goud en wit met de woordelementen „Caffè KIMBO” voor waren van klasse 30 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie gedeeltelijk afwijst .

Het beroep wordt afgewezen. Ter beoordeling staan enerzijds de goederen 'meel, banketbakkerij, ijs, gist en rijsmiddelen' en anderzijds, 'verpakt gesneden brood'. De goederen zijn niet sterk vergelijkbaar. Het Hof concludeert dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het bekende Spaanse merk „BIMBO” en het beeldmerk met woordelementen „Caffè KIMBO”. Tot slot blijkt dat, anders dan verzoekster stelt dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het verwarringsgevaar niet in strijd met artikel 8(1)(b) van Verordening nr. 207/2009 heeft geoordeeld. 

56 That suffices for the Court to reject as unfounded the main line of argument submitted by the applicant in the context of this plea, which claimed – referring to this effect to the reasoning set out in the Opposition Division’s decision – that there was a ‘clear similarity’, which went beyond a likelihood of confusion, between all the goods in the list of goods covered by the Spanish well-known mark, namely ‘cereals, milling industry, baking, pastry and starch’, and those goods in the list of the goods in the trade mark application which the Board of Appeal had accepted might be registered, that is to say, ‘flour, confectionery, ices, yeast and baking-powder’.

58 In the opinion of the Court, the reasons set out in points 29 to 31 of the contested decision prove to the required legal standard on what ground it may be concluded that there is a difference between, on one hand, ‘flour, confectionery, ices, yeast and baking-powder’ and, on the other hand, ‘packaged sliced bread’. In any event, those goods are not ‘strongly similar’, as the applicant claims at point 45 of the application.

59 In conclusion, it is apparent from the foregoing that, contrary to the applicant’s contention, the Board of Appeal did not infringe Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 in holding, on the basis of an overall assessment of the likelihood of confusion several aspects of which are not disputed by the applicant and for the reasons correctly set out in points 13 to 47 of the contested decision, that the Opposition Division’s decision should be annulled in part in so far as the opposition had initially been upheld for ‘flour, confectionery, ices, yeast and baking-powder’.

Conclusie A-G HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-65/12 (Leidseplein Beheer en de Vries tegen Red Bull) - dossier

Conclusie mede ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Lars Bakers, Bingh advocaten.

Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad, Nederland.

Gemeenschapsmerkenrecht. Bekend merk. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de eerste merkenrechtrichtlijn 89/104/EEG. Zie eerder IEF 10862.

Moet artikel 5, lid 2, van [...] richtlijn [nr. 89/104/EEG] aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

De A-G concludeert:

„Bij de afweging of een derde bij het gebruik, zonder geldige reden, van een met een bekend merk overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk, in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet er te zijnen voordele mee rekening worden gehouden dat hij het teken reeds voordat het bekende merk werd ingeschreven of bekendheid verwierf, te goeder trouw voor andere waren en diensten gebruikte.”

41. Bij deze beoordeling kan de omstandigheid dat het teken „The Bulldog” al sinds 1983 voor alcoholvrije dranken is ingeschreven, van groot belang zijn. Hoewel het merk „Red Bull” enkele dagen ouder is, valt te betwijfelen of het op dat moment al bekend was. De Vries kan zich derhalve met betrekking tot dit merk in principe beroepen op het in het Unierecht erkende beginsel van bescherming van verworven rechten(19), om het gebruik voor een alcoholvrije energiedrank te rechtvaardigen. Wanneer voordeel uit een bestaand recht wordt getrokken, kan dit derhalve in principe niet ongerechtvaardigd en ongeoorloofd zijn op grond dat een ander merk later een grote mate van bekendheid verkrijgt en de beschermingsomvang van dat merk daardoor botst met de beschermingsomvang van bestaande merken.

42. Anderzijds moet worden erkend dat zelfs De Vries niet aanvoert dat hij dit merk vóór 1997 heeft gebruikt voor energiedranken. Ook de Hoge Raad heeft in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing niet duidelijk de gevolgen van dit merk in overweging genomen. Zijn uitgangspunt was veeleer dat het merk wordt gebruikt voor andere economische activiteiten in de horeca.

43. Bij de belangenafweging moet echter ook met een dergelijk gebruik rekening worden gehouden. Dit gebruik is namelijk het resultaat van een eigen inspanning van de derde, tegen wie in geen geval meer kan worden opgeworpen dat hij zonder eigen inspanningen aanhaakt. Het teken kan door het eerdere gebruik juist ook aantrekkingskracht, reputatie en aanzien hebben verworven, waarmee als legitiem belang van de derde rekening moet worden gehouden. Dit geldt in mindere mate ook wanneer het teken is gebruikt nadat het merk is gedeponeerd, maar voordat dit bekend werd. In casu hoeft niet te worden geantwoord op de vraag welk gewicht moet worden toegekend aan het gebruik van tekens nadat een merk bekend is geworden.

44. Omdat uit het eerdere gebruik van een teken aantrekkingskracht, reputatie en aanzien kunnen voortvloeien, kan het huidige gebruik overigens ook geschikt zijn om de herkomstaanduidende functie van het merk te vervullen en dus bij te dragen tot een betere voorlichting van de consument. Zo is het in het onderhavige geval mogelijk dat althans de consumenten in Amsterdam het teken „The Bulldog” eerder associëren met een bepaalde onderneming dan de namen „De Vries” en „Leidseplein Beheer” of een geheel nieuwe aanduiding.

45. Dit legitieme belang bij het gebruik van een eerder gebruikt teken gaat evenmin teniet door de omstandigheid dat De Vries mogelijk pas met de verhandeling van energiedranken is begonnen nadat Red Bull veel succes kreeg met dit product. Het merkenrecht dient er niet toe bepaalde ondernemingen te verhinderen deel te nemen aan de mededinging op bepaalde markten. Zoals blijkt uit het arrest Interflora, is deze vorm van mededinging op de interne markt eerder gewenst.(20) In het kader van deze mededinging moeten ondernemingen in beginsel – tenzij sprake is van verwarringsgevaar – ook het recht hebben de tekens te gebruiken waarmee zij op de markt bekendstaan.

Gerecht EU 13 maart 2013, zaak T-553/10 (Biodes / OHMI - Manasul Internacional (FARMASUL))

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „FARMASUL” voor waren van de klassen 5, 30 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1034/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken met de woordelementen „MANASUL” en „MANASUL ORO” voor waren van de klassen 5, 30 en 31.

Het Gerecht EU wijst het beroep af. Gezien de auditieve en visuele gelijkenis, de overeenstemming in waren en diensten en het onderscheidend vermogen kan er verwarringsgevaar worden vastgesteld. Het woordelement "Farma" van het merk FARMASUL is beschrijvend voor de waar, het betreft echter het dominante woordelement "sul". Het achtervoegsel "sul" is in beide merken „FARMASUL” en „MANASUL” aanwezig. Niet de term "Farma", maar het achtervoegsel "sul" domineert het aangevraagde merk en leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar met het oudere beeldmerk.

79. Dans la décision attaquée, la chambre de recours, au vu de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les signes en conflit, des similitudes visuelles et phonétiques entre ceux-ci, de l’absence de possibilité de comparaison conceptuelle entre ceux-ci et du caractère distinctif élevé acquis par la renommée de la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit (point 51 de la décision attaquée). En particulier, la chambre de recours a conclu que les éléments verbaux primeraient sur les éléments figuratifs et seraient donc les éléments dominants desdits signes. Les signes seraient perçus et mémorisés par le public pertinent par leurs éléments verbaux. En outre, le suffixe « sul » de la marque demandée serait son élément dominant, son préfixe « farma » étant descriptif des produits désignés (point 34 de la décision attaquée).

81. L’OHMI estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit, les produits couverts par lesdits signes étant identiques ou très similaires, les signes étant similaires visuellement et phonétiquement et la marque antérieure ayant acquis un caractère distinctif élevé en Espagne. Le suffixe « sul » serait l’élément dominant et distinctif de la marque demandée. Concernant le caractère distinctif du suffixe « sul », l’OHMI fait valoir que la requérante n’aurait pas établi l’utilisation généralisée de marques contenant ce suffixe sur le marché pertinent, à savoir en Espagne. L’intervenante allègue également l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

83. Il en résulte que ce n'est pas le terme « farma », mais le suffixe « sul », non descriptif et distinctif, qui domine l'élément verbal de la marque demandée, qui, à son tour, domine la marque demandée.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: Farmasul v. Manasul)

Hof van Beroep te Brussel 13 maart 2013, IEF 369, nrs. 2011.AR.2539-2541 (Credit Professionnel tegen BBIE; inzake woordmerk CREDIT PROFESSIONNEL; BEROEPSKREDIET en BERUFSKREDIT) - français 1, français 2, français 3
BBIE beargumenteert dat het onderscheidend vermogen door gebruik niet is verkregen. Er is niet aangetoond dat het teken op de datum van het depot door het (gemiddeld) geïnteresseerde publiek of een significant deel daarvan, wordt herkend in de gehele Benelux. Onder vermelding van het arrest Bovemij Verzekeringen NV [IEF 2579] wordt aangenomen dat wanneer een merk, bestaande uit een of meerdere woorden uit een officiële taal, en door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen, dat het teken dat onderscheidend vermogen verkrijgt voor de gehele taalkundige regio. De aanvrager van het merk heeft echter het teken niet gebruikt in Nederland en heeft geen vestigingen in het Duitstalige deel van België. De beroepen worden afgewezen.

17. Ensuite, l’OBPI argumente que le caractêre distinctif n’a pas ete acquis par l’usage des lors qu’il n’est pas démontre qu’à la date du depot les milieux intéressés ou du moms une fraction significative de ceux-ci identifiaient le signe en tant que marque dans l’ensemble du Benelux, le motif de refus existant sur tout le territoire du Benelux.

32. Quand a cet usage, ledit article 3 §3 de la Directive a été interprété en ce sens que le caractére distinctif ne peut étre acquis par usage que sil est démontre que cet usage a confére le caractére distinctif dans toute la partie du territoire de lEtat membre ou, dans le cas du Benelux, dans toute la partie du territoire de celui-ci dans laquelle il existe un motif de refus (CJUE, arrét du 7 septembre 2006, affaire C-108/05 Bovemij Verzekeringen NV contre Benelux-Merkenbureau, points 22 & 23; CJUE, arrét du 22 juin 2006, Storck/ OHMI, C-25/05 P, point 83).

34. Suivant l’enseignement de la CJUE, l’usage conférant le pouvoir distinctif ne peut étre établi que s’il porte sur tout le territoire du Benelux dans lequel le motif de refus absolu existe. Dans le cas d’espèce, ii s’agit des parties du territoire d’expression néerlandaise et allemande. Or, la demanderesse ne conteste pas qu’elle n’a pas utilisé le signe querellé aux Pays-Bas - n’ayant pas d’agences dans ce pays - ni dans la region allemande de la Belgique. Ii s’ensuit que l’acquisition de Ia distinctivité de la marque par l’usage n’est pas démontrée pour tout le territoire dans lequel le motif de refus absolu existe.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) bestanddeel 'wild' dat in het teken FAIRWILD een zelfstandig kenmerkende positie inneemt.
B) Daniel Mayar en een gedeeltelijke nietigverklaring

Gerecht EU 7 maart 2013, zaak T-247/11 (FairWild Foundation / OHMI - Wild (FAIRWILD))

A. Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van internationale inschrijving, voor de Europese Unie, van het woordmerk FAIRWILD voor waren van de klassen 3, 5, 29 en 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1014/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 maart 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk gemeenschapsmerkenrechtelijke bescherming te bieden in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk WILD voor waren van de klassen 3, 9, 29, 30 en 32.

Het Gerecht EU wijst het beroep af, de kamer van beroep is zonder fouten tot de beslissing gekomen. FAIRWILD heeft geen betekenis in tegenstelling tot "wild" dat door het Duits- en Engelstalige publiek wel een betekenis heeft. Het bestanddeel "wild" heeft een zelfstandige kenmerkende positie in het teken FAIRWILD.

43 (...) Die Klägerin teilt die Ansicht der Beschwerdekammer, dass das Zeichen FAIRWILD keinen klaren Begriffsinhalt habe, da sie es als Phantasiebezeichnung ansieht. Wie oben in den Randnrn. 39 und 40 ausgeführt, wird der Begriff „wild“, aus dem die ältere Marke besteht, für die Verkehrskreise, die weder Deutsch noch Englisch sprechen, ebenfalls keine Bedeutung haben. Daher ist ein begrifflicher Vergleich nicht möglich. Er ist deshalb für die Beurteilung der Ähnlichkeit irrelevant.

44 Nach alledem ist die Beschwerdekammer fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, dass die betreffenden Zeichen in bildlicher und in klanglicher Hinsicht eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufwiesen. Ebenfalls zu Recht hat sie angenommen, dass ein begrifflicher Vergleich unerheblich sei, und daher insgesamt eine durchschnittliche Ähnlichkeit festgestellt.

50 Im vorliegenden Fall ist daran zu erinnern, dass der Bestandteil „wild“ zumindest für den Teil des Publikums, der nicht oder nur wenig Englisch oder Deutsch versteht, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, da er für diesen Teil des Publikums keine Bedeutung hat. Außerdem bleibt der Bestandteil „wild“ als solcher in der internationalen Marke klar erkennbar. Da das Zeichen FAIRWILD ebenfalls keine Bedeutung hat, bildet es keine logische Einheit, in der der Bestandteil „wild“ aufginge (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 10. Oktober 2012, Bimbo/HABM – Panrico [BIMBO DOUGHNUTS], T‑569/10, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 97). Der Bestandteil „wild“ nimmt somit eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Zeichens FAIRWILD ein.

Gerecht EU 8 maart 2013, zaak T-498/10 (Mayer Naman / OHMI - Daniel e Mayer (David Mayer))

B. Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 413/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 juli 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende gedeeltelijke nietigverklaring van het beeldmerk dat de woordelementen „David Mayer” bevat, voor waren van de klassen 18 en 25, in het kader van de door Daniel & Mayer ingestelde vordering tot nietigverklaring.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep heeft juist geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het teken en het gedeeltelijk nietig verklaarde merk.

115    En conclusion sur l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

116    C’est dès lors à bon droit que la chambre de recours a rejeté le recours du requérant contre la décision de la division d’annulation, laquelle avait conclu à l’existence d’un risque de confusion et avait partiellement annulé la marque contestée.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Hogere voorziening: Verwarringsgevaar woordelement „Seven” en het woordmerk „SEVEN FOR ALL MANKIND”.
B) Merk BERG en het beeldmerk met de woordelementen „B BERG” leiden tot verwarringsgevaar wegens associatie met het merk 'Christian Berg'
C) Aanspraak op anciënniteit gaat niet op wegens zwart en wit weergave
C) BIODERMA onvoldoende onderscheidend en beschrijvend  karakter
E) Geen verwarringsgevaar tussen de merken BAMIX en KMIX

HvJ EU, zaak C-655/11P (Seven for all mankind / Seven)

A) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 6 oktober 2011, SEVEN / BHIM - SEVEN FOR ALL MANKIND (SEVEN FOR ALL MANKIND) (T176/10), waarbij het Gerecht beslissing R 1514/20082 heeft vernietigd van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 januari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van de gemeenschapsbeeldmerken en het internationale beeldmerk met het woordelement „Seven”, voor waren van de klassen 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 en 28 tegen de inschrijving van het woordmerk „SEVEN FOR ALL MANKIND” voor waren van de klassen 14 en 18 – Uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 – Bij het onderzoek van de overeenstemming van de tekens in aanmerking te nemen aspecten.

De hogere voorziening wordt afgewezen. Het hof volgt de uitspraak van het Gerecht, dat auditieve, begripsmatige en visuele overeenstemming kan worden vastgesteld, de toevoeging van de woorden “for all mankind” doen aan deze overeenstemming niet af. De waren zijn in hoge maten soortgelijk. Naar het oordeel van het hof kan enige mate van auditieve overeenstemming, door de aanwezigheid van het gemeenschappelijke bestanddeel 'Seven', worden vastgesteld. Ook op IPKat, MARQUES Class46.

113. The General Court noted, at paragraphs 42 and 45 of the judgment under appeal, that those two particular aspects are not sufficient of themselves to dispel the phonetic similarity created by the element common to both marks, or to give the trade mark for which registration is sought a conceptual content that is sufficiently different from that of the earlier marks.

114. Thus the mere recognition of the ‘remarkable’ and ‘philosophical’ aspects in that mark cannot preclude the conclusion that, owing to the presence of the word ‘seven’, there is an overall similarity between the signs at issue and, as a result, a likelihood of confusion between them.

115. It must be noted in this respect that, like the findings relating to the visual similarity between the signs at issue, mentioned at paragraphs 101 to 104 of this judgment, the findings relating to the phonetic and conceptual aspects of those signs are based on an analysis of all relevant factors and are consistent with the assessments which the General Court must carry out, as pointed out at paragraph 70 of this judgment.

Gerecht EU 20 februari 2013, zaak T-224/11 en T-225/11 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (BERG)) en T-631/11 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (B BERG))

B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „BERG” en het beeldmerk met de woordelementen „B BERG” voor waren van de klassen 25 en 28 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1494/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 februari 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Christian Berg” voor waren en diensten van de klassen 3, 18, 25 en 35 is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient rekening te worden gehouden met de consument in de mode-industrie. Het merk BERG en het bestanddeel 'Berg' uit het merk 'Christian Berg' hebben een grote mate van overeenstemming. De gelijkheid van het relevante publiek en de waren, waaronder sportkleding, leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Het merk BERG wordt mogelijk met de familienaam 'Christian Berg' geassocieerd.

45. Die Klägerin wendet sich gegen die Feststellung der Beschwerdekammer bezüglich der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Wortzeichen BERG und Christian Berg mit dem Argument, dass diese, jeweils als Ganzes betrachtet, in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht unterschiedlich seien. Zudem habe die Beschwerdekammer nicht die Prüfung aller Umstände des Einzelfalls vorgenommen, wie sie nach dem Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juni 2010, Becker/Harman International Industries (C-51/09 P, Slg. 2010, I-5805), erforderlich sei. Hierzu macht sie u. a. geltend, dass sich dem Bestandteil „Berg“ in dem Zeichen Christian Berg keine selbständig kennzeichnende Stellung zuerkennen lasse, dass der Begriff „Berg“ nicht als Familienname wahrgenommen werde und dass der Unterschied, der sich aus der Hinzufügung des Vornamens „Christian“ ergebe, bedeutsam sei, da die Verbraucher daran gewöhnt seien, einen Vornamen zu verwenden, um zwei Personen oder auch zwei Unternehmen voneinander zu unterscheiden.

64. Im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall ist daher zu berücksichtigen, dass der Verbraucher in der Bekleidungsbranche häufig auf einen Bestand von Marken stößt, die aus einem Familiennamen abgeleitet sind.

66. Dies gilt auch für die Sportartikel der Klasse 28. Hinsichtlich der Waren, die Sportbekleidung ergänzen und die häufig in denselben Geschäften verkauft und unter derselben Marke vertrieben werden, besteht nämlich die Gefahr, dass der Verbraucher annimmt, die Sportbekleidung der Marke Christian Berg und die Sportartikel der Marke BERG stammten von demselben Unternehmen, da die fraglichen Marken in den Branchen der betreffenden Waren möglicherweise dahin wahrgenommen werden, dass sie von demselben Familiennamen abgeleitet sind.

Gerecht EU 20 februari 2-13 T-378/11 (Langguth Erben / OHMI (MEDINET))

C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1598/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om de door verzoeker op basis van een aantal oudere nationale en internationale merken geclaimde anterioriteit van het beeldmerk met het woordelement „MEDINET” te erkennen.

Het beroep wordt verworpen. Inzake een aanspraak op de anciënniteit van oudere merken bij een aanvraag tot inschrijving van het beeldteken MEDINET als gemeenschapsmerk is van belang dat wanneer het oudere merk in kleur is geregistreerd, bij het vaststellen van gelijkheid met het basismerk, de aanvraag tot internationale inschrijving ook in kleur is. De aanspraak op anciënniteit gaat niet op aangezien het merk in kleur niet gelijk is aan een merk in zwart en wit.

57. Wat de in punt 56 supra vermelde handelingen betreft, heeft de kamer van beroep, nadat zij in punt 15 van de bestreden beslissing eraan had herinnerd dat een merk in kleur niet gelijk was aan een merk in zwart en wit, gepreciseerd dat „artikel 3, lid 3, van besluit EX-03-5 [daarom] [verlangde] dat wanneer het oudere merk in kleur [was], het bewijs (uittreksel uit het register) van het oudere merk ook in kleur [was]” (punt 16 van de bestreden beslissing) en dat „evenzo bij een internationale inschrijving die gelijkheid met het basismerk [veronderstelde], [werd] verlangd dat wanneer dit basismerk in kleur [was], de aanvraag tot internationale inschrijving ook in kleur [was]” en dat „[de] afbeelding van het merk in kleur ook nodig [was] in het kader van regel 15, lid 2, [sub] e, van [verordening nr. 2868/95]” (punt 17 van de bestreden beslissing).

63. In casu heeft de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing de door verzoekster vermelde eerdere beslissingen beschouwd als „strijdig met een vaste praktijk van de afdelingen van het [BHIM] die in eerste aanleg uitspraak doen en ook als niet in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen”. Zij heeft daaraan toegevoegd dat „[h]etzij de zaken waarop [verzoekster] zich beriep niet vergelijkbaar waren en het in dat geval niet nodig [was] dat zij op dezelfde manier [werden] beoordeeld, hetzij deze zaken wel vergelijkbaar waren en het beginsel van de wettigheid van het optreden van het [BHIM] in dat geval [primeerde] en dat er [geen sprake was van] een recht dat onjuiste beslissingen opnieuw worden genomen”.

68. Zelfs al was verzoeksters argument ontvankelijk, het kan niet slagen. Een dergelijk argument aanvaarden zou immers tot gevolg hebben dat het vereiste van gelijkheid van de merken van artikel 34, lid 1, van verordening nr. 207/2009 zinledig wordt. Indien verzoeksters redenering werd gevolgd, zou het mogelijk zijn aanspraak te maken op de anciënniteit van een ouder merk, zelfs al was het aangevraagde gemeenschapsmerk volledig verschillend, aangezien de houder van de merken tenslotte zijn oppositie voor de periode tussen de inschrijvingsdatum van het oudere merk en de inschrijvingsdatum van het gemeenschapsmerk zou baseren op het oudere merk zoals initieel ingeschreven, zoals verzoekster benadrukt. Het vereiste van gelijkheid van de merken zou dus geen bestaansreden meer hebben.

Gerecht EU 21 februari 2013 T-427/11 (Laboratoire Bioderma / OHMI - Cabinet Continental (BIODERMA))

D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BIODERMA” voor waren en diensten van onder meer de klassen 3, 5 en 44 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 861/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 februari 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van de door Cabinet Continental ingestelde vordering tot nietigverklaring van dat merk.

De beslissing R 861/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) wordt geannuleerd en het beroep wordt voor het overige verworpen. Het het woordmerk "BIODERMA" heeft een beschrijvend karakter en onvoldoende onderscheidend vermogen voor waren en diensten in de klasse 5.

53. En deuxième lieu, la marque en cause doit être considérée comme descriptive des produits et des services qui ont pour caractéristique essentielle la recherche d’une préservation de la peau, à l’occasion de leur utilisation ou de leur mise en œuvre. Il en est ainsi, tout d’abord, des lotions pour les cheveux et de la parfumerie relevant de la classe 3 et des services de salons de coiffure relevant de la classe 44, ensuite, des emplâtres, du matériel pour pansements et des désinfectants, relevant de la classe 5, et, enfin, des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ainsi que des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, relevant de la classe 3.
62. Au points 42 à 46 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir rappelé que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, a estimé que, au vu du caractère promotionnel de l’élément verbal « bio » pour tout type de produit qui a un rapport avec la peau, la combinaison des éléments verbaux « bio » et « derma » ne permettra pas au public pertinent de percevoir l’origine commerciale des produits et des services en cause.

63. Toutefois, force est de constater qu’une telle appréciation revêt un caractère erroné à l’égard des substances diététiques à usage médical relevant de la classe 5. Si l’élément verbal « bio » peut être compris comme une référence à leur origine biologique et n’est, pour cette raison, pas à même de permettre d’identifier leur origine commerciale, il en va différemment de l’élément verbal « derma », lequel revêt un caractère pour le moins inhabituel s’agissant de la commercialisation de substances diététiques à usage médical. Partant, il convient de considérer que, à l’égard de ces produits, la marque en cause dispose du minimum de caractère distinctif requis pour que le public ciblé puisse identifier leur origine commerciale.

Gerecht EU 21 februari 2013, T-444/10 (ESGE / OHMI - De'Longhi Benelux (KMIX))

E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk "BAMIX" voor waren van de klassen 7 en 40, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1249/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 juli 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "KMIX" voor waren van de klassen 7 en 11.

Het beroep wordt verworpen. De visuele overeenstemming tussen "BAMIX" en ‘KMIX’ weegt niet op tegen de verschillen tussen de twee merken. De kleine mate van fonetische overeenstemming en aangezien de merken niet begripsmatig met elkaar kunnen worden vergeleken leidt tot de conclusie dat geen sprake is van verwarringsgevaar.
Ook op IPKat
Ook op MARQUES

28. Thus, even if, as the applicant claims, the signs at issue have three letters in common, the differences between those signs – resulting, firstly, from the letters situated at their beginning and, secondly, from the difference between the number of letters constituting those signs – outweigh their common characteristics. Therefore, the Board of Appeal did not err in concluding that the signs at issue were not visually similar.

41. Finally, since the signs at issue are meaningless, a conceptual comparison of the signs is not possible.

42. Given the visual differences between the signs at issue, the reduced importance of their medium degree of phonetic similarity and the fact that they cannot be compared conceptually, it is clear that the Board of Appeal did not err in finding that the signs at issue were not similar overall. Therefore, the Board of Appeal could also conclude, without error, that there was no likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, even though the goods covered by the signs at issue were identical or similar.