Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-25/11 (Germans Boada / OHMI (Carrelette manuelle)) - dossier

Merkenrecht. Driedimensionaal vormmerk (in kleur). Onderscheidend vermogen. Keramieksnijmachine. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 771/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van een driedimensionaal merk in de vorm van een keramieksnijmachine voor waren van klasse 8.

Het beroep wordt afgewezen. De kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk wijken niet significant af van de overige producten in de sector. Het merk heeft geen onderscheiden vermogen omdat het slechts een variant is van wat in de branche gebruikelijk is.

36. Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir arrêt Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge, point 22 supra, point 23, et la jurisprudence citée). Ainsi, aux fins de considérer une marque tridimensionnelle comme distinctive, il ne faut notamment pas qu’elle apparaisse comme une simple variante des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T‑15/05, Rec. p. II‑1511, point 38, et la jurisprudence citée].

121. Force est de constater, d’une part, qu’il ressort manifestement du point 48 de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’était prononcée sur les dispositions susvisées qu’à titre surabondant et, d’ailleurs, sans procéder à leur analyse approfondie. La chambre de recours a notamment affirmé, au point 49 de ladite décision, qu’il « [n’était] pas nécessaire d’examiner cet élément car […], dans tous les cas, le signe manque de caractère distinctif intrinsèque [ou même] acquis par usage ». En ce même sens, au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au rejet de la demande d’enregistrement de la marque en cause sur la seule base de l’absence de caractère distinctif inhérent de celle-ci, ainsi que de l’absence de tout caractère distinctif acquis par usage.

122. Il en ressort que la référence faite par la chambre de recours aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) et iii), du règlement n° 207/2009 n’est pas déterminante pour le résultat de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’étant pas fondée sur ces dispositions pour confirmer la décision de l’examinateur refusant d’enregistrer la marque demandée. Partant, la seconde branche du présent moyen doit, également, être rejetée.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 29 januari 2013, A/12/10102 (Provincie Antwerpen tegen vof Relax)

De Provincie Antwerpen is houder van het Benelux woordmerk PENNENZAKKENROCK. Provincie Antwerpen heeft een samenwerkingsovereenkomst met RELAX omtrent de organisatie van het kinderrockfestival PENNENZAKKENROCK. Als gevolg van een evaluatie van het evenement wordt de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig door de Provincie Antwerpen beëindigd. Provincie Antwerpen vordert de beëindiging van het gebruik  van de afkorting "PZR" door de onderneming Relax.

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort). In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK. De vordering op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE t.a.v. Relax wordt gegrond verklaard met uitzondering van deze vermeldingen waar "PZR" wordt gebruikt ter referentie van het in het verleden georganiseerde evenement.

Het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of "PZR" door de VOF Relax wordt als inbreuk makend op de merkenrechten van de Provincie Antwerpen beschouwd, meer in het bijzonder op het Benelux-woordmerk “PENNENZAKKENROCK”. Inbreuk wordt vestgesteld op grond van artikel 2.20.1.a. BVIE, en op de bepalingen van artikel 95 en 96 WMPC.

Onder verbeurte van een dwangsom beveelt de rechtbank firma Relax het staken en het gestaakt houden van het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of “PZR” of enig ander hiermee overeenstemmend teken voor waren of diensten die identiek zijn of soortgelijk aan deze waarvoor het merk “PENNENZAKKENROCK” werd gedeponeerd en wordt gebruikt, weze het als onderdeel van een merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam of anderszins.

VI.B.    Merkenrechtelijke inbreuk op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort, minstens afgeleid, begrip van PENNENZAKKENROCK). Het verwarringsgevaar als weergegeven onder artikel 2.20.1.b. BVIE dient beoordeeld te worden in het licht van (i) de overeenstemming tussen merk en teken, (ii) de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en (iii) de onderscheidende kracht van het betrokken merk (of onderdeel van het merk). Er bestaat een interactie tussen deze beoordelingselementen.

- In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK, minstens een verwijzing naar dit evenement en op zich stand evenement.  Volgende elementen kunnen worden aangehaald: (...)

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 29 januari 2013, A/12/10102 (Provincie Antwerpen tegen vof Relax)

De Provincie Antwerpen is houder van het Benelux woordmerk PENNENZAKKENROCK. Provincie Antwerpen heeft een samenwerkingsovereenkomst met RELAX omtrent de organisatie van het kinderrockfestival PENNENZAKKENROCK. Als gevolg van een evaluatie van het evenement wordt de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig door de Provincie Antwerpen beëindigd. Provincie Antwerpen vordert de beëindiging van het gebruik  van de afkorting "PZR" door de onderneming Relax.

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort). In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK. De vordering op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE t.a.v. Relax wordt gegrond verklaard met uitzondering van deze vermeldingen waar "PZR" wordt gebruikt ter referentie van het in het verleden georganiseerde evenement.

Het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of "PZR" door de VOF Relax wordt als inbreuk makend op de merkenrechten van de Provincie Antwerpen beschouwd, meer in het bijzonder op het Benelux-woordmerk “PENNENZAKKENROCK”. Inbreuk wordt vestgesteld op grond van artikel 2.20.1.a. BVIE, en op de bepalingen van artikel 95 en 96 WMPC.

Onder verbeurte van een dwangsom beveelt de rechtbank firma Relax het staken en het gestaakt houden van het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of “PZR” of enig ander hiermee overeenstemmend teken voor waren of diensten die identiek zijn of soortgelijk aan deze waarvoor het merk “PENNENZAKKENROCK” werd gedeponeerd en wordt gebruikt, weze het als onderdeel van een merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam of anderszins.

VI.B.    Merkenrechtelijke inbreuk op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort, minstens afgeleid, begrip van PENNENZAKKENROCK). Het verwarringsgevaar als weergegeven onder artikel 2.20.1.b. BVIE dient beoordeeld te worden in het licht van (i) de overeenstemming tussen merk en teken, (ii) de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en (iii) de onderscheidende kracht van het betrokken merk (of onderdeel van het merk). Er bestaat een interactie tussen deze beoordelingselementen.

- In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK, minstens een verwijzing naar dit evenement en op zich stand evenement.  Volgende elementen kunnen worden aangehaald: (...)

Hof Den Haag 29 januari 2013, LJN BZ0458 (Wilkinson tegen Gillette)

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

Beroep na IEF 10712 (De beste scheerbeurt). Reclamerecht. Merkenrecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame en (dus) merkinbreuk. Territoriale reikwijdte: gemeenschapswijd verbod, uitbreiding verbod in Nederland met Franstalige claim, met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen. Omvang proceskostenveroordeling.

Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Wilkinson gebruikt de tekst "scheert BETER dan MACH 3" en "de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID" op haar producten [zie afbeelding].

Internationale bevoegdheid/litispendentie
Het hof ziet geen reden om zijn oordeel aan te houden tot in de in Duitsland en Spanje aanhangige procedures uitspraak is gedaan. Beroep op artikel 27 EEX faalt, omdat deze procedures niet tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp worden gevoerd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de vergelijkende reclame en wijst de merkenrechtelijke grief tevens af, nu Wilkinson niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat er sprake is van geoorloofde reclame.

Reikwijdte van de verboden
Wilkinson betoogt dat het verbod, inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette, beperkt dient te worden tot Nederland. Nu de merkinbreuk uitsluitend berust op het oordeel over de vergelijkende reclame en zich de uitzonderingssituatie van DHL/Chronopost voordoet dat de inbreuk is beperkt tot één lidstaat. Gillette betoogt dat het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad betrekking heeft op de Claim in welke taal dan ook.

Gillette heeft slechts voor de Benelux-landen aannemelijk gemaakt dat er een onrechtmatige daad plaatsvindt of dreigt te vinden. Het hof heeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen wordt opgelegd.

Wat betreft het merkenrechtelijk verbod
De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaatsvinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd.

Niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang heeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Het verbod wordt uitgebreid zodat ook de Franstalige Claim in Nederland verboden is.

Proceskosten merkenrecht/vergelijkende reclame
Wilkinson bepleit dat artikel 1019h Rv slechts voor 5% ziet op de merkinbreuk. Het hof is van oordeel dat, nu Gillette haar vorderingen, ook voor zover zij stelt dat geen sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, grondt op haar merkrechten, terwijl omgekeerd de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Gillette en daarmee voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv.

Vergelijkende reclame
16. Uit het voorgaande volgt dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de Claim niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel6:194a, lid 2, onder c BW, zodat Wilkinson daartegen in haar grief 2 tevergeefs opkomt. Dit betekent dat in het midden kan blijven of de Claim juist is. Grief 3 kan derhalve niet tot vernietiging leiden. Daarmee faalt ook grief 4, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Merkinbreuk
17. Nu Wilkinson de gestelde merkinbreuk niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, en deze stelling wordt verworpen, staat (voorshands) vast dat Wilkinson met de Claim inbreuk maakt op de merkrechten van Gillette. Ook grief 5 faalt derhalve.

26. (...) Het hof is van oordeel dat Gillette daarin slechts is geslaagd ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de landen van de Benelux. Gillette heeft wel gesteld, maar, gelet op de betwisting door Wilkinson, onvoldoende gemotiveerd dat wat betreft Frankrijk sprake is van een concrete dreiging tot gebruik van de Claim. Wat betreft de overige landen van de Europese Unie beeft Gillette niet gesteld dat sprake is van een ( op dit moment) concrete dreiging van gebruik van de Claim (in de Nederlandse en Franse taal). Nu Energizer het product alleen in Nederland distribueert, dient het verbod jegens baar slechts voor Nederland te worden toegewezen. Jegens Wilkinson Sword, die de verpakkingen (in elk geval) ook voor de andere Benelux-Ianden produceert, dient het verbod tevens te worden toegewezen voor Belgi! en Luxemburg. In dat verband is nog het volgende van belang. De regeling betreffende vergelijkende reclame is geharmoniseerd in de Richtlijn. De voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan zijn, wat betreft de vergelijking, neergelegd in artikel 4 onder c van de Richtlijn. In zoverre is sprake van maximum-harmonisatie. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het hof van oordeel dat niet aan die voorwaarden is voldaan. Het hof beeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Dat is door partijen ook niet gesteld. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen kan worden opgelegd In zoverre slaagt (dit onderdeel van) grief A van Gillette.

Verboden
28. (...) Er is geen reden in dit verband onderscheid te maken tussen Energizer en Wilkinson Sword. De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaats vinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd. Gelet op het voorgaande faalt grief 7 van Wilkinson .

29. (...) Nu i) de Claim die de inzet vormt van dit geding in de Nederlandse en de Franse taal is gesteld, terwijl ii) de HYDRO 3-producten met daarop de Nederlands/Franse Claim ook in België en Luxemburg worden verhandeld, ziet het hof aanleiding de verboden uit te breiden met het gebruik van (de merken van Gillette in) de Franstalige Claim. Het hof zal deze uitbreiding, ook wat betreft het op onrechtmatige daad gebaseerde verbod, mede op Nederland betrekken, omdat niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang beeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Dit onderdeel van grief A van Gillette slaagt derhalve gedeeltelijk.

Lees de uitspraak zaaknummer 200.101.128/01, LJN BZ0458.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ("Scheert beter dan mach 3" blijft verboden mede wegens verpakking)
SOLV (Scheert beter dan mach 3)

Gerecht EU 24 januari 2013, zaak T-474/09 (Fercal - Consultadoria e Serviços / OHMI - Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)) - dossier

Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep tot nietigverklaring, door de houder van het gemeenschapswoordmerk „JACKSON SHOES” voor waren van de klassen 25 ingesteld tegen beslissing R 1253/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) van 18 augustus 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende toewijzing van het verzoek om nietigverklaring van bedoeld merk, ingediend door de houder van de nationale handelsnaam „JACSON OF SCANDINAVIA AB".

Het beroep wordt afgewezen. Gelet op de gelijkenis van de elementen "Jackson" en "Jacson" en de totaalindruk die door de conflicterende tekens en de identiteit van de betrokken producten, is door de kamer terecht vastgesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het Gemeenschapsmerk en de handelsnaam.

35. À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Il convient en effet de constater que la requérante reconnaît la similitude des éléments « jackson » et « jacson ». Par ailleurs, les écritures de la requérante ne comportent aucun élément quant à l’incidence du mot « shoes » et de la combinaison de mots « of scandinavia » sur la similitude des signes en conflit et sur le risque de confusion. De même, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure lesdits signes, pris dans leur ensemble, se distinguaient. Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutient la requérante, que les éléments « jackson » et « jacson » sont faiblement distinctifs, la chambre de recours était fondée, au vu de la similitude desdits éléments et de l’identité des produits, à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

37. Eu égard à la similitude des éléments « jackson » et « jacson », à l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflits et à l’identité des produits visés, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 21 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et le nom commercial de l’intervenante.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 22 januari 2013, zaak C-49/13 (MF 7 a.s. tegen MAFRA a.s.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Is met de toepassing van Davidoff [IE Klassieker Merkenrecht] voor wat betreft 'de goede trouw' altijd sprake van een acte éclairé? Instemmen met gedrag en de verzwakking of beperking van exclusieve rechten.

Dagblad ‘Mladá fronta’ bestaat sinds 1945 en wordt uitgegeven door de onderneming met dezelfde naam. De naam en ook de afkorting ‘mf’ bestaan nog steeds, maar is pas in 1991 gedeponeerd. In 1990 hebben leden van de redactieraad van MF de NV MaF opgericht die een krant uitgeeft ‘Mladá fronta DNES’ De onderneming MF en de NV MaF sluiten zakelijke overeenkomsten onder meer over de inschrijving van de publicatierechten van dagblad Mladá fronta DNES. MaF heeft later een deel van haar vermogen, waaronder de publicatierechten, ondergebracht in MAFRA a.s. Ook de overeenkomsten zijn aan die situatie aangepast.

In maart 1991 vraagt de rechtsopvolger van Mlada fronta (Mladá fronta a.s. Praag) inschrijving van het samengestelde merk ‘Mladá fronta’. In oktober 1991 vraagt MAFRA inschrijving van ‘Mladá fronta DNES’ (zowel in kleine als grote letters). De nietigverklaring van deze inschrijving wordt in september 2012 gevorderd door MF 7 a.s. Praag, merkhouder is MAFRA a.s. Praag. Verzoekster stelt dat verweerster op moment van indiening van de aanvraag niet te goeder trouw handelde. In de eerder gesloten overeenkomsten was niets geregeld over de industriële rechten. Verzoekster wijst op het langdurige en intense gebruik van het merk. Verweerster meent dat ten tijde van de indiening van de merkaanvraag de goede trouw niet uitdrukkelijk geregeld was. Ook wijst zij op de eerdere inschrijving van de publicatierechten waartegen de oorspronkelijke merkhouder destijds geen bezwaar had.

De verwijzende Tsjechische rechter constateert dat de uitspraak van het Hof in de zaak Davidoff ook toegepast kan worden voor wat betreft de ‘goede trouw’, maar twijfelt of hij daarmee deze zaak oplost. Hij laat het dan ook aan het Hof over of hier sprake zou zijn van een ‘acte éclairé’ en stelt het Hof de volgende vragen:

1. Moet artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten] aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, enkel omstandigheden die bleken vóór of op de datum van indiening van de merkaanvraag relevant zijn, of kunnen ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de merkaanvraag, in aanmerking worden genomen als bewijs dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

2. Moet het arrest van het Hof van 20 november 2001, Zino Davidoff (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691) algemeen worden toegepast op alle zaken waarin wordt onderzocht of een merkhouder heeft ingestemd met gedrag waardoor zijn exclusieve rechten kunnen worden verzwakt of beperkt?

3. Kan goede trouw van een aanvrager van een jonger merk worden afgeleid uit de situatie dat de houder van een ouder merk met hem overeenkomsten heeft gesloten op basis waarvan deze houder instemde met de publicatie van periodiek drukwerk waarvan de benaming overeenstemde met het jongere merk, en met de inschrijving van dat drukwerk door de aanvrager van het jongere merk, en die aanvrager bij zijn publicatie ondersteunde, maar de aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht niet uitdrukkelijk in deze overeenkomsten waren geregeld?

4. Voor zover ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van een merkaanvraag relevant kunnen zijn om te beoordelen of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, kan dan, subsidiair, uit de situatie dat de houder van het oudere merk bewust het bestaan van het betwiste merk gedurende ten minste tien jaar heeft gedoogd, worden afgeleid dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

HvJ EU 22 januari 2012, zaak T-225/06 RENV (Budějovický Budvar/OHMI - Anheuser-Busch (BUD)) - dossier - persbericht

Update: arrest beschikbaar, selectie van rechtsoverwegingen toegevoegd. Gemeenschapsmerk. Beschermde oorsprongsbenaming "BUD" voor bier. Tweede hogere voorziening in langlopende procedure. Verzoekster heeft niet aangetoond dat er sprake is van gebruik van het teken in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis in Oostenrijk en Frankrijk.

Oppositieafdeling wijst de oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "BUD" voor bier af. Daartegen is Budvar in beroep gegaan, wat wordt verworpen. Budvar vordert de vernietiging van dat beroep. Deze hogere voorziening volgt na Gerecht van Eerste Aanleg (IEF 7415) en HvJ EU (IEF 9505), waarin het Hof in hogere voorziening de zaak heeft vernietigd en terugverwezen. Beroep van de houder van het recht op het gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming "BUD" voor bier.

Beroep wordt afgewezen. Het merk BUD kan worden geregistreerd als merk vanwege het onbeduidende gebruik in Frankrijk en Oostenrijk van de oorsprongsbenaming BUD. Uit't persbericht:

The General Court dismisses the actions brought by Budějovický Budvar against the registration of the Community trade mark ‘BUD’ for beer applied for by Anheuser-Busch. That trade mark can be registered because of the insignificant use in France and Austria of the appellation of origin ‘bud.

By its judgment of today, the General Court finds, first, that in Case T-309/06 RENV Budějovický Budvar did not produce before OHIM any item of evidence capable of showing the use – before the date of filing of Anheuser-Busch’s application for a Community trade mark, which was 1 July 1996 – of an earlier sign in the course of trade of more than mere local significance. The Court therefore dismisses the application in this case.

Next, in the other cases, the General Court observes that the Czech brewery produced before OHIM invoices to show actual use of the appellation ‘bud’ in France. The Court finds that some of those invoices must be discarded from the analysis, as they are subsequent to the date of filing of the application for registration of the Community trade mark concerned. The Court also finds that the other invoices produced relate to a very limited volume of products and that the relevant deliveries were limited to three towns at most in French territory, Thiais, Lille and Strasbourg. In those circumstances, the Court holds that the condition of use in the course of trade of a sign of more than mere local significance is not satisfied as regards French territory.

Similarly, the Court observes that the documents produced by Budějovický Budvar to show actual use of the appellation ‘bud’ in Austria attest to sales that are very low in terms both of volume and turnover. Furthermore, while the Czech brewery sold beer under that name in several towns in Austria, sales outside Vienna represent negligible volumes. The Court concludes that the condition of use in the course of trade of a sign of more than mere local significance is not satisfied as regards Austrian territory either.

Under those circumstances, the Court dismisses the actions brought by Budějovický Budvar in their entirety.

Citaatselectie:

53 Ten eerste, gesteld dat verzoekster met haar argumenten betoogt dat de voorwaarde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, betreffende het gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, vervuld is met betrekking tot het Franse grondgebied, aangezien de kamer van beroep in het kader van eerdere zaken voor het BHIM tussen dezelfde partijen en met betrekking tot eenzelfde ingeroepen teken heeft geoordeeld dat was voldaan aan deze voorwaarde, dienen die argumenten te worden verworpen. In dit verband zij eraan herinnerd dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 dienen te nemen ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet dus alleen worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie, en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van deze kamers [arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C‑412/05 P, Jurispr. blz. I‑3569, punt 65, en arrest Gerecht van 2 mei 2012, Universal Display/BHIM (UniversalPHOLED), T‑435/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37]. Gesteld dat verzoekster met haar argumenten in feite schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoert, moet er bovendien aan worden herinnerd dat de eerbiediging van dit beginsel moet sporen met de eerbiediging van het wettigheidsbeginsel (zie arrest Hof van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C‑51/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 75). Omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur moet elke inschrijvingsaanvraag overigens strikt en volledig worden onderzocht en dient dit onderzoek te gebeuren in elk concreet geval (arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald, punt 77). Dit strikte en volledige onderzoek dient eveneens betrekking te hebben op de ter ondersteuning van een oppositie ingeroepen tekens. Om de hierna uiteengezette redenen heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het in casu ingeroepen teken niet voldeed aan de voorwaarde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, betreffende het gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Bijgevolg kan verzoekster zich niet met succes beroepen op eerdere beslissingen van het BHIM, teneinde de conclusie van de kamer van beroep in de bestreden beslissing te ontkrachten (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, punten 78 en 79, en UniversalPHOLED, punt 39). Bovendien moet worden beklemtoond dat de merken die werden aangevraagd in de eerdere zaken waarnaar verzoekster verwijst, ofwel verschillende merken betroffen, ofwel betrekking hadden op andere producten dan die in de onderhavige zaak, en ook de oppositieprocedures verschilden.

57 Aangezien verzoekster zich in het kader van de oppositie die tot zaak T‑257/06 RENV heeft geleid, uitsluitend op de bescherming van het teken BUD in Frankrijk heeft beroepen, zonder de bescherming van dit teken in Oostenrijk in te roepen, volstond de enkele vaststelling van de kamer van beroep dat geen sprake was van gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, om de betrokken oppositie af te wijzen (zie punt 45 supra). In die omstandigheden moet het beroep in zaak T‑257/06 RENV in zijn geheel worden verworpen.

59 In de eerste plaats moet er samen met het BHIM en Anheuser-Busch op worden gewezen dat de door verzoekster tijdens de administratieve procedure overgelegde stukken slechts getuigen van zeer geringe verkoopcijfers, zowel wat de verkochte hoeveelheden als de daarmee behaalde omzet betreft. Zo blijkt uit de in het dossier opgenomen facturen dat in 1997 en 1998 22,96 hectoliter van het betrokken product is verkocht. Voor 1999 maken de facturen melding van een verkocht volume van 15,5 hectoliter en van 5,14 hectoliter in de periode vóór 28 juli 1999 (het voor zaak T‑255/06 RENV in aanmerking te nemen tijdvak). De betrokken verkoop bedroeg dus jaarlijks gemiddeld 12,82 hectoliter. Zelfs indien rekening wordt gehouden met de verkoophoeveelheden die volgens de onder ede afgelegde verklaring van een werknemer van verzoekster in 1999 zouden zijn verkocht, bedraagt het verkochte volume voor dat jaar 51,48 hectoliter, dat wil zeggen een jaarlijks gemiddelde van 24,81 hectoliter. Deze verkoophoeveelheid moet worden gerelateerd aan het gemiddelde verbruik van bier in Oostenrijk, dat volgens de in de bestreden beslissingen gehanteerde gegevens, die verzoekster niet heeft betwist, voor de relevante periode meer dan 9 miljoen hectoliter per jaar bedroeg. Een werknemer van verzoekster vermeldt in zijn onder ede afgelegde getuigenis dat de omzet in het jaar 1999 44 546,76 Tsjechische kroon (CZK) bedroeg, te weten ongeveer 1 200 EUR (op 31 december 1999). Gelet op de gegevens van het dossier zou dit bedrag voor 1997 en 1998 nog lager zijn.

60 Wat in de tweede plaats de aan het dossier toegevoegde persknipsels betreft, deze zien enkel op een korte periode, namelijk van mei tot september 1997. Bovendien is geen enkel gegeven verstrekt op basis waarvan juist kan worden bepaald op welk geografisch gebied of op welk publiek deze publicaties betrekking hadden.

61 Wat in de derde plaats de facturen betreft van de importvennootschap die voor in Oostenrijk gevestigde ondernemingen optrad, deze vermelden acht steden op het Oostenrijkse grondgebied (zeven, indien in het kader van zaak T‑255/06 RENV enkel rekening wordt gehouden met de verkoop vóór 28 juli 1999). In dit verband moet worden gepreciseerd dat het betrokken product weliswaar in verschillende steden op het Oostenrijkse grondgebied is verkocht, maar dat de verkoop buiten Wenen, zoals die blijkt uit de facturen, onbeduidende hoeveelheden vertegenwoordigt (24 verkochte flessen in zes steden en 240 verkochte flessen in één stad). Deze verwaarloosbare verkoop moet worden bezien tegen de achtergrond van het relevante tijdvak waarin de betrokken waren zijn verhandeld (twee tot drie jaar naargelang van de zaak) en van het gemiddelde verbruik van bier in Oostenrijk (meer dan 9 miljoen hectoliter per jaar).

64 Gelet op al deze elementen moet worden geoordeeld dat verzoekster in casu niet heeft aangetoond dat het ingeroepen teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis was, in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, wat het Oostenrijkse grondgebied betreft.

Op andere blogs:
SOLV (The King of Beers wint strijd om 'BUD’)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Verwarringsgevaar van woordmerk 'BELLRAM' en oudere beeldmerk 'RAM'
B) Verwarringsgevaar met een instantie van de Unie
C) Bij algehele vergelijking ontstaat risico tot verwarring
D) Het woordmerk 'ecoDoor' heeft een beschrijvend karakter
E) STEAMGLIDE beschrijvend voor de betreffende waar
F) Niet voldaan aan normaal gebruik
G) PREMIUM XL en L geen onderscheidend vermogen
H) 3D-beeldmerk voor een vibrator is niet onderscheidend van de norm en het woordelement kan het gebrek aan onderscheidend vermogen van het driedimensionale element niet compenseren.

Gerecht EU 15 januari 2013, zaak T-237/11 (Lidl Stiftung / OHMI - Lactimilk; BELLRAM)

A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „BELLRAM” voor waren van klasse 29 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1154/2009-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de Spaanse woord- en beeldmerken met het woordelement „RAM” [red. beiden hier afgebeeld] voor waren van klasse 29.

Het beroep wordt verworpen. Aangezien in casu het relevante publiek in beide gevallen bestaat uit de gemiddelde eindverbruiker, de waren in hoge mate soortgelijk zijn en de aan de orde zijnde tekens overeenstemmen, moet worden vastgesteld dat er gevaar voor verwarring tussen de aan de orde zijnde merken bestaat. Ook op Class46-blog.

103. De kamer van beroep heeft om te beginnen in de punten 37 tot en met 39 van de bestreden beslissing opgemerkt dat het oudere woordmerk, gelet op het door interveniënte geleverde bewijs dat het merk intensief was gebruikt, over een groter onderscheidend vermogen beschikte. Vervolgens heeft zij in punt 40 van de bestreden beslissing geoordeeld dat er rekening houdend met het grote onderscheidend vermogen van het oudere woordmerk, met de visuele en fonetische overeenstemming tussen de tekens en met de hoge soortgelijkheid van de waren sprake was van verwarringsgevaar. Tot slot heeft zij in punt 40 van de bestreden beslissing gepreciseerd dat zelfs indien het oudere woordmerk slechts een gemiddeld onderscheidend vermogen had, er gevaar voor verwarring tussen de aan de orde zijnde tekens zou bestaan.

105. Aangezien in casu het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde eindverbruiker (zie punt 84 hierboven), de aan de orde zijnde waren in hoge mate soortgelijk zijn (zie punt 90 hierboven) en de aan de orde zijnde tekens overeenstemmen (zie punt 102 hierboven), moet worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep in punt 40 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, er gevaar voor verwarring tussen de aan de orde zijnde merken bestaat, ongeacht of het oudere woordmerk al dan niet een groot of zwak onderscheidend vermogen heeft.

Gerecht EU 15 januari 2013, zaak T-413/11 (Welte-Wenu / OHMI - Commission; EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)

B) Gemeenschapsmerk –Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk bestaande in de afbeelding van een cirkel van 12 sterren tegen een blauwe achtergrond voor waren van de klassen 7 en 12 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1590/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 mei 2011 houdende toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van dat merk, ingesteld door de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Commissie.

Het beroep wordt verworpen en de kostenveroordeling van de Kamer van beroep van het OHIM wordt opgeheven. Het relevante publiek zal een verband leggen tussen de aanvrager en de instellingen, organen en agentschappen van de Unie, die van de Europese vlag gebruik maken. Voornamelijk het woord "services", die als een verwijzing naar vergunningverlening, kwaliteitscontrole en service onder de garantie van een officiële instantie van de Unie ten aanzien van de waren in kwestie zou tot verwarring kunnen leiden. Het woord "Europees", dat deel uitmaakt van de naam van een aantal organen of instanties van de Unie, vergroot deze kans op verwarring. Ook op MARQUES.

64. Diesen Erwägungen der Beschwerdekammer ist beizupflichten. Denn weder die Existenz der beiden Wortbestandteile der in Rede stehenden Marke noch die in der Mitte dieser Marke befindliche Abbildung eines Gelenkkreuzes können ausschließen, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen der Klägerin und den von der fraglichen Marke erfassten Waren einerseits und den Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union oder einer anderen internationalen zwischenstaatlichen Organisation, die die Europaflagge verwendet, andererseits herstellen. Die Abbildung des Gelenkkreuzes wird vom Publikum zweifellos als unmittelbarer Hinweis auf die von der fraglichen Marke erfassten Waren wahrgenommen. Die Wortbestandteile sind geeignet, die Wahrscheinlichkeit, dass das Publikum eine Verbindung zwischen den in Rede stehenden Waren und der Union herstellt, zu erhöhen. Dies gilt insbesondere für das Wort „Services“, das – auch unter Berücksichtigung dessen, dass die in Rede stehende Marke nur Waren erfasst – als Bezugnahme auf Genehmigungs-, Qualitätskontroll- oder Garantieleistungen einer offiziellen Agentur der Union hinsichtlich der von der fraglichen Marke erfassten Waren wahrgenommen werden könnte. Das Wort „European“, das Teil der Bezeichnung mehrerer Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union ist, ist ebenfalls geeignet, diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen.

67. Im vorliegenden Fall ist die Zusammensetzung der Fachkreise, die von den von der fraglichen Marke erfassten Waren angesprochen werden, sehr vielfältig, da sie sowohl Fachleute des Fahrzeugbaus als auch die in einer Kfz-Werkstatt arbeitenden Techniker und anderen Personen umfassen. Während hinsichtlich der Personen der ersten Kategorie vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie relativ gut über die Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, die in ihrem Tätigkeitsbereich aktiv sind, sowie über die dort verwendeten Qualitätsnormen und -zeichen informiert und sich infolgedessen der Tatsache bewusst sein werden, dass es sich bei der in Rede stehenden Marke weder um das Emblem einer speziellen Einrichtung der Union noch um ein von dieser verwendetes Prüfzeichen handelt, gilt dies nicht für die Personen der zweiten Kategorie. Letztere sind, wie die Angehörigen der breiten Öffentlichkeit, im Allgemeinen nicht ebenso gut informiert und können daher infolge des Vorhandenseins einer Nachahmung der Europaflagge in der fraglichen Marke hinsichtlich des Bestehens einer Verbindung zwischen der Klägerin und ihren von der genannten Marke erfassten Waren einerseits und der Union andererseits irregeführt werden.

Gerecht EU 15 januari 2013, zaak T-451/11 (Gigabyte Technology / OHMI - Haskins; Gigabyte)

C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Gigabyte” voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 37 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2047/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „GIGABITER” voor diensten van de klassen 39, 40 en 42 is ingesteld.

De hogere voorziening wordt afgewezen. De betrokken tekens hebben een visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenis waardoor bij algehele evaluatie het risico van verwarring tussen de betrokken tekens ontstaat.

92. As has already been observed, the signs in question are visually, aurally and conceptually similar. In addition, the services covered by the marks in question are similar. In the context of a global assessment, it must therefore be held, on the basis of the case-law cited in paragraph 89 above, that there is a likelihood of confusion between the signs at issue.

93. That finding cannot be brought into question by the applicant’s argument based on the fact that it owns a number of trade marks containing the word ‘gigabyte’, including two registered Community figurative marks, which have been used on the European market since at least 1996 and which cover services identical to those at issue in the present case. According to the applicant, given that no instance of confusion has been found concerning its use of the mark containing the word ‘gigabyte’ – highly similar, if not almost identical, to the mark applied for in the present case – it is unlikely that consumers will be led mistakenly to believe that the services covered by the mark applied for have the same commercial origin as the services covered by the earlier mark.

98. Even setting aside the fact that it is supported only by evidence which has been rejected (see paragraph 19 above), that line of argument is ineffective. It follows from the considerations set out in paragraphs 91 to 96 above that the opposition was well founded, to the requisite legal standard, on the earlier trade mark and that OHIM acted correctly in allowing that opposition and in rejecting the trade mark application submitted by the applicant in respect of the services in question. The trade mark application filed by the proprietor of the earlier trade mark in the United States, evoked by the applicant in its submissions, is therefore irrelevant. The applicant’s assertions relating to the earlier trade mark having no reputation in the European Union are also ineffective, since it is not apparent from the contested decision that the Board of Appeal took any allegedly highly distinctive character of the earlier trade mark resulting from a hypothetical reputation into consideration in its global assessment of the likelihood of confusion between the marks at issue.

Gerecht EU 15 januari 2013, zaak T-625/11 (BSH / OHMI; ecoDoor)

D) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 340/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 22 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „ecoDoor” in te schrijven voor waren van de klassen 7, 9 en 11.

Het beroep wordt verworpen. Ter beoordeling staat de vraag of het woordmerk 'ecoDoor' beschrijvend is voor de waren waarvoor zij is ingeschreven. Het ecologisch karakter zal wegens de kwaliteiten van de deur door het relevante publiek worden opgevat als een rechtstreekse beschrijving van een wezenlijk kenmerk van de betrokken waren. Het woordmerk 'ecoDoor' heeft een beschrijvend karakter voor de ingeschreven waar.

17. Of een merk beschrijvend is, moet dus worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving van het teken is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek, dat bestaat uit de consumenten van deze waren of diensten [arrest Gerecht van 14 juni 2007, Europig/BHIM (EUROPIG), T-207/06, Jurispr. blz. II-1961, punt 30].

28. Zoals de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, zonder dat deze vaststelling door verzoekster wordt betwist, kunnen de in punt 4 supra opgesomde waren deuren hebben. Bijgevolg kan het aangevraagde merk de ecologische kwaliteiten van de deur van de betrokken waar beschrijven.

33. Dienaangaande hoeft slechts te worden vastgesteld dat alle door verzoekster vermelde mogelijkheden verwijzen naar het feit dat de waar waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, een ecologisch karakter heeft wegens de kwaliteiten van de deur waarvan deze waar is voorzien. Welke ook de door het relevante publiek in aanmerking genomen juiste uitlegging van het aangevraagde merk zij, dit merk zal in deze omstandigheden worden opgevat als een rechtstreekse beschrijving van een wezenlijk kenmerk van de betrokken waren.

Gerecht EU 16 januari 2013, zaak T-544/11 (Spectrum Brands (UK) / OHMI / Philips; STEAM GLIDE)

E) Gemeenschapsmerk – Vordering tot nietigverklaring ingediend door de houder van het woordmerk „STEAM GLIDE” voor de waren van klasse 9 tegen beslissing R 1289/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 juli 2011, waarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende verwerping van het verzoek van Koninklijke Philips Electronics NV tot nietigverklaring werd vernietigd en het betrokken merk nietig werd verklaard.

Het Gerecht EU verwerpt het beroep. De term "STEAM" is rechtstreeks beschrijvend voor de waren van klasse 9. De term "GLIDE" geeft meer kwalitatieve en beschrijvende associaties. Ieder van de termen die deel uitmaken van de term "STEAM GLIDE", op zichzelf, zijn beschrijvend voor een kenmerk van de betrokken waren.

28 However, while admitting that the word ‘steam’ is directly descriptive and perhaps even banal in relation to the goods in question, the applicant submits, in the first of its complaints, that the word ‘glide’ is evocative and elicits ‘qualitative rather than descriptive associations’. It submits that the word in fact conjures up the image of the product moving as a glider does, hovering above the fabric, without touching it, whilst in reality steam irons always operate in contact with the fabric. Thus, the applicant argues, the word ‘glide’ stimulates the imagination to create a mental image of suspension and hovering which does not in fact exist.

29 That argument must be rejected. Admittedly, as the applicant maintained at the hearing, the word ‘glide’ may mean several different things depending on more or less subtle shades of meaning. However, as the Board of Appeal rightly stated in point 23 of the contested decision, ‘glide’, when it is specifically associated with the goods in issue, directly describes the movement of an iron used to press clothes. In that context, the intervener also points out, correctly, that, according to the Oxford English Dictionary, the word ‘glide’ refers to movement ‘over a surface’ and not above a surface as the applicant maintains by referring to the image of a glider. Since the smooth movement of an iron across clothes, which results from the steam, corresponds to what the consumer may expect from a product of that type, the description of that movement by the word in question thus does not ‘conjure up’ an image of hovering but is clearly descriptive of a very real characteristic of the goods in issue.

30 The conclusion must therefore be that each of the words of which the expression ‘steam glide’ is composed, taken in isolation, is descriptive of a characteristic of the goods in issue.

Gerecht EU 17 januari 2013, zaak T-355/09 (Reber / OHMI - Wedl & Hofmann; Walzer Traum)

F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „Walzertraum” voor waren van klasse 30 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 623/2008-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juli 2009 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling voor zover daarbij de inschrijving van het beeldmerk „Walzer Traum” voor waren van de klassen 21 en 30 gedeeltelijk wordt geweigerd in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Het beroep wordt verworpen. Rekening houdend met het volume van de verkoop van het product beschermd door het oudere merk, de aard en de kenmerken van het product, de geografische omvang van het gebruik van het merk, de gevoerde reclame op haar website en de continuïteit van het gebruik van het oudere merk, ia aan normaal gebruik in relatie tot de aard en het belang niet voldaan.

49. Nach alledem ist die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin zwar eine gewisse Kontinuität der Benutzung der älteren Marke nachgewiesen habe, sich diese Benutzung aber in örtlichen und mengenmäßigen Grenzen gehalten habe, die als eng und lokal zu qualifizieren seien, so dass sie mit Blick auf ihre Art und ihren Umfang nicht als ernsthafte Benutzung angesehen werden könne. Die Beschwerdekammer hat nämlich in Übereinstimmung mit der oben in Randnr. 29 angeführten Rechtsprechung eine umfassende Beurteilung vorgenommen, indem sie das Verkaufsvolumen der durch die ältere Marke geschützten Ware, die Art und Merkmale der Ware, die geografische Verbreitung der Benutzung der Marke, die Werbung auf der Internetseite der Klägerin sowie die Kontinuität der Benutzung der älteren Marke berücksichtigt und dabei die berücksichtigten Faktoren in gewissem Maße zueinander in Beziehung gesetzt hat.

Gerecht EU 17 januari 2013, gevoegde zaken T-582/11 en T-583-11 (Solar-Fabrik / OHMI; Premium XL)

G) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 245/20111 en R 246/20114 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 september 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van de woordmerken „Premium XL” / "Premium L", voor waren van de klassen 9 en 11.

Het beroep wordt verworpen, omdat Premium XL en Premium L in alledaagse taal, zoals in de handel, als een generieke term wordt gebruikt. Premium XL en Premium L kunnen niet in staat zijn om de commerciële herkomst van de producten die zij aanwijzen, en de wezenlijke functie van het merk, te vervullen. Bij Premium XL en L kan de consument geen voostelling maken aan wat voor soort product ze verwant zijn. Daarom kunnen Premium XL en Premium L niet worden beschouwd als onderscheidend. Ook op MARQUES-blog

27. Die Zeichen Premium XL und Premium L vermitteln zwar dem Verbraucher infolge ihrer generischen Bedeutung, die darauf abzielt, auf unbestimmte Weise die Art, die Funktion, die Qualität oder eine der Eigenschaften einer beliebigen Ware zu preisen, keine Vorstellung von der Art der mit den Zeichen gekennzeichneten Ware, doch können diese Wortzeichen, gerade weil sie im alltäglichen Sprachgebrauch wie auch im Verkehr allgemein als generische lobende Begriffe verwendet werden, nicht als geeignet angesehen werden, auf die betriebliche Herkunft der mit den Zeichen gekennzeichneten Waren hinzuweisen und damit die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Juli 2005, Sunrider/HABM [TOP], T-242/02, Slg. 2005, II-2793, Randnr. 95, und vom 20. Januar 2009, Pioneer Hi-Bred International/HABM [OPTIMUM], T-424/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 26). Somit können die Zeichen Premium XL und Premium L nicht als unterscheidungskräftig angesehen werden.

Gerecht EU 18 januari 2013, zaak T-137/12 (FunFactory / OHMI; Vibrateur)

H) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1436/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 januari 2012, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het driedimensionale merk in de vorm van een vibrator voor waren van klasse 10.

Het beroep wordt verworpen. De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, wijkt niet sterk af van de norm. Het aangevraagde merk mist onderscheidend vermogen wat inherent is aan de betrokken producten. De totaalindruk van het publiek zal het beschrijvend element of zwak onderscheidend onderdeel van een samengesteld merk niet als onderscheidend en dominerende bestanddeel ervaren. Het beschrijvende karakter van het woordelement "FUN" kan niet compenseren voor het gebrek aan onderscheidend vermogen van het driedimensionale element. Ook op IPKat (Trade mark for three-balled vibrator is functional, confirms General Court).

36. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Publikum einen beschreibenden oder kennzeichnungsschwachen Bestandteil einer komplexen Marke im Allgemeinen nicht als unterscheidungskräftiges und dominierendes Merkmal in dem von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck ansehen wird (vgl. Urteile des Gerichts vom 5. April 2006, Madaus/HABM – Optima Healthcare [ECHINAID], T-202/04, Slg. 2006, II-1115, Randnr. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 28. Oktober 2009, CureVac/HABM – Qiagen [RNAiFect], T-80/08, Slg. 2009, II-4025, Randnr. 49). Folglich kann der beschreibende Charakter des Wortbestandteils die fehlende Unterscheidungskraft des dreidimensionalen Bestandteils nicht ausgleichen.

38. Nach alledem vermag die zur Eintragung angemeldete Form, da sie in ihrer Gesamtheit nicht erheblich von der Norm oder der Üblichkeit in der betreffenden Branche abweicht, nach der in Randnr. 19 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung nicht die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, die darin besteht, die Herkunft der Ware zu identifizieren. Folglich ist die Beschwerdekammer zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die angemeldete Marke keine originäre Unterscheidungskraft für die fraglichen Waren habe, und sie hat damit die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen.

Gerecht EU 11 januari 2013, zaak T-568/11 (Kokomarina / OHMI - Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG))

Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositieprocedure. Aanvrager van het internationale beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „interdit de me gronder I D M G” (klasse 25) komt in beroep tegen de beslissing van het OHIM (verwerping van het beroep) betreffende de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het Benelux-woordmerk „DMG” voor waren van de klassen 18, 25 en 35 is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. Het eerste middel, dat er geen sprake is van normaal gebruik door het oudere merk, is eerst pas voor het Gerecht EU aangevoerd en niet-ontvankelijk. Er is overeenstemming tussen de tekens, ondanks de additionele letter "i" in het beeldmerk. Conceptueel is er geen vergelijking mogelijk, slechts het Franstalige en niet het Nederlands-/Duitstalige publiek zal er betekenis aan geven.

19. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a également pas examiné la question de l’usage sérieux qui ne lui était pas plus soumise (voir arrêt Top iX, point 15 supra, point 15, et la jurisprudence citée).

20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

46. Troisièmement, sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les éléments « dmg » et « idmg » étaient dépourvus de toute signification dans les langues visés. Certes, si l’expression « interdit de me gronder » sera comprise par le public francophone, en revanche, le public germanophone ou néerlandophone ne sera pas à même de la comprendre. Ladite expression étant à l’égard de ce dernier dépourvue de toute signification, l’aspect conceptuel ne saurait influencer la perception des signes en conflit.

47. Il résulte de ce qui précède qu’il existe une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, en sorte que ces derniers sont globalement similaires.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: "scolding me is forbidden")

HvJ EU 19 december 2012, zaak C-149/11 (Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V.)

Merkenrecht. Normaal gebruik van een gemeenschapsmerk op het grondgebied van één enkele lidstaat. Gebruik dat door laatstgenoemde lidstaat als normaal wordt beschouwd in de hypothese van een identiek nationaal merk.Voorgeschiedenis ONEL / OMEL op IE-Forum.nl. 

Antwoord:

Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Overwegingen:

45 Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde gemeenschappelijke verklaring volgens welke „een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”, noch door de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure die in wezen dezelfde regel bevatten.

56 Wat het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gemeenschapsmerk betreft, beschikt het Hof niet over de noodzakelijke feitelijke gegevens om de verwijzende rechter meer concrete aanwijzingen te kunnen verstrekken betreffende de vraag of dit merk al dan niet normaal is gebruikt. Zoals uit de voorgaande overwegingen volgt, staat het aan deze rechter om te beoordelen of het betrokken merk is gebruikt conform de wezenlijke functie ervan en teneinde voor de beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Deze beoordeling dient te zijn gebaseerd op alle relevante feiten en omstandigheden in het hoofdgeding, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

57 Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus dient te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde inzake „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

58 Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door het merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/20091 inzake het Gemeenschapmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/942 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009?

3. Indien het gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk - naast de andere factoren - worden gesteld?

4. Of moet - anders dan het bovenstaande - artikel 15 van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bij voorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?

BBIE (IEF 8524), met daarop diverse commentaren (van Dirk Visser, Willem Hoyng), Hof 's-Gravenhage (IEF 9378), Conclusie A-G (IEF 11535).

Op andere blogs:
IPKat (Genuine use of a CTM - the CJEU in ONEL/OMEL)
Marques (ECJ issues decision in ONEL v OMEL)
Merkwaardigheden (De ONEL-zaak - nader beschouwd)
NautaDutilh (EU COURT OF JUSTICE: GENUINE USE OF CTMs – WHERE?)
NLO (Gemeenschapsmerken: Is gebruik in één lidstaat voldoende)
Zacco (Het hof van justitie van de Europese Unie verduidelijkt ‘daadwerkelijk gebruik’ van Gemeenschapsmerken)