Merkenrecht - Droit des marques  

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Cultra en Sculptra: de tekens klinken niet slechts beperkt gelijk
B) Fout in vergelijkbare diensten, geen uitwerking op rechtmatigheid
C) Bevestiging van het oordeel dat inschrijving te kwader trouw geschiedde

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-142/12 (Aventis Pharmaceuticals / OHMI - Fasel (CULTRA)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale woordmerken „SCULPTRA” voor waren en diensten van de klassen 5, 10 en 44, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2478/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 januari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij verzoeksters oppositie tegen de aanvraag om inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „CULTRA” voor waren van de klasse 10 is afgewezen. De beslissing van het BHIM wordt vernietigd, omdat het Gerecht EU oordeelt dat de tekens niet slechts beperkt gelijk klinken en conceptueel anders zijn.

51 The Board of Appeal found, in paragraph 26 of the contested decision, that the signs at issue were globally similar to a low degree.
52 That finding cannot be upheld, since it was founded on the incorrect premisses (see paragraphs 42 to 45, 48 and 49 above) that the signs at issue were phonetically similar only to a low degree and that they were conceptually different.
54 In the present case, the Board of Appeal excluded the existence of a likelihood of confusion, despite the identity or similarity of the goods or services at issue.
56 It should be noted that, since the goods and services covered by the trade marks at issue are similar or identical, the exclusion of the existence of a likelihood of confusion between those marks, established in the contested decision, necessarily flows from the inadequate assessment which led the Board of Appeal to its incorrect findings as regards the assessment of the phonetic and conceptual similarity of those trade marks.

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-197/12 (Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones / OHMI - MIP Metro (METRO)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Door de houder van gemeenschapsbeeldmerk in kleur met het woord „GRUPOMETROPOLIS” voor diensten van klasse 36 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 2440/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2012 tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling die verzoeksters oppositie tegen de aanvraag voor het beeldmerk in kleur met het woord „METRO” voor diensten met name van klasse 36 afwijst. Het beroep wordt afgewezen, dat de kamer van beroep over de vergelijkbaarheid van de beweerde diensten foutief heeft geoordeeld, heeft geen uitwerking op de rechtmatigheid van de beslissing. Een beroep op artikel 6 EVRM strandt.

50 Geboten ist daher die Schlussfolgerung, dass, wie bereits die Widerspruchsabteilung festgestellt hatte, zwischen den fraglichen Dienstleistungen keine Ähnlichkeit besteht, denn selbst wenn man unterstellt, dass die Finanzdienstleistungen für die Verwendung der Immobiliendienstleistungen unerlässlich oder wichtig seien, sind sie dies doch nicht in einem solchen Maße, dass die Verbraucher die Verantwortung für diese Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen demselben Unternehmen zuschreiben würden.

51 Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer rechtsfehlerhaft auf eine Ähnlichkeit der fraglichen Dienstleistungen geschlossen hat; dieser Fehler hat jedoch keinerlei Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung, da, wie bereits die Widerspruchsabteilung festgestellt hatte, eine der Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 nicht erfüllt ist.

52 Demgemäß ist der dritte Klagegrund zurückzuweisen, ohne dass es eines Eingehens auf das Vorbringen der Klägerin bedarf, das die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung vorgenommene Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Gefahr einer Verwechslung dieser Zeichen betrifft.

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-321/10 (SA.PAR. / OHMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)) - dossier
Gemeenschapsmerk. Kwade trouw. Beroep tot vernietiging van beslissing R 219/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 april 2010, waarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd en het woordmerk „GRUPPO SALINI”, voor diensten van de klassen 36, 37 en 42, nietig is verklaard, in het kader van het door SA.PAR ingediende verzoek om nietigverklaring. Het beroep wordt verworpen,

33 Hieraan moet worden toegevoegd dat bij de beoordeling of de merkaanvrager te kwader trouw is, tot slot rekening kan worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken geniet bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving ervan, aangezien deze mate van bekendheid juist het belang van de aanvrager kan rechtvaardigen om te verzekeren dat zijn teken een ruimere rechtsbescherming geniet (arrest Lindt Goldhase, punt 19 supra, punten 51 en 52). In casu zij erop gewezen dat uit het dossier niet blijkt dat het betwiste merk bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag reeds was gebruikt, terwijl vaststaat dat het teken van interveniënte reeds een aantal decennia werd gebruikt en laatstgenoemde de laatste jaren in Italië qua activiteit een significante groei heeft gekend, wat haar bekendheid bij het betrokken publiek heeft versterkt.

34 Uit het voorgaande volgt dat de analyse van de kamer van beroep, die tot de slotsom komt dat verzoekster te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag, moet worden bevestigd. Geen van verzoeksters argumenten kan afdoen aan deze conclusie.

Gerecht EU 10 juli 2013, zaak T-3/12 (Kreyenberg / OHMI - Commission (MEMBER OF €e euro experts)) - dossier
Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Emblemen van Unie en van haar activiteiten. Bijzonder openbaar belang. Het gebruik van het €uro-symbool. Beroep tot vernietiging van beslissing BHIM en daarmee eerdere toewijzing van de door de Europese Commissie ingestelde nietigverklaring betreffende het beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „MEMBER OF €e euro experts” is ingesteld. Het beroep wordt verworpen.

Het feit dat dat een embleem verband houdt met een van de activiteiten van een internationale intergouvernementele organisatie vormt een voldoende bewijs dat de bescherming ervan van openbaar belang is. Het euro-symbool is ongetwijfeld een symbool van een activiteit van de EU, dat bepaalde lidstaten de euro niet als munt hebben, betekent niet dat het ex Verdrag van Parijs en art. 7 lid 1 Verordening is uitgesloten. De vergelijking met het internationale symbool dat recycleerbare producten aanduidt loopt spaak. Dat het euro-symbool „in het leven van elke dag door het publiek louter als een monetair teken wordt opgevat” en niet voor bescherming in aanmerking komt, is onjuist. De mededeling betreffende het gebruik van het euro-symbool staat  niet toe dat het euro-symbool als merk of als bestanddeel van een merk wordt weergegeven of nagebootst.

47 In dit verband preciseert artikel 3, lid 4, VEU dat „[d]e Unie [...] een economische en monetaire unie in[stelt] die de euro als munt heeft”. Het euro-symbool is dus ongetwijfeld het symbool van een activiteit van de Europese Unie. Op basis van de enkele omstandigheid dat bepaalde lidstaten de euro niet als munt hebben, kan niet worden geconcludeerd dat dit symbool, waarvan uit de stukken niet blijkt dat het regelmatig aan de verdragsluitende Staten bij het Verdrag van Parijs is meegedeeld, van de bij artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009 ingevoerde beschermingsregeling is uitgesloten.

51 Ten derde betoogt verzoeker dat het BHIM de bij artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009 verleende bescherming heeft geweigerd voor „andere belangrijke symbolen, zoals het internationale symbool dat recycleerbare producten aanduidt”. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet evenwel alleen op basis van verordening nr. 207/2009 en van de andere op het geding toepasselijke bepalingen, zoals uitgelegd door de Unierechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van het BHIM [arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C‑412/05 P, Jurispr. blz. I‑3569, punt 65, en arrest Gerecht van 2 mei 2012, Universal Display/BHIM (UniversalPHOLED), T‑435/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37]. Dit geldt des te meer daar verzoeker niet aangeeft hoe de oplossing die het BHIM voor het „internationale symbool dat recycleerbare producten aanduidt” heeft gehanteerd, op de onderhavige zaak kan worden toegepast.

53 Verzoeker stelt dat het euro-symbool „in het leven van elke dag door het publiek louter als een monetair teken wordt opgevat”. Zelfs indien het eerste onderdeel van het middel wordt afgewezen, komt dit symbool – als monetair teken – volgens hem niet in aanmerking voor bescherming volgens artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009.

55 Om te beginnen blijkt evenwel nergens uit dat het euro-symbool, te weten een embleem dat verband houdt met een actiegebied van de Europese Unie, van de toepassingssfeer van artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009 kan worden uitgesloten wegens het enkele feit dat het een „monetair teken” is. Voorts staat de mededeling betreffende het gebruik van het euro-symbool niet toe dat het euro-symbool als merk of als bestanddeel van een merk wordt weergegeven of nagebootst. De Commissie verzoekt alle muntgebruikers in dit document immers louter „om het [euro-]symbool te gebruiken telkens als een herkenbaar teken nodig is om bedragen in euro aan te geven, bijvoorbeeld in prijslijsten, op facturen, op cheques en in alle overige rechtsinstrumenten”.

67 Verzoeker stelt dat de kamer van beroep zich ten onrechte aldus heeft uitgesproken. Volgens hem omvat het betrokken merk namelijk geen „identieke” reproductie van het euro-symbool, maar enkel een „gewijzigde” weergave ervan. De betrokken afbeelding heeft niet dezelfde kleur als het euro-symbool, zoals dit in de mededeling betreffende het gebruik van het euro-symbool is beschreven. In tegenstelling tot dit symbool vertoont de afbeelding een kleurverloop. Bovendien is zij „gefuseerd” met de letter „e”. Ten slotte ís de onderste kromming ervan langer dan die van dat symbool.

70 Zelfs indien verzoeker zou hebben willen stellen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het betrokken merk een nabootsing van het euro-symbool omvatte, had zijn betoog hoe dan ook niet kunnen slagen.

71 De verschillen tussen de weergave van het in het betrokken merk afgebeelde euro-symbool en dit symbool zelf zijn immers onvoldoende groot aanzienlijk om deze weergave louter als een nabootsing aan te merken.

Raad van de EU, Council agrees its position on revised EU tobacco directive, PRESSE 284. - dossier
Zie eerder LS&R 642. The Council today agreed a general approach on a revised draft EU tobacco directive aimed at making tobacco products less attractive by strengthening the rules on how tobacco products can be manufactured, presented and sold (11483/13). The deal, which was reached on the basis of a compromise proposal from the Irish presidency, includes the following key elements:
– An obligation for combined picture and text health warnings to cover 65 % of the front and the back of packages of tobacco products for smoking.
– A ban of any misleading labelling (such as "natural" or "organic"). (...)
– Member states may introduce more stringent rules on additives or on packaging of tobacco products (such as plain-packaging), subject to certain conditions (such as notification of the Commission).

Vervolg
– A ban on the use of cigarettes and roll-your-own tobacco with characterising flavours such as fruit flavours, chocolate or menthol or which contain additives that increase addictiveness and toxicity. This is to make sure that tobacco products taste and smell like tobacco products.
– The extension of the scope of the directive to
• novel tobacco products (products that are placed on the market after the entry into force of the directive) which would require a prior notification before being placed on the market;
• nicotine containing products (such as electronic cigarettes); these products would be allowed on the market below a certain nicotine threshold provided they feature health warnings; above this threshold such products would only be
allowed if authorised as medicinal products (e.g. nicotine replacement therapies);
• herbal products for smoking which would have to carry health warnings.
– Introduction of a tracking and tracing system, together with safety features in order to strengthen the fight against illicit trade and falsified products;
– Member states may decide to ban cross-border distance sales of tobacco products;

The general approach agreed today enables the incoming Lithuanian presidency to engage discussions with the European Parliament on this file. The committee for environment, public health and food safety of the European Parliament is expected to vote its draft amendments in July.

Hof van Beroep Brussel 26 juni 2013, zaaknr. 2012/AR/2164 (Protea Biopharma tegen BBIE)
Merkenrecht. Afwijzing. Eiseres heeft het woordmerk 4ME gedeponeerd voor farmaceutische en medische producten/diensten. Het BBIE weigert de inschrijving omdat het beschrijvend van aard is, "het kan immers dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de waren; de spellingswijze heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op".

Geklaagd wordt over de beperkte motivering van de voorlopige weigeringsbeslissing, deze is nauwelijks meer dan met een stereotiepe formule waarmee wordt verwezen naar de verdragsregels die de absolute weigeringsgronden bepalen. Daaraan wordt voorbij gegaan. Het besluit luidt dat 4ME als teken volkomen banaal is en niets ongewoons heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten. De gemiddelde consument in de Benelux voldoende is vertrouwd is met de Engelse taal om 4ME na vertaling te vatten in hun gewone betekernis.

Daarenboven kent ook in de Benelux de ‘sms-taal’ of ‘chat-taal’ ruime verspreiding, waardoor verschillende woorden, al dan niet gecombineerd met cijfers, worden afgekort tot één letter en die aldus samengevoegde tekens een zinsdeel of zelfs zin uitdrukken. In dit geval zal het doorsnee publiek in het teken een Engelse afkorting herkennen en het percipiëren als ‘for you’, vertaald als ‘voor u’ of ‘pour toi’. De vordering wordt verworpen.

23. Zodoende, zelfs indien de definitieve weigeringsbeslissing ontoereikend is gemotiveerd, dan nog kan de BOlE tijdens de rechtspleging voor het hof alle relevante feiten en beschouwingen aanvoeren dat staving van het standpunt dat de absolute weigeringsgronden zich tegen de inschrijving van het merk verzetten. Zou de BOlE die pertinente feiten en verdragsregels niet aanvoeren, dan zou het hof dit ambtshalve dienen te dien indien het de overtuiging is toegedaan dat er effectief een absolute weigeringsgrond voorhanden is.

32. Het door eiseres gedeponeerde teken is samengesteld uit één cijfer en twee letters, die geheel tegen elkaar zijn geschoven, zonder enige ornamentele component, achtergrond of kleur. Het vertoont geen enkel opvallend visueel kenmerk en kan niet anders worden gepercipieerd dan in een verbaal cognitieve context. Het kan na perceptie niet anders worden geduid dan door het uit te spreken. Dat die perceptie ook voor ogen stond bij de keuze van het teken, moge ook blijken uit het feit dat de drie tekens (4, M en E) zonder meer tegen elkaar werden geschoven, zodat ze ook als één geheel worden voorgesteld.

33. Uit één en ander volgt dat de onderscheidende kracht van het teken 4ME moet worden beoordeeld vanuit zijn verbaal cognitieve perceptie door het doelpubliek.
(...)
Evenwel ziet die bewering over het hoofd dat wanneer het doelpubliek met een dergelijk verbaal cognitief teken wordt  geconfronteerd en er geen enkele andere aandachtstrekker mee verbonden is, het precies zal trachten er een uitspreekbare betekenis aan te geven.

34. Het Iijdt geen twijfel dat de gemiddelde consument op het territorium van de Benelux voldoende vertrouwd is met de Engelse taal om die woorden na vertaling te vatten in hun gewone betekernis. Daarenboven kent ook in de Benelux de ‘sms-taal’ of ‘chat-taal’ ruime verspreiding, waardoor verschillende woorden, al dan niet gecombineerd met cijfers, worden afgekort tot één letter en die aldus samengevoegde tekens een zinsdeel of zelft zin uitdrukken. In dit geval zal het doorsnee publiek in het teken een Engelse afkorting herkennen en het percipiëren als ‘for you’, vertaald als ‘voor u’ of ‘pour toi’.
Dit zal des te meer het geval zijn, nu, zoals verweerster aangeeft, de afgekorte woordterm ‘4me’ in vele combinaties wordt gebruikt door ondernemingen die heel verschillende waren of diensten aanbieden.

36. Het besluit luidt dan dat 4ME als teken volkomen banaal is en niets ongewoons heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten waardoor het deze zou kunnen doen herkennen als afkomstig van de onderneming van eiseres.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 33 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie april 2013.

BBIE Richtlijnen oppositie, versie 1 juli 2013. (franstalig)
Deze richtlijnen zijn bedoeld als een toelichting op de werkwijze van het Bureau en zijn ondergeschikt aan de teksten van het BVIE, het Uitvoeringsreglement en de regels van de DG.

Deze richtlijnen bevatten een gedetailleerde toelichting bij de behandeling van de opposities. Het doel is met name de gebruiker over de administratieve procedure te informeren, het verloop van de procedure uiteen te zetten en nadere toelichting over een aantal inhoudelijke aspecten te verschaffen.

Zoveel mogelijk wordt de volgorde van het Uitvoeringsreglement en het Verdrag aangehouden, waarbij onderwerpen vanuit verschillende oogpunten belicht worden. Dit document is dan ook bedoeld als naslagwerk bij specifieke vragen over de oppositieprocedure. Hoofdstuk 13 (Verloop procedure) geeft een samenvatting van het verloop van de procedure en is in die zin op te vatten als een algemeen hoofdstuk.

De richtlijnen zijn nadrukkelijk bedoeld als een toelichting op de werkwijze van het Bureau en zijn ondergeschikt aan de teksten van het Verdrag, het UR en de regels van de DG, deze blijven derhalve leidend. Indien een wijzigingen van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: “BVIE”) dan wel het Uitvoeringsreglement (hierna: “UR”) het
noodzakelijk maakt om de richtlijnen aan te passen, dan zal er een nieuwe versie van de Richtlijnen gepubliceerd worden. Op de website van het Bureau is altijd de meest recente versie te vinden, met waar nodig een toelichting inzake een eventuele overgangsregeling.

HvJ EU 27 juni 2013, zaak C-320/12 (Malaysia Dairy Industries tegen Ankenævnet for Patenter og Varemærker) - dossier

Begrip kwade trouw. Rekening houden met alle relevante factoren, kennis van merk in buitenland volstaat niet om kwader trouw vast te stellen. Geen ruimte voor bijzondere beschermingsregeling buitenlandse merken. Uitlegging van artikel 4, lid 4, sub g richtlijn 2008/95/EG. Nietigverklaring van de merkinschrijving van een plastic melkfles op grond dat de aanvrager op het tijdstip van zijn merkaanvraag het in het buitenland door een concurrent gebruikte oudere vergelijkbare merk kende.

Het Hof verklaart voor recht:

2) Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van deze bepaling vast te stellen, rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling.

 

3) Artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten niet de ruimte laat om een bijzondere beschermingsregeling voor buitenlandse merken in te voeren die afwijkt van de regeling waarin deze bepaling voorziet, en berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.

Gestelde vragen:

1. Geeft het begrip kwade trouw in artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, uitdrukking aan een juridische standaard die kan worden ingevuld overeenkomstig het nationale recht, of is het een begrip van EU-recht dat in de hele Europese Unie eenvormig moet worden uitgelegd?

2. Indien het begrip kwade trouw in artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95/EG een begrip van EU-recht is, moet het aldus worden opgevat dat het kan volstaan dat de aanvrager het buitenlandse merk op het tijdstip van de aanvraag kende of had moeten kennen of kan de inschrijving slechts worden geweigerd indien aan verdere vereisten betreffende de subjectieve situatie van de aanvrager is voldaan?

3. Kan een lidstaat ervoor kiezen om een specifieke bescherming van buitenlandse merken in te voeren die, wat het vereiste van kwade trouw betreft, afwijkt van artikel 4, lid 4, sub g, van richtlijn 2008/95/EG, bijvoorbeeld door een bijzonder vereiste te stellen dat de aanvrager het buitenlandse merk kende of had moeten kennen?

Hof van Beroep Brussel 28 mei 2013, 2009/AR/2273 (Academy of Motion Picture Arts and Sciences tegen Belfius Insurance Belgium N.V. [voorheen DVV])
Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans en Paul Maeyaert, Altius.

Merkenrecht. Bekend merk. In navolging van IEF 8274 waar is geoordeeld dat het Benelux en gemeenschapsmerk ´OSCAR` van The Academy wel degelijk geldig is en niet gebruikelijk is (geworden) voor het aanduiden van prijzen in het algemeen. DVV voert aan dat op het moment van inschrijving de Oscar-merken een gebruikelijk teken was en daarom wordt de vordering van nietigverklaring gesteund. Tevens zou er geen sprake zijn van niet-normaal gebruik [artt. 2.28 lid 1 sub d (p.14), 2.26 lid 2 sub b (p.17) en sub a BVIE (p.23]. DVV slaagt niet in het bewijs dat The Academy gedurende vijf opeenvolgende jaren geen normaal gebruik van de merken heeft gemaakt.

Het hof oordeelt dat the Academy voldoende heeft aangetoond dat diensten die zij aanbiedt en levert en waarvoor de Oscar-merken zijn ingeschreven, met name het verlenen en uitreiken van een prijs ter aanmoediging van personen om uit te blinken in de filmindustrie, het houden van een jaarlijkse prijzenceremonie en het organiseren daarvan, aangeboden en gebruikt worden onder het merk OSCAR. De Oscar-merken zijn bekende merken. (p. 27) en The Academy kan zich succesvol beroepen op 2.20 lid 1 sub c, maar niet op sub a, omdat er geen sprake is van gebruik van respectieve tekens voor dezelfde diensten. DVV biedt diensten van verzekering aan, en reikt een prijs uit aan voorbeeldige chauffeurs. De inbreuk op een merkenrecht ex art. 95 WMPC is gegrond.

Het hof zegt voor recht dat DVV merkinbreuk pleegt door het voeren van het teken OSCAR, DVV OSCAR en/of het beeldmerk DVV OsCar. Er is een reëel risico op verwatering en er is geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten teken. DVV wordt veroordeeld in alle kosten van het geding, begroot op €459,19 + €11.000 + €186 + €11.000.

Leeswijzer:
p.10: De Middelen van The Academy
p.10: De Middelen van DVV
p.14: De tegenvordering - vordering tot nietigverklaring van de Oscar merken
p.17: De vordering tot vervallenverklaring van de Oscar merken gesteund op artikel 2.26.2 b. BVIE en artikel 51.1.b GMVO
p.23: De vordering tot vervallenverklaring van de Oscar merken gesteund op artikel 2.26.2.a. BVIE en 51.1.a. GMVO
p.34: De vordering gesteund op artikel 2.20.1.c BVIE en 9.1. c GMVO
p.34: Het gebruik van het aangevochten teken vindt plaats in het economische verkeer
p.37: Het aangevochten teken wordt gebruik voor niet-soortgelijke diensten
p.37: het aangevochten teken stemt overeen met het oudere merk
p.43: De inbreukmaker heeft geen "geldige reden" om gebruik te maken van het aangevochten teken
p.44: Art. 2.20.1.a BVIE en 9.1.a. GMVO
p.45: De aangevoerde inbreuk op artikel 95 WMPC

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) De afwijzing op grond van rechtsmisbruik doet afbreuk aan doelstellingen van art. 7.
B) Be Light en Becks, beiden voor dranken, maar geheel verschillend
C) Woordmerk Roca vs nationale en internationaal beeldmerk Roca
D) Servicepoint wordt gebruikt voor een locatie waar diensten worden verricht

Gerecht EU 30 mei 2013, zaak T-396/11 (ultra air / OHMI - Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)) - dossier
A) Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Beroep tot vernietiging van beslissing R 374/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 mei 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij verzoeksters vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapswoordmerk „ultrafilter international” voor waren en diensten van de klassen 7, 11, 37, 41 en 42 is toegewezen. De beslissing wordt vernietigd. De afwijzing van de nietigheidsvordering op grond van rechtsmisbruik doet afbreuk aan doelstellingen van art. 7 lid 1 sub b en c.

22 Anders dan het BHIM betoogt, is het feit dat degene die om nietigverklaring verzoekt, zijn vordering mogelijkerwijs instelt om het betrokken teken nadien op zijn eigen producten te kunnen aanbrengen, dus juist in overeenstemming met het door artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 gewaarborgde algemene belang inzake beschikbaarheid en vrij gebruik. In tegenstelling tot hetgeen de kamer van beroep heeft geoordeeld, kan een dergelijke omstandigheid dan ook in geen geval rechtsmisbruik vormen. Deze vaststelling wordt bevestigd door artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat een gemeenschapsmerk ook nietig kan worden verklaard op reconventionele vordering in een inbreukprocedure, hetgeen vooronderstelt dat de verweerder in deze procedure zelfs dan nietigverklaring kan verkrijgen wanneer hij het betrokken merk heeft gebruikt en wil blijven gebruiken.

23 Het is daarentegen de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring op grond van „rechtsmisbruik” die afbreuk doet aan de door artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 209/2007 nagestreefde doelstellingen, aangezien een dergelijke afwijzing het in punt 21 supra genoemde onderzoek ten gronde belet.

27 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de beslissing van de nietigheidsafdeling te vernietigen en de vordering tot nietigverklaring niet-ontvankelijk te verklaren wegens vermeend „rechtsmisbruik”.

 Gerecht EU 30 mei 2013, zaak T-172/12 (Brauerei Beck / OHMI - Aldi (Be Light)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BECK’s” voor waren van klasse 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2258/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 januari 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen „Be Light” in het kader van verzoeksters oppositie gedeeltelijk is geweigerd voor waren van de klassen 29, 30 en 32. Het beroep wordt geweigerd, de totaalindruk van de twee merken is verschillend.

37      Partant, force est de conclure que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit est différente, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme étant similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Gerecht EU 30 mei 2013, zaak T-115/12 (Buzil-Werk Wagner / OHMI - Roca Sanitario (Roca)) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „Roca” voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1907/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 januari 2012 houdende vernietiging van de gedeeltelijke afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale merken en het internationale merk „Roca” voor waren van de klassen 11, 19, 20 en 21. Het beroep wordt afgewezen, er bestaat verwarringsgevaar tussen de twee merken.

Gerecht EU 30 mei 2013, zaak T-218/10 (DHL International / OHMI - Service Point Solutions (SERVICEPOINT)) - dossier

D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement „SERVICEPOINT”  bevat, voor waren en diensten van de klassen 16, 20, 35 en 39, strekkende tot vernietiging van beslissing R 62/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 februari 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de gemeenschapsbeeldmerken die de woordelementen „Service Point” en „service point” bevatten, voor waren en diensten van de klassen 8, 9, 16, 20, 35, 38, 39 en 42.

Het beroep wordt afgewezen. De kamer van beroep constateerde juist dat er geen onderscheidend vermogen is van de term servicepoint. Servicepoint wordt gebruikt als een locatie waar de diensten worden verricht, dat bewijst echter niet dat het relevante publiek, op voorwaarde dat hij Engels kent, de betekenis van deze uitdrukking kent.

65      Contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque communautaire antérieure n° 2757078. Premièrement, et ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, elle a constaté, que les mots « service » et « point » étaient descriptifs et donc dénués de tout caractère distinctif. Deuxièmement, elle a précisé, au point 23 de la décision attaquée, que ce raisonnement ne pouvait toutefois être retenu que pour les consommateurs jouissant d’une connaissance raisonnable de l’anglais. Troisièmement, elle a procédé, au point 24 de la décision attaquée, à l’examen du sondage fourni par la requérante et en a conclu qu’une grande majorité de la population non originaire des pays anglophones de l’Union n’avait qu’une connaissance limitée de l’anglais, ce qui jetait un doute sur l’argument selon lequel l’expression « servicepoint » aurait été comprise dans toutes les langues du public pertinent. Quatrièmement, aux points 25 à 28 de la décision attaquée, elle a examiné si cette expression était distinctive dans les autres langues de l’Union, avant de constater que tel était le cas dans certaines parties de l’Union et que, par conséquent, ladite expression ne pouvait pas être écartée de la comparaison des signes en cause pour évaluer le risque de confusion. Par conséquent, l’argument tiré de la violation du principe d’examen d’office des faits ne saurait prospérer.

68      La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte de différents documents présentés par son prédécesseur en droit dans le contexte du recours afin de démontrer le caractère descriptif de l’expression « servicepoint ».

Gerecht EU 28 mei 2013, zaak T-178/11 (Voss of Norway/OHMI - Nordic Spirit) - dossier
Gemeenschapsmerk. Vormmerk. Beroep ingesteld door de houder van het driedimensionale merk in de vorm van een fles voor waren van de klassen 32 en 33, strekkende tot vernietiging van beslissing R 785/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 januari 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de nietigheidsafdeling houdend afwijzing van de door Nordic Spirit AB ingestelde vordering tot nietigverklaring en waarbij dit merk is nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen. Het is algemeen bekend dat de meeste flessen een cilindrische vorm gebruiken. De gemiddelde gebruiker ziet de 'perfecte cilinder' dan ook niet als significant afwijkend van wat in deze sector gebruikelijk is.

51      As regards, firstly, the three-dimensional shape of the registered trade mark, it is well known that the vast majority of bottles available on the market have a cylindrical section. Therefore, the average consumer will naturally expect beverage bottles – alcoholic or non-alcoholic – mostly having that shape. Thus, the ‘perfect cylinder’ shape of the applicant’s bottle, although somewhat original, cannot be regarded as departing significantly from the norms and customs of the sector.

52      Next, as regards the non-transparent cap having the same diameter as the bottle itself, that, too, can hardly be considered to depart significantly from the norms and customs of the sector, as it is well known that many bottles are closed with a cap made of a different material and colour from the body of the bottle.

53      Nor can the diameter of the cap, which is the same as the bottle’s and is a mere variant of the existing shapes, be regarded as departing significantly from the norms and customs of the sector, even though it is somewhat original.

54      Consequently, the Board of Appeal’s reasoning in regards to those three assessments is not vitiated by any error.

59      The Board of Appeal therefore made no error in finding that the average consumer in the European Union would perceive the contested trade mark, as a whole, merely as a variant of the shape of the goods for which registration of that trade mark is sought.

89      It should be noted, however, that this plea is lacking a factual basis, since the Board of Appeal did not base itself on the marking on the bottle and on the display of the sign Voss on the bottle in its assessment of there being no significant departure from the norms and customs of the sector as set out in paragraphs 36 to 41 of the contested decision.

90      The Board of Appeal was therefore correct in finding that the registered trade mark was devoid of distinctive character and that it could not really be distinguished from the forms of packaging frequently used in the beverages sector, but rather was a variant of those shapes (see, to that effect, Case T‑399/02 Eurocermex v OHIM (Shape of a beer bottle), paragraph 43 above, paragraph 33).

95      In the present case, even if the pleas directed against the first pillar of OHIM’s decision are well founded, that fact has no bearing on the operative part of the contested decision, since the second pillar is not vitiated by illegality. Even if the Board of Appeal was wrong in finding that it is well known that beverages are almost always sold in bottles displaying a label or a verbal or graphic sign, that those are indications enabling consumers to distinguish between the different products on the market and that the applicant did not adduce any evidence in support of its assertions to the contrary, those considerations still have no bearing on the finding that the contested trade mark lacks distinctive character, based on the legal assessments set out in paragraphs 46 to 91 above.