Merkenrecht - Droit des marques  

Rechtbank van Koophandel Brussel 25 juni 2013, IEFbe 870 (Seven Cycles tegen no 7evenbikes)
Uitspraak ingezonden door Pieter Callens, Eubelius. Hoger beroep is aangetekend. Merkenrecht. Buitenlandse handelsnaam. Eiser verzoekt om een verklaring van merkenrechtinbreuk op haar Gemeenschapswoordmerk SEVEN CYCLES door het teken en logo "N°7EVENBikes" en tevens handelsnaamrechtinbreuk in de zin van 95 en 96 WMPC. Verweerster verzoekt om nietigverklaring van het merk. Alle vorderingen worden afgewezen. Gelet op het andere doelpubliek (op maat gemaakte fietsen), hoge aandachtsniveau, belang van visuele inspectie bij fietsaankoop en hoofdzakelijk visuele verschillen, is het verwarringsgevaar niet aangetoond.

Enkele facturen van verkochte fietsen in de Benelux impliceert geenszins dat het merk bekendheid geniet bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek ex 9 lid 1 sub c Merkenverordening. Een buitenlandse handelsnaam, zoals het Amerikaanse "Seven Cycles", geniet niet automatisch bescherming in België. Bij gebrek aan verwarringsrisico is er ook geen misleiding van de consument of een andere inbreuk op de eerlijke marktpraktijken. 

Leestips: p. 14, 17 en volgende.

Gerecht EU 11 juni 2014, zaak T-85/13 (K-Swiss/Künzli Swiss) Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk dat vijf strepen op een sportschoen weergeeft, voor waren van klasse 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing van kamer van beroep van BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring die tegen dat merk is ingesteld door Künzli SwissSchuh AG. Beroep is afgewezen, het merk is terecht nietig verklaard.

6 Par décision du 11 janvier 2011, la division d’annulation a, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement, fait droit à la demande en nullité. La division d’annulation a, en particulier, relevé que la marque communautaire contestée, qui se présente sous la forme spécifique d’un motif à cinq bandes, ne constituait pas une « base de départ adéquate » pour remplir la fonction consistant à indiquer l’origine commerciale des produits concernés, que les cinq bandes placées sur la chaussure étaient des formes géométriques de base et qu’elles seraient perçues comme un moyen technique de renforcer la chaussure ou comme un simple élément décoratif courant et imprécis. Elle en a déduit que le consommateur ne leur accorderait que très peu d’attention.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A. Beroep METABIOMAX tegen BIOMAX verworpen
B. Beroep JUNGBORN tegen BORN verworpen
C. Beroep METABOL tegen METABOL-MG verworpen

Gerecht EU 11 juni 2014, zaak T-62/13 (METABIOMAX) - dossier
A. Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „METABIOMAX” voor waren en diensten van de klassen 5, 16 en 30, en strekkende tot vernietiging van beslissing van Kamer van Beroep BHIM houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie van de houder van het gemeenschapswoordmerk „BIOMAX” voor waren van de klassen 5, 30 en 32 tegen de inschrijving van dat merk gedeeltelijk is afgewezen. Beroep wordt verworpen.

Gerecht EU 11 juni 2014, zaak T-401/12 (JUNGBORN) - dossier
B. Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van de internationale inschrijving, waarin de Europese Unie wordt aangewezen, van het woordmerk „JUNGBORN” voor waren van de klassen 29, 30 en 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing Kamer van Beroep BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij dit merk de bescherming van de gemeenschapsmerkregeling gedeeltelijk wordt geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „BORN” voor waren van de klassen 29, 30 en 32. Beroep wordt verworpen.

Gerecht EU 11 juni 2014, zaak T-486/12 (METABOL) - dossier
C. Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „METABOL” voor waren en diensten van de klassen 5, 16 en 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing van Kamer van Beroep BHIM houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale woordmerk „METABOL-MG” voor waren van klasse 5 is ingesteld. Beroep wordt verworpen.

Tribunal EU 5 juin 2014, IEFbe 862, affaires T-495/12; T-496/12; T-497/12 (Dracula Bite)  - dossier
Marque communautaire. Un recours en annulation formé par le titulaire de la marque figurative nationale comportant l'élément verbal "Dracula", pour des produits et services des classes 33 et 35, contre la décision R 680/2011-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 6 septembre 2012, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'opposition introduite par la requérante à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque figurative en couleurs comportant les éléments verbaux "Dracula Bite", pour des produits et services des classes 33, 35 et 39. Les recours sont rejetés.
Lees verder

Tribunal EU 4 juin 2014, IEFbe 861, affaire T-161/12 (FreeLounge)  - dossier
Marque communautaire. Un recours en annulation formé par le titulaire des marques verbale et figurative, dénomination sociale et nom de domaine nationaux comportant les éléments verbaux "free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX", "FREE" et "FREE.FR", pour des produits et services classés dans les classes 9 et 38, contre la décision de la chambre de recours de l'OHMI annulant partiellement la décision de la division d'opposition qui refuse la demande d'enregistrement de la marque verbale "FreeLounge", pour des produits et services classés dans les classes 16, 35 et 41, dans le cadre de l'opposition introduite par la requérante. Le recours est rejeté pour le surplus.

42. Du fait de l’erreur d’appréciation identifiée au point 31 ci-dessus, la chambre de recours ne s’est en revanche pas prononcée sur la question de savoir si la similitude existant entre les services relevant de la classe 41 visés par la demande d’enregistrement, d’une part, et les services de diffusion d’informations par voie électronique pour les réseaux de communication mondiale de type Internet couverts par la marque figurative antérieure, d’autre part, présentait un degré plus ou moins élevé.

Rechtbank Amsterdam 4 juni 2014, IEFbe 854 (Studio100 tegen Vrolijke Kabouters-Pret Piraat)
Uitspraak ingezonden door Natalie van der Laan en Anne Voerman, DLA Piper. Studio100 exploiteert de karakters Kabouter Plop en Piet Piraat. Gedaagden treden op als lookalike onder de namen de Vrolijke Kabouters en Pret Piraat. De combinatie van elementen in de characters en de wijze waarop deze worden gepresenteerd genieten auteursrechtelijke bescherming, waarop inbreuk wordt gemaakt. Geen inbreuk op woordmerk Kabouter Plop als derden dat teken gebruiken voor aankondigingen. Tussen PRET en PIET PIRAAT is een grote visuele en auditieve overeenstemming. Door het gedogen gedurende vijf opeenvolgende jaren is ex 2.4 sub f BVIE geen merkrecht verkregen als dat te kwader trouw is verricht. PRET PIRAAT wordt nietig verklaard en er moet informatie over optredens en boekingen worden gegeven.

4.9. Niet ter discussie staat dat Studio 100 bevoegd is op te komen tegen inbreuken op de woordmerken KABOUTER PLOP en PIET PIRAAT. Van een inbreuk op het woordmerk KABOUTER PLOP door gedaagde is evenwel niet gebleken. Gesteld noch gebleken is dat gedaagde zelf dit woordmerk heeft gebruikt. Dat derden onder de naam Kabouter Plop hebben aangekondigd, maakt niet dat dit gebruik aan gedaagde kan worden toegekend. Dit geldt temeer, nu gedaagde onbetwist heeft aangevoerd dat zij in de algemene voorwaarden die zij bij de optredens hanteert heeft opgenomen dat zij als de Vrolijke Kabouters aangekondigd dient te worden.

4.12. Op grond van artikel 2.4 sub f BVIE wordt er geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan in dit geval sprake. De rechtbank neemt als vaststaand aan dat gedaagde op de hoogte was van het gebruik van het woordmerk PIET PIRAAT in de periode van drie jaar voorafgaand aan haar depot, nu dit niet door haar is betwist. Het televisieprogramma rond Piet Piraat wordt bovendien al sinds december 2001 uitgezonden en geniet grote bekendheid, ook in Nederland. Gedaagde heeft haar verweer, dat zij het merk PRET PIRAAT al sinds 2001 gebruikt op geen enkele wijze onderbouwd, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Dat zij al in 2001 kleding voor het character Pret Piraat heeft aangeschaft, duidt immers niet op gebruik als woordmerk. Dit betekent dat Studio 100 met recht de nietigheid inroept van de inschrijving van het merk PRET PIRAAT.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 12 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie april 2014.

 

Behoefte aan een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.be

Nécessité d'une analyse plus approfondie? Note aux rédacteurs: redactie@ie-forum.be

OHIM 30 mei 2014, IEF 13906 (Swiss Sense tegen Rectitel)
Beslissing ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal. Merkenrecht. Non-usus deels aangenomen. Swiss Sense roept ingevolge artikel 51 lid 1 onder a Gemeenschapsmerkenverordening (non-usus) het verval in van Gemeenschapsmerk SENSUS van Recticel. Het OHIM, onder verwijzing naar onder meer het arrest C-12/12 [IEF 12574](SM Jeans/Levi’s), oordeelt dat Recticel normaal gebruik heeft gemaakt van haar Gemeenschapsmerk SENSUS voor onder meer matrassen, matrasvullingen en hoofdkussens. De door Recticel overlegde facturen en catalogi leveren bewijs van (normaal) merkgebruik op voor onder andere Nederland, België, Luxemburg, Zweden en Frankrijk. Voor andere producten in de klassen 10, 17 en 20 volgt gedeeltelijk de nietigverklaring van het merk.

Place of use:
“The evidence shows that the place of use has been different member countries of the European Union. This can be inferred from, for example, the invoices, which are submitted to customers in Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Sweden and France. Furthermore, the product catalogues are issued for the public in Benelux, which is indicated for example by the web address www.beka.be, which can be seen in the catalogues.  Consequently, as the use has been clearly shown in different member countries of the European Union, it is concluded that the evidence of use filed by the proprietor contains sufficient indications concerning the place of use.”

Nature of use:
“(...)The Cancellation Division also notices that the contested CTM is used together with other trade marks, such as “UBICA” or “BEKA”. However, there is no legal precept in the Community trade mark system which obliges the proprietor to provide evidence of the earlier mark alone when genuine use is required. Two or more trade marks may be used together in an autonomous way, with or without the company name, without altering the distinctive character of the earlier registered trade mark. The Court has confirmed that the condition of genuine use of a registered trade mark may be satisfied both where it has been used as part of another composite mark or when it is used in conjunction with another mark, even if the combination of marks is itself registered as a trade mark (judgment of 18/04/2013, C-12/12, ‘SM JEANS/LEVI’S’, para 36).”

Global assessment:
“When reviewing the evidence in its entirety, especially taking into account the invoices during the relevant time period and the fact that they indicate the economic extent of use relating to the genuine use of the earlier trade mark in part of the relevant market, it is considered that the evidence shows use of the earlier trade mark to a sufficient extent. This finding is supported by the evidence showing the catalogues of the products (indicating the nature of the use). “

H.T.L. Stockmann, ‘Merkregistratie op stripfiguren na het auteursrecht: Kunstmatig of rechtmatig?’, IEF 13898.
Bijdrage ingezonden door Theo Stockmann, LinkedIn-profiel. Verschenen op IE-Forum.nl. Onlangs heeft de AG van het HvJEU zich uitgesproken over de uitleg van het begrip ‘parodie’ door het nemen van een conclusie in de Suske & Wiske-zaak [IEF 13867]. In deze bijdrage niets over de parodie-exceptie. De conclusie van de AG deed mij denken aan eerdere juridische vraagstukken waarin Suske & Wiske ook een (bij)rol hebben gespeeld.

In 1982 oordeelde de president van de Amsterdamse rechtbank dat ‘Suske & Wiske’ geen merk kon zijn voor de stripboeken waarin zij figureren. Ook in 2004 kwam een bodemrechter tot een dergelijk oordeel omtrent het teken ‘Suske & Wiske’. Allereerst ga ik in op de vraag of namen en afbeeldingen van stripfiguren, gebruikt ter onderscheiding van stripverhalen waarin die figuren centraal staan, erkenning van het merkenrecht verdienen. Voor de beantwoording van bovenstaande vraag draag ik argumenten aan die m.i. ervoor zorgen dat er wel degelijk merkbescherming mogelijk is voor zulke tekens.

Dit standpunt werpt vervolgens weer andere – meer dogmatische - vraagstukken op. Zo kunnen de namen en afbeeldingen van stripfiguren natuurlijk ook auteursrechtelijk beschermd zijn. Zie voor een voorbeeld het arrest van de Hoge Raad uit 1984 inzake, jawel, de auteursrechtelijke bescherming van Suske & Wiske. Uit de jurisprudentie volgt dat samenloop in beginsel mogelijk is en dat een teken zowel merk als werk kan zijn.
Langer sta ik stil bij de merkenrechtelijke bescherming na afloop van de auteursrechtelijke bescherming. Wordt op deze manier niet kunstmatig de auteursrechtelijke beschermingsduur verlengd door inschrijving van een merkdepot? Het auteursrecht is immers een tijdelijk recht, daar waar het merkenrecht in beginsel oneindig verlengd kan worden. Staat de ratio van het auteursrecht eraan in de weg dat ‘het werk een merk wordt’?
Ik zal betogen dat er mijns inziens sprake kan zijn van een geldig merkdepot nadat de auteursrechtelijke beschermingsduur verlopen is.
Uiteindelijk wordt kort en bondig geconcludeerd.

Lees het gehele artikel

 

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 21 maart 2014, IEFbe 848 (Mopac tegen gedaagde)
Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Woordmerk. Beeldmerk. Mopac is sinds 2010 houdster van Benelux woordmerken "Zero" en "Zero Ready". Gedaagde deponeerde het Benelux beeldmerk "Zerohuis ZeroReady/Zero/Zero+" voor soortgelijke producten en is houdster van www.zerohuis.be. Mopac vond dat er sterke gelijkenissen waren tussen de merken, onder meer omdat het beeldmerk het merk "Zero Ready" omvat. De Rechtbank verklaart de hoofdvordering gegrond, verklaart het beeldmerk nietig en beveelt de doorhaling. Mopac toont niet aan dat ´zero´ in de domeinnaam het onderscheidende en dominante bestanddeel is; deze vordering is ongegrond. Tot slot verbiedt de Rechtbank het gebruik van het bestreden beeldmerk, en dit op straffe van een dwangsom van 2.500,00 euro per inbreuk en per dag, met een maximum van 75.000,00 euro.

Beoordeling
4.1 Ouder merk
Hiervoor werd reeds aangegeven dat Mopac merkhouder is van de oudere Benelux woordmerken "Zero" voor klasse 37 en "Zero Ready" voor klassen 6, 19 en 37 ten opzichte van het beeldmerk "Zerohuis Zeroready/Zero/Zero+" voor de klassen 19, 36 en 37.

Economisch verkeer
Het staat vast dat voormelde tekens in het economisch verkeer gebruikt worden.

Soortgelijkheid
De waren en diensten waarvoor de merkinschrijvingen werden genomen zijn soortgelijk. De inschrijvingen van partijen worden onder dezelfde klassen 19 (onder 'waren', bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal), wat het beeldmerk van verweerders betreft en de inschrijving voor "Zero Ready" en 37 (onder 'diensten' bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden), wat het beeldmerk en de inschrijvingen voor "Zero" en "Zero Ready" betreft. De inschrijvingen van Mopac hebben dus niet enkel betrekking op bouwmaterialen (waren), zoals verweerders voorhouden, maar ook op diensten. Daarenboven kunnen diensten en waren ook soortgelijk zijn. Het is duidelijk dat partijen zich tot dezelfde markt, met name de bouw van passiefwoningen, richt.

Overeenstemming
(...) Het is duidelijk dat een dominant onderdeel in het woordmerk en het beeldmerk, "Zero" en "Zero Ready" betreft. In deze context komen de merken zowel visueel, begripsmatig en auditief overeen. Uiteraard wordt dit versterkt door het feit dat het beeldmerk van verweerders letterlijk de woordmerken "Zero" en "Zero Ready" van Mopac bevat. Het beeldmerk bestaat overigens voornamelijk uit woordelementen, waarbij de beeldelementen ondergeschikt zijn.
Het is onmiskenbaar dat het woord "Zero" het beeldmerk domineert. In die zin is het niet relevant dat het gaat om een woordmerk versus een beeldmerk. Het beeldmerk wordt gekenmerkt door de dominantie van het woord "zero". De (ondergeschikte) beeldelementen beïnvloeden de gemiddelde consument niet.

Verwarringsgevaar
Een gemiddelde geïnformeerde consument kan zich vergissen en van oordeel zijn dat het beeldmerk met de woorden "ZeroHuis ZeroReady/Zero/Zero+" verwijst naar de producten van Mopac. Waarbij die consument zou kunnen denken dat huizen die Ultra-Bouw worden gebouwd met bouwmaterialen van Mopac. Hij kan dus in verwarring gebracht worden omtrent de herkomst van de producten.
(...) De bewering dat in de bouwsector de term "zero" een ingeburgerd begrip is dat verwijst naar woningen die weinig energie van buitenaf nodig hebben wordt niet aangetoond.

Gelet op het voorgaande is aan de toepassingsvoorwaarden van art. 2.20, lid 1 b) BVE voldaan en kan Mopac het gebruik van he beeldmerk door verweerders verbieden. Daarnaast leidt het hiervoor beschreven verwarringsgevaar, tot potentiële misleiding in de van art. 2.4 b BVIE, zodat de vordering tot nietigheid van het merk, gegrond is op basis van art. 2.28, 1, e BVIE.

Zoals hiervoor uiteengezet, is er sprake van overeenstemming, zodra de vordering tot nietigverklaring voor zover gestoeld op art. 2.28, 3, a BVIE, nu de inschrijvingen van Mopac ouder zijn, eveneens gegrond is.

4.2 (...) De domeinnaam is een samenstelling, die een geheel vormt, en als dusdanig werd geregistreerd. Het moet dan ook als een geheel worden beschouwd. Mopac toont niet aan dat "zero" in de samenstelling het onderscheidende en dominante bestanddeel zou zijn. Dit is anders bij het beeldmerk, die letterlijk de woordmerken "Zero" en "ZeroReady" bevat en daarnaast nog tweemaal bijkomend, in de samenstelling "ZeroHuis" en "Zero+", een verwijzing naar "zero" bevat. Dit deel van de vordering is bijgevolg ongegrond.