Prejudiciële vragen over drie wezenlijke kenmerken van Kit Kat-vingers
Prejudiciële vragen aan HvJ EU 27 januari 2014, IEFbe 938, zaak C-215/14 (Nestlé)
Merkenrecht. Zie eerder IEF 12827 en IEF 12171. Verzoekster Nestlé heeft op 8 juli 2010 een verzoek ingediend voor inschrijving van het driedimensionale teken van de Kit Kat chocoladewafel bestaande uit vier ‘vingers’ bij het Intellectual Property Office van het VK. Dit product wordt al sinds 1935 in het VK verkocht, sinds 1988 door merkhouder Nestlé. Het logo is in de loop der jaren qua stilering iets gemoderniseerd maar in wezen gelijk gebleven. De aanvraag is ingediend voor de volgende goederen van klasse 30: „Chocolade; chocoladewerk; chocoladeproducten; suikerbakkerswaren; chocoladepreparaten; bakwaren; banketbakkerswaren; biscuit; met chocolade overtrokken biscuit; met chocolade overtrokken wafelbiscuit; cakes; koekjes; wafels.”Verweerster Cadbury heeft oppositie ingesteld tegen deze aanvraag.
Het gaat zoals in veel merkenzaken om het onderscheidend vermogen van het product. In eerste instantie oordeelt de rechter dat de vorm van het product niet zodanig is dat de gemiddelde consument het betrokken product op grond daarvan kan onderscheiden van de producten van andere ondernemingen. Gebleken is dat consumenten veeleer afgaan op het woordmerk Kit Kat. De uitsparingen in het product (de verdeling in ‘vingers’) zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk om het product in stukken te kunnen breken voor consumptie. Inschrijving van het product is om die reden uitgesloten door de bepalingen in de nationale regelgeving (omzetting RL 2008/95). Onderscheidend vermogen, en dus inschrijving, zou alleen van toepassing kunnen zijn voor de onderdelen ‘cakes en banketbakkerswaren’. Beide partijen komen op tegen deze beslissing.
De verwijzende VK-rechter (High Court of Justice of England and Wales) is het eens met het standpunt van Cadbury dat uit het feit dat een vorm ongebruikelijk is voor de betrokken waren, niet volgt dat het publiek deze automatisch zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst. Hij is van mening dat het merk ook voor cakes en banketbakkerswaren intrinsiek onderscheidend vermogen mist. Verzoeker heeft niet bewezen dat een aanzienlijk deel van de betrokken consumenten afgaat op het merk en niet op eventueel aanwezige kenmerken om de herkomst van de waren te identificeren. Aangezien de verwijzende rechter niet zeker is over de juiste uitleg van artikel 3 lid 1, sub e-i en ii (over de noodzakelijke vorm om de ‘technische uitkomst’ te verkrijgen) stelt hij de volgende vragen aan het HvJEU:
1 Hoeft de aanvrager van inschrijving, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en het associeert met de waren van de aanvrager in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de aanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op andere eventueel aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?
2 Wordt inschrijving van een vorm als merk uitgesloten door artikel 3, lid 1, sub e-i en/of e-ii, van richtlijn 2008/95/EG als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen?
3 Moet artikel 3, lid 1, sub e-ii, van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat inschrijving is uitgesloten voor vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd, en niet uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren?
