Merkenrecht - Droit des marques  

Rechtbank Den Haag 9 maart 2016, IEFbe 1720 (Louboutin tegen Van Haren)
HvJ EU ; C-163/16. Meer Louboutin-zoolmerkuitspraken. Van Haren vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux rode zoolmerk. De rechtbank stelt de navolgende vraag van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (minbuza):

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van Richtlijn 2008/95/EG (in de Duitse, Engelse en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (‘in drie dimensies uit te drukken') contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale,) eigenschappen van de waar zoals kleur?

Gerecht EU 25 februari 2016, IEFbe 1708; T-692/14; ECLI:EU:T:2016:99 (Puma tegen Sinda Poland)
Merkenrecht. Bekend beeldmerk. Sinda heeft een beeldmerk bestaand uit een springend beest geregistreerd. Puma heeft zonder succes oppositie gevoerd met een beroep op haar beeldmerken van een springende katachtige. Het OHIM heeft ten onrechte geoordeeld dat gemiddelde consument waarschijnlijk meer dan gemiddeld aandachtig is bij de aankoop van sportschoenen. Het Gerecht vernietigt deze beslissing en veroordeeld partijen in eigen kosten.

25      S’agissant des produits relevant de la classe 25 désignés par la marque demandée, soit les « chaussures, chaussures de sport », qui sont incluses dans les produits relevant de la même classe désignés par les marques antérieures, il y a lieu de relever que ce sont des biens de grande consommation, dont les caractéristiques objectives n’impliquent pas que le consommateur moyen fasse un examen particulièrement attentif lors de leur achat. En outre, le prix ne constitue pas une caractéristique objective des chaussures et chaussures de sport au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, car il peut varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit. Dès lors, il y a lieu de retenir que le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen.

26      Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur en concluant que le consommateur moyen était susceptible d’être plus attentif.

HvJ EU 17 februari 2016, IEFbe 1703; C-396/15P; ECLI:EU:C:2016:95 (Shoe Branding Europe en Adidas)
Merkenrecht. Positiemerk. Adidas heeft met succes beroep aangetekend (T-145/14) na oppositie gevoerd tegen de positiemerkregistratie bestaande uit twee paralelle strepen op de zijkant van een schoen; de latere merkregistratie levert verwarringsgevaar op en wordt geweigerd. Het OHIM heeft ten onrechte geoordeeld dat de merken visueel niet-gelijk waren. Er is sprake van: 'parallel sloping stripes, equidistant, of the same width, contrasting with the base colour of the shoe, placed on the outside of the shoe'. Het hoger beroep hiertegen door Shoe Branding wordt afgewezen, zodat het merk afgewezen blijft.

Lees ook het persbericht

Gerecht EU 24 februari 2016, IEFbe 1702; ECLI:EU:T:2016:94 (Coca Cola flesje zonder cannelures)
Merkenrecht. Uit het persbericht: Gerecht EU wijst het beroep van Coca-Cola voor de registratie van een Gemeenschapsmerk voor de contour van een flesje zonder zogenaamde cannelures of verticale groeven. Het merk heeft geen onderscheidend vermogen (ook niet door gebruik).

50      In casu lijken dergelijke aanwijzingen niet te bestaan. Het aangevraagde merk wordt immers gekenmerkt door zijn vorm met gewelfde contouren. Deze vorm geeft echter niet méér weer dan de som van de elementen waaruit het aangevraagde merk bestaat, namelijk een fles naar het voorbeeld van de meeste flessen op de markt. Een dergelijke vorm kan immers gewoonlijk worden gebruikt in de handel van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren. Hieruit volgt dat de wijze waarop de elementen van het onderhavige samengestelde merk zijn gecombineerd, dit merk evenmin onderscheidend vermogen kan verlenen (zie in die zin arrest Vorm van bierfles, punt 38 supra, EU:T:2004:120, punt 32).

51      Het aangevraagde merk vormt bijgevolg slechts een variant op de vorm en de verpakking van de betrokken waren op basis waarvan de gemiddelde consument de betrokken waren niet van de waren van andere ondernemingen zal kunnen onderscheiden [zie in die zin arresten van 17 december 2008, Somm/BHIM (Zonwerend afdak), T‑351/07, EU:T:2008:591, punt 27, en 16 september 2009, Alber/BHIM (Handgreep), T‑391/07, EU:T:2009:336, punt 60].

52      De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de gemiddelde consument van de Unie het aangevraagde merk, in zijn geheel beschouwd, slechts zou waarnemen als een variant op de vorm en de verpakking van de waren waarvoor inschrijving van dat merk is aangevraagd.

53      Aan deze oplossing wordt niet afgedaan door het argument dat de kamer van beroep het aangevraagde merk niet globaal heeft onderzocht. Met name uit punt 27 van de bestreden beslissing blijkt immers dat de kamer van beroep het aangevraagde merk heeft beoordeeld gelet op „het geheel van de kenmerken van [verzoeksters] recipiënt”. In punt 35 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep ook aangegeven dat „het algemene overzicht van de door [verzoekster] vermelde kenmerken geen totaalindruk wekte die het aangevraagde teken onderscheidend vermogen kan verlenen”.

Gerecht EU 5 februari 2016, IEFBE 1699; ECLI:EU:T:2016:69 (Kicktipp tegen OHIM en Società Italiana Calzature Srl)
Uitspraak ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen. Kicktipp heeft een aanvraag ingediend voor de inschrijving van een gemeenschapmerk bij OHIM. Volgens het gerecht is de indiening van een vernieuwingscertificaat voldoende om het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een merk te bewijzen, indien het de daartoe vereiste informatie bevat. Daarnaast is het gerecht van mening dat een groot deel van het Italiaanse publiek niet geacht kan worden te weten wat de Engelse woorden 'kick' en 'kicker' betekenen.

65. It follows from the foregoing that the submission of a renewal certificate is sufficient to establish the existence, validity and scope of protection of the mark on which the opposition is based, if it contains all the information necessary for that purpose.

118. Concerning the applicant’s argument that the word ‘kick’ is part of basic English vocabulary, the following points should be noted. While it is true that a large proportion of consumers in the European Union has some knowledge of basic English vocabulary (see, to that effect, regarding the English words ‘star’, ‘snack’ and ‘food’, judgment of 11 May 2010 in Wessang v OHIM — Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, paragraph 52), the words ‘kick’ and ‘kickers’ cannot be regarded as part of that basic vocabulary (see, to that effect, regarding the word ‘kickers’, judgment of 19 April 2013 in Hultafors Group v OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, EU:T:2013:207, paragraph 50). The applicant’s argument that the Italian public is sports-oriented is not in itself sufficient to establish that the English words ‘kick’ and ‘kicker’ will be generally understood by Italian consumers.

Via BMM Newsflash: de Voorzitter van het BHIM (“BIEEU”) heeft een boodschap uitgestuurd: Merken die vóór 23 maart 2016 vervallen, blijven onderworpen aan de taksen zoals vastgelegd in de huidige Verordening nr. 2869/95 betreffende de te betalen taksen . Merken die vervallen op 23 maart 2016 of erna zijn onderworpen aan de nieuwe (lagere) taksen, zelfs indien hun vernieuwing werd aangevraagd of betaald vóór 23 maart 2016. Het onterecht teveel betaalde deel aan taksen voor merken die vervallen op 23 maart 2016 of erna, zal worden terugbetaald. Voor meer inlichtingen over de wijze van terugbetaling zie oami.

Français ci-dessous

Le remboursement de taxes de renouvellement des marques de l’UE Comme vous le savez, les taxes de renouvellement des marques de l’UE seront réduites à partir du 23 mars 2016, date d’entrée en vigueur du règlement sur la marque de l’UE. A cette occasion, le Président de l’Office a fait la communication suivante. Les marques expirant avant le 23 mars 2016 restent soumises aux taxes établies dans l’actuel règlement n° 2869/95 relatif aux taxes à payer. Les marques expirant le 23 mars 2016 ou après cette date seront soumises au nouveau régime des taxes (plus réduites), même si leur renouvellement a été demandé et payé avant le 23 mars 2016. Tous les excès de taxes de renouvellement indûment payés pour le renouvellement de marques de l’UE expirant le 23 mars 2016 ou après cette date, seront remboursés. Pour plus de renseignements sur le mode de remboursement, consultez  OAMI.

Verklaring over de specificatie van waren en diensten van een Uniemerk, art. 28 (8) UMVo
In dit verband vestigen wij uw aandacht op de publicatie van een communicatie van de Voorzitter van het BHIM (“BIEEU”) begeleid van een lijst van termen die duidelijk niet onder de letterlijke betekenis van de algemene klasse-omschrijving vallen. In de User Area zal vanaf 23 maart e.k. een online document beschikbaar zijn voor het afleggen van de verklaring.

Déclaration sur la désignation des produits et services d’une marque de l’UE, art. 28(8) RègMUE
Dans notre newsletter du 9 février dernier nous vous avons donné des explications sur l’application de l’article 28(8) du règlement sur la marque de l’UE. A cet égard, nous attirons votre attention sur la publication d’une communication du Président de l’Office accompagnée d’une liste de termes qui ne relèvent clairement pas du sens littéral de l’intitulé général de la classe. A partir du 23 mars prochain, un document en ligne permettant de faire la déclaration sera disponible dans le User Area.

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 18 november 2015, IEFbe 1695 (Upper at Home tegen The Works)
Merkenrecht. Prejudiciële vragen gesteld aan Benelux Gerechtshof ; De vordering van UPPER AT HOME strekt tot verklaring van recht dat THE WORKS door het gebruik van het teken Upperdare inbreuk pleegt op haar rechten die zij put uit de merken Upperdare, Upper en Upperathome. THE WORKS formuleert een tegenvordering opdat de Benelux–merken Upper en Upperdare vervallen zouden worden verklaard en de doorhaling ervan zou worden bevolen. Dat is in een eerder vonnis 3 juni 2015 al uitgesproken. De gestelde vraag, BenGH-rolnr. A 1/15 :

Kan de houder van een merk dat door de rechter vervallen werd verklaard, nog rechten die uit dat merk voortvloeien inroepen ten aanzien van andere partijen dan haar wederpartij in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vervallenverklaring, (1) in de periode waarin tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn of (2) zolang het verval nog niet is opgenomen in het Merkenregister?”

BGH 28. Januar 2015, IEFbe 1678; I ZR 202/14 (wetter.de)
Merkenrecht. Uit het persbericht: Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass Apps für mobile Endgeräte wie Smartphones grundsätzlich Werktitelschutz genießen können. Die Klägerin betreibt unter dem Domainnamen "wetter.de" eine Internetseite, auf der sie ortsspezifisch aufbereitete Wetterdaten und weitere Informationen über das Thema Wetter zum Abruf bereithält. Seit 2009 bietet sie entsprechende Informationen auch über eine Applikation (nachfolgend "App") für Mobilgeräte (Smartphones und Tablet-Computer) unter der Bezeichnung "wetter.de" an.

Die Beklagte ist Inhaberin der Domainnamen "wetter.at" und "wetter-deutschland.com", unten denen sie im Internet ebenfalls Wetterdaten zur Verfügung stellt. Seit Ende 2011 betreibt sie zudem eine App mit entsprechenden Inhalten unter den Bezeichnungen "wetter DE", "wetter-de" und "wetter-DE".

Die Klägerin beanstandet die Benutzung der Bezeichnungen der Beklagten für deren Wetter-App als eine Verletzung ihrer Titelschutzrechte an dem Domainnamen "wetter.de" und der entsprechenden Bezeichnung der von ihr betriebenen App. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft und Ersatz von Abmahnkosten in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Die gegen das Urteil des Berufungsgerichts eingelegte Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof jetzt zurückgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat angenommen, dass Domainnamen von Internetangeboten sowie Apps für Mobilgeräte zwar titelschutzfähige Werke im Sinne von § 5 Abs. 3 MarkenG* sein können. Der Bezeichnung "wetter.de" komme aber keine für einen Werktitelschutz nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG hinreichende originäre Unterscheidungskraft zu. Unterscheidungskraft fehlt einem Werktitel, wenn sich dieser nach Wortwahl, Gestaltung und vom Verkehr zugemessener Bedeutung in einer werkbezogenen Inhaltsbeschreibung erschöpft. So liegt es im Streitfall. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Bezeichnung "wetter.de" für eine Internetseite und für Apps, auf denen Wetterinformationen zu Deutschland angeboten werden, glatt beschreibend ist.

Allerdings sind in bestimmten Fällen nur geringe Anforderungen an den erforderlichen Grad der Unterscheidungskraft zu stellen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr seit langem daran gewöhnt ist, dass Werke mit beschreibenden Bezeichnungen gekennzeichnet werden und dass er deshalb auch auf feine Unterschiede in den Bezeichnungen achten wird. Ein derart abgesenkter Maßstab ist von der Rechtsprechung insbesondere für den Bereich der Zeitungen und Zeitschriften anerkannt, die seit jeher mit mehr oder weniger farblosen und nur inhaltlich oder räumlich konkretisierten Gattungsbezeichnungen gekennzeichnet werden. Diese Grundsätze sind jedoch nicht auf den Bereich der Bezeichnung von Internetseiten und Smartphone-Apps übertragbar.

Die Bezeichnung "wetter.de" genießt auch keinen Werktitelschutz unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsgeltung. Zwar kann eine fehlende originäre Unterscheidungskraft auch bei Werktiteln durch Verkehrsgeltung überwunden werden. Die Klägerin hat aber nicht belegt, dass sich die Bezeichnung innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise als Werktitel durchgesetzt hat. Angesichts des glatt beschreibenden Charakters der Bezeichnung "wetter.de" kann die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden. Dass mehr als die Hälfte der angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung "wetter.de" einen Hinweis auf eine bestimmte Internetseite mit Wetterinformationen sehen, ergab sich aus dem von der Klägerin vorgelegten Verkehrsgutachten nicht.

HvJ EU 4 februari 2016, IEFbe 1687; ECLI:EU:C:2016:71 (Hassan tegen Breiding)
Merkenrecht. Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [Gemeenschapsmerkenverordening] moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven.

Gestelde vragen [IEFbe 1334] :

1) Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?

2) Zo ja, staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht (,Prozessstandschaft’)?”

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Carmen Hermes, Een kort commentaar op artikel 4 lid 1 onder i tot en met k, en artikel 5 lid 3 onder c van de nieuwe Merkenrichtlijn, IEF 15672; IEFbe 1685.
AKD. Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Merkenrichtlijn op 13 januari 2016 is het nationale- en Europese merkenrecht voor een belangrijk deel gelijkgetrokken. De nieuwe Merkenrichtlijn is onder meer verrijkt met een aantal absolute weigeringsgronden. De volgende weigeringsgronden zullen in deze bijdrage kort door ons worden besproken:
•    Oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen (artikel 4 lid 1 onder i en artikel 5 lid 3 onder c);
•    Traditionele aanduidingen voor wijn (artikel 4 lid 1 onder j);
•    Gegarandeerde traditionele specialiteiten (artikel 4 lid 1 onder k).

Dezelfde weigeringsgronden zullen in de gewijzigde Uniemerkverordening worden opgenomen.

Bovengenoemde weigeringsgronden zijn absolute weigeringsgronden waaruit volgt dat het in het algemeen ontoelaatbaar wordt geacht dat merken worden ingeschreven die een oorsprongsbenaming, geografische aanduiding, traditionele aanduiding of gegarandeerde traditionele specialiteit bevatten. De bepalingen dienen dan ook het algemeen belang. Genoemde aanduidingen worden in het merkenrecht dus niet gezien als een ouder recht waarmee kan worden opgetreden tegen jongere merkinschrijvingen (en dus als relatieve weigeringsgrond). Zij dienen primair om bij het publiek misleiding omtrent de herkomst tegen te gaan.

De toegevoegde waarde van de weigeringsgronden
Oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen
De absolute weigeringsgrond op basis van beschermde oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen is in het merkenrecht niet volkomen nieuw. Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (“de Gemeenschapsmerkenverordening”) voorziet met artikel 7 lid 1 onder k immers reeds in een soortgelijke absolute weigeringsgrond. Deze bepaling zal in de Uniemerkverordening die op 23 maart 2016 in werking treedt slechts beperkt tekstueel worden gewijzigd. Ook artikel 22 van het TRIPS-Verdrag formuleert een vergelijkbare bepaling ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

Opmerkelijk is overigens dat de weigeringsgrond in de nieuwe Merkenrichtlijn zowel als absolute weigeringsgrond (artikel 4 lid 1 onder i) alsook als relatieve weigeringsgrond (artikel 5 lid 3 onder c) wordt vermeld.

De Merkenrichtlijn 2008/95 en het nationale merkenrecht, zoals neergelegd in het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) kenden tot op heden geen specifieke weigeringsgrond voor merken die een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bevatten. In het nationale recht moest men het tot op heden doen met artikel 2.4 sub b BVIE dat bepaalt dat een merk zal worden geweigerd wanneer het merk het publiek kan misleiden omtrent de plaats van herkomst.

Of een merk dat een geografische benaming bevat (per definitie) misleidend is – in de zin van artikel 3, lid 1, sub g, van de merkenrichtlijn 89/104 (voorloper van Richtlijn 2008/95) – wanneer het niet voldoet aan de productspecificaties van de beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, is een vraag die voor gedistilleerde dranken (dus niet voor oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen) in 2011 aan het Hof van Justitie is voorgelegd [Hof van Justitie EU 14 juli 2011, IEF 9945 (BNIC)].  Helaas is het antwoord op deze vraag door het Hof van Justitie bij die gelegenheid onbeantwoord gelaten.

Naast de weigeringsgrond voor misleidende merken kunnen de artikelen 2.11 lid 1 onder c en 2.28 lid 1 onder c BVIE mogelijk ook soelaas bieden. Deze artikelen bepalen dat “tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van plaats van herkomst”, als merk geweigerd worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden. Nu geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in de regel de plaats van herkomst van een landbouwproduct zullen aanduiden, kan hiermee mogelijk ook worden opgetreden tegen merkaanvragen en –registraties die overeenstemmen met dergelijke geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen [Zie onder meer: artikel 8 lid 4 van de richtlijnen van het BBIE, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, pagina 231, HvJ 4 mei 1999, IER 1999, 165 (Windsurfing Chiemsee), waarin het Hof nadere aanwijzingen gaf voor de aanvaardbaarheid van geografische aanduidingen als merk.]. 

Buiten de merkenwetgeving zij nog verwezen naar de Verordening 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (“Verordening kwaliteitsregelingen”) en de Verordening 491/2009 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“GMO Verordening”).

In de Verordening kwaliteitsregelingen treft men in artikel 14 een beperking aan, voor wat betreft het inschrijven van oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen als merk. Een merkaanvraag zal krachtens artikel 14 niet tot registratie leiden wanneer het aangevraagde merk een geregistreerde oorsprongsaanduidingen of geografische aanduidingen bevat en de merkaanvraag betrekking heeft op hetzelfde producttype, voor zover het gebruik van dat merk zou indruisen tegen artikel 13, lid 1 van de Verordening kwaliteitsregelingen. Artikel 13 lid 1 beschermt oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen tegen verschillende gevallen waarin bij de verhandeling van een product uitdrukkelijk of impliciet wordt verwezen naar een geografische aanduidingen in omstandigheden waarin hetzij het publiek kan worden misleid of minstens ertoe kan worden gebracht, een gedachteassociatie te maken met betrekking tot de oorsprong van het product, hetzij de marktdeelnemer ten onrechte kan profiteren van de reputatie van de betrokken geografische aanduiding.

Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in Artikel 118 terdecies van de GMO-Verordening.

Al met al is de uitbreiding van de Merkenrichtlijn met de absolute weigeringsgrond op basis van oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen dus geen verrassing.
Traditionele aanduidingen voor wijn
De absolute weigeringsgronden voor merken die traditionele aanduidingen voor wijn bevatten is evenmin een verrassing. Artikel 7 lid 1 onder j van de Gemeenschapsmerkenverordening bepaalt reeds dat merken niet ingeschreven – en indien reeds ingeschreven nietig verklaard – kunnen worden indien de wijnen een geografische aanduiding ter benoeming van de wijnen bevatten of uit een dergelijke aanduiding bestaan. Artikel 23 van het TRIPs-Verdrag formuleert een vergelijkbare bepaling. Ook in het BVIE bestond reeds een absolute weigeringsgrond van gelijke strekking. In artikel 2.4 sub g van het BVIE is bepaald dat geen recht op een merk wordt verkregen indien het een inschrijving van een merk voor wijnen betreft die geografische aanduidingen ter benoeming van die wijnen bevatten.

Voor zowel de Gemeenschapsmerkhouder als voor de Benelux-merkhouder verandert er met de komst van deze bepaling dus niets.

Gegarandeerde traditionele specialiteiten
Tot slot is in het nieuwe artikel 4 lid 1 onder k ook een weigeringsgrond opgenomen voor merken die overeenstemmen met een gegarandeerde traditionele specialiteit. Deze weigeringsgrond was tot op heden noch terug te vinden in de Gemeenschapsmerkenverordening, noch in de merkenrichtlijn en het BVIE.

Vraagtekens kunnen gesteld worden bij de reikwijdte van deze bepaling. De wetgever lijkt door de wijze van formuleren van de weigeringsgrond mogelijk een resultaat te hebben geschapen dat niet in lijn is met haar bedoelingen. Artikel  4 lid 1 onder k bepaalt “dat geweigerd dienen te worden merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien”. Er staat dus uitdrukkelijk niet dat geweigerd worden, merken die overeenstemmen met een benaming van een gegarandeerde traditionele specialiteit. Uitsluitend indien merken van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge de Uniewetgeving of internationale overeenkomsten, is conform de tekst de weigeringsgrond van toepassing.

Eerder merkten wij reeds op dat artikel 14 en artikel 13 lid 1 van de Verordening kwaliteitsregelingen een bepaling bevat die betrekking heeft op de verhouding tussen merkaanvragen en beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Deze bepalingen hebben echter geen betrekking op gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Gegarandeerde traditionele specialiteiten worden wel beschermd krachtens de Verordening kwaliteitsregelingen (namelijk in artikel 18). Maar deze bepaling specificeert uitsluitend wanneer een gegarandeerde traditionele specialiteit bescherming kan genieten en laat zich niet uit over de vraag hoe wordt omgegaan met merkaanvragen van een datum gelegen na de registratie van de gegarandeerde traditionele specialiteit. De expliciete bepaling op basis waarvan merkaanvragen dienen te worden geweigerd in het geval van een oudere gegarandeerde traditionele specialiteit ontbreekt derhalve.
Ook het TRIPs-Verdrag biedt – anders dan voor beschermde oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn – niet uitdrukkelijk bescherming aan gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Hier dient overigens wel te worden opgemerkt dat een merkinschrijving (die overeenstemt met een gegarandeerde traditionele specialiteit) mogelijk wel nog steeds kan worden geweigerd op de grond dat het merk beschrijvend (als een aanduiding van soort of een ander kenmerk van de waar) of misleidend is. Immers, een traditionele gegarandeerde specialiteit komt volgens artikel 18 van de Verordening kwaliteitsregelingen slechts voor registratie in aanmerking “indien hij een specifiek product of levensmiddel beschrijft” waarbij de naam “traditioneel moet zijn gebruikt om het specifieke product aan te duiden, of het traditionele karakter of de specificiteit van het product aanduidt”. De reeds bestaande weigeringsgronden in de merkenwetgeving (artikelen 2.4 sub b en 2.11 lid 1 sub c BVIE) zouden dus uitkomst kunnen bieden. Deze oplossing verdient echter niet bepaald de schoonheidsprijs.

Conclusie
Nu de Uniewetgever de weigeringsgronden voor beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten heeft opgenomen in de nieuwe Merkenrichtlijn worden de absolute weigeringsgronden voor de gemeenschapsmerken en de nationale merken gelijkgetrokken. Dat is goed nieuws. Voor de weigeringsgronden die betrekking hebben op beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn geldt dat deze weigeringsgronden wel reeds aanwezig waren (bv. in de Verordening kwaliteitsregelingen) en directe werking hadden in het nationale recht, maar dat het logisch is dat ook in de merkenwetgeving nu een bepaling is opgenomen over de ontoelaatbaarheid van deze merken. Dat is immers de meest voor de hand liggende plaats. Voor de houders van een Benelux-merk zal er met de komst van de nieuwe Merkenrichtlijn voor wat betreft de absolute weigeringsgronden van artikel 4 lid 1 i en j weinig veranderen.

Of de wetswijziging ook in voldoende mate bescherming biedt aan gegarandeerde traditionele specialiteiten, is nog de vraag. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de wetgever voor traditionele gegarandeerde specialiteiten een andere bescherming voor ogen heeft gehad dan voor beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn. Desalniettemin lijkt de formulering van de weigeringsgrond van artikel 4 lid 1 onder k weinig behulpzaam nu de toelaatbaarheid (en de weigering) van een merkaanvraag in dit artikel afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van (andere) Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is die in weigering van de merkaanvraag voorziet. Nu een dergelijke expliciete bepaling niet voorhanden is, zal mogelijk moeten worden teruggegrepen op de weigeringsgronden voor beschrijvende of misleidende merken.