Merkenrecht - Droit des marques  

Hof van Beroep Brussel 20 oktober 2015 & Rechtbank Koophandel Brussel 12 september 2013, IEFbe 1603 (Xerox tegen Impro)
Uitspraak aangebracht door Hannes Abraham, Philippe Péters en Tanguy de Haan, NautaDutilh. Merkenrecht. Pan-Europees verbod. Xerox produceert verbruiksgoederen voor printers en distribueert deze aan exclusieve partners en doorverkopers. Wanneer Impro deze partners en doorverkopers vraagt hen de overgebleven voorraden te verkopen start Xerox een procedure. Het ging hier met name om de producten met het teken ‘metered’, welken tot het eerste gebruik eigendom van Xerox blijven. Vraag was of Xerox haar exclusieve merkenrecht ten aanzien van de verbruiksartikelen had uitgeput. Het hof oordeelt dat de producten niet in de EEA op de markt zijn gebracht, danwel dat dit zonder toestemming van Xerox is gebeurd. In plaats van uitputting is er sprake van inbreuk door Impro. Er wordt een pan-Europees verbod door het hof uitgesproken en Impro mag niet langer producten onder de merknaam ‘Xerox’ te verhandelen.

31 Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn zich verzet tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de Uniewetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (met name om de kwaliteit ervan te verzekeren), los van het feit dat deze waren eventueel eerst buiten die zone in de handel zijn gebracht. Het eventueel in de handel brengen van de merkhouder van waren buiten de EER heeft geen enkel uitdovend effect in de zin van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn.

38. Xerox Corporation voert terecht aan dat uit het verslag opgesteld naar aanleiding van het beslag inzake namaak blijkt dat één van de belangrijkste leveranciers van Impro Europe in Zwitserland gevestigd is. Zwitserland maakt geen deel uit van de EER, zodat voor alle waren afkomstig van Zwitserse leveranciers uitputting niet mogelijk is. Xerox Corporation voert eveneens terecht aan dat, zelfs indien zij geen houder was van het merk Xerox in Zwitserland (wat zij weliswaar wel degelijk is), dit gegeven niet pertinent is en het dus ten onrechte door de eerste rechter in overweging werd genomen in het kader van de beoordeling van de uitputting van de merkenrecht van Xerox Corporation met betrekking tot goederen die afkomstig zijn van buiten de EER.

Daar het controlerecht van de merkhouder enkel in de EER geldt en uitgeoefend wordt, is enkel het bestaan van een geldig ingeschreven merk in di territorium relevant. de Vraag of het merk ook al dan niet buiten de EER (bijvoorbeeld in Zwitserland) is ingeschreven, is irrelevant.

42. Het aankopen, aanbieden, verkopen en in voorraad houden in de EER van authentieke producten van Xerox, voorzien van haar merken Xerox of Phaser, vergezeld van het teken ‘metered’ of voorzien van haar merken PagePack en eClick zijn inbreukmakende handelingen van gebruik in de zin van artikel 9.2. c) GMVO en artikel 2.20.2. c BVIE.

Impro Europe blijft in gebreke om enig element voor te leggen waaruit de toestemming van Xerox Corporation blijkt om (elk exemplaar van) haar authentieke producten binnen de EER aan te kopen, te verhandelen of in voorraad te houden.

Gelet op dit gebrek aan bewijs van toestemming vanwege Xerox Corporation, staat de inbreuk door Impro Europe op de merkrechten van Xerox Corporation vast.

De cumulatieve toepassingsvoorwaarden van de artikelen 2.20.1 a BVIE en 9.1. a) GMVO zijn immers vervuld, te weten gebruik in het economisch verkeer, van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren of diensten als deze waarvoor het merk werd ingeschreven, dat afbreuk doet aan één van de functies van het merk.

Dat de eerste drie voorwaarden vervuld zijn, blijkt uit hetgeen hiervoor werd uiteengezet. Dat de vierde voorwaarde vervuld is, kan niet ernstig betwist worden. Iedere handeling van een derde die de houder van een in één of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet gebruik te maken van zijn (in de hiervoor geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie erkende) recht om de eerste verhandeling van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, doet immers naar haar aard en afbreuk aan de essentiële functie van het merk.

Xerox Corporation is gerechtigd zich te verzetten tegen de verhandeling van de litigieuze goederen in de EER, aangezien zij hiervoor geen toestemming heeft verleend.

Op andere blogs:
IPKat

Hof van Beroep Brussel 24 november 2015, IEFbe 1602 (Seven Cycles tegen N*7EvenBikes)
Uitspraak aangebracht door Jeroen Muyldermans, Altius. Merkenrecht. Eerder: IEFbe 870. Seven Cycles en N7evenbikes zijn allebei actief op de Belgische markt voor racefietsen. N7evenbikes vordert op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen en kwade trouw de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk Seven Cycles. Deze vordering wordt afgewezen. Seven Cycles vordert dat N7evenbikes wordt veroordeeld tot het staken van de inbreuk op haar Gemeenschapsmerk. Deze vorderingen, gebaseerd op art. 9.1. b) GMV en haar handelsnaam, worden gegrond verklaard en toegewezen.

De vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk SEVEN CYCLES gesteund op artikel 52.1. b) GMV
13. Uit het bovenstaande volgt dat het Unierechtelijk begrip kwade trouw voornamelijk doelt op gevallen waarin een derde een eerder gebruik maakte van een teken als merk, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd.

14. (…) Seven Cycles kan, als internationale in de VS gevestigde onderneming, evenmin worden verondersteld kennis te hebben van alle exposanten die deelnamen aan één specifieke beurs, te weten Velofollies in Kortrijk in januari 2010, te meer daar zij zelf niet op deze beurs die dat jaar werd gehouden, aanwezig was. Bovendien blijft geïntimeerde in gebreke om aan te tonen welke de omvang is van het gebruik dat zij beweerdelijk op die beurs gemaakt heeft van het teken “n7even”. Geïntimeerde legt weliswaar een factuur neer waaruit deelname aan de beurs zou moeten blijken, docht uit geen enkel element (zoals foto’s) blijkt dat zij op die beurs fietsen onder het teken “n7even” (als merk) tentoongesteld of te koop heeft aangeboden.

Geïntimeerde bewijst dan ook niet dat appellante behoorde te weten, laat staan effectief wist, dat geïntimeerde een voorgebruik maakte van een overeenstemmend teken met betrekking tot dezelfde of overeenstemmende waren.

Evenmin staat vast dat er sprake is van wat het Hof van Justitie in haar rechtspraak aanduidt als “een algemene bekendheid” waaruit men zou kunnen afleiden dat appellant van het aangevoerde voorgebruik op de hoogte diende te zijn. Wel integendeel, de feiten tonen duidelijk aan de lancering van de “n7even” fietsen zich op dat moment nog in een beginfase bevond.

De inbreukvordering gesteund op artikel 9.1. b) GMV
20. (…) Zoals reeds gesteld, bestaat het relevante publiek van waterflessen (klasse 21) en kleding, schoeisel en hoofddeksels (klasse 25) uit de normale geïnformeerd en redelijk omzichtige en oplettende consument van deze waren in de Europese Unie. Het betreft gangbare goederen van een relatief geringe waarde die regelmatig door het relevante publiek worden aangekocht.

Wat de fietsen en frames betreft, oordeelt het hof, rekening houdend met de bewoordingen gebruikt in de merkinschrijving, doch eveneens met het gegeven dat het geen consumptiegoederen betreft doch duurzame goederen, die weliswaar niet uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt, doch die toch slechts één maal om de zoveel jaar worden aangekocht en die een hogere waarde hebben dan loutere consumptiegoederen, dat het aandachtsniveau van het relevante publiek van deze waren licht verhoogd is.

21. (…) Hieruit volgt dat zowel in het ingeroepen merk als in de aangevochten tekens, de elementen “SEVEN” en “7EVEN” een zelfstandig onderscheidende plaats behouden.

Op basis van deze dominante en onderscheidende elementen dient vervolgens de mate van fonetische, visuele en begripsmatige overeenstemming te worden bepaald.

(…) Rekening houdende met het feit dat het bestanddeel “7EVEN” een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in de aangevochten tekens, is er ook sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming met het dominante bestanddeel in het oudere merk, te weten “SEVEN”.

Verder toont de beoordeling van de conceptuele of begripsmatige overeenstemming van de dominante en onderscheidende (woord)elementen duidelijk aan dat zij beiden verwijzen naar ‘zeven’ of het ‘nummer zeven’. Aangezien dit getal geen directe link heeft met de waren in kwestie, stelt appellante terecht dat merk en teken conceptueel identiek zijn.

Het hof besluit in het kader van de auditieve, visuele en begripsmatige vergelijking waartoe werd overgegaan dat het door appellante ingeroepen merk en de aangevochten tekens conceptueel identiek zijn en er tevens minstens een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemming bestaat.

22. In het bijzonder de identiteit van de waren, het gegeven dat het merk de aangevochten tekens conceptueel identiek zijn en de zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en tekens, alsmede het onderscheidend vermogen van het oudere merk, maken het voldoende aannemelijk dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar (een zuiver hypothetisch en zelf indirect verwarringsgevaar volstaat, zonder dat effectieve verwarring dient bewezen te worden).

24. Het hof besluit, alle relevante omstandigheden in acht genomen, dat appellante zich nuttig kan beroepen op artikel 9.1 b) GMV.

31. (…) Hierboven werd reeds geoordeeld dat beide tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen. Geen, of weinig belang kan worden gehecht aan de elementen “bikes” en “cycles”, gezien deze niet van aard zijn van een fietsenwinkel of fietsenbedrijf aan te duiden. De (auditieve) overeenstemming tussen het element “seven” en “number seven” is reeds voldoende.

Het tweede criterium is de mate van identiteit of overeenstemming tussen de aard van de uitgeoefende activiteiten. De activiteiten van partijen zijn identiek: zij verkopen en verdelen beiden fietsen en fietsenaccessoires. De omstandigheid dat Seven Cycles geen ‘eigen’ handelspand heeft met uithangbord, is geenszins doorslaggevend of zelfs pertinent, nu Seven Cycles wel degelijk de handelsnaam van Seven Cycles gebruikt bijvoorbeeld op beurzen en in elk geval gezien het gebruik van haar website onder de domeinnaam.

Het derde criterium is het geografische bereik of de territoriale overlapping van de activiteiten. Via hun respectieve domeinnamen en dealer(s) richten beide partijen zich in casu tot heel België.

Uit het bovenstaande volgt dat er een reëel gevaar bestaat op verwarring tussen de respectieve handelsnamen van de partijen in België. Indicatief daarvoor is stuk V.3 van appellante, alsmede de omstandigheid dat wanneer de consument via Google op zoek gaat naar Seven Cycles in België, hij op de tweede plaats van de natuurlijke zoekresultaten verwezen wordt naar de website van N7even (stuk V.6 van appellante).

De vordering van appelante gesteund op de handelsnaam
32. Het hof besluit dat de vordering van appellante gesteund op haar handelsnaam “Seven Cycles” gegrond is.

Gerecht EU 3 december 2015, IEFbe 1601; ECLI:EU:T:2015:928; T-695/14 (Omega)
Merkenrecht. Beeldmerk. Omega heeft een gemeenschapsbeeldmerkaanvraag gedaan dat door het BHIM wordt geweigerd op absolute gronden, het ontbreekt aan onderscheidend vermogen. De gemiddelde consument beperkt zich tot een oppervlakkig onderzoek naar het merk dat slechts een gestyleerde versie van de letter oméga voorstelt. Het beroep wordt verworpen.

48      Cette considération est d’autant plus applicable à l’appréciation de l’éventuel caractère distinctif d’un signe. En effet, si le consommateur moyen ne se livre pas à un examen des différents détails d’une marque, laquelle constitue, par définition, une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service et, en d’autres termes, possède un caractère distinctif, il ne procédera certainement pas à un examen détaillé d’un signe dont il n’est même pas certain qu’il possède un tel caractère.

49      Compte tenu également de cette considération, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a, en substance, considéré que le consommateur moyen qui, en règle générale, se limitera en un examen superficiel du signe en cause ne verra pas en lui une représentation stylisée de la lettre oméga. Il est, en effet, beaucoup plus probable que ce consommateur percevra ledit signe de la manière indiquée par la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée.

Gerecht EU 8 oktober 2015, IEFbe 1592; ECLI:EU:T:2015:769 (Rummikub-doos)
Merkenrecht. Vormmerk. Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk in de vorm van een spellendoos wordt afgewezen op absolute grond, vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen. Het BHIM kan zich baseren op algemeen bekende feiten die volgen uit de praktische ervaring die doorgaans wordt opgedaan bij de commercialisering van algemene verbruiksgoederen, zonder dat het nodig is specifieke voorbeelden aan te geven. Het beroep wordt verworpen.

43      Bovendien kan evenmin worden ingestemd met het argument waarmee wordt betoogd dat de kamer van beroep een fout zou hebben begaan door geen bewijzen aan te dragen tot staving van haar omschrijving van het relevante publiek en zijn aandachtsniveau. Van het BHIM kan niet worden verlangd dat het een economische marktanalyse maakt of zelfs een enquête onder de consumenten houdt om vast te stellen in hoeverre deze letten op de verschijningsvorm van waren die tot een bepaalde categorie behoren [arrest van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaloïde tablet), T‑194/01, Jurispr., EU:T:2003:53, punt 48].

51      Daaruit volgt eveneens, zonder dat uitspraak over de ontvankelijkheid van de daartoe overgelegde bewijzen hoeft te worden gedaan, dat verzoeksters stelling dat de kamer van beroep een fout zou hebben begaan door te verwijzen naar andere waren die op de markt voorhanden zijn terwijl het gaat om namaak, niet relevant is.

53      In casu is de kamer van beroep op basis van een volledig onderzoek en rekening houdend met de perceptie door het relevante publiek tot de slotsom gekomen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Zoals blijkt uit de punten 42 tot en met 51 hierboven, volstaat deze vaststelling op zich om te besluiten dat de in artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bedoelde absolute weigeringsgrond in de weg staat aan inschrijving van het betrokken driedimensionale teken als gemeenschapsmerk voor de betrokken waren.

55      Hieruit volgt dat de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk voor alle betrokken waren onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

Gerecht EU 18 november 2015, IEFbe 1591; ECLI:EU:T:2015:863 (Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto)
Merkenrecht. Oorsprongsbenaming. Nietigheidsprocedure gericht tegen Gemeenschapswoordmerk PORT CHARLOTTE voor whiskey op basis van oudere oorsprongsbenamingen PORTO en PORT. Onjuiste feitelijke vaststelling betreffende de naam Oporto, bescherming van de woorden „porto” en „port” als geografische aanduidingen per se en niet als „equivalenten” en bescherming van de oorsprongsbenamingen voor wijn niet alleen krachtens verordening nr. 491/2009, maar ook krachtens het nationale recht. De beslissing wordt vernietigd, vanwege vermeende miskenning van de Portugese oorsprongsbenaming „porto” of „port” op basis van nationale recht.

40      In casu staat vast dat de oorsprongsbenamingen „porto” of „port” zijn beschermd op grond van Decreto-Lei n° 173/2009 en Decreto-Lei n° 212/2004, de 23 de Agosto de 2004 (Portugees wetsdecreet nr. 212/2004 van 23 augustus 2004) en van het Portugees wetboek van intellectuele eigendom, met als gevolg dat zij eerst in de lijst van de v.q.p.r.d. en vervolgens in de database E-Bacchus zijn opgenomen (zie artikel 118 vicies, lid 1, laatste volzin, juncto artikel 118 quindecies van verordening nr. 491/2009). Overeenkomstig artikel 54, lid 2, onder a), van verordening nr. 1493/1999 omvatten de v.q.p.r.d. immers „in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitslikeurwijn, hierna ,v.l.q.p.r.d.’ genoemd, die beantwoordt aan de definitie van likeurwijn”, en krachtens artikel 54, lid 4, van diezelfde verordening moeten de lidstaten met betrekking tot die v.q.p.r.d. de Commissie de lijst verstrekken van door hen erkende v.q.p.r.d., met opgave, voor elk van deze v.q.p.r.d., van de nationale bepalingen die voor de productie en de bereiding ervan gelden. Voor de toepassing van artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009 moest het BHIM bijgevolg rekening houden met het feit dat deze oorsprongsbenamingen krachtens het nationale recht beschermd waren, hetgeen de kamer van beroep in casu heeft gedaan (zie de punten 17 en 18 van de bestreden beslissing). Overigens wordt dit oordeel niet ontkracht door het argument dat er op nationaal niveau en op het niveau van de Unie beschermingsregelingen naast elkaar bestaan, dat verzoeker met name ontleent aan bepaalde voorstukken van de Commissie (zie punt 28 hierboven), aangezien deze stukken noch de omvang noch de precieze voorwaarden van deze bescherming betreffen.

48      In casu blijkt uit het dossier dat verzoeker zich zowel tijdens de procedure voor het BHIM als in de loop van het geding herhaaldelijk met behulp van diverse bewijsstukken heeft beroepen op de toepasselijke regels van Portugees recht betreffende de bescherming van de oorsprongsbenamingen „porto” en „port” en de beslissingspraktijk van de Portugese rechterlijke instanties en autoriteiten dienaangaande. Bovendien heeft de kamer van beroep noch het BHIM gesteld dat verzoeker niet heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast. De kamer van beroep was in die omstandigheden, gelet op haar verplichting krachtens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 om de feiten ambtshalve te onderzoeken en gelet op haar zorgvuldigheidplicht [zie in die zin arrest van 15 juli 2011, Zino Davidoff/BHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T‑108/08, Jurispr., EU:T:2011:391, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak), evenwel niet gerechtigd om geen acht op de bewijsstukken te slaan en de betrokken Portugese regeling niet toe te passen op grond dat de bescherming van deze oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen uitsluitend door verordening nr. 491/2009 werd geregeld of zelfs tot de uitsluitende bevoegdheid van de Unie behoorde (punt 14 van de bestreden beslissing).

Gerecht EU 26 november 2015, IEFbe 1590; T-390/14; ECLI:EU:T:2015:897 (KANGOO JUMPS)
Positie/vormmerk. Établissement Amra vraagt een gemeenschapspositiemerk aan voor Kangoo Jumps, dat wordt geweigerd op absolute gronden vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het beroep wordt afgewezen. Het aangevraagde merk is slechts de som van elementen die een technische, functionele of ornamentele rol vervullen en daarom geen herkomstfunctie heeft.

22      In that connection, first, it should be recalled that it is clear from the case-law that, in so far as the applicant relies on the distinctive character of the mark applied for, notwithstanding the examiner’s findings, the onus is on the applicant to provide specific and substantiated evidence that the trade mark applied for has an intrinsic distinctive character, since it is much better placed to do so, given its thorough knowledge of the market (see judgments of 15 March 2006 in Develey v OHIM (Shape of a plastic bottle), T‑129/04, ECR, EU:T:2006:84, paragraphs 19 and 21 and the case-law cited, and 15 June 2010 in X Technology Swiss v OHIM (Orange colouring of the toe of a sock), T‑547/08, ECR, EU:T:2010:235, paragraph 43 and the case-law cited).

23      Furthermore, it should be observed that when the Board of Appeal finds that the mark applied for has no intrinsic distinctive character, it may base its examination on the facts arising from practical experience generally acquired from the marketing of general consumer goods which are likely to be known by anyone and are, in particular, known by the consumers of those goods. In such cases, the Board of Appeal is not obliged to give examples of such practical experience (see judgments of 3 February 2011 in Gühring v OHIM (Combination of the colours broom yellow and silver grey), T‑299/09 and T‑300/09, EU:T:2011:28, paragraph 36 and the case-law cited, and of 19 September 2012 in Fraas v OHIM (Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red), T‑50/11, EU:T:2012:442, paragraph 27).

24      Therefore, in the light of the case-law cited in paragraphs 22 and 23 above, it must be held, first, that it is indeed for the applicant to provide specific and substantiated evidence establishing the distinctive character of the mark applied for and, second, that the Board of Appeal could, where appropriate, base its reasoning on practical experience generally acquired from the marketing of general consumer goods, the goods covered by the mark applied for belonging to that category.

25      Second, it should be recalled that novelty or originality are not relevant criteria for the assessment of the distinctive character of a trade mark, so that, in order for a trade mark to be registered it is not sufficient for it to be original, but it must differ substantially from the basic shapes of the goods concerned, commonly used in trade, and that it does not appear as a simple variant of those shapes (see judgments of 14 September 2009 in Lange Uhren v OHIM (Geometric shapes on a watch face), T‑152/07, EU:T:2009:324, paragraph 71 and the case-law cited and of 11 July 2013 in Think Schuhwerk v OHIM (Red shoe lace end caps), T‑208/12, EU:T:2013:376, paragraph 47).

26      As OHIM rightly states, it cannot be held that the applicant’s trade mark, which is essentially composed of two arching springs separated by elastic plastic straps, departs significantly from the basic shape of the goods concerned. The way in which the elements of the mark applied for are combined cannot confer on it a distinctive character. The mark applied for therefore consists of a simple variation of the basic shapes of the goods concerned. The fact that various models of rebound boots exist on the market does not give the model covered by the mark applied for a distinctive character. Even if the lower part of the model of the applicant’s rebound boots could be regarded as unusual that is not sufficient, in the present case, to influence the overall impression made by the mark applied for to such a degree that it could be said to depart significantly from the norm or customs of the sector and thereby to be capable of fulfilling its essential function.

27      Third, it must be stated that the word and figurative elements of the mark applied for, namely the expression ‘kangoo jumps’, placed on the upper and lower spring layer and the groups of letters ‘kj’ and ‘xr’ appearing on the ends of the intermediate elastic plastic straps are extremely minor in the mark applied for, regardless of the quality of the representation of the latter provided by the applicant and, therefore, they are of such a superficial nature that they do not bring any distinctive character to the mark applied for as a whole. In the present case, such elements do not present any aspect enabling that mark to accomplish its essential function as regards the goods and services concerned by the application for registration.

28      Fourth, as regards the argument, that the relevant public is easily able to recognise the shape of the spring mounted on the applicant’s rebound boots as that shape appears in different media such as video clips, magazines or promotional articles, which show that rebound boots carrying the mark applied for are widely distributed in the European Union, it suffices to hold that at no time has the applicant claimed the existence of distinctive character acquired through use, for the goods for which registration is sought, within the meaning of Article 7(3) of Regulation No 207/2009. Furthermore, the applicant has not produced any evidence to show that its presence on the market could establish in itself that the mark applied for had intrinsic distinctive character within the meaning of the case-law cited in paragraph 22 above.

29      Therefore, the finding of the Board of Appeal, in paragraph 30 of the contested decision, that the mark applied for as a whole is only the sum of various elements fulfilling a technical, functional or ornamental role and that it is accordingly not capable of indicating the origin of the goods must be upheld.

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 6 november 2015, IEFbe 1588 (Gold Meat Belgium tegen Leyco)
Uitspraak ingezonden door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen normaal gebruik beeldmerk. Vervallenverklaring. Gold Meat is houdster van het beeldmerk Pickanterie. Waar eerst Gold Meat leverancier van pikanterie aan Delhaize was, werd begin 2015 deze positie overgenomen door Leyco. Gold Meat vordert dat Leyco het gebruik van het beeldmerk staakt. De voorzitter oordeelt het beeldmerk vervallen wegens gebrek aan normaal gebruik. De vorderingen worden afgewezen.

24. Uit de van het dossier blijkt dat Gold Meat op haar internet-pagina's enkel de omschrijvende woorden "pickanterie” of "Pick'antede" gebruikt, maar niet haar beeldmerk, om pickanterie aan te duiden (zie stukken C1 en C2 bundel Delhaize). Dat wordt bevestigd door het merendeel van de stukken die Gold Meat zelf voorlegt waarin geen enkele keer het beeldmerk voorkomt:
(…)
AI die stukken hebben gemeen dot er nergens gebruik wordt gemaakt van het litigieuze beeldmerk. Ze bevatten Iouter een verwijzing naar het soortproduct pickanterie (zoals bijvoorbeeld ook naar kipkap wordt verwezen), overigens zonder dat zelfs maar wordt bewezen dat dat woord - laat staan her beeldmerk - op de producten zelf werd aangebracht.

25. Het gebruik van de woorden "pickanterie" of "Pick'anterie" is geen normaal gebruik van het beeldmerk, noch is het gebruik van een gewijzigd teken een normaal gebruik van het beeldmerk.

26. Het beeldmerk PICK'ANTERIE bevat eveneens belangrijke figuratieve elementen. Die figuratieve elementen domineren her beeldmerk en het zijn bijgevolg die figuratieve elementen die ervoor zouden kunnen zorgen dat her merk eventueel voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk ingeschreven te zijn voor vleesproducten en met name pikanterie. De eenvoudige vermelding van de woord "Pickanterie" en/of "Pick'anterie" ter aanduiding van de pickanterie kan dus bezwaarlijk gelden als een normaal gebruik van het litigieuze beeldmerk.

27. Maar ook het gebruik van een gewijzigd teken kan niet gelden als een normaal gebruik van her Iitigieuze beeldmerk, zoals blijkt uit de geciteerde rechtspraak.

30. Het bewijs van een normaal gebruik moet objectief en concreet worden geleverd: "Het bewijs van her normaal gebruik dient te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.“

Dit afdoend gebruik moet worden bewezen aan de hand van concrete objectieve elementen over "de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van bet gebruik.

Het normale gebruik van een merk kan "niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens (...) worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van bet merk op de betrokken markt bewijzen.

De Rechtbank van koophandel te Gent oordeelde aldus dat het merk POWERROOF moest worden doorgehaald omdat "Uit de door verweerster voorgelegde stukken blijkt dat verweerster bet merk Powerroof gebruikt in haar catalogi, folders en promotiemateriaal zonder dat verweerster een daadwerkelijke commercialisering van de waren op de markt aantoont (...).,,

De loutere publicatie van het litigieuze beeldmerk van Gold Meat in vier advertenties in vaktijdschriften en her gebruik van de drie etiketten bij een etiketcontrole tonen geenszins een daadwerkelijke commercialisering aan van de waren onder dat beeldmerk en gelden niet als een normaal gebruik. Her enige gebruik dat Gold Meat heeft gemaakt in de relevante periode strookt niet met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

Rechtbank van Koophandel Gent 4 november 2015, IEFbe 1584 (Filou Company tegen Brouwerij van Honsebrouck)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Altius. Merkenrecht. Eiseres ontwerpt, produceert en verkoopt kinderkleding onder het merk FILOU & FRIENDS. Verweerster exploiteert een bierbrouwerij en heeft een blond speciaalbier ontwikkeld welke onder de naam FILOU wordt verkocht. FILOU & FRIENDS beroept zich op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en stelt dat het gebruik van FILOU voor bieren afbreuk doet aan de reputatie van haar algemeen bekende merk. De rechtbank neemt op grond van het aantal winkels en de investeringen die eiseres heeft gedaan in haar merkbekendheid aan dat zij een bekend merk vormt in de zin van het BVIE. Door het grote verschil tussen de waren en doelgroepen en het feit dat tekens niet identiek zijn is verwarring bij het publiek echter niet waarschijnlijk volgens de rechtbank. Het subsidiaire beroep op het handelsnaamrecht wordt om dezelfde reden niet toegekend. De vorderingen worden afgewezen.

Merkbekendheid
Het aantal winkels en de verspreiding ervan, het gebruik van het merk FILOU & FRIENDS sedert 2005, de radio- en televisiespots, de gepubliceerde artikels waarin naar het merk verwezen wordt, de inspanningen die eiseres doet om het merk te beschermen, de omvang van de gevoerde reclame zijn voldoende relevant en geobjectiveerd om het merk als bekend te beschouwen in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE.

Gebruik zonder geldige reden in het economisch verkeer van een gelijk of overeenstemmend teken voor niet soortgelijke waarden
Dat er enige overeenstemming is tussen de merken FILOU & FRIENDS, P’TIT FILOU en FILOU kan moeilijk worden ontkend. Temeer dat verweerster hierbij eveneens bewust verwijst naar een kind. Weliswaar is de auditieve gelijkenis enigszins groter dan het visuele aspect. Wanneer men het etiket op de bierfles van verweerster ziet is er een andere stijl zichtbaar. Bovendien is FILOU niet identiek aan FILOU & FRIENDS.

Daarentegen zijn de waren waarvoor verweerster haar merk gebruikt niet gelijksoortig. Bier tegenover kinderkleding, het gebruik ervan is verschillend, ze zijn niet complementair noch concurrerend en gebeuren via andere distributiekanalen.

Uit het gebruik van het teken wordt een ongerechtvaardigd voordeel getrokken of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk
(…) Eiseres bewijst niet op welke wijze verweerster ongerechtvaardigd voordeel zou halen uit de bekendheid van de merken van eiseres, of op welke wijze verweerster het merk FILOU & FRIENDS en P’TIT FILOU zou exploiteren, of nadeel zou toebrengen.

Het is weinig waarschijnlijk en niet bewezen dat een relevant deel van het betrokken publiek een verband legt tussen beide merken van eiseres en het teken en merk van verweerster:
- Het merk en het teken van verweerster is niet identiek aan de merken van eisers
- Het relevante doelpubliek voor de merken is verschillend
- De waren zijn totaal verschillend

Handelsnaam
(…) Volgens eiseres ontstaat door het gebruik van de naam FILOU voor een bier, verwarringsgevaar tussen haar producten en bier. Het risico op verwarring dient in concreto beoordeeld. Gelet op het feit dat de handelsactiviteit van eiseres en de door haar verkochte kinderkleding geen verwarring mogelijk maakt met de activiteiten en producten van verweerster is er geen inbreuk op de handelsnaamrechten van eiseres bewezen.

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 14 oktober 2015, IEFbe 1557 (Daiichi Sankyo tegen  PI Pharma)
Uitspraak ingezonden door Carina Gommers, Liesbeth Weynants, HOYNG ROKH MONEGIER. Merkenrecht. Parallelle invoer. Daiichi Sankyo is een farmaceutische bedrijf en onder het merk PRAREDUCT een origineel referentieproduct op de markt. PI Pharma voert generieke geneesmiddelen in van Ranbaxy onder de naam en het merk PRAREDUCT. De stakingsrechter stelt vast dat PI Pharma door een pravastatine bevattend product geproduceerd door Ranbaxy vanuit Nederland naar België in te voeren en dat ditzelfde product in een product met merk en naam Prareduct(r) van Daiichi Sankyo te herverpakken en op de markt te brengen, een inbreuk uitmaakt op het op het Benelux merk Prareduct (...) op het gemeenschapswoordmerk Daiichi Sankyo en haar beeldmerk .

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 25 augustus 2015, IEF 15365 / IEFbe 1553; C-494/15 (Tommy Hilfiger Licensing ea)
Handhaving. Verweerster Delta Center verhuurt als huurder van een marktterrein in Praag plaatsen op die markt aan onderhuurders (marktkramers). In de standaardovereenkomst is opgenomen dat de marktkramers zich moeten houden aan de geldende regelgeving, en wordt gewaarschuwd voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door verkoop van nagemaakte goederen.

Verzoekers hebben een zaak tegen haar aangespannen en eisen dat zij geen overeenkomsten voor onderverhuring van marktplaatsen meer mag aangaan zonder een clausule op te nemen waarin onderhuurders verklaren zich te onthouden van schending van intellectuele eigendomsrechten, dat de verhuurder de huur kan opzeggen wanneer de rechten van verzoekers geschonden worden, dat overtreders in het vervolg van de markt worden geweerd en publicatie van het vonnis. De Rb Praag verwerpt deze eisen omdat zij buiten de corrigerende maatregelen van de nationale regelgeving vallen. Ook ziet hij geen reden de vordering toe te wijzen op grond van bescherming van de goede reputatie aangezien het voor de koper duidelijk is dat de op de markt verkochte goederen namaak zijn en geen goederen van verzoekende partijen.

Verzoekers gaan in beroep bij het Praags gerechtshof, maar daar wordt het vonnis van de eerste rechter bevestigd (05-12-2012). Het hof oordeelde dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de inbreuken op de rechten en de aangeboden diensten (verwijzend naar de considerans en artikel 10 van RL 2004/48). Het ter beschikking stellen door een tussenpersoon van verkoopplaatsen is een normale dienst en het is niet eigen aan die dienst om inbreuk te maken op rechten van derden. Verweerster heeft door de verhuur niet de mogelijkheid geschapen voor de verkoop van nagemaakte goederen. Het door verzoekers aangehaalde arrest C-324/09 is hier niet van toepassing aangezien het daarin een elektronische marktplaats betreft. Verzoekers gaan in cassatie bij de verwijzende rechter.

Bij de verwijzende TSJ rechter (Hooggerechtshof) stellen verzoekers dat het Praagse hof het begrip ‘tussenpersoon’ ruim moet uitleggen, verwijzend naar het arrest C-324/09. Er is geen verschil meer tussen een elektronische en een werkelijke marktplaats. Daarnaast blijven zij bij aantasting van de reputatie. De verwijzende rechter stelt de volgende vragen aan het HvJEU:

1. Is de huurder van een marktplaats, die aan afzonderlijke marktkramers marktkramen verhuurt evenals plaatsen waarop marktkramen kunnen worden opgesteld, een tussenpersoon wiens diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectueel-eigendomsrecht in de zin van artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten?
2. Is het mogelijk om aan de huurder van een marktplaats, die aan afzonderlijke marktkramers marktkramen verhuurt evenals plaatsen waarop marktkramen kunnen worden opgesteld, maatregelen op te leggen zoals voorzien in artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, onder dezelfde voorwaarden als die welke door het Hof van Justitie in zijn arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, zijn geformuleerd met betrekking tot het opleggen van maatregelen aan de uitbaters van een elektronische marktplaats?