Merkenrecht - Droit des marques  

OHIM Invalidity division 10 december 2014, IEFbe 1091 (CHUNK - Noosa tegen Desir)
Uitspraak ingezonden door Marlou van de Braak en Ivy de Bruijn, Hoyng Monegier. Merkenrecht. Noosa is met succes een nietigheidsprocedure gestart tegen Europees woordmerk CHUNK. Er is voldoende bewijs overlegd (waaronder KvK-inschrijving, domeinnaam-whois, Benelux en EU-merken) waaruit blijkt dat het merk identiek aan dat van Noosa te kwader trouw is geregistreerd. Merkhouder had van Noosa al een cease and desist-letter ontvangen. Het feit dat merknamen niet werken genoemd, is geen legitieme reden om het teken te registreren, wetende dat een ander het al gebruikt.

The evidence is indicative of bad faith since it demonstrates that the proprietor knowingly filed an registered a Community trade mark, identical to that of the applicant's and covering identical goods and services. The applicant had already contacted the proprietor via the cease and desist letter informing them of the breach of their design and copyright rights. The fact that trade marks were not mentioned at that time is not a legitimate reason for the proprietor to register a sign, knowing that another party is using it, particularly when they are already infringing other rights. Moreover there is evidence that the CTM proprietor has already encountered problems and face fines due to infringing intellectual property rights that belong to ohters.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 20-tal oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE oktober/OBPI octobre 2014.

Svea Court of Appeal 6 november 2014, IEFbe 1084 (G-Star Raw tegen H&M)
Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen, BANNING en Henrik Wistam, Lindahl. Eerdere 'Elwood-zaken' op IE-Forum.nl. ‘The conclusion by the Court of Appeal is therefore that an assessment of the facts, which G-Star has invoked constitute OrignalElwood – including the five design elements – leads up to the conclusion that the work, in the manner being alleged by G-Star, does not meet the required level of originality.

Accordingly, the work invoked by G-Star, in the manner claimed by G-Star, does not have copyright protection. In its assessment the Court of Appeal takes into consideration that G-Star, against the denial of H&M, has not succeeded in proving in detail what the five particularly invoked design elements on OriginalElwood looked like.’
Lees verder

Hof van Beroep Antwerpen 27 november 2014, IEFbe 1080 (C.T.K. tegen USE IT GROUP)
Uitspraak aangebracht door Geert Philipsen, GSJ advocaten. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Inbreuk. Op basis van de merkregistratie 'bouwsoft' uit 2010 wordt gebruik van een in maart 2003 geregistreerde domeinnaam www.bouwsoft.com verboden. Grondslag is ongerechtvaardig voordeel (2.20 lid 1 sub d BVIE) en anterioriteit in gebruik door de merkhouder van www.bouwsoft.be (maart 2003). Inbreuk op basis van art. XII.22 en XII.23 WER wordt niet aangenomen, omdat niet is aangetoond dat kwade trouw aanwezig was tijdens registratie. Wel is er sprake van verwarring, dus een inbreuk op art. VI.104 WER. Het Hof verwerpt het beroep met als enige wijziging de vaststelling van inbreuk op het woordmerk 'bouwsoft'.

Inzake Domeinnamenwet en WER:

De partijen zijn voorbij gegaan aan het feit dat de Domeinnamenwet is opgeheven bij Wet van 15 december 2013 houdende invoeging van Boek XII, “Recht van de elektronische economie”, in het Wetboek van Economisch Recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van Economisch Recht.

Deze wet trad in werking op 31.05.2014.

Het WER voorziet inzake het verbod van registreren van domeinnamen in artikelen XII.22 en XII.23 soortgelijke bepalingen als in artikelen 3 en 4, lid 2 van de Domeinnamenwet. De opgeven bepaling van de Domeinnamenwet inzake de mogelijkheid tot staking, doorhaling, overdracht en publicatie zijn in grotendeels gelijkluidende bewoordingen overgenomen in art. XVII.23 §2, §3 en §5 WER.

Deze bepalingen, net als die van de opgeheven Domeinnamenwet, laten evenwel enkel toe op te treden tegen de registratie te kwader trouw van een domeinnaam en niet tegen het latere gebruik ervan te kwader trouw. Door voorwaarden moeten beoordeeld worden op het ogenblik van registratie.

Door Use It is onvoldoende aangetoond dat de registratie op 6 december 2003 door C.T.K. plaats vond met het doel om haar te schaden of een ongerechtvaardigd voordeel uit de domeinnaam te halen. Dat zij hieruit later een ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken, zoals hoger is uiteengezet, bewijst nog niet haar kwade trouw op het ogenblik van de registratie.

Volledigheidshalve merkt het hof op dat, vermits de Domeinnamenwet enkel de wederrechtelijke registratie van de domeinnaam viseert en niet de wederrechtelijke instandhouding ervan, en de wet pas op 19 september 2003 in werking trad, de stakingsvordering ingesteld tegen een registratie daterend 6 maart 2003 in elk geval niet op die grond kan worden toegestaan.

Gerecht EU 25 november 2014, IEFbe 1072, zaak T-556/13 (Original Eau de Cologne)
Merkenrecht. Geografische aanduiding. Het Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller e.V. heeft ORIGINAL EAU DE COLOGNE als collectief gemeenschapswoordmerk willen registreren, maar dat wordt door het OHIM geweigerd. Het teken zou beschrijvend zijn voor de waren en mist onderscheidend vermogen ex 7 lid 1 (b). De toevoeging ORIGINAL is slechts beschrijvend om het van 'namaak' en 'onecht' te onderscheiden. Van "Relokalisierung" van een geografische aanduiding (66 lid 2 Verordening 207/2009) is geen sprake. Het beroep wordt afgewezen.

16 En l’espèce, il y a lieu de relever que la chambre de recours a estimé que la marque demandée serait comprise comme se référant à un parfum, l’eau de Cologne, lequel serait un original et non une copie, et qu’elle était donc exclusivement composée d’éléments décrivant la nature et les caractéristiques du produit concerné. La chambre de recours a ensuite considéré que l’élément « eau de cologne » ne contenait aucune indication décrivant l’origine géographique du produit concerné, de sorte que la dérogation prévue à l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 n’était pas applicable.

22 S’agissant, enfin, de la perception du signe pris dans sa globalité, il y a lieu de constater que, eu égard à sa composition, ledit signe sera perçu par le public pertinent comme désignant un type de parfum, en l’occurrence de l’eau de Cologne, lequel serait un original et non une copie ou une contrefaçon.

23 En ce qui concerne, deuxièmement, la nature du rapport existant entre le signe en cause et le produit concerné, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que ce signe pouvait servir à désigner la nature de ce produit. En effet, eu égard à sa signification, ce signe sera perçu par le public pertinent comme décrivant directement la nature du produit concerné, lequel est précisément de l’eau de Cologne. Dans ce contexte, il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, l’élément « eau de cologne » du signe en cause constitue la traduction, en langue française, du produit concerné, ce que la requérante ne conteste pas. Il sera également perçu comme désignant une de ses caractéristiques, en l’occurrence son caractère original, le public pertinent étant ainsi informé qu’il s’agit d’une eau de Cologne authentique et non d’une copie.

T.F. Westenbroek, ‘Hof Brussel omarmt Louboutin en registergegevens BBIE', IEF 14410, IE-Forum.nl.
Bijdrage van Tomas Westenbroek, VU Amsterdam/auteur. Het Hof van beroep te Brussel heeft op 18 november 2014 het ‘rode zool’ merk van Louboutin gered van een wisse dood. In een helder en consciëntieus arrest, volgt het Brusselse Hof van beroep nauwgezet de registergegevens, zoals opgenomen in het Benelux merkenregister: Eerder dit jaar shockeerde de Brusselse voorzieningenrechter de wereld door het rode zool merk van Louboutin nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen in een zaak die door de Franse schoenmaker was aangespannen tegen Van Dalen Footwear B.V. En dat terwijl een jaar eerder, in Den Haag, werd vastgesteld dat er inbreuk werd gemaakt op het geldige merkenrecht van de Franse koning van de (hele) hoge hak.

(...bijdrage is sterk ingekort, lees de volledige bijdrage hier...)
And they litigated happily ever after
Na het herstelarrest van het Brusselse Hof kan Louboutin niet alleen opgelucht ademhalen, maar dus ook lustig voort procederen tegen eenieder die een rode zool onder een gehakte schoen naait. Nu de geldigheid van het merk niet meer ter discussie lijkt te staan, zal bezien moeten worden tot hoever de beschermingsomvang van het litigieuze teken in de praktijk reikt. Immers, via de sub b. en sub c. gronden kan deze omvang nog wel eens groter blijken dan vermoed. Wat te denken van sneakers met rode zolen, die Louboutin ondertussen zelf ook al op de markt brengt? Of van een oranje of lichtrode zool onder een hooggehakte schoen? Is dat dan inbreuk?

De systematiek van het merkenrecht voor positiemerken lijkt inmiddels duidelijk, daar zal het beroep in Den Haag zeer vermoedelijk niets aan veranderen. Daarmee is evenwel niet de normatieve vraag beantwoord, of wij als samenleving, het nog altijd gerechtvaardigd vinden dat iemand een potentieel eeuwigdurend monopolie op een rode schoenzool kan verkrijgen. Die vraag lag natuurlijk ook niet voor, maar het merkenrechtelijk systeem biedt weinig ruimte voor dergelijke normatieve overwegingen. In de merkenrechtelijke systematiek kan vrijwel ieder banaal versiersel of volkomen beschrijvende aanduiding, door inburgering, merkenrechtelijk gemonopoliseerd worden.

Dit ondersteunt nog eens de stelling dat het, net zoals dat in sommige landen geldt voor het aantonen van normaal gebruik, geen hele vreemde gedachte zou zijn om merkhouders periodiek de (voortdurende) inburgering te laten aantonen. Uiteraard is er het correctiemechanisme van de nietigheid op grond van verlies van het onderscheidend vermogen, maar de bewijslast daarvan ligt nou eenmaal niet bij degene die de vruchten van het monopolie plukt.

Tomas Westenbroek

Gerecht EU 25 november 2014, IEFbe 1069, zaak T-450/09 (Simba Toys tegen BHIM)
3D-merk. Absolute weigeringsgronden. Geen teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. Uit het persbericht: De inschrijving van de vorm van de Rubik’s cube als gemeenschapsmerk is geldig. De grafische voorstelling van deze kubus bevat geen technische oplossing die in de weg staat aan de bescherming ervan als merk.

Tribunal UE 25 novembre 2014, IEFbe 1069, l'affaire T-450/09 (Simba Toys contre BHIM)
Marque tridimensionelle. Motifs absolus de refus. Absence de signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Communiqué de presse: La forme du Rubik’s cube peut être enregistrée comme marque communautaire. La représentation graphique de ce cube ne comporte pas une solution technique qui l’empêcherait d’être protégée en tant que marque.

In de eerste plaats stelt het Gerecht vast dat de wezenlijke kenmerken van het litigieuze merk enerzijds de kubus als zodanig en anderzijds de roosterstructuur op elk vlak van deze kubus zijn. Volgens het Gerecht doelen de dikke zwarte lijnen die deel uitmaken van deze structuur en die te zien zijn op de drie voorstellingen van de kubus doordat de binnenkant van elk vlak van de betrokken kubus in vakjes is verdeeld, geenszins op een draaivermogen van de individuele elementen van de kubus en vervullen deze zwarte lijnen dus geen enkele technische functie.

Het draaivermogen van de verticale en horizontale lijnen van de rasters van de Rubik’s cube vloeit immers niet voort uit de zwarte lijnen en evenmin uit de roosterstructuur, maar uit een intern mechanisme van de kubus, dat onzichtbaar is op de grafische voorstellingen ervan. Bijgevolg kan de inschrijving van de vorm van de Rubik’s cube als gemeenschapsmerk niet worden geweigerd op grond dat deze vorm een technische functie heeft.

In de tweede plaats wijst het Gerecht erop dat het betrokken merk de houder ervan niet in staat stelt om derden te verbieden, alle soorten driedimensionale puzzels met een draaivermogen in de handel te brengen. Het Gerecht beklemtoont dat het handelsmonopolie van de houder zich beperkt tot driedimensionale puzzels met de vorm van een kubus op de vlakken waarvan een roosterstructuur is aangebracht.

In de derde plaats is het Gerecht van oordeel dat de kubus met roosterstructuur die het betrokken merk vormt, zich aanzienlijk onderscheidt van de weergaven van andere op de markt beschikbare driedimensionale puzzels. Deze kubus met roosterstructuur heeft dus een onderscheidend vermogen dat de consument in staat stelt, de producent van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te identificeren.

54      Verder is dit betoog in elk geval ongegrond. Zoals interveniënte in haar schrifturen en ter terechtzitting heeft beklemtoond, is het immers volstrekt mogelijk dat een kubus waarvan met de vlakken of andere elementen draaibewegingen kunnen worden uitgevoerd, geen zichtbare scheidingslijnen bevat. Er is dus geen noodzakelijk verband tussen enerzijds een dergelijk eventueel draaivermogen of zelfs een andere mogelijkheid om bepaalde elementen van de betrokken kubus te bewegen, en anderzijds de aanwezigheid, op de vlakken van die kubus, van dikke zwarte lijnen of, a fortiori, van een roosterstructuur als die welke voorkomt op de grafische voorstellingen van het litigieuze merk.

55      Ten slotte dient eraan te worden herinnerd dat het litigieuze merk werd ingeschreven voor „driedimensionale puzzels” in het algemeen, te weten zonder deze te beperken tot dergelijke puzzels met een draaivermogen, die slechts één specifiek type tussen vele andere zijn. Voorts dient erop te worden gewezen dat interveniënte, zoals zij ter terechtzitting in antwoord op een vraag van het Gerecht heeft bevestigd, bij haar inschrijvingsaanvraag geen beschrijving heeft gevoegd waarin zij heeft gepreciseerd dat de betrokken vorm een draaivermogen had.

126    Hieraan kan niet worden afgedaan door het argument dat verzoekster ter onderbouwing van het vierde onderdeel van het zesde middel aanvoert en volgens hetwelk het BHIM geen rekening heeft gehouden met het „toekomstig openbaar belang” dat erin bestaat dat derden hun eigen kubussen met de afmetingen „3 x 3 x 3” in de handel kunnen brengen en in hun marketingdocumenten kunnen weergeven. Zoals voortvloeit uit de in punt 64 supra uiteengezette overwegingen kan de houder van het litigieuze merk dit laatste niet aanvoeren om derden te verbieden, met name driedimensionale puzzels in de handel te brengen die de vorm van een dergelijke kubus hebben, maar waarvan de vlakken geen roosterstructuur bevatten of een ander soortgelijk patroon waardoor dit merk het voorkomen van een „zwarte kooiconstructie” verkrijgt.

138    Wat in casu artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 betreft, heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing erop gewezen dat het litigieuze merk niet in strijd was met deze bepaling door uitdrukkelijk te verwijzen naar de redenen die zij had uiteengezet in het kader van haar onderzoek van de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van dezelfde verordening en door op te merken dat „behoudens bij voorkennis van de consument, [dit merk] niet [leek] op of [deed] denken aan een driedimensionale puzzel”.

Français:
En premier lieu, le Tribunal constate que les caractéristiques essentielles de la marque contestée
sont, d’une part, le cube en soi, et, d’autre part, la structure en grille qui figure sur chacune de ses
faces. Selon le Tribunal, les lignes noires épaisses qui font partie de cette structure et qui
apparaissent sur les trois représentations du cube en quadrillant leurs intérieurs ne font aucune
allusion à une capacité de rotation des éléments individuels du cube et, partant, ne remplissent
aucune fonction technique.

En effet, la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du Rubik’s cube ne résulte ni
des lignes noires ni de la structure en grille, mais d’un mécanisme interne du cube qui est invisible
sur ses représentations graphiques. Par conséquent, l’enregistrement de la forme du Rubik’s
cube en tant que marque communautaire ne peut pas être refusé au motif qu’elle incorpore
une fonction technique.

En deuxième lieu, le Tribunal relève que la marque en question ne permet pas à son titulaire
d’interdire à des tiers de commercialiser toutes les sortes de puzzles en trois dimensions ayant
une capacité de rotation. Le Tribunal souligne que le monopole de commercialisation du
titulaire se limite aux puzzles en trois dimensions ayant la forme d’un cube sur les faces
duquel est apposée une structure en grille.

En troisième lieu, le Tribunal estime que la structure cubique en grille de la marque en cause se
distingue considérablement des représentations d’autres puzzles en trois dimensions disponibles
sur le marché. Cette structure est donc dotée d’un caractère distinctif qui permet aux
consommateurs d’identifier le producteur du produit (c’est-à-dire le Rubik’s cube pour lequel la
marque est enregistrée).

54 Ensuite, ladite allégation n’est, en tout état de cause, pas fondée. En effet, ainsi que l’a souligné l’intervenante dans ses écritures et lors de l’audience, il est tout à fait possible qu’un cube dont les faces, ou d’autres éléments, peuvent faire l’objet de mouvements de rotation ne comporte pas de lignes de séparation visibles. Il n’existe donc pas de lien nécessaire entre, d’une part, une telle éventuelle capacité de rotation, ou même une quelconque autre possibilité de mouvoir certains éléments du cube en cause, et, d’autre part, la présence, sur les faces dudit cube, de lignes noires épaisses ou, a fortiori, d’une structure en grille du type de celle figurant sur les représentations graphiques de la marque contestée.

55 Enfin, il convient de rappeler que la marque contestée a été enregistrée pour les « puzzles en trois dimensions » en général, à savoir sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation, lesquels n’en constituent qu’un type particulier parmi nombre d’autres. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, comme elle l’a confirmé à l’audience en réponse à une question du Tribunal, l’intervenante n’a pas joint à sa demande d’enregistrement une description dans laquelle il aurait été précisé que la forme en cause comportait une telle capacité.

126 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument que la requérante invoque au soutien de la quatrième branche du sixième moyen, selon lequel l’OHMI a omis de tenir compte de l’« intérêt public futur » à ce que des tiers puissent commercialiser leurs propres cubes de format « 3 x 3 x 3 » et les reproduire dans leur documentation commerciale. En effet, ainsi qu’il résulte des considérations exposées au point 64 ci-dessus, le titulaire de la marque contestée ne saurait invoquer celle-ci pour interdire à des tiers de commercialiser notamment des puzzles en trois dimensions ayant la forme d’un tel cube, mais dont les faces ne comportent pas une structure en grille, ou tout autre motif similaire, lui donnant l’apparence d’une « cage noire ».

138 En l’espèce, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la chambre de recours a indiqué, au point 23 de la décision attaquée, que la marque contestée n’était pas contraire à cette disposition en renvoyant expressément aux motifs qu’elle avait exposés dans le cadre de son examen de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et en relevant que, « sauf connaissance préalable du consommateur, [cette marque] ne [ressemblait] pas ou ne [faisait] pas penser à un puzzle en trois dimensions ».

Hof van Beroep Gent 30 juni 2014, IEFbe 1037 (Greenpoints tegen Arena)
Merkenrecht. Handelsnaam. Venootschapsnaam. Domeinnaam. Oneerlijke handelspraktijk. De betwisting gaat over het gebruik van het teken "Arena". Partijen hebben hun samenwerking in 2010 beëindigd. X is handelaar in de zin van art. 2 WMP en heeft het merk 'ARENA' op zijn naam ingeschreven in het merkenregister. Geïntimeerden maken inbreuk op eerlijke handelspraktijken, doordat zij de vennootschapsbenaming Arena-Net voeren als handelsnaam en daarmee handelen in strijd met het merk Arena.

Ten aanzien van de handelsnaam 'Arena':
14. (...) Terecht oordeelde de eeste rechter dat met toepassing van art. 8 van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1983 (...) het recht op de handelsbenaming toekomt aan de eerste gebruiker. Eveneens terecht oordeelde de eerste rechter dat het moet gaan om een publiek gebruik.
(...)
Het Hof voegt het volgende toe. De registratie van de domeinnamen "Arena-net.com", "Arena-net.net" (...) doet aan dit oordeel geen afbreuk. Het ging duidelijk om namen, die gebruikt werden door en voor de vennootschap, die op dat ogenblik aan het ontstaan was, en voor haar activiteiten. X gaf bij de registratie van de domeinnamen zijn persoonlijk adres op en niet dat van Intacon. Intacon kan derhalve geen rechten putten uit de registratie van domeinnamen. X kan dit ook niet. Uit de context van de oprichting en de andere publieke handelingen die in dezelfde periode gesteld werden is het duidelijk dat de vennootschap in wording met haar activiteiten de naam met het bestanddeel "Arena" gebruikte en publiek gebruikte."

(...) Hieruit vloeit tevens voort dat X ten onrechte het zogenaamde gebruiksrecht dat hij beweerde verleend te hebben aan geïntimeerden van de domeinnamen 'opgezegd' heeft.

Verwarringsgevaar tussen vennootschapsnamen:
16. (...) Gelet op de identieke aard van het belangrijkste bestanddeel van de namen ("Arena") en op de gelijklopende activiteiten werpen geïntimeerden terecht op dat er verwarringsgevaar is met betrekking tot de vennootschapsnaam "Arena Net" tegenover "Arena Comet" en "Arena Comet Group".
Geïntimeerden tonen aan dat er ook effectief verwarring is.

Het Hof:
- bevestigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de vordering ontoelaatbaar verklaarde ten aanzien van X en behalve in zoverre geen maximum aan dawngsommen bepaald werd en behalve wat de termijn betreft waarbinnen de bevelen dienen nageleefd te worden;
- stelt vast dat (...) zich schuldig maken aan inbreuken op de eerlijke handelspraktijken verboden door art. 95 WMC, doordat zij de vennootschapsbenaming Arena-Net en door het gebruik van de handelsbenaming Arena en Arena Cometal dan niet in combinatie of met weglating van andere woorden en/of tekens;
- stelt eveneens vast dat voornoemde appellanten, door gebruik te maken van de vennootschapsnaam Arena-Net en het gebruik daarvan als handelsnaam en door het gebruik van de handelsnamen Arena en Arena Comet al dan niet in combinatie of met weglating van andere woorden en/of tekens, handelen in srijd met het merk Arena.

Dit overzicht zal het komende jaar dienst doen als living document met voor de praktijk relevante rechtspraak van het HvJ EU vanaf 2011, inclusief conclusies en aanhangige prejudiciële vragen. Steeds als er arresten zijn gewezen, conclusies zijn genomen of verzoeken zijn neergelegd wordt dit overzicht bijgewerkt. In deze serie HvJ EU-overzichten: auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, octrooirecht en reclamerecht.

HvJ EU 20 november 2014, IEFbe 1062, C-581/13P (GOLDEN BALLS) - dossier C-582/13P - press release
Merkenrecht. De hogere voorziening na Gerecht EU wordt gedeeltelijk toegewezen inzake de inschrijving van het teken GOLDEN BALLS als gemeenschapsmerk. Het OHIM moet opnieuw beoordelen of het teken voor het publiek dusdanig gelijk is aan het merk BALLON D’OR om een link tussen de twee merken te leggen.

56 Intra-Presse submits that, in paragraph 60 of the judgments under appeal, the General Court erred in law in its assessment of the conceptual similarity of the signs at issue. According to Intra-Presse, the General Court was incorrect to add a condition, in order for those signs to be recognised as similar, relating to an intellectual process involving the translation of those signs by the relevant public. Intra-Presse argues that the relevant public is capable of identifying the meaning of the words ‘golden balls’ and ‘ballon d’or’ and of forming the view that, conceptually, the signs are identical or highly similar. According to Intra-Presse, application of the criterion of an ‘intellectual process of translation’ or ‘prior translation’ is artificial for the purposes of assessing the conceptual similarity of the signs at issue.

76 Consequently, in accordance with the case-law cited in paragraph 73 above, the General Court was wrong to rule out the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 without first undertaking an overall assessment of the marks at issue in order to ascertain whether that low degree of similarity was nevertheless sufficient, on account of the presence of other relevant factors such as the reputation or recognition enjoyed by the earlier mark, for the relevant public to make a link between those marks.

77 In those circumstances, it must be held that the General Court erred in law in concluding in paragraph 72 of the judgments under appeal that the Board of Appeal had been under a duty — even if it had examined the plea raised by Intra-Presse alleging infringement of Article 8(5) of Regulation No 40/94 — to reject the opposition concerning the ‘apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity’ in Class 9 of the Nice Agreement and the goods in Classes 21 and 24 of that agreement.