Merkenrecht - Droit des marques  

Hof van beroep Brussel 14 januari 2015, IEFbe 1182 (Amazing Brands tegen BOIE)
Merkenrecht. Inburgering. Het beroep strekt tot vernietiging van de beslissing van het BBIE om het woordmerk 'PRONAILS' te weigeren omdat het is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel, PRO voor professioneel (vgl. Gerechte EU T-145/12; IEF 12600(B)), en de soortnaam, NAILS voor nagels. Tevens zou deze samenstelling beschrijvend voor cosmetica en nagelschoonheidsverzorging zijn. Marktonderzoek toont aan dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is. Dit gebeurt onder verwijzing naar een artikel in Trends, het aantal medewerkers, de omzet, selectief distributienetwerk en 26e plaats onder gerenommeerde cosmeticabedrijven. Het Hof doet de BBIE-beslissing teniet en wijst de inschrijving in het register toe.

30. Het door het BBIE voor inschrijving geweigerde woordteken ‘pronails’ is een neologisme: in geen van de talen die in de Benelux worden gesproken komt het voor, evenmin trouwens als in de Engelse taal.

45. Eiseres legt meer dan 100 bewijsstukken voor -waarvan sommige tientallen bladzijden omvatten- waarvan de oudste dateren uit 2002.

47. Over de plaats van eiseres in de betrokken sector kan nuttig verwezen worden naar een artikel ‘De kunstnagel wint terrein’ gepubliceerd in Trends (september 2012).

Er wordt aangegeven dat de omzet van eiseres in 2011 meer dan 15 miljoen euro bedroeg en dat bet bedrijf, dat over een team van 80 medewerkers beschikt, Europees marktleider is in de niche van de gel- of kunstnagel.

Ook wordt vermeld dat de producten niet verkrijgbaar zijn in de doorsneeparfumerie of in het grootwarenhuis, maar dat gewerkt wordt met een netwerk van distributeurs die leveren aan de betere nagelsalons.

Nader detail over die omzet doet blijken dat er tijdens de periode 2007-2011 gemiddeld ruim 3,5 miljoen EUR in de Benelux werd gerealiseerd.

Als bedrijf dat actief is in slechts een nichemarkt van de cosmetica, wordt eiseres door het vakblad Trends in Juni 2013 gerangschikt op de 26ste plaats onder de tal van gerenommeerde cosmeticabedrijven. Hieruit mag worden afgeleid dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is.

48. Een marktonderzoek dat uitgevoerd werd in maart 2014, en zodoende ook relevant is voor de graad van Inburgering die tot november 2012 al was gegroeid, nu wordt aangenomen dat inburgering een jarenlang proces vergt, geeft aan dat van alle respondenten, waarvan er 159 in België, 175 in Nederland en 15 in bet Groothertogdom Luxemburg waren gevestigd, 83% het merk ‘pronails’ kent voor nagelverzorging en dat dit percentage zowat gelijkmatig in de drie landen worden bereikt (van 78% In Nederland, over 80% in Luxemburg tot 88% in België).

Van de respondenten weet meer dan 60% bet merk spontaan te duiden als merk voor waren in verband met nagelverzorging en 45% onderscheidt bet ook voor dienstverlening In dat verband. (...)

50. Op grond van al de voormelde relevante gegevens, die alle de peildatum van november 2012 betreffen, is bet hof van oordeel dat moet worden aangenomen dat het teken bij bet doelpubliek in de Benelux al onderscheidend vermogen had verkregen toen het in november 2012 werd gedeponeerd voor de waren en diensten uit de klassen 3, 35 en 44 die betrekking hebben op de waren en diensten waarvoor een weigeringsgrond wegens bet eventueel beschrijvend karakter van het teken door het BBIE wordt tegengeworpen.

Aangezlen boven werd vastgesteld dat bet teken onderscheidend vermogen heeft en er hoe dan ook geen weigeringsgrond uit artikel 2.11.1.c. BVIE kan geput worden voor de geclaimde waren en diensten die geen verband houden met nagelverzorging, is zonder belang dat bet gebruik voor deze waren en diensten niet is aangetoond.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van dertiental oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie december 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.be.

Hof Den Haag 30 december 2014, IEFbe 1175 (DSM tegen Vion)
Beschikking ingezonden door Marlies Wiegerinck en Michiel Rijsdijk, Arnold + Siedsma. Merkenrecht. VION is merkhouder van gemeenschapswoordmerk VION, DSM heeft voor een jonger Beneluxwoordmerk ZIVION een spoedinschrijving verricht. DSM verzoekt tevergeefs het hof de gedeeltelijke toewijzing van de oppositie van Vion tegen DSMs ZIVION te vernietigen. De waren uit klasse 1 (B) chemische en biochemische producten voor land-,tuin- en bosbouwkundige doeleinden, etc.. zijn tenminste in zekere zin vergelijkbaar aan de ongedierteverdelging, parasietverdelging van de 'VION-klasse 5-waren'. Vanwege de indeling in verschillende klassen bestaat er niet automatisch een verschil in de aard van de waren, ook niet wanneer daarbij het bijvoeglijk naamwoord 'chemisch' ontbreekt, wat niet direct betekent dat er alleen natuurlijke producten zouden zijn. Vordering wordt afgewezen.

BVIE hoofdstuk 6bis, 27 januari 2015, Trb. 2015-13(version français ci-dessous)

Artikel 2.30bis. Instellen van de vordering
1. Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van de inschrijving van een merk kan bij het Bureau worden ingediend:
a. door iedere belanghebbende:
i. op basis van de in artikel 2.28, lid 1, sub a, b, c, d en e genoemde gronden. Wanneer de vordering is gebaseerd op de sub b, c en d genoemde gronden, kan het Bureau oordelen dat het merk na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.
ii. op basis van de in artikel 2.26, lid 2, genoemde gronden, binnen de grenzen van artikel 2.27, lid 2.

b. door de deposant of houder van een ouder merk tegen een merk dat:
i. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig artikel 2.3, binnen de grenzen van de artikelen 2.27, lid 4, en 2.29, of
ii. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, binnen de grenzen van artikel 2.28, lid 3, sub b.
2. De op lid 1, sub b, van dit artikel gebaseerde vordering kan tevens worden ingediend door de licentiehouder, indien hij daartoe van de merkhouder toestemming heeft verkregen. Zij kan op een of meer oudere merken berusten.
3. De vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde rechten zijn betaald.
Artikel 2.30ter. Verloop van de procedure

1. Het Bureau behandelt de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring binnen een redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.
2. De procedure wordt opgeschort:
a. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en het oudere merk:
i. nog niet is ingeschreven;
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
b. wanneer het betwiste merk:
i. nog niet is ingeschreven;
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
iii. het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
c. op gezamenlijk verzoek van partijen;
d. indien de opschorting om andere redenen passend is.
3. De procedure wordt afgesloten:
a. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde vordering. In dit geval wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op de inschrijving en wordt deze doorgehaald;
b. wanneer aan de vordering de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij omdat de inschrijving waartegen de vordering is ingesteld is vervallen;
c. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en:
i de indiener niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden, of
ii. het oudere merk niet meer geldig is, of
iii. de indiener binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge het ontbreken van normaal gebruik van het merk, zonder geldige reden, in de zin van dit verdrag dan wel in voorkomend geval van de Gemeenschapsmerkenverordening, vervallen kan worden verklaard.
In deze gevallen wordt een deel van de betaalde rechten gerestitueerd.
4. Nadat het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is beëindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de vordering gegrond bevonden wordt, haalt het Bureau de inschrijving geheel of gedeeltelijk door. In het tegengestelde geval wordt de vordering afgewezen. Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.
5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de vordering gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.
Artikel 2.30quater. Vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van internationale depots

1. Tegen een internationaal depot waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied kan een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau. De artikelen 2.30bis en 2.30ter zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Het Bureau geeft onverwijld schriftelijk kennis aan het Internationaal Bureau van de ingediende vordering, onder vermelding van het bepaalde in de artikelen 2.30bis en 2.30ter, evenals de daarop betrekking hebbende bepalingen uit het uitvoeringsreglement.”

En français:

« CHAPITRE 6bis PROCEDURE DE NULLITE OU DE DECHEANCE AUPRES DE L’OFFICE

Article 2.30bis Introduction de la demande

1. Une demande en nullité ou en déchéance de l’enregistrement d’une marque peut être présentée auprès de l’Office:
a) par tout intéressé:
i) sur la base des motifs visés à l’article 2.28, alinéa 1er, sous a, b, c, d et e. Lorsque la demande est basée sur les motifs visés sous b, c et d, l’Office peut décider que la marque a acquis après l’enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.
ii) sur la base des motifs visés à l’article 2.26, alinéa 2, dans les limites fixées à l’article 2.27, alinéa 2.
b) par le déposant ou le titulaire d’une marque antérieure contre une marque qui:
i) prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l’article 2.3, dans les limites fixées aux articles 2.27, alinéa 4, et 2.29, ou
ii) est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, dans les limites fixées à l’article 2.28, alinéa 3, sous b.
2. La demande basée sur l’alinéa 1er, sous b, peut également être présentée par le licencié, s’il y est autorisé par le titulaire. Elle peut être fondée sur une ou plusieurs marques.
3. La demande en nullité ou en déchéance n’est réputée avoir été formée qu’après le paiement des taxes dues.
Article 2.30ter Déroulement de la procédure

1. L'Office traite la demande en nullité ou en déchéance dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d’exécution et respecte le principe du contradictoire.
2. La procédure est suspendue:
a) lorsque la demande est basée sur l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous b, et que la marque antérieure:
i) n’a pas encore été enregistrée;
ii) a été enregistrée sans délai conformément à l’article 2.8, alinéa 2, et est l’objet d’une procédure de refus pour motifs absolus ou d’une opposition;
iii) est l’objet d’une action en nullité ou en déchéance;
b) lorsque la marque contestée:
i) n’a pas encore été enregistrée;
ii) a été enregistrée sans délai conformément à l’article 2.8, alinéa 2, et est l’objet d’une procédure de refus pour motifs absolus ou d’une opposition;
iii) est l’objet d’une action judiciaire en nullité ou en déchéance;
c) sur demande conjointe des parties;
d) lorsque d’autres circonstances justifient une telle suspension.
3. La procédure est clôturée:
a) lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur l’enregistrement et ce dernier est radié;
b) lorsque la demande est devenue sans objet, soit parce qu’elle est retirée, soit parce que l’enregistrement faisant l’objet de la demande est devenu sans effet;
c) lorsque la demande est basée sur l’article 2.30bis, alinéa 1er, sous b, et que:
i) le demandeur a perdu qualité pour agir, ou que
ii) la marque antérieure n’est plus valable, ou que
iii) le demandeur n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint suite à l’absence, sans juste motif, d’un usage normal de la marque au sens de la présente convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire.
Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.
4. Après avoir terminé l’examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque la demande est reconnue justifiée, l'Office radie l’enregistrement en tout ou en partie. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L’Office informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l’article 1.15bis. La décision de l’Office ne devient définitive que lorsqu’elle n'est plus susceptible de recours. L’Office n’est pas partie à un recours contre sa décision.
5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de la demande. La décision de l’Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.
Article 2.30quater Demande en nullité ou en déchéance de dépôts internationaux

1. Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée auprès de l’Office contre un dépôt international dont l’extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.30bis et 2.30ter sont applicables.
2. L’Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la demande introduite, tout en mentionnant les dispositions des articles 2.30bis et 2.30ter, ainsi que les dispositions y relatives du règlement d’exécution. »

Bijdrage ingezonden door Corina Post, Cpostc. Het Italiaanse mode concern Replay heeft in samenwerking met parfumhuis Mavive een nieuw mannenparfum op de markt gebracht. De geur omschrijft zich als sensueel, krachtig, kruidig en mysterieus. Het parfum heet RELOVER. Het is een pakkende naam maar hoe uniek is deze eigenlijk? En welke mogelijkheden heeft REPLAY om de naam RELOVER en het uiterlijk van zijn parfumrevolver te beschermen?

Dat Italianen goed zijn in design blijkt maar weer want deze geur is in een wel heel creatief ontwerp gegoten. Het parfum zit namelijk in een verwisselbare lichtblauwe loop dat wordt vastgeklikt in een metallic heft oftewel het is een klassieke revolver.

De naam RELOVER is met veel creativiteit tot stand gekomen. Het is duidelijk dat men gespeeld heeft met de woorden REVOLVER, RELOAD en LOVE(R), waarbij RE terugkomt als eerste element in REPLAY. De naam zegt dus eigenlijk “Het herladen van je geliefde (geur)”. Tenminste dat dacht ik in eerste instantie. Maar toen ik het internet afstruinde kwam ik op een Amerikaanse website een antieke Smith & Wesson Relover (model 1) revolver tegen. Deze revolver is zilver beplaat en door de jaren blauwig van kleur geworden.

Merk
Neemt niet weg dat REPLAY de naam RELOVER kan vastleggen via een merkregistratie voor een goede bescherming van de naam. Een onderzoek of de naam ook daadwerkelijk beschikbaar is in het merkenregister is aan te raden om eventuele problemen te voorkomen. Het valt op dat de naam RELOVER nog niet als merk in het Europese register is gedeponeerd ondanks dat het product al wel op de Europese markt verkrijgbaar is. De naam RELOVER wordt in een speciaal lettertype weergegeven. Ook deze schrijfwijze kan met een merkregistratie vastgelegd worden. Het uiterlijk van de revolver kan als beeldmerk worden geregistreerd.

Model
Een andere mogelijkheid om het uiterlijk van dit revolver vast te leggen is via een modelregistratie. De eisen die aan een model worden gesteld zijn: een nieuw uiterlijk en een eigen karakter. Natuurlijk kennen we al veel vormen van (water)pistolen maar niet als het gaat om parfum. Een zoektocht op het internet leverde hooguit 18de eeuwse parfumpistolen of kostbaar multifunctionele vrouwenpistool van Chanel op. Daarnaast is er de handgranaat van Viktor & Rolf of de kogels van Julliet has a gun. Maar al deze geurwapens lijken niet op het RELOVER revolver. Indien Replay nog geen modeldepot heeft aangevraagd dan heeft zij 12 maanden de tijd vanaf het moment dat zij het RELOVER parfum aan het publiek heeft getoond om dit als nog te doen.

Want als eigenaar wil je wel gericht kunnen schieten als iemand jouw naam of het uiterlijk van jouw product oneigenlijk gebruikt.

Voorz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 20 januari 2015, IEFbe 1166 (Optima tegen Belgacom)
Uitspraak aangebracht door Kristof Neefs, Altius. Optima stelt financiële planningsdiensten op basis van vier pijlers (inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap) en voert een logo met 4 lussen. Belgacom beslist met haar submerk PROXIMUS voortaan handelsnaam te voeren, met een nieuw logo en merk; alle iconen ondergaan een visuele herstilering. Optima komt op tegen het X-teken. Er wordt niet voldaan aan de bekendheid van het merk en een verband tussen merk en teken als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. Er wordt niet voldaan aan de soortgelijkheid van de waren en het verwarringsgevaar uit artikel 2.20.1.b BVIE. Er is geen sprake van inbreuk. Twee OPTIMA-merken worden op tegenvordering vervallen verklaard.

19. Concreet dient aan volgende volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn:
(i) Het ingeroepen merk moet bekend zijn.
(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
(iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken.
(iv) Er wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie van het merk (OPTIMA BANK verwijst in hoofdzaak naar de afbreuk aan het onderscheidend vermogen.
(v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.
Artikel 2.20.1.c. BVIE is zowel van toepassing op het gebruik in het economische verkeer voor soortgelijke als niet-soortgelijke diensten. De aard van de aangeboden artikelen kan wel een rol spelen bij de boordeling omtrent het verband tussen merk en teken (infra).

(i) Het ingeroepen merk moet bekend zijn.
22. De bekendheid van het [OPTIMA]teken in de zin van art. 2.20.1.c. BVIE (hetzij als onderscheiden merk, hetzij als onderdeel van een complex beeldmerk) wordt niet aanvaard op grond van volgende overwegingen:
• De aangehaalde krantenartikels wijzen niet op de bekendheid van het -teken, doch geven aan dat merk en teken hun oorsprong vinden in een gelijkaardige inspiratiebron (“oneindige lussen”). Verder wordt de journalist (De Tijd/L’Echo en hernomen in het Het Laatste Nieuws) niet beschouwd als representatief voor de doelgroep (grote publiek) gezien hij een bijzonder waakzame positie inneemt (en dit in het licht van het doelpubliek van het dagblad). Verder wordt aangegeven dat in het desbetreffend artikel wordt gewezen
op het gegeven dat de ontwerpers “hun inspiratie halen bij de “oneindige lussen” die je ook in heel wat andere logo’s terugziet” zonder dat de vermeende bekendheid van [OPTIMA-teken]
• Het marktonderzoek aangereikt door OPTIMA BANK (uitgevoerd door MeMo2) zou aangegeven dat in november 2014 (concreet tussen 13 en 21 november 2014) de bekendheid van het merk zou gedaald zijn tot 4% van het relevante publiek (waarbij tevens een foutmarge van 4% wordt aangegeven). Deze marktstudie bewijst onvoldoende naar recht de bekendheid van het merk: (...)
• Het gegeven dat het merk een beeldmerk betreft, houdt een zekere drempel in voor het uitgroeien van de bekendheid van een merk aangezien het niet kan uitgesproken worden en specifiek aangezien de inspiratiebron (“oneindige lussen”) reeds bekend bij het doelpubliek in tal van alternatieve vormen: (...)
• Verder staat het concrete gebruik dat OPTIMA BANK maakt van haar merk, d.i. in combinatie met het woordonderdeel OPTIMA het uitgroeien van het grafisch onderdeel als bekend merk in de weg. Zowel visueel als in het herinneringsbeeld van het doelpubliek is het woordgedeelte dominant (zelfs indien het
grafische onderdeel visueel wordt voorgesteld voor of boven het woordgedeelte).

Er dient immers te worden uitgegaan van een natuurlijke intellectuele luiheid van een consument die eerst nota zal nemen van het uitspreekbare indien geen woordbegrip kan gedistilleerd worden uit de vormgeving (visueel dan wel intellectueel). Uit de voorgelegde communicatie blijkt dat het grafisch onderdeel slechts
sporadisch zonder bijkomende elementen wordt gebruikt. Het betreft een brochure omtrent de investeringen in appartementen in Brussel waarbij het merk (met uitzondering van de eerste pagina waar het grafische element wordt gecombineerd met het woordelement OPTIMA) onderaan elke pagina prominent aanwezig is. Uit al de overige communicatie (sponsoring) blijkt dat het grafisch element steeds in combinatie wordt gebruikt met andere grafische en woordelementen, waarbij de combinatie met het woordelement OPTIMA het talrijkste zijn (cfr. OPTIMA OPEN (tennis); OPTIMA RALLY (autorally), KAA OOSTENDE en BEERSCHOT (voetbal), KINGS OF GOLF (golf), OPTIMA GENT (basketbal), ….. ). Gezien deze wijze van reclame kan ook geen rekening worden gehouden met de totale investeringen in reclame aangezien onvoldoende naar recht wordt bewezen dat deze betrekking heeft op het grafische element op zich. In het licht hiervan wordt opgemerkt dat in de aangehaalde krantenartikels van 25 en 26 september
2014 het grafisch element wordt weergegeven samen met het woordgedeelte OPTIMA.

(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
26. Volledigheidshalve (en wederom wijzend op de abstractie die werd gemaakt van de niet-aanvaarde bekendheid van het merk) wordt aangegeven dat deze overeenstemming enkel wordt aanvaard bij beoordeling van merk [OPTIMA] en teken [PROXIMUS] op zich. Waar de kleur en inkleuring een overheersend herinneringsbeeld als gevolg hebben, zal bij integratie van het teken [PROXIMUS] als vervanging van de letter “X” deze intellectuele invulling bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument de eerdere idee van overeenstemming doorkruizen. De herkenbaarheid van een letter in een begrip neemt de overheersende indruk ontstaan door kleur en kleurschakering weg.

(iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken
29. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van verband tussen merk en teken als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(iv) Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk.
32. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van “afbreuk aan het onderscheidende vermogen van het merk” als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.
34 (...) De geldige reden wordt niet aanvaard.

35. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien er onvoldoende bewijs voorligt omtrent volgende toepassingsvoorwaarden:
• bekend merk.
• verband tussen merk en teken.
wordt aangehaald.

Artikel 2.20.1.b. BVIE
37. Concreet dient aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te worden:
(i) Het gewraakte teken moet als merk gebruikt zijn
(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
(iii) de aangeboden diensten moeten gelijk of soortgelijk zijn.
(iv) er bestaat verwarring(of kan verwarring ontstaan) in hoofde van het publiek

44. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien het niet voldoen aan de volgende toepassingsvoorwaarden:
• Soortgelijke waren in de zin van vermeld artikel
Verwarringsgevaar in de zin van vermeld artikel

IV.B. Inbreuk op artikel VI.104 WER
Afgewezen als ongegrond

IV.C. Tegenvorderingen

Rechtbank Den Haag 21 januari 2015, IEFbe 1165 (City Box tegen Boxaround)
Merkenrecht. Citybox is aanbieder van (tijdelijke) opslagruimte en is houdster van Benelux woord- en beeldmerk CITY BOX. Boxaround biedt via internet opslagruimte te huur aan en heeft derde opdracht gegeven diensten onder aandacht te brengen. Die derde doet dat door Google Adwords te kopen voor Google.nl, waaruit de bevoegdheid van deze rechtbank ex 4.6 BVIE volgt. Boxaround heeft een aangepaste onthoudingsverklaring getekend zonder adequaat boetebeding. Boxaround wordt bevolen merkinbreuk te staken, mede inbegrepen ieder gebruik als advertising keyword waarbij na invoeren daarvan in een online zoekmachine afgebeelde advertenties verschijnen. Dit verbod wordt versterkt met een dwangsom.

4.3. Nu Boxaround in haar onthoudingsverklaring de inbreuk niet heeft erkend, en zij slechts een geclausuleerd boetebeding heeft aanvaard, blijft de dreiging van verdere inbreuk op de rechten van City Box bestaan. Immers, niet in geschil is dat het door Boxaround getekende boetebeding beperkt is in die zin dat overtredingen door derden die in opdracht van Boxaround werken daardoor niet worden bestreken als Boxaround niet uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven voor het gebruik van de City Box-merken of daarmee overeenstemmende tekens. Met City Box acht de rechtbank een dergelijke beperkte boeteclausule niet adequaat om de dreiging van inbreuk door het gebruik van de City Box-merken als advertising keyword weg te nemen, mede in het licht van het ontbreken van een erkenning van de inbreuk. De conclusie is dat de inbreuk op de City Box-merken door het gebruik in advertenties en als advertising keyword nog steeds dreigt.

4.4. Aan het voorgaande doet niet af dat Boxaround niet bewust merkinbreuk zou hebben gepleegd, dat Boxaround inmiddels een andere partij heeft ingeschakeld om haar internetmarketing te verzorgen, en dat er geen sprake zou zijn van een counterfeit-situatie. Deze omstandigheden, hoewel niet betwist door City Box, geven City Box als merkhouder niet dezelfde mate van zekerheid als een onthoudingsverklaring met een adequaat boetebeding.

Contribution envoyée par Michiel Heffels, Camille Rideau, Spiegeler avocats. Les fonctions les plus essentielles d’une marque sont les fonctions dites d’origine et de qualité. Quand une marque peut identifier les produits et les services d’une entreprise, elle peut également les distinguer d’autres produits et services. L’origine et la qualité des produits et services peuvent être également garanties.

Les grandes entreprises ont souvent recours à des responsables du marketing dont la mission est de faire connaître, auprès du public, un produit ou un service et ce dans un temps limité. Afin de remplir cet objectif, il est souvent apprécié que le produit ou le service soit mis sur le marché sous un signe verbal reconnaissable immédiatement par tout le monde. Ainsi il pourrait arriver qu’un responsable du marketing d’une entreprise de télécommunications connue pour ses nouveaux produits offrant des souscriptions internet et de téléphonie soit tenté de désigner de tels produits sous la marque INTERNET + BELLEN (« Internet + Appels » en français). Bien évidemment, une telle demande ne pourrait prospérer en raison du caractère descriptif du signe.

Cependant, la même entreprise de télécom a réussi à faire enregistrer deux autres signes un verbal (BeNeLux/Int.) et un semi-figuratif (Benelux / int.)auprès de l’office des marques tant au Benelux qu’à l’OHMI. Il s’agit de l’expression « Freedom of speech » (« liberté d’expression » en français). On fait face dans ce cas à un monopole sur la désignation de l’objectif le plus fondamental pour la vente d’un service de télécommunication ou de logiciel. Cela ne peut pas être plus incroyable. La demande de marque a cependant été acceptée par lesdits offices qui ne devaient pas avoir en leur disposition suffisamment d’arguments légaux pour s’y opposer.

JE SUIS CHARLIE est devenu en l’espace de quelques jours un symbole de cette même liberté d’expression. Cependant, l’INPI n’a pas fait droit aux diverses demandes d’enregistrement du slogan. En effet, l’INPI semble estimer que le slogan n’est pas distinctif. La dernière phrase du communiqué de presse précise que “En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité”. Cela nous fait immédiatement penser que la moralité de l’INPI se dresse contre ceux qui abuseraient des évènements parisiens pour les transformer en bénéfice financiers. La limite est atteinte. Le temps serait venu de réfléchir si nous avons été trop loin dans la protection de la propriété intellectuelle.

Michiel Heffels – Camille Rideau

Hof van beroep Brussel 4 november 2014, IEFbe 1147 (Appellante q.q. tegen Splendido)
Merkenrecht. Pauliana. De overdracht van het Benelux-merk Bodystyling+ kan niet tegen de boedel van het failliete Donato worden ingeroepen. De context van overdracht is dusdanig verdacht dat een bedrieglijke intentie wordt aangenomen om de belangen van schuldeisers van Donato te schaden.Het beroep is gegrond.

(...) Boystyling+ werd verkocht voor een bedrag van 1.239,47 euro. Een dertigtal studio’s betaalden jaarlijks gemiddeld 2.726,83 euro als licentiegeld. Op basis van deze cijfers komt de curator tot een waarde van minstens 223.104,17 euro (...).

De bewering van SA Splendido dat de verkoop tegen deze voorwaarden geen verarming van de nV Donato met zich meebracht omdat NV Donato alle licentiegelden zelf kon blijven innen en er haar een soort van “masterlicentie” werd verleend, kan niet worden bijgetreden. De verkoop van het merk gebeurde immers op het moment dat de NV Donato reeds virtueel failliet was. Bovendien had de verkoop plaats net voor de verdachte periode van 6 maanden voor de datum van het faillissement. Spreidde kon het gebruiksrecht van Donato van het merk eenzijdig herroepen, zonder enige vorm van schadevergoeding. Dit gebruiksrecht eindigde alleszins onmiddellijk en zonder verdere aanmaning bij de staking van betaling of het faillissement van de NV Donato. Reeds op de dag zelf van het faillissement van de NV Donato werden alle studio-uitbaters door de SA Splendido aangeschreven tot betaling van de licentiegelden. X waren aandeelhouder en bestuurder van NV Donato. Zij waren ook bestuurder bij SA Splendido. (...)

Al deze elementen tonen aan dat de verkoop van het merk een abnormale transactie was en kaderde in een constructie die werd opgezet met de bedrieglijke intentie om de belangen van de schuldeisers van de NV Donato te schaden. Zowel de NV Donato als de SA Splendido waren perfect op de hoogte van de nadelige gevolgen van de verkoop voor de schuldeisers van de NV Donato. De zogenaamde “marterlicentie” was slechts schijn: beide partijen wisten dat het faillissement van de NV Donato onafwendbaar was en de “marterlicentie”, voor zover die al bestond, niet lang zou standhouden. Zij hebben met kennis van zaken een constructie opgezet om ervoor te zorgen dat het merk onttrokken werd aan de activa van de NV Donato op een manier die nadelig was voor de schuldeisers van de NV Donato.

Contribution envoyée par Camille Rideau et Lena Kröger, Spiegeler avocat. Suite aux attentats à Paris, le slogan « Je suis Charlie » est devenu un signe symbolisant la solidarité internationale. Un tel slogan représente également une chance à ne pas manquer pour quelques hommes et femmes d’affaires opportunistes. Pour preuve, quelques jours seulement après les attaques, l’INPI a reçu de multiples demandes d’enregistrement pour le slogan « Je suis Charlie » ou pour des slogans similaires. Cependant, l’INPI a très vite contrecarré l’enthousiasme de ceux qui espéraient faire du profit grâce à cette expression. Sur son site Internet, l’INPI a en effet annoncé qu’il ne procéderait pas à l’enregistrement et ce en raison du manque de caractère distinctif du slogan.

En Belgique, le projet de Yanick Uytterhaegen de faire du profit grâce à la monopolisation de l’expression a été très vite avorté. Ce déposant n’avait pourtant pas perdu son temps pour déposer une demande de marque pour « Je suis Charlie » auprès de l’Office de Propriété Intellectuelle du Benelux un jour seulement après les attaques. Or, la demande était déjà retirée par ses soins quelques jours après. La réponse à la question de savoir si ce changement d’avis a été déclenché par une soudaine prise de conscience ou par l’avalanche de commentaires à son encontre sera laissée à la discrétion du lecteur.

En toute hypothèse, il est possible d’argumenter sur la possibilité d’accorder à un slogan tel que « Je suis Charlie » la protection à titre de marque. La fonction principale de la marque est sa capacité à indiquer l’origine des produits ou services. Cela permet au titulaire de la marque de distinguer ses produits et services de ceux offerts par d’autres entreprises. « Je suis Charlie » sera cependant pendant longtemps associé de façon automatique aux tragiques évènements de Paris par les consommateurs et ce peu important les produits sur lesquels la marque est apposée. Le slogan n’est donc pas capable de remplir cette fonction d’origine.

Camille Rideau – Lena Kröger