Merkenrecht - Droit des marques  

Hof van beroep Brussel 24 december 2014, IEFbe 1207 (Budget Bouwteam tegen Baumarkt Praktiker)
Merkenrecht. Procedure. Beroep strekt tot vernietiging van de beslissing van het BBIE waarbij het einde van oppositieprocedure werd medegedeeld. Budget Bouwteam zou afstand van haar rechten op het depot hebben gedaan, waartegen door Baumarkt oppositie is ingesteld met haar beeldmerk Budget. Na opschorting en twee maal cooling-off-periode van 2 maanden, vordert Budget Bouwteam merk definitieve merkinschrijving. Ex artikel 2.16 lid 3 sub b BVIE blijkt dat het afsluiten van de procedure een vermoeden dat het stilzwijgen van de verweerder aldus moet worden begrepen dat hij afstand doet van zijn rechten. Het 'buiten behandeling laten' is een appellabele beslissing.

Er is als enige beperkte punt auditieve overeenstemming tussen de tekens en zodoende geen verwarring kunnen veroorzaken. Het hof doet de beslissing teniet en verklaart de ingestelde oppositie ontvankelijk, maar ongegrond.

13. Betreffende de ontvankelijkheid van haar vordering wijst ze er op dat tegen een beslissing om de oppositie 'buiten beschouwing te laten', in geval de eiser in oppositie niet tijd reageert, beroep kan worden ingesteld.
Hieruit leidt ze af dat dit beroep dan ook open staat voor de verweerder in oppositie die niet tijdig heeft gereageerd.

19. Voor die uitlegging pleit ook het gegeven dat het Benelux Gerechtshof bij het arrest van 26 juni 2009 (JTEKT) ten voordele van de eiser in oppositie, die de procedure niet benaarstigt volgens de bepalingen van het UR BVIE, het recht heeft bevestigd om beroep in te stellen tegen de beslissing waarbij de oppositie 'buiten behandeling wordt gelaten'.

Immers het 'buiten behandeling laten' betekent niets anders dan dat de procedure wordt afgesloten en aan die maatregel kan alleen maar het vermoeden ten grondslag liggen dat de eiser geacht wordt afstand te doen van zijn bezwaren tegen het gedeponeerde merk.

(...) Er lijkt geen redelijke grond voorhanden om aan te nemen dat in geval van stilzwijgen van de verweerder in oppositie hem minder rechten behoren te worden toegekend dan aan eiser.(...)

Hof van beroep Brussel 3 februari 2015, IEFbe 1198 (IUS)
Merkenrecht. Het BBIE beslist tot doorhaling van de door eiser ingeschreven merk IUS (Latijn voor recht) met toepassing van 2.1.4 BVIE omdat beschrijvend is voor juridische diensten. Het woord 'IUS' is het Latijnse woord voor "recht", dat Latijn een dode taal is, staat er niet aan in de weg dat het een belangrijke  invloed heeft gehad op de Benelux-talen. De gemiddelde consument weet dat in de juridische wereld vaak Latijnse termen worden gebruikt. Een groot aantal advocatenkantoren gebruikt de term IUS als onderdeel van hun handels- of vennootschapsnaam. Het Hof van beroep verklaart de vordering ongegrond en de weigering terecht.

17. Het woord "ius" is het Latijnse woord voor "recht". Eiser voert aan dat het Latijn een dode taal is. Enkel een handvol mensen kennen nog de betekenis van bepaalde Latijnse woorden. De gemiddelde consument van de betrokken diensten zal niet in staat zijn het woord ‘lus' te begrijpen en kan er dus de betrokken dienst niet uit afleiden. Het is de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorieen consumenten wordt gebruikt die doorslaggevend is. In bet normale taalgebruik
van de beoogde doelgroep zal bet woord “lus” geenszins voorkomen. Het betrokken teken zal en kan dus niet dienen ter aanduiding van de betrokken diensten.

18. Het BBIE is het terecht oneens met deze stelling. Dat het Latijn een dode taal is, staat er niet aan in de weg dat het Latijn een belangrijke invloed heeft gehad op de Benelux-talen en er veel Latijnse termen In bet dagelijks taalgebrulk aanwezlg zijn. Het vak Latijn blijft ook leerlingen aantrekken in het middelbaar onderwijs.

(...) dat het woord “lus” niet voorkomt In de tijdschrlften “Ciné-Télé Revue” of “Dag Allemaal” is niet relevant omdat de gemiddelde consument deze tijdschriften niet raadpleegt als hi] op zoek is naarjuridische diensten of juridische informatie.

(...) In het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (Van Dale, 14dC druk, p. 1592) wordt het woord “jus” (uitspraak joes’) met als betekenis recht vermeld en wordt uitgelegd dat het woord afkomstlg is van het Latijnse “ius”. Als voorbeeldzin schrijft Van Dale: “jus studeren”.

De gemiddelde consument weet dat in de juridische wereld vaak Latijnse termen worden gebruikt.  (...)

Een groot aantal advocatenkantoren gebruikt de term “ius” als onderdeel van hun handels- of vennootschapsnaam: Altius, Eubellus, Ad/ius, Auxillus, Lexius Advocaten, Venus, Orbius, Xinius, lus Consult.

Gerecht EU 5 februari 2015, IEFbe 1195; T--570/10 RENV; ECLI:EU:T:2015:76 (Environmental Manufacturing/OHIM - Wolf)
Na IEF 13223 en IEF 11342. Verwateringsgevaar, gevaar voor free-riding. De interveniënt heeft bij de procedure bij het OHIM geen mogelijke verandering van het economisch consumentengedrag genoemd, daarom de kamer van beroep onterecht aangenomen dat verwatering optrad. De redenering van de kamer van beroep was niet duidelijk gericht op het verwaterings- of 'free-riding' aspect. Het Gerecht EU vernietigt het besluit van de tweede Board of Appeal van OHIM.

39      In this instance, the Court of Justice pointed out, in paragraphs 38 and 44 of its judgment, that the General Court erred in law by failing to criticise, in disregard of the case-law cited in its own judgment, the Board of Appeal’s failure to conduct an analysis of the effects of the use of the mark applied for on the economic behaviour of the average consumer of the goods covered by the earlier marks.

40      In that regard, it must be noted that, contrary to what it suggests, the intervener did not put forward any argument before OHIM to establish the existence of a risk of the consumer of the goods in respect of which the earlier marks were registered changing his economic behaviour. As the applicant points out, the intervener did not mention, during the proceedings before OHIM, the possibility of any change in the economic behaviour of the consumer.

41      In those circumstances, the applicant’s complaint alleging infringement of Article 8(5) of Regulation No 207/2009 must be upheld, in so far as the Board of Appeal incorrectly found that there was a risk of dilution.

43      As the applicant’s complaint challenging the risk of dilution was upheld in paragraphs 36 to 42 of the present judgment, it is now for the General Court to verify whether the Board of Appeal was justified in finding that there was a risk of free-riding in the present case.

46      The intervener submits that it provided proof that the earlier marks have been used in trade for decades and that they have been continuously promoted. The risks of misappropriation of the reputation of the earlier marks are all the more obvious in that the use of a mark with a canine’s head in the sector concerned is unique and that the goods are identical or at least highly similar. In that regard, the applicant never explained the reasons which led it to choose precisely the sign represented in the mark applied for. The combination of the reputation of the mark and the similarity of the goods may, according to the intervener, suffice to establish that there is a risk of free-riding. Finally, the intervener submits that, as the ground of dilution is well-founded, the Board of Appeal could include it in its assessment of the risk of free-riding. In any event, the dilution is only one of the aspects of the global assessment of the risk of free-riding carried out by the Board of Appeal.
65      In the light of the above, the applicant’s second complaint, alleging infringement of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, in so far as the Board of Appeal found that there was a risk of free-riding, must be upheld.

65      In the light of the above, the applicant’s second complaint, alleging infringement of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, in so far as the Board of Appeal found that there was a risk of free-riding, must be upheld.

Cour d'appel Bruxelles 8 janvier 2015, IEFbe 1194 (Lesaffre et Compagnie SA contre OBPI - BAKING CENTER)
Droit des marques. Le recours est dirigé contre le décision par OBPI qui a refusé l'enregistrement de la marque verbale Benelux "BAKING CENTER" parce que le signe aurait un caractère descriptif et il serait dénué de pouvoir distinctif. L'OBPI ne démontre pas que cette combinaison - ne relevant pas du langage courant - serait néanmoins usuelle pour désigner les service en cause. Les services: "fourniture d’information, recherche, services de conseil et d’avis conseil technique dans le domaine de Ia fabrication du pain". La cour annule la décision attaquée et ordonne à l'OBPI de procéder à l'enregistrement dans le registre des marques du Benelux du dépôt de la marque BAKING CENTER.

19. Par ailleurs, L'OBPI ne démontre pas que cette combinaison - ne relevant pas du langage courant - serait néanmoins usuelle pour désignerles service en cause. Il est uniquement établi que le signe est utilisé sur des sites internet, soit par LESAFFRE pour désigner des service techniques, soit par des sociétés qui relèvent de son groupe, soit par une société autorisée à user de sa marque, soit encore par une société à l'encontre de laquelle la requérante a pris des mesures d'interdiction, soit enfin par un site de décoration et d'aménagement intérieur.

Relevant de la fantaisie sans présenter un lien direct en concret avec les services pour lesquels il est déposé, le signe est apte à distinguer ces service commen provenant de l'entreprise de la requérante et de les distinguer de ceux offerts par une autre entreprise. En effet le public pertinent des professionnels parviendra sur Ia base de Ia marque et selon ses experiences positives ou negatives qu’iI aura eues avec les services, a établir ses choix, soit pour réitérer l’achat, soit pour I’éviter.

20. Dans son analyse du caractére descriptif, I’OBPI prend en consideration des facteurs extrinséques a Ia demande, étant, d’une part, les activités de Ia requérante dans Ia production de produits lies à Ia fabrication du pain, et d’autre part, les services décrits dans Ia demande initiale qui faisait référence a Ia fabrication du pain.

(...) Outre que i’analyse ne doit prendre en compte que ie rapport direct entre le vocable BAKING (et non un autre vocable, tel que ~ baker ~) avec les services en cause (...)

 L’examen doit se limiter aux facteurs intrinsEques, c’est-à-dire aux services mentionnés dans Ia demande d’enregistrement. Des lors, même s’il fallait suivre I’anaiyse de l’OBPI, selon laquelle le terme a baking ~ renverrait aux 5ecteurs de I’aiimentation ou de Ia boulangerie, il faut constater que les services visés dans Ia demande n’y font, quant a eux, pas référence. II n’y a donc pas lieu, en espèce, d’apprécier le caractère descriptif du signe au regard des services de boulangerie ou de l’alimentation, alors même qu’ils sont susceptibles d’être concernés par les services en cause (CUE, 10 février 2010-T -344/07, Homezone, points 67 et 68).

Gerecht EU 5 februari 2015, IEFbe 1189; ECLI:EU:T:2015:72 (Red Bull tegen OHIM)
Gemeenschapsmerk. Verwarringsgevaar. Gelijke waren. Sun Mark deponeert het woordmerk BULLDOG, waartegen oppositie is ingesteld door Red Bull. Het Gerecht constateert dat BULLDOG ten opzichte van RED BULL en BULL slechts gedeeltelijk overeenstemmen. Tegelijkertijd levert de totaalindruk in combinatie met een situatie van identieke producten wel degelijk verwarringsgevaar op. Het Gerecht vernietigt de beslissing.

Mate van overeenstemming

31. In the present case, it should be noted that the beginning of the two signs at issue contains four identical letters, namely ‘b’, ‘u’, ‘l’ and ‘l’. The consumer will generally pay greater attention to the beginning of a word sign than to the end. The first part of a trade mark tends normally to have a greater visual and phonetic impact than the final part (see, to that effect, judgments of 7 September 2006 in Meric v OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, paragraph 51, and of 3 September 2010 in Companhia Muller de Bebidas v OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, paragraph 62), even if that argument does not hold in all cases (see judgment of 27 February 2014, Advance Magazine Publishers v OHIM — López Cabré (TEEN VOGUE), T‑37/12, EU:T:2014:96, paragraph 70 and the case-law cited).

32. In this instance, in the case of relatively short word signs, it must be held that the fact that the first four letters, constituting all the letters making up the earlier word marks and the majority of those forming the mark applied for (four out of seven), is sufficient for the Board of Appeal’s characterisation of the signs as ‘similar to a rather low degree’ to be dismissed. Red Bull is therefore correct in claiming that OHIM erred in its assessment in that regard.

33. On the other hand, given that, according to case-law, a difference consisting in a single consonant can sometimes prevent the finding of a high degree of visual similarity between two relatively short word signs (see, to that effect, judgments of 22 June 2004 in Ruiz-Picasso and Others v OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, paragraph 54, and of 16 January 2008 in Inter-Ikea v OHIM–Waibel (idea), T‑112/06, EU:T:2008:10, paragraph 54), it must be pointed out that the presence of the three additional letters in the mark applied for (‘d’, ‘o’ and ‘g’) prevents the signs at issue being considered to have a high degree of similarity.

34. It must therefore be concluded that there is only an average visual similarity between the signs at issue.

Verwarringsgevaar

60. It should first be noted that the Board of Appeal failed to take into account, in the assessment of the likelihood of confusion, the fact that the products at issue were completely identical. Given, first, how important the fact is that they are identical and, second, the conclusion, reached in paragraph 54 above of the overall resemblance of the signs at issue, it must be held that the likelihood of confusion between the marks at issue has been proved.

Hof van beroep Antwerpen 19 januari 2015, IEFbe 1188 (Optiteam tegen Velum)
Uitspraak aangebracht door Eric De Gryse, Emmanuel Cornu en Anne Delheid, Simont Braun. Merkenrechtinbreuk. Parallel circuit. Reserveonderdelen. Geen soortnaamverwording. Velum is titularis van de woordmerkrechten LASER en het beeldmerk SUNBURST voor zeilboot(toebehoren) en buiten de EER als PERFORMANCE SAILCRAF (AUSTRALIA). Optiteam verkoopt zeilboten en toebehoren onder deze tekens die niet afkomstig zijn van Velum maar die vanuit een parallel circuit vanuit Australië worden ingevoerd. Door de Voorzitter van de Rechtbank van koophandel Antwerpen werd merkinbreuk vastgesteld:

met uitzondering van het gebruik van vernoemde merken met toevoeging van het begrip “voor” (“for”) om de bestemming van het onderdeel/accessoire aan te duiden, voor zover dit onderdeel/accessoire niet zelf het één of beide merken draagt. 

De merken zijn in de zeilwereld bekend. Volgens het Hof zijn de twee merken fantasiebenamingen, die niet beschrijvend zijn voor de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd en die wel degelijk de herkomst van de boten kunnen aanduiden. Er is geen sprake van verwording tot soortnaam doordat de ontwerper de "LASER"-boten benoemd of door het bestaan van een vereniging zoals International Laser Class Association.

Appellanten wordt toegestaan om bij de verkoop van onderdelen/accessoires die niet zelf één of beide merken dragen, ter indicatie van de bestemming van “voor/for LASER” te gebruiken. De producten worden met de aanduiding REPLICA voorgesteld als imitatie van het originele product, hetgeen niet kan beschouwd worden als een eerlijk gebruik in de handel en nijverheid. Hof bevestigt het eerdere stakingsbevel.

(...) Zij moeten [red. hun tegenvordering tot nietigveklaring ex 2.28 a t/m d BVIE] aantonen dat het teken waaruit het merk bestaat een beschrijvend karakter heeft, dan wel dat het om een andere reden niet in staat is waren te onderscheiden naar hun herkomst uit een bepaalde onderneming. Zij doen zulks niet. 
(...)

Met de geïntimeerde kan worden vastgesteld dat het geenszins is aangetoond dat "LASER" in 1970 ten tijde van het merkdepot de gebruikelijke benaming was voor boten, zonder dat "LASER" nog verband hield met de herkomst van de boten.
(...)
Terecht oordeelde de eerste rechter dat het gegeven dat de ontwerper, (...) de boten benoemd als "LASER"-boten, geen bewijs kan inhouden dat het begrip tot een soortnaam zou zijn verworden. (...)
Het bestaan van ILCA, zijnde de International Laser Class Association, kan geen afbreuk doen aan het voorgaande. Dat een vereniging de naam draagt van het merk, betekent immers niet noodzakelijk dat het merk haar onderscheidend vermogen verliest.(...)

Dat het relevante publiek de "LASER-boot" uitsluitend zal associëren met de constante eigenschappen die de "LASER Class Rules" vooropstelt - zoals de appellanten beweren - betekent volgens het hof nog niet noodzakelijk dat "LASER" een soortnaam is geworden bij dit publiek.

(...)
Het hof treedt het oordeel van de eerste rechter bij. De appellanten kunnen worden toegelaten om onderdelen/accessoires voor boten vermarkt onder het merk "LASER" op de door de eerste rechter bepaalde wijze aan te duiden als mogelijk onderdeel ervan. Dergelijk gebruik is noodzakelijk om het publiek volledige en begrijpelijke informatie te verstrekken over de bestemming van het onderdeel/accessoire.

Zoals ook de eerste rechter, oordeelt het hof dat het gebruik van het merk "LASER" voorafgegaan door het begrip "Replica" niet kan worden beschouwd als in overeenstemming met de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.23.1 c BVIE. De producten worden op die wijze voorgesteld als imitatie van het originele product, hetgeen niet kan beschouwd worden als een eerlijk gebruik in de handel en nijverheid. Terecht besloot de eerste rechter dat de legitieme belangen van de geïntimeerde als merkhouder niet afdoende worden gewaarborgd door een dergelijk gebruik.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Hieronder de tabel met arresten die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen.

T-69/14			Beroep verworpen
T-195/13	CAMEA	BALEA	Beroep verworpen
T-11/14	Pianissimo		Beroep verworpen
T-46/13	KIT, EL SABOR DE NAVARRA		Beroep verworpen

Hof van beroep Brussel 14 januari 2015, IEFbe 1182 (Amazing Brands tegen BOIE)
Merkenrecht. Inburgering. Het beroep strekt tot vernietiging van de beslissing van het BBIE om het woordmerk 'PRONAILS' te weigeren omdat het is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel, PRO voor professioneel (vgl. Gerechte EU T-145/12; IEF 12600(B)), en de soortnaam, NAILS voor nagels. Tevens zou deze samenstelling beschrijvend voor cosmetica en nagelschoonheidsverzorging zijn. Marktonderzoek toont aan dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is. Dit gebeurt onder verwijzing naar een artikel in Trends, het aantal medewerkers, de omzet, selectief distributienetwerk en 26e plaats onder gerenommeerde cosmeticabedrijven. Het Hof doet de BBIE-beslissing teniet en wijst de inschrijving in het register toe.

30. Het door het BBIE voor inschrijving geweigerde woordteken ‘pronails’ is een neologisme: in geen van de talen die in de Benelux worden gesproken komt het voor, evenmin trouwens als in de Engelse taal.

45. Eiseres legt meer dan 100 bewijsstukken voor -waarvan sommige tientallen bladzijden omvatten- waarvan de oudste dateren uit 2002.

47. Over de plaats van eiseres in de betrokken sector kan nuttig verwezen worden naar een artikel ‘De kunstnagel wint terrein’ gepubliceerd in Trends (september 2012).

Er wordt aangegeven dat de omzet van eiseres in 2011 meer dan 15 miljoen euro bedroeg en dat bet bedrijf, dat over een team van 80 medewerkers beschikt, Europees marktleider is in de niche van de gel- of kunstnagel.

Ook wordt vermeld dat de producten niet verkrijgbaar zijn in de doorsneeparfumerie of in het grootwarenhuis, maar dat gewerkt wordt met een netwerk van distributeurs die leveren aan de betere nagelsalons.

Nader detail over die omzet doet blijken dat er tijdens de periode 2007-2011 gemiddeld ruim 3,5 miljoen EUR in de Benelux werd gerealiseerd.

Als bedrijf dat actief is in slechts een nichemarkt van de cosmetica, wordt eiseres door het vakblad Trends in Juni 2013 gerangschikt op de 26ste plaats onder de tal van gerenommeerde cosmeticabedrijven. Hieruit mag worden afgeleid dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is.

48. Een marktonderzoek dat uitgevoerd werd in maart 2014, en zodoende ook relevant is voor de graad van Inburgering die tot november 2012 al was gegroeid, nu wordt aangenomen dat inburgering een jarenlang proces vergt, geeft aan dat van alle respondenten, waarvan er 159 in België, 175 in Nederland en 15 in bet Groothertogdom Luxemburg waren gevestigd, 83% het merk ‘pronails’ kent voor nagelverzorging en dat dit percentage zowat gelijkmatig in de drie landen worden bereikt (van 78% In Nederland, over 80% in Luxemburg tot 88% in België).

Van de respondenten weet meer dan 60% bet merk spontaan te duiden als merk voor waren in verband met nagelverzorging en 45% onderscheidt bet ook voor dienstverlening In dat verband. (...)

50. Op grond van al de voormelde relevante gegevens, die alle de peildatum van november 2012 betreffen, is bet hof van oordeel dat moet worden aangenomen dat het teken bij bet doelpubliek in de Benelux al onderscheidend vermogen had verkregen toen het in november 2012 werd gedeponeerd voor de waren en diensten uit de klassen 3, 35 en 44 die betrekking hebben op de waren en diensten waarvoor een weigeringsgrond wegens bet eventueel beschrijvend karakter van het teken door het BBIE wordt tegengeworpen.

Aangezlen boven werd vastgesteld dat bet teken onderscheidend vermogen heeft en er hoe dan ook geen weigeringsgrond uit artikel 2.11.1.c. BVIE kan geput worden voor de geclaimde waren en diensten die geen verband houden met nagelverzorging, is zonder belang dat bet gebruik voor deze waren en diensten niet is aangetoond.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van dertiental oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie december 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.be.

Hof Den Haag 30 december 2014, IEFbe 1175 (DSM tegen Vion)
Beschikking ingezonden door Marlies Wiegerinck en Michiel Rijsdijk, Arnold + Siedsma. Merkenrecht. VION is merkhouder van gemeenschapswoordmerk VION, DSM heeft voor een jonger Beneluxwoordmerk ZIVION een spoedinschrijving verricht. DSM verzoekt tevergeefs het hof de gedeeltelijke toewijzing van de oppositie van Vion tegen DSMs ZIVION te vernietigen. De waren uit klasse 1 (B) chemische en biochemische producten voor land-,tuin- en bosbouwkundige doeleinden, etc.. zijn tenminste in zekere zin vergelijkbaar aan de ongedierteverdelging, parasietverdelging van de 'VION-klasse 5-waren'. Vanwege de indeling in verschillende klassen bestaat er niet automatisch een verschil in de aard van de waren, ook niet wanneer daarbij het bijvoeglijk naamwoord 'chemisch' ontbreekt, wat niet direct betekent dat er alleen natuurlijke producten zouden zijn. Vordering wordt afgewezen.