Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 15 januari 2015, IEFbe 1149 (Marques de l'ëtat de Monaco)
Merkenrecht. De internationale inschrijving voor het Gemeenschapswoordmerk MONACO is geweigerd op absolute gronden vanwege het beschrijvend karakter en ontbreken van onderscheidend vermogen. MONACO duidt de herkomst aan of is een geografische benaming voor bepaalde producten en diensten. Het beroep wordt verworpen.

Uit het persbericht: The Principality of Monaco cannot benefit from the protection of the trade mark MONACO in the EU in respect of certain goods and services. The word ‘MONACO’ designates the origin or geographical destination of the goods and services concerned and is devoid of distinctive character.

58      Om de gegronde redenen van de kamer van beroep die in punt 20 van het onderhavige arrest in herinnering zijn gebracht, moet worden geoordeeld dat die kamer van beroep – anders dan verzoekster stelt – voor elk van de betrokken waren en diensten rechtens genoegzaam het bewijs heeft geleverd van een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen die waren en diensten en het betrokken merk om te oordelen dat de term „monaco” in de handel kon dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst of bestemming van de waren of van de plaats van het verrichten van diensten en bijgevolg dat genoemd merk de betrokken waren en diensten beschreef.

59      Met betrekking tot de beweerde kennelijk onjuiste beoordeling van het geografische criterium faalt verzoeksters argument dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de volledige („Vorstendom Monaco”) en de afgekorte („Monaco”) benaming van de Staat. Dat onderscheid staat immers niet in de weg aan de vaststelling van het verband tussen de betrokken waren en diensten en het betrokken gebied. Dienaangaande is verzoeksters argument dat het BHIM met het betrokken merk overeenstemmende woordmerken heeft aanvaard, in tweeërlei opzicht problematisch. Allereerst zij vastgesteld dat hoewel het BHIM, gelet op het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, rekening moet houden met beslissingen die reeds zijn genomen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, de toepassing van deze beginselen moet worden verzoend met het wettigheidsbeginsel (zie arrest van 17 juli 2014, Reber Holding/BHIM, C‑141/13 P, EU:C:2014:2089, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu heeft de kamer van beroep, zoals hierboven in de punten 47 tot en met 58 is gebleken, terecht geoordeeld dat het aangevraagde merk onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 viel, zodat verzoekster zich ter ontkrachting van die vaststelling niet zinvol op eerdere beslissingen van het BHIM kon beroepen. Voorts heeft het BHIM zich op een voor verzoekster gunstige wijze uitgesproken over tal van andere, in punt 23 van dit arrest opgesomde waren en diensten die inmiddels door het betrokken merk worden beschermd.

Op andere blogs:
NLO Shieldmark
Hoogenraad & Haak

Hof van beroep Brussel 21 oktober 2014 & Rechtbank van Koophandel Brussel 21 november 2012, IEFbe 1141 (Merck, Sharp & Dohme tegen PI Pharma)
Merkenrecht. MSD gebruikt zijn merkrecht tot kunstmatige afscherming van de interne markt. Dergelijk verzet is echter slechts toegestaan indien ompakking uitsluitend is ingegeven door nastreving van een commercieel voordeel voor de parallelimporteur. De herverpakking naar ander formaat is in dit geval echter objectief noodzakelijk, omdat dit vermijdt dat PI Pharma effectieve toegang tot de Belgische markt wordt geweigerd. Het beroep is ongegrond.

Hof van beroep Gent 20 oktober 2014, IEFbe 1140 (Artma tegen Spiers Leopold)
Uitspraak mede aangebracht door Stephane Criel, Van Eeghem Criel. Merkenrecht. Astma is houder van het Benelux woordmerk “SPIERS”. Het depot is echter te kwader trouw verricht, omdat Astma gelet op de familiale banden wist dat Leopold Spiers het eerst, het langst en onafgebroken gebruik heeft gemaakt van het teken Spiers en van de handelsbenaming “Leopold Spiers”. Het beroep is ongegrond.

13. (...) Astma wist, gelet op de familiale banden tussen de partijen en gelet op de commerciële activiteiten van de beide partijen in de nabij gelegen steden, dat de bvba Leopold Spiers het eerst, het langst en onafgebroken gebruik maakt van het teken “Spiers” en van de handelsbenaming “Leopold Spiers”, waarin het woord “Spiers” het belangrijkste bestanddeel vormt. De bvba Artma wist dus dat de bvba Leopold Spiers binnen de laatste drie jaren voorafgaand aan het depot in 2008 in het Benelux-gebied een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt.

14. (...) De kwade trouw van de bvba Artma wordt verder nog geïllustreerd door het feit dat Artma, minstens gedurende een zekere tijd, zelf minder of zelfs geen gebruik heeft gemaakt van het woord “Spiers” in haar handelsbenaming. (...) Ten onrechte voert de bvba Artma aan dat zij niet de bedoeling gehad geeft de bvba Leopold Spiers aan te vallen. Uit haar aangetekende brief (...) blijkt heel duidelijk de bedoeling van de bvba Artma om haar handelsgebied verder uit te breiden en dat van de bvba Leopold Spiers te beperken tot de stad Ronse.(...)

Rechtbank van Koophandel (en afd.) Gent 9 oktober 2014, IEFbe 1137 (AGC Glass Europe tegen Guardian Industries e.a.)
Uitspraak mede aangebracht door Alexis Hallemans, CMS. Merkenrecht. Auteursrecht. AGC is houder van het beeld- en woordmerk Delta en beeld- en woordmerk Chinchilla. De geldigheid van en inbreuk op de woordmerken wordt bevestigd, terwijl de beeldmerken nietig worden verklaard omdat zij geen herkomstfunctie dienen. Het beroep op titulariteit van het auteursrecht op de betreffende werken wordt afgewezen.

Onderscheidend vermogen:

Het kenmerkende uiterlijk van het glas wordt bepaald door het beeldmerk waardoor het door het relevante publiek in de eerste plaats zal worden opgevat als een technisch middel om te verzekeren dat het glas ondoorzichtig is.

Het relevante publiek heeft niet te gewoonte dergelijke tekeningen toegepast op de oppervlakte van glasplaten, als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar te beschouwen: zij worden in de eerste plaats als een functioneel bestanddeel ervan herkend, en niet als een teken dat de consument kan associëren met een bepaalde onderneming.

Het relevante publiek zal dergelijke tekeningen hoogstens opvatten als decoratieve varianten op mat of ondoorzichtig glas: zoals het wordt toegepast slaagt het beeldmerk er dan ook niet in haar belangrijkste functie, met name de herkomstaanduiding, te vervullen.

Cour d'appel Bruxelles 5 septembre 2014, IEFbe 1136 (X,Y,Z contre Confrérie Tchantchès)
Jugement envoyée par Daniel & Damien DESSARD, Cabinet d'avocats DESSARD. Droit d'auteur. Indication du nom de l'auteur sur l'œuvre. Présomption de titularité. Pas d'incidence de la date de cette mention. Marques: dépôt de mauvaise foi. Conditions.

[A] étant décédé, l'action a été reprise par ses héritiers. [A] a inventé et rédigé une légende, dénommée "La légende du pot Tchantchès", qui raconte l'histoire de la naissance d'une chope de bière à deux anses, représentant sur un face l'empereur Charlemagne et sur l'autre le personnage folklorique Tchantchès, ainsi que de la formule "A vos santé... à deux mains" qui termine ce récit. La Confrérie Tchantchès dépose une marque figurative représentant le dessin de la chope à deux anses. [A] conteste. Se fondant sur la mauvaise foi de la Confrérie Tchantchès lors du dépôt de sa marque, le tribunal de première instance lui interdit de faire usage des marques et de reproduire la "Légende du pot Tchantchès".

En appel, la Cour confirme le jugement entrepris sur le fond mais le réforme en ce qu'il fixe le montant de l’astreinte à €500 par infraction constatée. Statuant à nouveau sur ce seul point, la Cour fixe le montant de l'astreinte à €1.000 par infraction.

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 5 november 2014, IEF 14543, zaak C-491/14 (UHostels)
Verwijzende rechter: Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Spanje: Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een merk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger merk, zonder dat laatstbedoeld merk vooraf nietig hoeft te worden verklaard?
Lees verder

Tribunal de Commerce de Bruxelles 4 septembre 2014, IEFbe 1111 (Akteos contre Acteos)
Jugement envoyé par Carl De Meyer et Frédéric Lejeune, Hoyng Monegier. AKTEOS, titulaire d'une marque française AKTEOS - LA FORCE DES VRAIS ECHANGES, postule la déchéance du volet Benelux de l'enregistrement international ACTEOS en tant qu’il concerne les services de formation. En effet, AKTEOS estime qu’ACTEOS n'est pas une société active dans le secteur de la formation, mais uniquement dans le domaine de l'édition de logiciels et de prologiciels. ACTEOS conteste ce qui précède parce qu'elle prétend fournir des services de formation à ses clients. Le tribunal estime que l’usage du signe ACTEOS, effectué par la société du même nom, n'est pas un usage à titre de marque, mais à titre de dénomination sociale ou, éventuellement de nom commercial. Le tribunal prononce, en conséquence, la déchéance et la radiation du volet Benelux de l'enregistrement international ACTEOS.
Lees verder

Hof van Beroep Brussel 18 november 2014, IEFbe 1119 (Louboutin tegen Dr. Adams Footwear)
Merkenrecht. Internationale rechtsmacht 4.6 BVIE en 28.1 EEX-Vo. Het incidenteel beroep van Dr. Adams Footwear en diens vordering tot nietigverklaring van het Benelux-rode-zoolmerk van Louboutin is ongegrond [red. vgl. IEF 14389]. Het hof van beroep stelt vast dat Dr. Adams Footwear door damesschoenen met hoge hakken die voorzien zijn van een aan het Beneluxmerk (quasi) identiek teken te koop aan te bieden, inbreuk maakt op dat merk.
Lees verder

test

Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 26 december 2014, IEFbe 1118 (Rijwielhandel Gebroeders Van Den Berghe tegen ITEK e.a.)
Uitspraak ingezonden door Axel Naeyaert, NCD Law. Merkenrecht. Inbreuk. Verwarringsgevaar. Eiser bezit het woord- en beeldmerk OXFORD voor fietsen. De vordering tot vervalverklaring wordt afgewezen als ongegrond. Nietigheidsvorderingen op grond van art. 2.4.(f) en art. 2.11.(c) BVIE worden afgewezen. Het gegeven dat het begrip OXFORD een plaatsnaam betreft, brengt niet met zich dat deze niet zou gebruikt mogen worden merkaanduiding voor fietsen. VDB toont voldoende naar recht aan dat de plaatsnaam OXFORD een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen. De rechtbank acht de vorderingen gegrond en kent (deels) schadevergoeding toe.

Nietigheid van het merk OXFORD:

IV.A. 2 a) (…) In onderhavig geval wordt de kwade trouw niet aanvaard en dit op grond van volgende overwegingen:
- Geconfronteerd met de merkinbreuk en anticiperend op een mogelijke argumentatie omtrent vervalverklaring (doch voorafgaand het effectief instellen ervan of ter kennis ervan zijn gebracht) is VDB overgegaan tot het deponeren van het dominant onderdeel van het beeldmerk (OXFORD).
- VDB gebruikt dit dominant onderdeel van haar beeldmerk (als woordbegrip) reeds sinds 1926. Het aanvragen van een woordenreeks voor dergelijk gebruik, kan niet als kwade trouw worden geduid.

2 b) Het gegeven dat het begrip OXFORD een plaatsnaam betreft, brengt op zich niet met zich mee dat deze niet zou gebruikt mogen worden merkaanduiding voor fietsen. ITEK bewijst onvoldoende naar recht dat de plaatsnaam OXFORD in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht of redelijkerwijze te verwachten is dat dit in de toekomst zal gebeuren (…) (red: vgl. Chinese). Zo houdt een toeristen-brochure waarbij wordt aangegeven dat de stad OXFORD een zeer fietsvriendelijke stad is geen drempel in om betreffend begrip als merk aan te vragen in het licht van artikel 2.11.(c) BVIE. VDB toont voldoende naar recht aan dat de plaatsnaam OXFORD een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen.

Inbreuk beeldmerk OXFORD vs. teken OXFORD:

IV.B. 2) (…) Het begrip OXFORD op de fietsen aangeboden door ITEK dient geïsoleerd te worden van het begrip “ESPERIA OXFORD”. Het begrip ESPERIA wordt niet samen gebruikt met het begrip OXFORD door ITEK. Zowel op de fietsen als op de publicitaire communicatie (zie duidelijk aanduiding OXFORD heren- en damesfietsen in de publicatie in de Gazet van Antwerpen als de Streekkrant) wordt het begrip OXFORD als enkel en geïsoleerd begrip gebruikt. (…) Verder kan eveneens worden verwezen naar de hierboven weergegeven beoordeling omtrent de vervalverklaring van het beeldmerk OXFORD waar de driedimensionale omzetting van het tweedimensionale merk als bewijs van een normaal gebruik werd aanvaard. Gezien deze beoordeling dient eveneens de driedimensionale omzetting door ITEK te worden beschouwd als een overeenstemmend gebruik conform art. 2.20.1.(b) BVIE. (…)

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 november 2014, IEFbe 1115, zaak C-500/14 (Ford Motor Company) - dossier
Vragen gesteld door Tribunale ordinario di Torino, Italië. Merkenrecht. De zaak speelt tussen twee private partijen: verzoekster Ford Motor Company, houdster van een geldig merk, en ITA verweerster Wheeltrims srl. Verzoekster is een procedure gestart tegen het ITA bedrijf wegens vermeende schending van haar exclusieve rechten in de zin van artikel 9 van Vo. 207/2009. Het gaat om door verweerster verkochte wieldoppen waarop het merk van verzoekster is gereproduceerd zonder dat verweerster in het bezit is van de vereiste licenties. Verzoekster heeft in kort geding verloren. Zij eist nu voor de verwijzende rechter een verklaring dat verweerster haar rechten schendt wegens ongeoorloofd gebruik, dat verweerster productie/verkoop/reclame voor de wieldoppen staakt en een veroordeling tot schadevergoeding. Inbreuk op haar exclusieve recht kan niet gerechtvaardigd worden door toepassing van de zogenaamde reparatieclausule.

Verweerster beroept zich op deze in de ITA wet opgenomen reparatieclausule. Zij stelt in het bijzonder dat het merk Ford op de wieldoppen enkel aanwezig is om de identificatie van de producent met betrekking tot het goed als geheel, te weten de auto waarop de wieldop wordt aangebracht. Het gaat dan om het reproduceren op reserveonderdelen van een esthetisch-beschrijvend kenmerk dat aanwezig is op de originele stukken, welk kenmerk essentieel is om het samengestelde product – de auto – zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.

De verwijzende ITA rechter (Rb Torino) stelt vast dat er veel onzekerheid bestaat over de precieze vaststelling en afbakening van de werkingssfeer van de reparatieclausule. De rechter in kort geding oordeelde dat die bepaling een ruimere inhoud heeft, omdat daarin in het algemeen wordt verwezen naar de „exclusieve rechten op de onderdelen van een samengesteld voortbrengsel”. De bepaling vooronderstelt een fundamenteel commercieel recht van de ondernemers om het oorspronkelijke onderdeel volkomen identiek te reproduceren, voortvloeiend uit de beginselen van vrije mededinging. Bij vervanging van auto-onderdelen kan, als esthetisch element, een min of meer getrouwe afbeelding van het merk van de autofabrikant zijn aangebracht en oefent het zijn „gewone” functie van aanduiding van de producent slechts uit ten aanzien van het goed in zijn geheel.

Gestelde vragen:

a) Verdraagt het zich met het gemeenschapsrecht dat artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 aldus worden toegepast dat producenten van reserveonderdelen en toebehoren ingeschreven merken van derden mogen gebruiken teneinde de uiteindelijke koper in staat te stellen de oorspronkelijke verschijningsvorm van een samengesteld voortbrengsel te herstellen, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?

b) Moet de in artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 bedoelde reparatieclausule aldus worden uitgelegd dat zij voor derde producenten van reserveonderdelen en toebehoren een subjectief recht inhoudt, en dat dergelijke derden, in afwijking van het bepaalde in verordening nr. 207/2009 en richtlijn 89/104/EG, op grond van dit subjectieve recht het ingeschreven merk van anderen mogen gebruiken voor reserveonderdelen en toebehoren, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?

English:

(a) Is it compatible with [EU] law to interpret Article 14 of Directive 98/71 and Article 110 of Regulation (EC) No 6/2002 as conferring on producers of replacement parts and accessories the right to use trademarks registered by third parties in order to allow the end purchaser to restore the original appearance of a complex product and, therefore, also when the proprietor of the trade mark applies the distinctive sign in question to a replacement part or accessory intended to be mounted on the complex product in such a way that it is externally visible and thus contributes to the external appearance of the complex product?

(b) Is the repair clause set out in Article 14 of Directive 98/71 and Article 110 of Regulation (EC) No 6/2002 to be interpreted as constituting a subjective right for third-party producers of replacement parts and accessories and, if so, does that subjective right include the right for such third parties to use the trade mark registered by another party in respect of replacement parts and accessories, by way of derogation from the rules laid down in Regulation No 207/2009 and Directive (EC) 89/104 and, therefore, when the proprietor of the trade mark also applies the distinctive sign in question to a replacement part or accessory intended to be mounted on the complex product in such a way that it is externally visible and thus contributes to the external appearance of the complex product?