Vraag aan HvJ EU over de auditieve gelijkenis die door begripsmatig andere betekenis wordt opgeheven

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 12 mei 2015, IEFbe 1395; zaak C-223/15 (Combit Software)
Vraag gesteld door Oberlandesgericht Düsseldorf, Duitsland. Verzoekster is actief in de computersector (ontwikkeling en verkoop hard- en software, en service en opleidingen op dat gebied). Zij is houdster van het DUI woordmerk ‘combit’ en het gemeenschapswoordmerk ‘combit’. Verweerster ‘Commit Business Solutions’ is een in Israël gevestigde onderneming die via haar website commitcrm (toevoeging crm = customer relationship management) en e-store wereldwijd haar producten verkoopt. Verzoekster vraagt de rechter in eerste aanleg verweerster te verbieden om zonder haar toestemming primair binnen de EU en subsidiair binnen DUI de benaming ‘commit’ voor software te gebruiken. (Enkel) haar subsidiaire vordering wordt toegewezen, op de grond dat zij zich niet op het gemeenschapsmerk kan beroepen omdat zij dat niet heeft gebruikt. Voor het DUI merk oordeelt de rechter dat wel sprake is van het vereiste verwarringsgevaar. Verzoekster gaat daarop in hoger beroep bij de verwijzende rechter.

De verwijzende DUI rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) oordeelt dat wel sprake is van voldoende gebruik van het gemeenschapswoordmerk. Wel deelt hij de mening over het verwarringsgevaar voor de (gemiddelde) consument, ook in de overige EULS, maar met uitzondering van het Engelse taalgebied waar men meer gewend is aan afkortingen en onderscheid weet te maken tussen com bit en commit. Zijn uitspraak zal afhangen van de uitleg van het eenheidsbeginsel (artikel 1, lid 2, Vo. 207/2009). Indien dit beginsel niet wordt toegepast zal een tijdrovende (en voor partijen dus kostbare) procedure moeten volgen om voor elke EULS afzonderlijk vast te stellen of sprake is van verwarringsgevaar. Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:

“In welke zin wordt de beoordeling van het verwarringsgevaar bij een gemeenschapswoordmerk beïnvloed indien de fonetische overeenstemming van het gemeenschapsmerk met een benaming die daarop een inbreuk zou maken, vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in sommige lidstaten wordt geneutraliseerd door een betekenisonderscheid, maar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in andere lidstaten niet?
a) Moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld vanuit het perspectief van de ene of van de andere groep, dan wel vanuit het standpunt van een fictieve gemiddelde EU-consument?
b) Moet het bestaan van een inbreuk op het gemeenschapsmerk worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of moet in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende lidstaten?”