Merkenrecht - Droit des marques  

Rechtbank van Koophandel (en afd.) Gent 9 oktober 2014, IEFbe 1137 (AGC Glass Europe tegen Guardian Industries e.a.)
Uitspraak mede aangebracht door Alexis Hallemans, CMS. Merkenrecht. Auteursrecht. AGC is houder van het beeld- en woordmerk Delta en beeld- en woordmerk Chinchilla. De geldigheid van en inbreuk op de woordmerken wordt bevestigd, terwijl de beeldmerken nietig worden verklaard omdat zij geen herkomstfunctie dienen. Het beroep op titulariteit van het auteursrecht op de betreffende werken wordt afgewezen.

Onderscheidend vermogen:

Het kenmerkende uiterlijk van het glas wordt bepaald door het beeldmerk waardoor het door het relevante publiek in de eerste plaats zal worden opgevat als een technisch middel om te verzekeren dat het glas ondoorzichtig is.

Het relevante publiek heeft niet te gewoonte dergelijke tekeningen toegepast op de oppervlakte van glasplaten, als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar te beschouwen: zij worden in de eerste plaats als een functioneel bestanddeel ervan herkend, en niet als een teken dat de consument kan associëren met een bepaalde onderneming.

Het relevante publiek zal dergelijke tekeningen hoogstens opvatten als decoratieve varianten op mat of ondoorzichtig glas: zoals het wordt toegepast slaagt het beeldmerk er dan ook niet in haar belangrijkste functie, met name de herkomstaanduiding, te vervullen.

Cour d'appel Bruxelles 5 septembre 2014, IEFbe 1136 (X,Y,Z contre Confrérie Tchantchès)
Jugement envoyée par Daniel & Damien DESSARD, Cabinet d'avocats DESSARD. Droit d'auteur. Indication du nom de l'auteur sur l'œuvre. Présomption de titularité. Pas d'incidence de la date de cette mention. Marques: dépôt de mauvaise foi. Conditions.

[A] étant décédé, l'action a été reprise par ses héritiers. [A] a inventé et rédigé une légende, dénommée "La légende du pot Tchantchès", qui raconte l'histoire de la naissance d'une chope de bière à deux anses, représentant sur un face l'empereur Charlemagne et sur l'autre le personnage folklorique Tchantchès, ainsi que de la formule "A vos santé... à deux mains" qui termine ce récit. La Confrérie Tchantchès dépose une marque figurative représentant le dessin de la chope à deux anses. [A] conteste. Se fondant sur la mauvaise foi de la Confrérie Tchantchès lors du dépôt de sa marque, le tribunal de première instance lui interdit de faire usage des marques et de reproduire la "Légende du pot Tchantchès".

En appel, la Cour confirme le jugement entrepris sur le fond mais le réforme en ce qu'il fixe le montant de l’astreinte à €500 par infraction constatée. Statuant à nouveau sur ce seul point, la Cour fixe le montant de l'astreinte à €1.000 par infraction.

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 5 november 2014, IEF 14543, zaak C-491/14 (UHostels)
Verwijzende rechter: Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Spanje: Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een merk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger merk, zonder dat laatstbedoeld merk vooraf nietig hoeft te worden verklaard?
Lees verder

Tribunal de Commerce de Bruxelles 4 septembre 2014, IEFbe 1111 (Akteos contre Acteos)
Jugement envoyé par Carl De Meyer et Frédéric Lejeune, Hoyng Monegier. AKTEOS, titulaire d'une marque française AKTEOS - LA FORCE DES VRAIS ECHANGES, postule la déchéance du volet Benelux de l'enregistrement international ACTEOS en tant qu’il concerne les services de formation. En effet, AKTEOS estime qu’ACTEOS n'est pas une société active dans le secteur de la formation, mais uniquement dans le domaine de l'édition de logiciels et de prologiciels. ACTEOS conteste ce qui précède parce qu'elle prétend fournir des services de formation à ses clients. Le tribunal estime que l’usage du signe ACTEOS, effectué par la société du même nom, n'est pas un usage à titre de marque, mais à titre de dénomination sociale ou, éventuellement de nom commercial. Le tribunal prononce, en conséquence, la déchéance et la radiation du volet Benelux de l'enregistrement international ACTEOS.
Lees verder

Hof van Beroep Brussel 18 november 2014, IEFbe 1119 (Louboutin tegen Dr. Adams Footwear)
Merkenrecht. Internationale rechtsmacht 4.6 BVIE en 28.1 EEX-Vo. Het incidenteel beroep van Dr. Adams Footwear en diens vordering tot nietigverklaring van het Benelux-rode-zoolmerk van Louboutin is ongegrond [red. vgl. IEF 14389]. Het hof van beroep stelt vast dat Dr. Adams Footwear door damesschoenen met hoge hakken die voorzien zijn van een aan het Beneluxmerk (quasi) identiek teken te koop aan te bieden, inbreuk maakt op dat merk.
Lees verder

test

Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 26 december 2014, IEFbe 1118 (Rijwielhandel Gebroeders Van Den Berghe tegen ITEK e.a.)
Uitspraak ingezonden door Axel Naeyaert, NCD Law. Merkenrecht. Inbreuk. Verwarringsgevaar. Eiser bezit het woord- en beeldmerk OXFORD voor fietsen. De vordering tot vervalverklaring wordt afgewezen als ongegrond. Nietigheidsvorderingen op grond van art. 2.4.(f) en art. 2.11.(c) BVIE worden afgewezen. Het gegeven dat het begrip OXFORD een plaatsnaam betreft, brengt niet met zich dat deze niet zou gebruikt mogen worden merkaanduiding voor fietsen. VDB toont voldoende naar recht aan dat de plaatsnaam OXFORD een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen. De rechtbank acht de vorderingen gegrond en kent (deels) schadevergoeding toe.

Nietigheid van het merk OXFORD:

IV.A. 2 a) (…) In onderhavig geval wordt de kwade trouw niet aanvaard en dit op grond van volgende overwegingen:
- Geconfronteerd met de merkinbreuk en anticiperend op een mogelijke argumentatie omtrent vervalverklaring (doch voorafgaand het effectief instellen ervan of ter kennis ervan zijn gebracht) is VDB overgegaan tot het deponeren van het dominant onderdeel van het beeldmerk (OXFORD).
- VDB gebruikt dit dominant onderdeel van haar beeldmerk (als woordbegrip) reeds sinds 1926. Het aanvragen van een woordenreeks voor dergelijk gebruik, kan niet als kwade trouw worden geduid.

2 b) Het gegeven dat het begrip OXFORD een plaatsnaam betreft, brengt op zich niet met zich mee dat deze niet zou gebruikt mogen worden merkaanduiding voor fietsen. ITEK bewijst onvoldoende naar recht dat de plaatsnaam OXFORD in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht of redelijkerwijze te verwachten is dat dit in de toekomst zal gebeuren (…) (red: vgl. Chinese). Zo houdt een toeristen-brochure waarbij wordt aangegeven dat de stad OXFORD een zeer fietsvriendelijke stad is geen drempel in om betreffend begrip als merk aan te vragen in het licht van artikel 2.11.(c) BVIE. VDB toont voldoende naar recht aan dat de plaatsnaam OXFORD een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen.

Inbreuk beeldmerk OXFORD vs. teken OXFORD:

IV.B. 2) (…) Het begrip OXFORD op de fietsen aangeboden door ITEK dient geïsoleerd te worden van het begrip “ESPERIA OXFORD”. Het begrip ESPERIA wordt niet samen gebruikt met het begrip OXFORD door ITEK. Zowel op de fietsen als op de publicitaire communicatie (zie duidelijk aanduiding OXFORD heren- en damesfietsen in de publicatie in de Gazet van Antwerpen als de Streekkrant) wordt het begrip OXFORD als enkel en geïsoleerd begrip gebruikt. (…) Verder kan eveneens worden verwezen naar de hierboven weergegeven beoordeling omtrent de vervalverklaring van het beeldmerk OXFORD waar de driedimensionale omzetting van het tweedimensionale merk als bewijs van een normaal gebruik werd aanvaard. Gezien deze beoordeling dient eveneens de driedimensionale omzetting door ITEK te worden beschouwd als een overeenstemmend gebruik conform art. 2.20.1.(b) BVIE. (…)

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 november 2014, IEFbe 1115, zaak C-500/14 (Ford Motor Company) - dossier
Vragen gesteld door Tribunale ordinario di Torino, Italië. Merkenrecht. De zaak speelt tussen twee private partijen: verzoekster Ford Motor Company, houdster van een geldig merk, en ITA verweerster Wheeltrims srl. Verzoekster is een procedure gestart tegen het ITA bedrijf wegens vermeende schending van haar exclusieve rechten in de zin van artikel 9 van Vo. 207/2009. Het gaat om door verweerster verkochte wieldoppen waarop het merk van verzoekster is gereproduceerd zonder dat verweerster in het bezit is van de vereiste licenties. Verzoekster heeft in kort geding verloren. Zij eist nu voor de verwijzende rechter een verklaring dat verweerster haar rechten schendt wegens ongeoorloofd gebruik, dat verweerster productie/verkoop/reclame voor de wieldoppen staakt en een veroordeling tot schadevergoeding. Inbreuk op haar exclusieve recht kan niet gerechtvaardigd worden door toepassing van de zogenaamde reparatieclausule.

Verweerster beroept zich op deze in de ITA wet opgenomen reparatieclausule. Zij stelt in het bijzonder dat het merk Ford op de wieldoppen enkel aanwezig is om de identificatie van de producent met betrekking tot het goed als geheel, te weten de auto waarop de wieldop wordt aangebracht. Het gaat dan om het reproduceren op reserveonderdelen van een esthetisch-beschrijvend kenmerk dat aanwezig is op de originele stukken, welk kenmerk essentieel is om het samengestelde product – de auto – zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.

De verwijzende ITA rechter (Rb Torino) stelt vast dat er veel onzekerheid bestaat over de precieze vaststelling en afbakening van de werkingssfeer van de reparatieclausule. De rechter in kort geding oordeelde dat die bepaling een ruimere inhoud heeft, omdat daarin in het algemeen wordt verwezen naar de „exclusieve rechten op de onderdelen van een samengesteld voortbrengsel”. De bepaling vooronderstelt een fundamenteel commercieel recht van de ondernemers om het oorspronkelijke onderdeel volkomen identiek te reproduceren, voortvloeiend uit de beginselen van vrije mededinging. Bij vervanging van auto-onderdelen kan, als esthetisch element, een min of meer getrouwe afbeelding van het merk van de autofabrikant zijn aangebracht en oefent het zijn „gewone” functie van aanduiding van de producent slechts uit ten aanzien van het goed in zijn geheel.

Gestelde vragen:

a) Verdraagt het zich met het gemeenschapsrecht dat artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 aldus worden toegepast dat producenten van reserveonderdelen en toebehoren ingeschreven merken van derden mogen gebruiken teneinde de uiteindelijke koper in staat te stellen de oorspronkelijke verschijningsvorm van een samengesteld voortbrengsel te herstellen, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?

b) Moet de in artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 bedoelde reparatieclausule aldus worden uitgelegd dat zij voor derde producenten van reserveonderdelen en toebehoren een subjectief recht inhoudt, en dat dergelijke derden, in afwijking van het bepaalde in verordening nr. 207/2009 en richtlijn 89/104/EG, op grond van dit subjectieve recht het ingeschreven merk van anderen mogen gebruiken voor reserveonderdelen en toebehoren, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?

English:

(a) Is it compatible with [EU] law to interpret Article 14 of Directive 98/71 and Article 110 of Regulation (EC) No 6/2002 as conferring on producers of replacement parts and accessories the right to use trademarks registered by third parties in order to allow the end purchaser to restore the original appearance of a complex product and, therefore, also when the proprietor of the trade mark applies the distinctive sign in question to a replacement part or accessory intended to be mounted on the complex product in such a way that it is externally visible and thus contributes to the external appearance of the complex product?

(b) Is the repair clause set out in Article 14 of Directive 98/71 and Article 110 of Regulation (EC) No 6/2002 to be interpreted as constituting a subjective right for third-party producers of replacement parts and accessories and, if so, does that subjective right include the right for such third parties to use the trade mark registered by another party in respect of replacement parts and accessories, by way of derogation from the rules laid down in Regulation No 207/2009 and Directive (EC) 89/104 and, therefore, when the proprietor of the trade mark also applies the distinctive sign in question to a replacement part or accessory intended to be mounted on the complex product in such a way that it is externally visible and thus contributes to the external appearance of the complex product?

Contribution envoyée par Spiegeler avocats. À l’heure des fêtes de fin d’année que diriez-vous d’une décision appétissante sur les marques, le droit d’auteur et la mousse d’oie et de canard? Voici le menu concocté par un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation de France en date du 10 décembre 2014.

L’affaire n’est pas nouvelle. Depuis des années les deux protagonistes, la société Milco et la société Jeca, s’affrontent dans une procédure à rebondissement sur fond de questions de propriété intellectuelle. Spécialisée depuis plus de 40 ans dans le développement et la fabrication de mousses, terrines et pâtés fins, Milco est titulaire depuis 2006 d’une marque française verbale « mousserelle aux trois saveurs » enregistrée sous le numéro 3425781 et désignant la classe 29.

Or, la société s’est rendue compte qu’une de ses anciennes relations commerciales distribuait des produits identiques sous le nom de « mousse savourelle aux trois saveurs » en utilisant sans autorisation et à des fins publicitaires des photos réalisées à l’origine pour la société Milco.

Si le juge de la Cour d’appel de Poitiers estime en 2010 que les expressions « mousse trois saveurs » et « mousse aux trois saveurs » ne contrefont pas la marque de Milco, il considère à juste titre que l’expression « mousserelle aux trois saveurs » crée un risque de confusion avec ladite marque. En effet, les expressions litigieuses prises en leur ensemble sont fortement similaires d’un point de vue auditif et visuel en ce que le terme « mousserelle » est la juxtaposition et la contraction des termes « mousse savourelle ». C’est en substance ce que vient de confirmer la Cour de cassation précisant que c’est l’impression d’ensemble qui domine ici dans la comparaison entre les signes, impression renforcée par la représentation similaire des produits en question.

Si la contrefaçon de la marque est avérée, la Cour de cassation annule le jugement d’appel qui avait également reconnu la contrefaçon par reproduction de la photographie des mousses aux trois saveurs. En effet, bien que la présentation du produit soit soignée et le décor élaboré, la Cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé en quoi la photographie portait l’emprunte de la personnalité de son auteur. La Cour de Cassation rappelle ici que le droit d’auteur existant sur le sujet de la photographie ne s’étend pas automatiquement à la photographie elle-même celle-ci devant présenter les caractéristiques d’originalité requises par la loi.

Toute photo, même de mousse de canard de luxe, n’est pas protégeable !

Cher lecteur, bon appétit!

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van dertiental oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie november 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.be.

Rechtbank Amsterdam 24 december 2014, IEFbe 1109 (Capri Sun tegen Riha Wesergold)
Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen en Monique Hennekens, BANNING. Vormmerk. Slaafse nabootsing. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. Volgens de rechtbank Den Haag [IEF 13734] is het vormmerk technisch bepaald en dus nietig verklaard. Deze rechtbank volgt: alle wezenlijke elementen van het sta-zakje zijn technisch bepaald, zodat het vormmerk nietig is ex 2.1 lid 1 BVIE. Beroep op slaafse nabootsing faalt eveneens. De opdruk van het zakje van Riha bevat immers zeer prominent haar (van Capri Sun afwijkende) merknaam.

Het reflecterende uiterlijk, de rechthoekige vorm in een (specifieke) hoogte/breedteverhouding, de lasnaden, de bolling van het Sta-zakje aan de onderkant (‘het buikje’) en het taps toelopen van het zakje zijn technisch bepaalde vormelementen.

4.10. De rechtbank overweegt dat van bescherming als vormmerk is uitgesloten een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Achtergrond van deze beperking is dat de bescherming van het merkenrecht niet wordt ingezet ter bescherming van vormen die beschermd kunnen worden door andere, in tijd beperkte, intellectuele eigendomsrechten. Voorkomen dient te worden dat een merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. Deze uitsluitingsgrond dient aldus te worden uitgelegd dat een teken dat enkel bestaat uit de vorm van een waar (of bij vormloze waren zoals vloeistoffen: de verpakking van die waar), op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele (in de zin van merkenrechtelijke, onderscheidende) kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Dat er mogelijk nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, staat niet in de weg aan toepassing van de uitsluitingsgrond. Dit kan wel een aanwijzing zijn dat dat de gekozen vorm niet aan een technische uitkomst is toe te schrijven, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde vorm van een verpakking wel enige (technische) functie vervult, maar dat de vorm tevens is ingegeven uit design-overwegingen. Een teken kan naast technische onderscheidende elementen, ook niet technische onderscheidende elementen bevatten. In dat geval is de techniek-uitzondering niet van toepassing. Ook wanneer de technische aspecten van de vorm niet wezenlijk zijn (geen onderscheidend element van de vorm zijn), vindt de uitzonderingsgrond geen toepassing. Het feit dat de vorm zelf het resultaat is van een technisch procedé (zoals bijvoorbeeld de door Riha genoemde verpakkingsmachine), maakt niet dat de vorm reeds daarom onder deze uitzonderingsbepaling valt. Al met al is dus voor toepassing van de uitzonderingsregel noodzakelijk dat alle wezenlijke (in de zin van onderscheidende) kenmerken van het Sta-zakje functioneel bepaald zijn. Het is aan Riha om aan te tonen dat de onderscheidende kenmerken van het Sta-zakje uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.

4.14 Conclusie van het voorgaande is dat voor elk (in de merkinschrijving zichtbaar) vormelement een technische functie kan worden vastgesteld. Niet gebleken is dat het Sta-zakje een belangrijk niet-functioneel kenmerk bevat. Daarmee staat vast dat de – voor de totale indruk wezenlijke – kenmerken van het Sta-zakje een technische functie hebben. Dat er talloze variaties op de sta-zakjes bestaan, maakt dat niet anders. De geregistreerde vorm van het Sta-zakje is noodzakelijk voor het bereiken van een technische uitkomst en kan krachtens 2.1 lid 2 BVIE niet als merk worden beschouwd. Riha kan op grond van artikel 2.18 lid 1 sub a BVIE met succes de nietigheid van het inschreven teken inroepen. De vordering van Riha in reconventie slaagt in zoverre.