CONES is beschrijvend voor sigarettenhulzen

Rechtbank Rotterdam 17 juni 2015, IEFbe 1397; ECLI:NL:RBROT:2015:4494 (CONES)
Merkenrecht. Eiser levert sigaretten-,sigaren- en jointhulsen aan professionele afnemers en is houdster van woord/beeldmerken CONES. Gedaagde produceert ook voorgedraaide jointhulzen en duidt de producten aan aan als "paper cones". Het woordmerk CONES wordt onderscheidend vermogen ontzegd, vanwege het beschrijvend karakter. De vorm van de voorgedraaide kegelvormige, papieren huls, met name geschikt voor het roken van wiet, is geen onbelangrijk kenmerk. Beschrijvende karakter geldt niet voor beeldmerken. Alleen het rechthoekig beeldmerk wordt wegens non-usus vernietigd.

4.5. (...)  Om te kunnen concluderen dat het merk onderscheidend vermogen mist omdat het beschrijvend aard is, dient dit uitsluitend te bestaan uit verwijzende of beschrijvende aanduidingen. Gelet op de vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (zie o.a.: HvJEU 23-10-2003, zaak C-191/01, Doublemint, IER 2004, 12) is het echter niet vereist dat het merk op het moment van depot reeds daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de ingeschreven waar. Voldoende is dat de kenmerken door het merk ten tijde van het depot kunnen worden beschreven, anders gezegd: dat het redelijkerwijs mogelijk is dat het merk de kenmerken in de toekomst gaat beschrijven. (...)

4.6. (...)  Daar komt bij dat het Engelse woord ‘cone’ vrijwel gelijkluidend is aan het Franse woord ‘le cône’, die beide kegel betekenen, zodat ook niet gezegd kan worden dat het Franstalig deel van het Beneluxpubliek onbekend zal zijn met de betekenis van deze term. Naar het oordeel van de rechtbank is het beschrijvende karakter van de woordmerken CONES met een en ander voldoende komen vast te staan, wat maakt dat deze geen onderscheidend vermogen bezitten. Daarbij komt dat, voor zover [gedaagde] met haar stelling dat het beschrijvende gebruik een gevolg is van de bekendheid van het merk heeft willen stellen dat het merk is ingeburgerd, dit verweer dient te worden gepasseerd, aangezien zij dit verder op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Voorts staat het enkele feit dat bij het indienen van de depots het BBIE de tekens wel onderscheidend vermogen heeft toegedicht niet in de weg aan een ander oordeel daaromtrent van de rechter.
De conclusie is dat althans aan de woordmerken CONES onderscheidend vermogen moet worden ontzegd vanwege het beschrijvende karakter daarvan voor sigarettenhulzen, zodat het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover ingeschreven voor deze waren, dienen te worden vernietigd. Of CONES tevens kan worden aangemerkt als een gebruikelijke aanduiding kan in dit verband derhalve buiten bespreking blijven.

slotsom
4.15. De slotsom dat is dat de primaire vordering tot nietigverklaring van de Beneluxmerken uitsluitend kan worden toegewezen voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover de inschrijving van dit merk ziet op sigarettenhulzen. De inschrijving van dit laatste woordmerk voor andere waren dan sigarettenhulzen alsmede die van het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0578242 zal vervallen worden verklaard wegens non-usus.
De vordering tot vernietiging van de beeldmerken is niet toewijsbaar, terwijl de vordering tot vervallenverklaring daarvan uitsluitend toewijsbaar is voor het rechthoekige beeldmerk als geregistreerd onder nummer 0722131, eveneens wegens non-usus. De rechtbank zal in zoverre de vorderingen worden toegewezen op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE (ambtshalve) de doorhaling van die merken uitspreken.
4.16. Het gevorderde bevel tot doorhaling met uitvoerbaar bij voorraad verklaring is niet toewijsbaar. De nietigverklaring en vervallenverklaring zelf kunnen naar hun aard niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zodat voor het uitvaardigen van een bevel al voordat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan geen rechtsgrond bestaat. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, kan de meest gerede partij op de voet van artikel 1.14 BVIE de doorhaling van de merken, voor zover relevant, verzoeken aan het BBIE. Bij een niet uitvoervaar bij voorraad verklaard bevel heeft [eiseres] daarom geen belang.