N7evenbikes maakt inbreuk op het gemeenschapsmerk Seven Cycles

Hof van Beroep Brussel 24 november 2015, IEFbe 1602 (Seven Cycles tegen N*7EvenBikes)
Uitspraak aangebracht door Jeroen Muyldermans, Altius. Merkenrecht. Eerder: IEFbe 870. Seven Cycles en N7evenbikes zijn allebei actief op de Belgische markt voor racefietsen. N7evenbikes vordert op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen en kwade trouw de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk Seven Cycles. Deze vordering wordt afgewezen. Seven Cycles vordert dat N7evenbikes wordt veroordeeld tot het staken van de inbreuk op haar Gemeenschapsmerk. Deze vorderingen, gebaseerd op art. 9.1. b) GMV en haar handelsnaam, worden gegrond verklaard en toegewezen.

De vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk SEVEN CYCLES gesteund op artikel 52.1. b) GMV
13. Uit het bovenstaande volgt dat het Unierechtelijk begrip kwade trouw voornamelijk doelt op gevallen waarin een derde een eerder gebruik maakte van een teken als merk, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd.

14. (…) Seven Cycles kan, als internationale in de VS gevestigde onderneming, evenmin worden verondersteld kennis te hebben van alle exposanten die deelnamen aan één specifieke beurs, te weten Velofollies in Kortrijk in januari 2010, te meer daar zij zelf niet op deze beurs die dat jaar werd gehouden, aanwezig was. Bovendien blijft geïntimeerde in gebreke om aan te tonen welke de omvang is van het gebruik dat zij beweerdelijk op die beurs gemaakt heeft van het teken “n7even”. Geïntimeerde legt weliswaar een factuur neer waaruit deelname aan de beurs zou moeten blijken, docht uit geen enkel element (zoals foto’s) blijkt dat zij op die beurs fietsen onder het teken “n7even” (als merk) tentoongesteld of te koop heeft aangeboden.

Geïntimeerde bewijst dan ook niet dat appellante behoorde te weten, laat staan effectief wist, dat geïntimeerde een voorgebruik maakte van een overeenstemmend teken met betrekking tot dezelfde of overeenstemmende waren.

Evenmin staat vast dat er sprake is van wat het Hof van Justitie in haar rechtspraak aanduidt als “een algemene bekendheid” waaruit men zou kunnen afleiden dat appellant van het aangevoerde voorgebruik op de hoogte diende te zijn. Wel integendeel, de feiten tonen duidelijk aan de lancering van de “n7even” fietsen zich op dat moment nog in een beginfase bevond.

De inbreukvordering gesteund op artikel 9.1. b) GMV
20. (…) Zoals reeds gesteld, bestaat het relevante publiek van waterflessen (klasse 21) en kleding, schoeisel en hoofddeksels (klasse 25) uit de normale geïnformeerd en redelijk omzichtige en oplettende consument van deze waren in de Europese Unie. Het betreft gangbare goederen van een relatief geringe waarde die regelmatig door het relevante publiek worden aangekocht.

Wat de fietsen en frames betreft, oordeelt het hof, rekening houdend met de bewoordingen gebruikt in de merkinschrijving, doch eveneens met het gegeven dat het geen consumptiegoederen betreft doch duurzame goederen, die weliswaar niet uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt, doch die toch slechts één maal om de zoveel jaar worden aangekocht en die een hogere waarde hebben dan loutere consumptiegoederen, dat het aandachtsniveau van het relevante publiek van deze waren licht verhoogd is.

21. (…) Hieruit volgt dat zowel in het ingeroepen merk als in de aangevochten tekens, de elementen “SEVEN” en “7EVEN” een zelfstandig onderscheidende plaats behouden.

Op basis van deze dominante en onderscheidende elementen dient vervolgens de mate van fonetische, visuele en begripsmatige overeenstemming te worden bepaald.

(…) Rekening houdende met het feit dat het bestanddeel “7EVEN” een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in de aangevochten tekens, is er ook sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming met het dominante bestanddeel in het oudere merk, te weten “SEVEN”.

Verder toont de beoordeling van de conceptuele of begripsmatige overeenstemming van de dominante en onderscheidende (woord)elementen duidelijk aan dat zij beiden verwijzen naar ‘zeven’ of het ‘nummer zeven’. Aangezien dit getal geen directe link heeft met de waren in kwestie, stelt appellante terecht dat merk en teken conceptueel identiek zijn.

Het hof besluit in het kader van de auditieve, visuele en begripsmatige vergelijking waartoe werd overgegaan dat het door appellante ingeroepen merk en de aangevochten tekens conceptueel identiek zijn en er tevens minstens een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemming bestaat.

22. In het bijzonder de identiteit van de waren, het gegeven dat het merk de aangevochten tekens conceptueel identiek zijn en de zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en tekens, alsmede het onderscheidend vermogen van het oudere merk, maken het voldoende aannemelijk dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar (een zuiver hypothetisch en zelf indirect verwarringsgevaar volstaat, zonder dat effectieve verwarring dient bewezen te worden).

24. Het hof besluit, alle relevante omstandigheden in acht genomen, dat appellante zich nuttig kan beroepen op artikel 9.1 b) GMV.

31. (…) Hierboven werd reeds geoordeeld dat beide tekens visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen. Geen, of weinig belang kan worden gehecht aan de elementen “bikes” en “cycles”, gezien deze niet van aard zijn van een fietsenwinkel of fietsenbedrijf aan te duiden. De (auditieve) overeenstemming tussen het element “seven” en “number seven” is reeds voldoende.

Het tweede criterium is de mate van identiteit of overeenstemming tussen de aard van de uitgeoefende activiteiten. De activiteiten van partijen zijn identiek: zij verkopen en verdelen beiden fietsen en fietsenaccessoires. De omstandigheid dat Seven Cycles geen ‘eigen’ handelspand heeft met uithangbord, is geenszins doorslaggevend of zelfs pertinent, nu Seven Cycles wel degelijk de handelsnaam van Seven Cycles gebruikt bijvoorbeeld op beurzen en in elk geval gezien het gebruik van haar website onder de domeinnaam.

Het derde criterium is het geografische bereik of de territoriale overlapping van de activiteiten. Via hun respectieve domeinnamen en dealer(s) richten beide partijen zich in casu tot heel België.

Uit het bovenstaande volgt dat er een reëel gevaar bestaat op verwarring tussen de respectieve handelsnamen van de partijen in België. Indicatief daarvoor is stuk V.3 van appellante, alsmede de omstandigheid dat wanneer de consument via Google op zoek gaat naar Seven Cycles in België, hij op de tweede plaats van de natuurlijke zoekresultaten verwezen wordt naar de website van N7even (stuk V.6 van appellante).

De vordering van appelante gesteund op de handelsnaam
32. Het hof besluit dat de vordering van appellante gesteund op haar handelsnaam “Seven Cycles” gegrond is.