Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 21 mei 2015, IEFbe 1337; ECLI:EU:T:2015:302; zaak T-331/10 RENV (Pi-Design tegen Yoshida Metal Industry)

Vormmerk. Teken bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is voor de technische uitkomst. Een vorm van anti-slip technische oplossing voor het handvat van een mes, waardoor mogelijke concurrenten te zeer worden beperkt in het op de markt brengen van een anti-slip oplossing. De hogere voorziening wordt geweigerd. Zie eerder HvJ EU [IEF 13616].

65 In those circumstances, the signs at issue not having any clear ornamental character, their registration would improperly reduce the possibilities for competitors to bring to the market alternative product shapes incorporating the same non-skid technical solution. In that regard, it should be observed that the case-law states that, under Article 9(1) of Regulation No 207/2009, registration as a trade mark of a purely functional product shape is likely to allow the proprietor of that trade mark to prevent other undertakings not only from using the same shape, but also from using similar shapes. A significant number of alternative shapes might therefore become unusable for the proprietor’s competitors. That would be particularly so if various purely functional shapes of goods were registered at the same time, which might completely prevent other undertakings from manufacturing and marketing certain goods having a particular technical function (see, to that effect, judgment in Lego Juris v OHIM, cited in paragraph 60 above, EU:C:2010:516, paragraphs 56 and 57).

66 Having regard to the findings in paragraphs 59 to 65 above, the Board of Appeal committed no error in concluding, in paragraph 42 of the contested decisions, that the registrations of the marks at issue had to be declared invalid, pursuant to Article 7(1)(e)(ii), in so far as the essential characteristics of the signs at issue consisted exclusively of the shape of goods necessary to obtain a technical result.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 31 maart 2015, IEFbe 1334; zaak C-163/15 (Hassan tegen Breiding)
Procesrecht. Merkenrecht. Verzoekster Youssef Hassan is sinds januari 2011 licentiehoudster van KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá (KBT) die houdster is van het gemeenschapswoordmerk „ARKTIS”, dat onder meer is ingeschreven voor beddengoed en dekens (klasse 24). In de licentieovereenkomst is opgenomen dat verzoekster verplicht is om in eigen naam rechten wegens inbreuken op de merkrechten van licentiegeefster te doen gelden. De licentie is niet ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken.

Verweerster Breiding Vertriebsgesellschaft is zaakvoerder van OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, die op 1 mei 2010 zijn eenmanszaak heeft overgenomen. Op 30 oktober 2012 bood OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH (OVL) op de website ‘schoene-traeume.de’ verschillende donsdekens ‘innoBETT selection Arktis’ aan.

Al in 2010 heeft verweerster de destijds licentiehoudster van KBT (Bavaria Vertriebs- und HandelsGmbH) in gebreke gesteld en een stakingsverklaring met boetebeding afgegeven om het teken ‘Arktis’ voor beddengoed niet langer te gebruiken. Op vordering van verzoekster heeft het Landgericht de geldigheid van deze stakingsovereenkomst bevestigd op de grond dat de aanduiding ‘Arktis’ niet louter beschrijvend is, en is KBT tot schadevergoeding veroordeeld. KBT is tegen die beslissing in hoger beroep gegaan bij de verwijzende rechter.

De verwijzende rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) stelt vast dat sinds 2010 niet langer verweerster, maar volgens DUI recht door de overname OVL tot staking is gehouden. Hij vraagt zich af of verzoekster de rechten wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk op grond van Vo. 207/2009 kan doen gelden nu zij niet als licentiehoudster is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt lijkt in een uitspraak in 2005 het standpunt te hebben ingenomen dat de licentiehouder tegenover derden enkel rechten kan doen gelden wanneer de licentie in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven. De vraag rest dan of een niet-ingeschreven licentiehouder de rechten van de merkhouder kan doen gelden op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:

1. Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken aanspraken wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk doet gelden?

2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht („Prozessstandschaft”)?

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 14 april 2015, IEFbe 1323 (GRC tegen PV Cycle Association)
Uitspraak aangebracht door Eric De Gryse, Emmanuel Cornu en Jan Clinck, Simont Braun. Merkenrecht. Geen overeenstemming tussen merk en teken. Beiden partijen zijn actief in de sector afvalbeheer en recyclage. GRC is houdster van Benelux beeldmerk GRC. PVCYCLE deponeert een Gemeenschapsmerk PV Cycle. Er is onvoldoende overeenstemming tussen het merk GRC en het teken PV Cycle om inbreuk vast te stellen. GRC bewijst onvoldoende naar recht dat een aanzienlijk deel van het publiek het merk met de aangeduide kleuren of kleurencombinaties is gaan associëren. Bij het beoordelen van de overeenstemming wordt rekening gehouden met het merk zoals het gedeponeerd werd, namelijk in grijswaarden. De vorderingen worden afgewezen.

De beoordeling:

11.  Er wordt geen overeenstemming tussen merk en teken aanvaard en dit op grond van volgende overwegingen:
De consument (het publiek) van de diensten van GRC en PVCYCLE betreft een consument op zoek naar enerzijds een dienstverlening in de behandeling, reiniging en re- cyclage van grond en anderzijds een dienstverlener in de recyclage van fotovoltaische cellen, algemeen naar recyclage-diensten.

GRC bewijst onvoldoende naar recht dat, ondanks het gegeven dat het merk niet in kleuren werd gedeponeerd, een aanzienlijk deel van het publiek het merk met de aangeduide kleuren of kleurencombinaties is gaan associëren (cfr. HvJ 18 Juli 2013, Specsavers lnternational Healthcare e,a. / ASDA stores Lts., C-252-12). Bij het beoordelen van de overeenstemming in toepassing van artikel 2.20.1.b. BVIE wordt rekening gehouden met het merk zoals het gedeponeerd werd (i.e. in grijswaarden).

De dominante onderdelen van merk en teken betreffen de respectievelijke woordgedeelten. Hierbij wordt benadrukt dat het woordelement een logo uitspreekbaar maakt en alsdusdanìg een belangrijk onderscheidend element betreft. Dit geldt des te meer gezien de grafische elementen (kringloop-symbolen) vaak terugkerend grafisch elementen betreffen in de recyclage-sector.

Gezien het aan te merken publiek, gezien de dominantie van het woordgedeelte en gezien het verschil tussen de woordgedeeltes […] met slechts 1 gemeenschappelijke letter die op zeer onderscheiden plaatsen wordt gepositioneerd en (ii) toevoeging van het begrip "association" bij het woordgedeelte "PV CYCLE') wordt noch een auditieve noch een visuele overeenstemming aanvaard.

HvJ EU 7 mei 2015, IEFbe 1316; ECLI:EU:C:2015:303; C‑445/13 P (Voss of Norway)
Voss of Norway ziet het door haar aangevraagde 3D-gemeenschapsmerk voor een cilindervormige fles door de Kamer van Beroep afgewezen worden wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Een cilindrisch gevormde fles mist onderscheidend vermogen [Gerecht EU IEFbe 400]. De hogere voorziening wordt (wederom) afgewezen. 

108    Aldus heeft het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest vastgesteld dat „de wijze waarop [de driedimensionale vorm van een doorzichtige, cilindervormige fles en de ondoorzichtige dop met dezelfde diameter als de eigenlijke fles] in casu worden gecombineerd, niet meer weergeeft dan de som van de elementen waaruit [het betwiste] merk bestaat, namelijk een fles met een ondoorzichtige dop, naar het evenbeeld van de meeste flessen die op de markt bestemd zijn om alcoholische of niet-alcoholische dranken te bevatten”, dat „een dergelijke vorm immers in de handel gewoonlijk kan worden gebruikt als verpakking voor de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren” en dat bijgevolg „de wijze waarop de elementen van het samengestelde merk worden gecombineerd, dat merk evenmin onderscheidend vermogen kan verlenen”. In punt 62 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat „het betwiste merk, zoals dat door het relevante publiek wordt waargenomen, niet geschikt is om de door dit merk aangeduide waren te individualiseren en te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst”.

112    Met haar vijfde middel stelt Voss dat het Gerecht, zoals de kamer van beroep, de bewijselementen van het dossier onjuist heeft opgevat door de perfecte cilindervorm van het driedimensionale teken te vergelijken met een tweedimensionale „cilindervormige doorsnede”. Aangezien, volgens rekwirante, een „cilindervormige doorsnede” uit mathematisch oogpunt niet bestaat, hebben het Gerecht en de kamer van beroep met deze uitdrukking in werkelijkheid een „cirkelvormige doorsnede” willen aanduiden. Aldus heeft het Gerecht een driedimensionaal teken vergeleken met een tweedimensionaal kenmerk dat typisch is voor de meeste flessen, zodat zijn oordeel van de norm of wat gangbaar in de betrokken sector is, in zijn geheel onjuist is.

118    Het Gerecht heeft dus geoordeeld dat het woord „section” zoals gebruikt door de kamer van beroep in punt 37 van de litigieuze beslissing moet worden begrepen als een „deel”, daar het merendeel van de flessen volgens het Gerecht een cilindervormig deel heeft.

119    Daaruit volgt dat, anders dat rekwirante stelt, het Gerecht zijn onderzoek van het betrokken driedimensionale teken niet heeft beperkt tot een vergelijking van de vorm ervan met een tweedimensionaal kenmerk.

Gerecht EU 5 mei 2015, IEFbe 1312; ECLI:EU:T:2015:257, zaak T-131/12 (SPA tegen BHIM; Sparitual)
Uitspraak aangebracht door Eric De Gryse, Simont Braun. Merkenrecht. Ten onrechte heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 in casu niet was aangetoond. In de loop van de administratieve procedure verstrekte documenten volstonden om de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 aan te tonen, welke bekendheid bovendien reeds is erkend door de rechtspraak van het Gerecht, beslissingen van het BHIM en door nationale rechterlijke instanties van de Benelux-landen. SPA voert aan dat in de bestreden beslissing ten onrechte is vastgesteld dat het argument dat het gevaar bestond dat werd aangehaakt bij het woordmerk SPA voor waren van klasse 32, niet was gestaafd. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing.

De beoordeling:

35. Gelet op de voorgaande opmerkingen dient – anders dan de kamer van beroep heeft overwogen en dan het BHIM en interveniënte stellen – te worden vastgesteld dat verzoekster, mits zij de voorwaarde die wordt gesteld in de in punt 32 supra vermelde rechtspraak naleefde, in casu de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 kon aantonen door gebruik te maken van de bewijzen inzake het beeldmerk SPA met Pierrot, waarvan het oudere woordmerk deel uitmaakt. Bijgevolg moet nog worden onderzocht of in casu is voldaan aan de in die rechtspraak gestelde voorwaarde, namelijk dat de verschillen tussen het woordmerk en het in de handel gebruikte beeldmerk er niet aan in de weg staan dat het betrokken publiek de aan de orde zijnde waren verder opvat als afkomstig van een bepaalde onderneming.

42. In het licht van een en ander, dient te worden vastgesteld dat – anders dan het BHIM en interveniënte stellen – de kamer van beroep ten onrechte tot het besluit is gekomen dat verzoekster de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 niet had aangetoond omdat de documenten die zij had overgelegd enkel de bekendheid aantoonden van een ander merk dat bestond uit de term „spa” gekoppeld aan het beeldelement dat een pierrot weergeeft.

58. Gelet op de voorgaande overwegingen kan niet worden ingestemd met het argument van het BHIM dat de door verzoekster voor het Gerecht aangevoerde grieven inzake het gevaar voor aanhaken bij het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 niet-ontvankelijk zijn omdat zij het voorwerp van het geding zoals bij de kamer van beroep aanhangig gemaakt, wijzigen. Voorts volgt uit deze overwegingen dat – zoals verzoekster terecht aanvoert – de kamer van beroep in wezen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door geen onderzoek te hebben verricht van de argumenten die verzoekster voor de oppositieafdeling had aangevoerd ter ondersteuning van haar grief inzake gevaar voor aanhaken bij dit oudere merk, terwijl zij daartoe was gehouden.

62. Gelet op één en ander dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft vastgesteld dat in casu niet was voldaan aan de voorwaarde inzake de bekendheid van het oudere merk en dat zij, eveneens ten onrechte, niet heeft nagegaan of het gevaar bestond dat door het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit het oudere merk, terwijl zij – zoals hierboven is aangetoond – daartoe was gehouden. Bijgevolg dient het enige middel te worden aanvaard en de bestreden beslissing te worden vernietigd.

Gerecht EU 5 mei 2015, IEFbe 1310; T-423/12, T-183/13 en T-184/13 (Skype tegen BHIM)
Bekend merk. Generieke beschrijvende term 'SKYPE'. Het EU-Gerecht bevestigt dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het beeld- en woordteken SKYPE en het woordmerk SKY.

Uit het perscommuniqué: In 2004 en 2005 heeft de onderneming Skype het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) verzocht om inschrijving van het beeld- en het woordteken SKYPE als gemeenschapsmerk voor audiovisuele apparatuur, telefonie- en fotografieproducten en voor informaticadiensten in verband met software of met het creëren en hosten van websites. In 2005 en 2006 heeft de onderneming British Sky Broadcasting Group, het huidige Sky en Sky IP International, oppositie ingesteld op grond dat er verwarringsgevaar bestond met haar gemeenschapswoordmerk SKY, dat in 2003 was gedeponeerd voor dezelfde waren en diensten. (...)

Met zijn arresten van vandaag verwerpt het Gerecht de beroepen van Skype en bevestigt het aldus dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het beeld- en het woordteken SKYPE en het woordmerk SKY.

Wat de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, bevestigt het Gerecht dat de klinker „y” niet korter wordt uitgesproken in de term „skype” dan in de term „sky”. Bovendien blijft de term „sky”, die behoort tot de basiswoordenschat van de Engelse taal, duidelijk herkenbaar in het woord „skype”, niettegenstaande het feit dat deze laatste term in één woord wordt geschreven. Ten slotte is het zeer wel mogelijk dat het relevante publiek het element „sky” in de term „skype” herkent, ook al heeft het overblijvende element „pe” geen eigen betekenis.

Bovendien doet de omstandigheid dat in het aangevraagde beeldteken het woordelement „skype” wordt omgeven door een rand die is uitgeknipt in de vorm van een wolk of van een tekstballon, niet af aan de gemiddelde mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming. Vanuit visueel oogpunt benadrukt het beeldelement immers slechts het woordelement en wordt het dus slechts opgevat als louter een rand. Vanuit fonetisch oogpunt kan het figuratieve element in de vorm van een rand geen auditieve indruk oproepen, die nog steeds uitsluitend wordt bepaald door het woordelement. Ten slotte wordt op het begripsmatige vlak met het beeldelement geen enkel begrip overgebracht, behoudens eventueel dat van een wolk, hetgeen het dan nog waarschijnlijker zou kunnen maken dat het element „sky” wordt herkend binnen het woordelement „skype”, aangezien wolken zich „in de lucht” bevinden en dus gemakkelijk in verband kunnen worden gebracht met de term „sky”.

Wat het argument betreft dat de tekens „skype” een hoog onderscheidend vermogen zouden hebben omdat zij bekend zijn bij het publiek, verklaart het Gerecht dat er zelfs indien de term „skype” een eigen betekenis zou hebben gekregen, ter identificatie van de door de onderneming Skype geleverde telecommunicatiediensten, sprake zou zijn van een generieke, en dus voor dat soort diensten beschrijvende term.

Ten slotte bevestigt het Gerecht dat de omstandigheid dat de conflicterende tekens in het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar bestaan, niet in aanmerking kan worden genomen als een factor die het verwarringsgevaar kan verlagen, aangezien niet is voldaan aan de voorwaarden daartoe. De vreedzame co-existentie van die tekens in het Verenigd Koninkrijk betreft immers slechts een opzichzelfstaande en zeer specifieke dienst (namelijk point-to-point communicatiediensten) en kan dus niet resulteren in een lager verwarringsgevaar voor de talrijke andere geclaimde waren en diensten. Die co-existentie heeft daarenboven niet lang genoeg geduurd om te kunnen aannemen dat zij het gevolg was van het feit dat er bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring bestond.

Op andere blogs:
Novagraaf

Hof Den Haag 28 april 2015, IEFbe 1307 (Vaise tegen Jansen)
Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Reeskamp. Merkenrecht. Vaise heeft een internationale registratie aangevraagd voor het woordmerk SAVOY CLUB, Jansen heeft met beroep op zijn woordmerk SAVOY oppositie ingesteld, het BBIE heeft de oppositie afgesloten en de inschrijving - wegens afstand op recht op depot - geweigerd in januari 2014. Vaise heeft Jansens (andere, gelijkende) SAVOY-merken vervallen laten verklaren wegens non-usus [IEF 14154]. In zijn reactie weerspreekt Jansen niet de duidelijke stelling dat het merk geen basis kon vormen voor de oppositie. Het Hof gaat er vanuit dat er geen normaal gebruik is gemaakt van het merk in de relevante periode. De oppositie wordt afgewezen en het merk wordt alsnog ingeschreven.

Kosten van de oppositie (die zou zijn afgesloten als Vaise in die fase vervallenverklaring van het juiste merk zou hebben gevorderd of om gebruiksbewijzen zou hebben verzocht) en van het beroep worden gecompenseerd.

7. (...)In artikel 2.16, lid 3, aanhef en sub d, BVIE is bepaald dat de oppositieprocedure wordt afgesloten wanneer dat (oudere) merk niet meer geldig is. De vraag rijst opo deze bepalingen overeenkomstig kunnen worden toegepast wanneer, zoals in casu, de dagvaarding tot vervallenverklaring pas tijdens de beroepsprocedure is ingesteld en of de oppositie al reeds op grond van de daarop volgende vervallenverklaring kan worden afgewezen. Enerzijds lijkt de opposant ook dan geen belang meer bij zijn vordering te hebben, maar anderzijds volgt uit 2.16 lid 3, sub a BVIE, juncto regel 1.29, sub 2, van het Uitvoeringsreglement van het BVIE dat de oppositie neit kan slagen indien de opposant niet voldoende bewijs heeft overlegd van normaal gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt. De datum van publicatie was 14 februari 2013, zodat relevant zou zijn of het merk in de periode 13 februari 2008 tot 14 februari 2013 (niet) normaal is gebruikt. In het kader van een procedure tot nietigverklaring wegens rangorde zou de daarvóór liggende depotdatum bepalend zijn. Bij voormelde brief van 3 april 2015 van mr. Van den Berg zijn aan het hof voormeld verstekvonnis en de daaraan ten grondslag liggende dagvaarding van 27 juni 2014, gezonden. Uit deze stukken kan (slechts) worden afgeleid dat het merk gedurende ten minste vijf jaar voor de datum van de inleidende dagvaarding, derhalve van 26 juni 2009 tot 27 juni 2014 niet normaal is gebruikt.

8. Het hof is van oordeel dat voormelde vraag geen beantwoording behoeft nu Vaise, die al in haar beroepschrift en tijdens de mondelingen behandeling het verweer heeft gevoerd dat de oppositie niet kan slagen omdat gedurende vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt van het merk, in de brief van 3 maart 2015 stelt dat duidelijk is dat het merk van Jansen geen basis kon vormen voor de ingestelde oppositie en verzoekt de oppositie alsnog ongegrond te verklaren en Jansen in zijn reactie op deze brief bij brief van 17 maart 2015 deze stelling en het daarop gebaseerde verzoek niet heeft weersproken.
Het hof gaat er dan ook vanuit dat geen normaal gebruik is gemaakt van het merk in de relevante periode van vijf jaar en zal de beslissing van het Bureau vernietiging en de oppositie alsnog afwijzen.

9.Gelet op de gang van zaken in de oppositiefase, waarbij de gemachtigde van Vaise zich heeft beroepen op een procedure tot vervallenverklaring van een merk dat niet aan de oppositie ten grondslag was gelegd en niet om gebruiksbewijzen heeft verzocht, waardoor deze beroepsprocedure noodzakelijk is geworden, zal het hof de kosten van de oppositie (die zou zijn afgesloten als Vaise in die fase vervallenverklaring van het juiste merk zou hebben gevorderd of om gebruiksbewijzen zou hebben verzocht) en van het beroep compenseren.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen 13 maart 2015, IEFbe 1305, (Max Laser tegen Faure Beauty)
Uitspraak ingezonden door Geert Philipsen, GSJ advocaten. Merkenrecht. Domeinnamen. Handelsnamen Max Laser baat een ontharingsinstituut uit in Antwerpen. Het beeldmerk MAXLASER wordt op 28 februari 2013 ingeschreven. In de loop van februari 2013 stelt Max Laser vast dat domeinnamen met de handelsnaam MAX LASER doorwijzen naar de website van Faure Beauty. De rechtbank neem geen merkenrechtelijke inbreuk aan omdat de merkenrechtelijke registratie van latere datum is dan de domeinnaamregistratie. Inbreuk door het gebruik van onrechtmatig geregistreerde domeinnamen wordt wel aanvaard aangezien MAX LASER een geldige handelsnaam is.

De beoordeling:
1. Het beeldmerk "MAX-LASER"

20. De merkenrechtelijke bescherming neemt pas een aanvang op de datum van registratie (i.e. 14 maart 2013). FAURE BEAUTY stelt dat registratie voorafgaandelijk deze datum ligt zodat de BVIE niet kan toegepast worden omtrent de registratie. Hieromtrent wordt geen argumentatie gevoerd door MAX LASER. ln dit kader dient eveneens aangegeven te worden dat FAURE BEAUTY evenmin aanvoert op welk concreet (sub)artikel van de BVIE MAX LASER een inbreuk zou begaan. De vermeende merkenrechtelijke inbreuk wordt dan ook niet aanvaard.

2. De handelsnaam “MAX LASER"

21. [...]  Er dient aan 3 onderscheiden voorwaarden voldaan te zijn. Getoetst aan de feiten van het geval komt de rechtbank tot de hierna weergegeven beoordeling:

De domeinnaaminbreuk wordt aanvaard.

22. Naast de inbreukmakende registratie (cfr. artikel XII.22 WER) wordt het gebruik van de domeinnamen beschouwd als een inbreuk op artikel VI.104 WER. Om onder het verbod van vermeld artikel te ressorteren, dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn. De betrokken partijen moeten ondernemingen zijn. De ene onderneming moet zich schuldig maken aan daden die gekwalificeerd kunnen worden als onrechtmatige marktpraktijken ten aanzien van de andere onderneming. De andere onderneming  wordt hierdoor in haar beroepsbelangen geschaad of kan hierdoor geschaad worden.

23. Door het inbreukmakende gebruik van de onrechtmatig geregistreerde domeinnaam wordt de inbreuk op vermeld artikel (in de periode tussen het effectief gebruik en het terug ter beschikking stellen vaan de bewust domeinnamen) voldoende naar recht bewezen.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 13 februari 2015, IEFbe 1291; C-75/15 (Viiniverla) - dossier
Verzoekster produceert sinds 2001 in Verla, een dorp in het Zuidoosten van FIN, het product ‘Verlados’, een uit appels gedistilleerde drank waarvoor geen merkenrechtelijke bescherming is gevraagd. Gemiddeld wordt een paar honderd liter in het eigen restaurant verkocht, en is het in de staatswinkel opgenomen in het assortiment ‘leverbaar op bestelling. Bij beschikking van 18november2013 verbiedt de vergunningverlenende en toezichthoudende instantie ‘Valvira’ het product onder de naam Verlados na 01februari2014 op de markt te brengen. Dit besluit is genomen na een klacht over misbruik van de Franse geografische aanduiding Calvados. Finland heeft dit bestreden – het Finse product verwijst expliciet naar de productieplaats en komt slechts één lettergreep overeen met Calvados (en niet twee zoals het HvJEU in rechtspraak heeft bepaald). De Europese Commissie wijst deze motivering van Finland af en dreigt een inbreukprocedure te starten als Finland niet de nodige maatregelen neemt: de uitgang ‘ados’ zou volstaan om in de zin van de rechtspraak van het HvJEU een voorstelling voor de benaming „Calvados” op te leveren. Verzoekster start een procedure ter vernietiging van de beschikking. Verweerster Valvira stelt dat zij niet anders kan dan het bindend advies van de Europese Commissie volgen.

De verwijzende Finse rechter (Markkinaoikeus) vraagt zich af of bij de beoordeling of sprake is van ‘voorstelling’ moet worden uitgegaan van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Het is voor hem onduidelijk of daarvoor van belang is dat de benaming „Verlados” expliciet verwijst naar de wijngaard van het dorpje en productieplaats Verla. Aan deze herkenning kan bijdragen dat in het dorp Verla een oud fabriekscomplex is gelegen, dat erkend is als UNESCO-werelderfgoed. Daarnaast wenst hij meer uitleg over beoordeling van fonetische en visuele gelijkenis van merknamen. Hij legt hij de volgende vragen voor aan het HvJEU:

1) Dient bij de beoordeling of er sprake is van voorstelling in de zin van artikel 16, onder b), van verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39, blz. 16) te worden uitgegaan van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument?
2) Welke betekenis dient in het kader van de beoordeling van een ter bescherming van de geografische benaming „Calvados” gegeven verbod op het gebruik van de benaming „Verlados” voor een op nationaal niveau onder die benaming in de handel gebrachte, uit appels gedistilleerde drank, te worden gehecht aan de volgende omstandigheden bij de uitlegging van het begrip „voorstelling” in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 en de toepassing van deze verordening:
a) het eerste deel van de benaming „Verlados”, Verla, een Fins dorp is en als zodanig door de Finse consument kan worden herkend;
b) het eerste deel van de benaming „Verlados”, Verla, verwijst naar de fabrikant van het product „Verlados”, Viiniverla Oy;
c) „Verlados” is een in het dorp gefabriceerd plaatselijk product waarvan per jaar gemiddeld een paar honderd liter wordt verkocht in het eigen restaurant en dat voorts in beperkte omvang op bestelling kan worden geleverd in de staatswinkel in de zin van de alkoholilaki;
d) de woorden „Verlados” en „Calvados” slechts één gezamenlijke lettergreep („dos”) hebben van de drie lettergrepen, maar anderzijds vier letters („ados”), oftewel de helft van alle letters van beide woorden, hetzelfde zijn?
3) Indien er wordt geacht sprake te zijn van „voorstelling” in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008, kan het gebruik van de benaming Verlados dan toch worden gerechtvaardigd door een van de bovengenoemde omstandigheden of een andere omstandigheid, zoals de omstandigheid dat bij de Finse consument in ieder geval niet de opvatting kan ontstaan dat het product „Verlados” gefabriceerd zou zijn in Frankrijk?

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 27 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie januari 2015.