Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 1 juli 2014, IEFbe 902, zaak T-480/13 (YouView+) - dossier 
Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het Benelux-beeldmerk met de woordelementen "You View You-View.tv" voor diensten van de klassen 35, 38 en 41, en strekkende tot vernietiging van beslissing kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de inschrijving van het woordmerk "YouView+" voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 38, 41 en 42. Het gerecht EU vernietigt de beslissing van BHIM, bewijs van eerder merk - dat pas bij kamer van beroep is ingediend - moet in beschouwing genomen worden.

30 First of all, the fact, even were it assumed to be established, that the applicant did not seriously attempt, in the prescribed periods, to prove its ownership of the earlier mark is irrelevant to the lawfulness of the contested decision. As noted, that decision is not based on the lack of probative value of the evidence produced by the applicant before the Board of Appeal, but on the Board of Appeal’s inability to take that evidence into account at the stage of the opposition proceedings at which it adopted that decision.

31 Likewise, the argument that the Board of Appeal must, in certain circumstances, exercise its discretion under Article 76(2) of Regulation No 207/2009 restrictively must be rejected for the reasons set out in the previous paragraph, as must the argument that taking account of the evidence produced late would probably not have been justified. Moreover, in contrast to what it had done in the case that gave rise to Rintisch v OHIM — namely, for the sake of completeness, examining the circumstances warranting the late production of evidence by the applicant and thus exercising its discretion — in the present case, the Board of Appeal did not carry out such an examination.

32 In addition, it must be pointed out that, in view of the Board of Appeal’s discretion, the concept of a lack of legitimate interest in seeking to have the contested decision annulled — which applies where the annulment of the contested decision can only give rise to another decision identical in substance to the decision annulled — cannot be invoked (Case T‑99/95 Stott v Commission [1996] ECR II‑2227, paragraphs 31 and 32).

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen 13 juni 2014, IEFbe 900 (Ecover tegen Luon)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, ALTIUS. Auteursrecht. Imitatie. Verwarring. Onontvankelijk. Ecover is producent van ecologische detergenten en Luon een reclame- en marketingbureau. Ecover gaf aan Luon de opdracht om de verpakking voor een speciale oplage van haar vaatwasmidddel, met name een wintereditie, te ontwikkelen. Ecover stelt dat dit vaatwasmiddel in de winkel te koop werd aangeboden en dat zij prompt in gebreke werd gesteld door Ecozone Ltd (vennootschap naar Engels recht), die stelde dat deze editie een imitatie was van een door Ecozone gebruikte verpakking van een vaatwasmiddel. Ecover meent dat gedaagde ernstig nalatig is geweest en dat zij volstrekt in gebreke is gebleven om op diligente wijze te verzekeren dat haar ontwerp geen ongeoorloofde imitatie uitmaakte van reeds bestaande ontwerpen. Ecover heeft op eigen houtje voorkomen dat er een rechtelijke uitspraak volgde, zonder Luon te betrekken in het verweer en deze rechtbank bitter weinig imitatie of verwarringsmogelijkheid ziet. De rechtbank verklaart de vordering van Ecover onontvankelijk.

Beoordeling
Deze rechtbank zou bijgevolg geneigd zijn te oordelen dat er in casu van imitatie en verwarring geen sprake is, maar dat is zelfs niet de vraag waarover deze rechtbank zicht dient te buigen, aangezien Ecover op eigen houtje heeft voorkomen dat enige rechtelijke uitspraak betreffende deze vraag volgde.
(...)
- dat bepaalde kenmerken die Ecozone belangrijk oordeelde om van imitatie te spreken, nl de zwarte bol, er kwamen enkel op uitdrukkelijk verzoek van Ecover,
- dat nooit effectief is vastgesteld of in kwestie de stelling en eisen van Ecozone in rechte stand zouden houden,
- dat bijgevolg Ecover mogelijkerwijze paniekvoetbal heeft gespeeld, of om andere redenen, zonder meer, de dading met Ecozone heeft aanvaard, zonder dat aan verweerster de mogelijkheid werd geboden zich hiertussen te mengen en verweer te voeren,
- dat althans deze rechtbank, bitter weinig imitatie of verwarringsmogelijkheid ziet tussen beide producten. Het zijn nu eenmaal beiden vaatwasmiddelen met het bestanddeel 'Eco' in hun naam, zodat ze in dat opzicht altijd al op elkaar zullen gelijken.

De fout van verweerster is bijgevolg niet bewezen.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 5 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie mei 2014.

18-06	2006513	B van Bardehle (vakinfo & juridische IE-diensten)	B van BANNING (vakinfo & juridische diensten)	1222909	Afgew.	nl
18-06	2006514		woordmerk "B" van BANNING	1222775	Afgew.	nl
05-06	2008630	SUPERDRY	SUPERCUTE	1263231	Afgew.	nl
04-06	2006084	RSA	RSA Accountants	1213881	Gedeelt.	nl
27-05	2007489	RED BULL ENERGY DRINK	JAMES BOMB ENERGY DRINK	1242447	Gedeelt.	fr

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A. Beroep tegen nietigverklaring THE SPIRIT OF CUBA afgewezen
B. Beroep tegen weigering inschrijving Ab in den Urlaub afgewezen
C. Beroep na oppositie LA HUTTE tegen THE HUT afgewezen
D. Beroep na oppositie Sani afgewezen
E. Beroep na oppositie basic (tegen basic) afgewezen
F. Beroep na oppositie Gulbenkian afgewezen

Gerecht EU 24 juni 2014, zaak T-207/13 (THE SPIRIT OF CUBA) - dossier
Gemeenschapsmerk. Nietigverklaring. Beroep door de houder van het woordmerk „THE SPIRIT OF CUBA” voor waren en diensten van de klassen 33, 35 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging beslissing BHIM houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de door HAVANA CLUB INTERNATIONAL ingestelde vordering tot nietigverklaring van dit merk.  Het beroep wordt afgewezen. Op andere blogs: MARQUES

37 In the present case, inasmuch as it has been held that the Board of Appeal was fully entitled to conclude that, in respect of the goods and services at issue, the mark THE SPIRIT OF CUBA had been registered in breach of one of the grounds for refusal set out in Article 7(1) of Regulation No 207/2009, the applicant cannot profitably rely, for the purposes of invalidating that conclusion, on OHIM’s earlier decisions.

39 The Court observes that the purpose of the action before it is to review the legality of a decision of the Boards of Appeal of OHIM within the meaning of Article 65 of Regulation No 207/2009. It is therefore not the Court’s function to re-evaluate the factual circumstances in the light of evidence adduced for the first time before it. Admission of such evidence is contrary to Article 135(4) of the Court’s Rules of Procedure, which prohibits the parties from changing the subject-matter of the proceedings before the Board of Appeal (Case T‑128/01 DaimlerChrysler v OHIM (Grille) [2003] ECR II‑701, paragraph 18). Consequently, the evidence produced by the applicant for the first time before the Court must be rejected and there is no need to examine its probative value.

Gerecht EU 24 juni 2014, zaak T-273/12 (Ab in den Urlaub)- dossier
Gemeenschapsmerk. Absolute gronden. Vernietiging van beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „Ab in den Urlaub” in te schrijven voor waren van de klassen 35, 39, 41 en 43. Het beroep is afgewezen.

44 Folglich sind die Argumente und Beweismittel, die erstmals im Verfahren vor dem Gericht vorgetragen bzw. vorgelegt wurden, um nachzuweisen, dass die angemeldete Marke im gesamten Gebiet oder Teilen des Gebiets bestimmter Mitgliedstaaten, nämlich Belgien, Dänemark, Italien, Luxemburg und Österreich, im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe, für unzulässig zu erklären.

45      Zweitens ist hinsichtlich der Argumente und Beweismittel, die von der Klägerin in Bezug auf die von der angemeldeten Marke angeblich durch Benutzung in der Schweiz erlangte Unterscheidungskraft vorgetragen bzw. vorgelegt wurden, zunächst darauf hinzuweisen, dass das Erlangen von Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, wie sich aus der in der vorstehenden Rn. 38 angeführten Rechtsprechung ergibt, in dem Teil der Union nachgewiesen werden muss, in dem die Marke gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung nicht unterscheidungskräftig wäre. Da die Schweiz jedoch nicht Mitglied der Union ist, sind die Argumente und Beweismittel, die von der Klägerin in Bezug auf die Benutzung der angemeldeten Marke in diesem Staat vorgetragen bzw. vorgelegt wurden, für den Nachweis, dass die genannte Marke Unterscheidungskraft erlangt habe, irrelevant. Jedenfalls sind die genannten Argumente und Beweismittel im Licht der in der vorstehenden Rn. 43 angeführten Rechtsprechung für unzulässig zu erklären, da sie erstmals im Verfahren vor dem Gericht vorgetragen bzw. vorgelegt wurden.

Gerecht EU 24 juni 2014, zaak T-330/12 (THE HUT) - dossier
Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „THE HUT”, voor onder andere diensten van klasse 35, strekkende tot vernietiging van beslissing BHIM, waarbij gedeeltelijk is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het nationale woordmerk „LA HUTTE”, voor waren van de klassen 3, 5, 18, 22, 25 en 28. Het beroep is afgewezen.

58 Secondly, the argument that the Board of Appeal erred by taking into consideration only a not insignificant part of the relevant public and not the public as a whole must be rejected as unfounded. As the Board of Appeal expressly stated in paragraphs 33, 34, 37 and 43 of the contested decision, it was with regard to the average French consumer’s perception of the signs at issue that it compared those signs. Furthermore, contrary to what the applicant claims, the Board of Appeal did not err by stating, in paragraphs 33, 36 and 40 of that decision, that it had taken into consideration a ‘substantial part’ or a ‘not insignificant part’ of the relevant public, and not the whole of that public. It is apparent from the case-law that a finding that there is a likelihood of confusion for a not insignificant part of the relevant public is sufficient to uphold an opposition brought against an application for registration of a mark (see, to that effect, judgment of 10 November 2011 in Case T‑22/10 Esprit International v OHIM — Marc O’Polo International (Representation of a letter on a pocket), not published in the ECR, paragraph 121).

59      Thirdly, the argument that the Board of Appeal erred in law by merely establishing that a likelihood of confusion could not be excluded, instead of establishing that such a likelihood existed, must be rejected as unfounded. As OHIM correctly observes and as is apparent from the Court’s examination, set out above, of the contested decision, the Board of Appeal, in the present case, carried out a comparison of the signs at issue and of the goods and services in question which was capable of substantiating the conclusion that there was a likelihood of confusion between those signs.

Gerecht EU 24 juni 2014, zaak T-523/12 (Sani)- dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de communautaire en nationale gekleurde beeldmerken met het woordelement „Rani” voor waren van de klassen 16, 21, 29, 30 en 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing BHIM, waarbij verzoeksters oppositie tegen de aanvraag om inschrijving van het groen-, wilgengroen- en witkleurige beeldmerk met het woordelement „Sani” voor waren van de klassen 29, 30 en 32 is afgewezen. Het beroep wordt verworpen.

43 In the present case, although it is naturally not inconceivable that the perception of the aural differences between the signs at issue may not be clear in particularly noisy environments, such as in a bar or a nightclub during very busy periods, that cannot be used as a basis for assessing whether there is a potential likelihood of confusion between the signs in question. An assessment of that kind must of necessity, as can in essence be seen from the case-law referred to in the previous paragraph, be carried out while keeping in mind the perception which the relevant public will have of those signs under normal marketing conditions. As OHIM rightly points out, there is no evidence allowing it to consider that, as a general rule, consumers of the goods in question — whether drinks or other food products — will buy such goods in the circumstances described by the applicant and mentioned in paragraph 41 above.

Gerecht EU 26 juni 2014, zaak T-372/11 (basic)- dossier
Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement „basic” bevat, in de kleuren geel, blauw en rood, voor waren en diensten van de klassen 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44 en 45, strekkende tot vernietiging van beslissing BHIM, waarbij gedeeltelijk is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van inschrijving van dat merk, in het kader van de oppositie van de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat het woordelement „BASIC” bevat, voor diensten van de klassen 35, 37 en 39. Het beroep wordt verworpen.

Gerecht EU 26 juni 2014, zaak T-541/11 (GULBENKIAN)- dossier
Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk, de handelsnaam en de nationale logo's met de woordelementen „Fundação Calouste Gulbenkian” voor waren en diensten in verband met kunst, liefdadigheidswerk, wetenschap, onderwijs en de aardolie-industrie, en strekkende tot vernietiging van beslissing BHIM houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „GULBENKIAN” voor waren en diensten van onder meer de klassen 4, 33, 35, 36, 37 en 42 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. Beroep wordt verworpen.

H. Bongers, ‘De ene kabouter en piraat is de andere niet… of toch wel?', IE-Forum.be IEFbe 884.
Bijdrage ingezonden door Henrike Bongers, LinkedIn. De Vrolijke Kabouters en Pret Piraat uitgedanst- bescherming van characters. ‘Draai een keer in het rond. Stamp met je voeten op de grond.’ Dit zijn de eerste twee zinnen van een bekend kabouterdeuntje. Wie kent dit vrolijke kinderliedje, met de daarbij horende bewegingen, niet? Een organisator van kindershows in het westen van het land wordt er waarschijnlijk niet (meer) zo vrolijk van en heeft mogelijk zelf even hard op de grond gestampt na de uitspraak van de Amsterdamse rechter op 4 juni jl. [IEF 13912] waarin geoordeeld werd dat zij zich schuldig maakte aan inbreuk op de auteursrechten (en merkenrecht) van Studio 100 ten aanzien van de characters Kabouter Plop en Piet Piraat.

(...inkorting...) Het was al bekend dat characters zowel auteursrechtelijk als merkenrechtelijk gezien beschermd kunnen worden. Dit is echter in deze recente uitspraak, ten koste van de organisator van de kindershows, nogmaals bevestigd. Erg fijn voor de makers (rechthebbenden), minder fijn voor derden die hier niet bij stilstaan en achteloos (of is het schaamteloos?) van dergelijke characters gebruik maken. Niet alleen in de ‘offline’ wereld maar ook ‘online’ wordt er geprofiteerd van werken van derden waarop IE-rechten rusten, waaronder characters/personages. Zo ben ik de afgelopen tijd al meerdere keren sites tegengekomen waarop allerlei lekkere baksels voor kinderfeestjes worden aangeboden niet gewoon in een ‘kabouter’ of ‘piraten’ thema, nee met exact die Kabouter Plop en Piet Piraat characters waarover in deze zaak geoordeeld is. En ik kan mij vergissen, maar het lijkt mij sterk dat al deze partijen toestemming hebben voor het gebruik van dergelijke characters. Ik begrijp dat het in het kader van de verkoop van dergelijke baksels het voor de verkoper wenselijk is om bijvoorbeeld de ‘echte Kabouter Plop’ taart te verkopen, uiteraard inclusief een zo goed mogelijk nagebootste Kabouter Plop (en consorten) zelf. Dit om ‘neee dat is ‘m niet, ik wil een echte!!’ te voorkomen. Begrijpelijk vanuit het perspectief van de verkoper, maar het is ook begrijpelijk dat de IE-rechthebbenden hiertegen willen optreden. Hoewel commercieel gebruik geen vereiste is voor auteursrechtinbreuk, zijn het juist wel de commerciële praktijken die veelal het meest schadelijk voor de IE-rechthebbenden zijn. Zo lopen zij immers zelf inkomsten mis. Het moge duidelijk zijn, waar inspiratie mag, mag imitatie niet (tenzij er geen IE-rechten (meer) op een character rusten maar dat is een ander verhaal). Ja, het staat iedereen vrij om een kabouter character te verzinnen, met baard en een muts. En ja hetzelfde geldt voor een stoere piraat met een piratenhoed. Voeg je echter aan je kabouter character (een combinatie van) een muts met hangoren en bellen, een rond brilletje, een ringbaard, een lange neus met rood puntje toe (hé wacht eens is dat niet?) of aan je piraat een P op de piratenhoed, gouden accenten op een (rode) jas, een goud/witte bef en zwarte laarzen (hé wacht eens is dat niet?) dan heb je kans dat Studio 100 achter je aan komt! De ene kabouter en piraat is immers de andere niet… of (soms) toch wel?

Henrike Bongers

Rechtbank van Koophandel Brussel 30 mei 2014, IEFbe 883 (eiser tegen Happy Beheer en Gabscorporate)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Altius, mede ingezonden door Laurent Arnauts, ARNAUTS advocaten. Merkenrecht. Eiser is professionele trainer en coach voor bedrijven en particulieren, die hij begeleidt bij het bereiken van professionele of persoonlijke doeleinden. Zowel Happy Beheer als Gabscorporate bieden coaching- en trainingsactiviteiten aan. Het geschil betreft de eigendom van de 'Gemmeon'-methode. Eiser stelt deze methode te hebben bedacht en vordert een verbod om de naam "Gemmeon' te gebruiken als domeinnaam, handelsnaam en merknaam, of in reclame. De rechter verklaart dat er geen sprake is van inbreuk en dat de WMPC niet kan dienen om een lacune in de bescherming van een intellectueel eigendom goed te maken.

15. Tenslotte valt het op dat eisende partij (behalve het registreren van zijn boek) geen enkele daad heeft gesteld strekkende tot het beschermen van "zijn" beweerd "handelsmerk".

 21. Aangezien eisende partij niet de eigenaar is van de methode en/of de handelsnaam "Gemmeon" en geen handel drijft onder het merk "Gemmeon", bestaat er ook op grand van art. 95 WMPC(i) geen conflict tussen een oudere handelsnaam en jongere domeinnaam, of (ii) tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk, (iii) kan er ook geen parasitaire mededinging door aanhaking bestaan, of enige andere inbreuk op de WMPC,zoals eisende partij ten onrechte beweert.

Rechtbank van Koophandel Brussel 30 mei 2014, IEFbe 882 (Big Fish tegen Digiprint Parts)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Altius. Merkenrecht. Domeinnaam. Verwarringsgevaar. Big Fish is actief in de sector van de elektronische handel van toebehoren, onderdelen en software voor breed formaat printers en is sinds 2007 bekend onder de handelsnaam Digiprint Supplies. Zij heeft tevens de domeinnaam www.digiprint-supplies.com laten registreren voor haar webwinkel. Ook is zij merkhouder het Gemeenschaps- en Beneluxmerk Digiprint Supplies. Digiprint Parts is sinds kort actief in dezelfde sector en exploiteert de website www.digiprintparts.com. Big Fish stelt terecht dat Digiprint Parts merkinbreuk maakt en beveelt staking. De vordering tot overdracht van de domeinnaam wordt door de rechter ongegrond verklaard, omdat verweerder niet domeinnaamhouder is.

50. Naar het oordeel van de stakingsrechter volgt uit het voorgaande dat er een duidelijk verwarringsgevaar bestaat tussen de tekens Digiprint Supplies en Digiprint Parts. Het publiek zou immers kunnen denken dat de webwinkels Digiprint Supplies en Digiprint Parts, die identieke waren en diensten aanbieden, van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

 51. Aan de voorwaarden van artikel 9.1.b) GMV en artikel 2.20.1.b BVIE is voldaan. De vordering tot staking van eisende partijen is gegrond in de mate waarin ze gesteund is op artikel 9.1.b) GMV en artikel 2.20.1.b BVIE. Het past om aan Digiprint Parts een verbod op te leggen om ieder teken dat een bestanddeel Digiprint bevat te gebruiken voor goederen en diensten op de markt van de drukkerij, op het gehele grondgebied van de EuropeseUnie.

58. De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partij niet de domeinnaamhouder is, zodat de vordering tot overdracht hoe dan ook ongegrond moet worden verklaard. Het gegeven dat verwerende partij hierop gebruiksrechten zou hebben, is ontoereikend aangezien verwerende partij immers geen eigendomsrechten heeft en derhalve niet de bevoegdheid heeft om de eigendom over de domeinnaam over te dragen.

HvJ EU 19 juni 2014, IEFbe 879, gevoegde zaken C-217/13 en C-218/13 (Oberbank en Banco Santander) - dossier
Zie prejudicieel verzoek IEF 12772. Kleurmerk. Uitlegging van artikel 3, leden 1 en 3 van merkenrichtlijn. Inschrijving van een kleur („rood”) als merk voor bankdiensten – Aan het onderscheidend vermogen van een merk te stellen eisen. Het Hof van Justitie verklaart voor recht:

1) Artikel 3, leden 1 en 3, van [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van het nationale recht volgens welke in procedures waarin de vraag aan de orde is of een contourloos kleurmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in ieder geval uit een opinieonderzoek een herkenningsgraad van dit merk van minstens 70 % moet blijken.

2) Wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat in het kader van een nietigheidsprocedure die betrekking heeft op een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, dient te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk. In dit verband is niet van belang dat de houder van het litigieuze merk aanvoert dat dit in ieder geval na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar vóór de inschrijving ervan door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

3) Wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat het litigieuze merk in het kader van een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard wanneer het intrinsiek onderscheidend vermogen mist en de houder ervan er niet in slaagt om aan te tonen dat dit merk vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.

Gestelde vragen:

1. Verzet artikel 3, leden 1 en 3, van de richtlijn zich tegen een uitlegging van het nationale recht, volgens welke in het geval van een abstract kleurmerk (in casu: rood HKS 13) waarop aanspraak wordt gemaakt voor financiële diensten, uit een consumentenenquête een gecorrigeerde inburgeringsgraad van ten minste 70 % moet blijken om ervan te kunnen uitgaan dat het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen?
2. Moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat het tijdstip van de aanvraag van de inschrijving van het merk – en niet het tijdstip van de inschrijving zelf – eveneens beslissend is indien de merkhouder als verweer tegen een verzoek om nietigverklaring van het merk aanvoert dat het merk in elk geval meer dan drie jaar na de inschrijvingsaanvraag, maar nog vóór de inschrijving zelf, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen?
3. Mocht ook onder de hiervoor genoemde voorwaarden het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag doorslaggevend zijn: Moet het merk reeds dan nietig worden verklaard, wanneer niet duidelijk is en niet meer opgehelderd kan worden of het merk op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen? Of is voor nietigverklaring vereist dat degene die om nietigverklaring verzoekt, aantoont dat het merk op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag geen onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt?

Gerecht EU 18 juni 2014, IEFbe 877, zaak T-595/10 (Ripassa)- dossier
Gemeenschapsmerk. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „RIPASSA” voor waren van klasse 33 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing van het BHIM houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door de houder van het Italiaanse woordmerk „VINO DI RIPASSO” voor waren van klasse 33 is ingesteld. Het beroep is afgewezen.

25. En effet, d’une part, l’OHMI ne saurait affirmer que la similitude entre les signes en conflit était évidente, dans la mesure où la division d’opposition avait considéré que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit suffisaient à écarter le risque de confusion. D’autre part, la requérante ignorant les motifs pour lesquels la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, elle présente seulement dans sa requête les motifs pour lesquels elle considère que ces signes ne sont pas similaires. Elle ne pouvait contester de manière efficace la position de la chambre de recours selon laquelle la conclusion de la division d’opposition sur ce point était erronée. Même à supposer que la similitude entre les signes en conflit soit évidente, la chambre de recours ne pouvait se dispenser de procéder à leur comparaison ni se dispenser d’expliquer en quoi le raisonnement de la division d’opposition était manifestement erroné.

Rechtbank van Koophandel Brussel 25 juni 2013, IEFbe 870 (Seven Cycles tegen no 7evenbikes)
Uitspraak ingezonden door Pieter Callens, Eubelius. Hoger beroep is aangetekend. Merkenrecht. Buitenlandse handelsnaam. Eiser verzoekt om een verklaring van merkenrechtinbreuk op haar Gemeenschapswoordmerk SEVEN CYCLES door het teken en logo "N°7EVENBikes" en tevens handelsnaamrechtinbreuk in de zin van 95 en 96 WMPC. Verweerster verzoekt om nietigverklaring van het merk. Alle vorderingen worden afgewezen. Gelet op het andere doelpubliek (op maat gemaakte fietsen), hoge aandachtsniveau, belang van visuele inspectie bij fietsaankoop en hoofdzakelijk visuele verschillen, is het verwarringsgevaar niet aangetoond.

Enkele facturen van verkochte fietsen in de Benelux impliceert geenszins dat het merk bekendheid geniet bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek ex 9 lid 1 sub c Merkenverordening. Een buitenlandse handelsnaam, zoals het Amerikaanse "Seven Cycles", geniet niet automatisch bescherming in België. Bij gebrek aan verwarringsrisico is er ook geen misleiding van de consument of een andere inbreuk op de eerlijke marktpraktijken. 

Leestips: p. 14, 17 en volgende.