Merkenrecht - Droit des marques  

[red. Dit bericht is op 28 januari hier geplaatst, vanwege het toekennen van de BMM-student Award op de BMM Voorjaarsvergadering van 26 maart, brengen we het opnieuw onder uw aandacht]
Emma Ottoy, Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het Europees mededingingsrecht, IRDI, 2014, nr. 3, p. 538-558.
Met samenvatting van Emma Ottoy, Linklaters: : Als twee ondernemingen een overeenstemmend teken hebben als merk, kan dit verwarring veroorzaken voor de klanten wat betreft bijvoorbeeld de (commerciële) herkomst van de producten. Om dit risico uit te sluiten, kunnen partijen een merkafbakeningsovereenkomst sluiten, waarin bepaald wordt op welke manier de respectievelijke merken mogen gebruikt worden. Deze afspraken kunnen echter problematisch zijn vanuit een mededingingsperspectief, aangezien deze afbakeningsovereenkomsten mogelijks de markt verdelen.
Lees verder

Rechtbank Gelderland 25 februari 2015, IEFbe 1277; ECLI:NL:RBGEL:2015:2084 (Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseur tegen gedaagde)
Merkenrecht. Gedaagde gebruikt na een onvoldoende herkansing van de verplichte permanente educatie het collectief beeldmerk van de Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Daar wordt de indruk wordt gewekt dat gedaagde nog altijd voldoet aan de eisen voor inschrijving van het register van de stichting, terwijl vaststaat dat gedaagde onvoldoende PE-punten heeft behaald en hij door het bestuur van de stichting op goede gronden uit dat register is verwijderd. Vordering tot staking gebruik collectief beeldmerk bevolen.

4.4.
[gedaagde] voert als verweer aan dat hem op rechtens onjuiste wijze de bevoegdheid tot gebruik van het merk en het logo is ontzegd. Ingevolge de artikelen 4 en met name 7.1 sub b van het Reglement op het gebruik van het collectief merk RFEA eindigt het recht op gebruik van het collectief beeldmerk en logo namelijk door de ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik door de Commissie van Toezicht van de SRFEA. In dit geval is er nimmer sprake geweest van een ontzegging door die Commissie. Alle in deze procedure door de stichting verzonden brieven en/of e-mails zijn namelijk door of namens het bestuur van de stichting verstuurd, terwijl het bestuur niet de bevoegdheid had tot ontzegging van het gebruik van het collectief beeldmerk en logo, aldus [gedaagde].

4.5.
De rechtbank stelt voorop dat het hier niet gaat om de ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik van het collectief beeldmerk en logo als zodanig. Het gaat primair om de verwijdering uit het betreffende Register, waarna ook geen gebruik meer mag worden gemaakt van het collectief beeldmerk en logo van de stichting. Dit laatste kan worden afgeleid uit artikel 2.1 van het Reglement op het gebruik van het collectief merk RFEA, waarover hierna meer.

4.6.
Als uitgangspunt geldt dus dat een RFEA (dit is volgens de begripsomschrijving van het Reglement voor Permanente Educatie de natuurlijk persoon die door de stichting in het door haar gehouden Register van Financieel Echtscheidingsadviseurs is ingeschreven) uit het register wordt verwijderd indien hij in gebreke blijft de permanente educatie met goed gevolg af te leggen (artikel 6 Reglement voor Permanente Educatie). Op grond van artikel 6 lid 4 van het Reglement voor Permanente Educatie kan de uit het Register verwijderde RFEA binnen een maand na de schriftelijke mededeling tot verwijdering uit het Register hiertegen gemotiveerd bezwaar maken bij het bestuur. Tegen het besluit van het bestuur staat ingevolge artikel 6 lid 5 Reglement voor Permanente Educatie gedurende twee maanden na de beslissing van het bestuur schriftelijk beroep open bij de Commissie van Toezicht RFEA.

4.7.
Vast staat dat [gedaagde] de permanente educatie niet met goed gevolg heeft afgelegd en dat hij van de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen de mededeling tot verwijdering uit het Register geen gebruik heeft gemaakt. Daarmee is de verwijdering van [gedaagde] uit het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs onherroepelijk.

4.19.
De rechtbank overweegt nog dat het [gedaagde] wel is toegestaan om op zijn websites te verwijzen naar een samenwerkingsverband met iemand die wel een erkend register financieel echtscheidingsadviseur is en/of is aangesloten bij RFEA. Daarbij dient duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen wel en niet gecertificeerde adviseurs.

Rechtbank Rotterdam 25 maart 2015, IEFbe 1276; ECLI:NL:RBROT:2015:2044 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits)
Wodkamerken. Sinds 2003 twisten partijen in de kern genomen over de vraag aan wie een viertal Benelux-merkrechten betreffende de wodkamerken "Moskovskaya", "Stolichnaya" en "Na Zdorovye" toekomen (hierna: de VO-merkrechten). Overgang tijdens uiteenvallen Sovjet-Unie. De vormgeving van het woord Stolichnaya is in al deze merken vrijwel identiek aan die van het woord Stolichnaya, Moskovskaya. Spirits heeft hierover aangevoerd dat de vorm, kleur en uitstraling van de fles het onderscheidende bestanddeel is, terwijl het woord Stolichnaya (evenals het woord Elit) van ondergeschikte betekenis is.  De voorzieningenrechter beveelt overdracht van merkregistraties van Spirits' Moskovskaya, Stolichnaya en Na Zdorovye. Andere latere merkregistraties worden nietig verklaard. Ieder onrechtmatig gebruik dient te worden gestaakt.

Conclusie AG HvJ EU 24 maart 2015, IEFbe 1275; zaak C-125/14; ECLI:EU:C:2015:195 (Iron & Smith tegen Unilever)
Verzoekster heeft bij het Hongaars bureau voor intellectuele eigendom (BIE) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het gekleurde beeldteken „be impulsive” als merk. Unilever beroept zich op haar oudere – communautaire en internationale – woordmerken „Impulse”. Geografische en economische reikwijdte van bekendheid. Zie eerder IEFbe 835. Conclusie AG:

1) Voor de toepassing van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan het – afhankelijk van het specifieke merk dat als bekend wordt omschreven, en dus afhankelijk van het betrokken publiek – volstaan dat een gemeenschapsmerk bekend is in één lidstaat, die niet de staat hoeft te zijn waarin een beroep wordt gedaan op die bepaling. Dienaangaande zijn de beginselen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor het vereiste van normaal gebruik van een merk, niet relevant om vast te stellen of er sprake is van bekendheid in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn.

2)      Wanneer het oudere gemeenschapsmerk niet bekend is in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op artikel 4, lid 3, van de richtlijn, moet worden aangetoond dat een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in die lidstaat een verband zal leggen met het oudere merk om te bewijzen dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling. In dat verband is de sterkte van het oudere merk een belangrijk element bij het bewijs van een dergelijke associatie.

Gestelde vragen:

1)      Volstaat de bekendheid van een gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan te tonen dat dit merk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van [de richtlijn], ook wanneer de nationale merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld op basis van deze bekendheid, in een ander land dan deze lidstaat is ingediend?

2)      Kunnen de beginselen die [het Hof] heeft ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van een gemeenschapsmerk worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld?

3)      Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk aantoont dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de nationale merkaanvraag is ingediend – die een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie bestrijken – kan hij dan los daarvan gehouden zijn om ook voor die lidstaat genoegzaam bewijs te leveren?

4)      Indien [vraag 3] ontkennend wordt beantwoord, is het, gelet op de specifieke kenmerken van de interne markt, mogelijk dat een merk dat in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie intensief wordt gebruikt, volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek, en dat daardoor niet is voldaan aan de andere voorwaarde voor de weigeringsgrond van artikel 4, lid 3, van de richtlijn, aangezien er geen risico is dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk? Zo ja, welke feiten dient de houder van het gemeenschapsmerk dan aan te tonen opdat deze tweede voorwaarde vervuld zou zijn?

Rechtbank Den Haag 18 maart 2015, IEFbe 1272; ECLI:NL:RBDHA:2015:2856 (AFYON tegen gedaagde)
Merkenrecht. Bewijslast voor het (niet-)gebruik. Afyon produceert sucuk (Turkse droge worst) die zij verhandelt onder het merk CUMHURIYET SUCUKLARI. Zij vordert vervallenverklaring van het door gedaagde gehouden Benelux-woordmerk CUMHURIYET. Het HvJ-arrest Centrotherm is niet bepalend voor de uitleg van de Merkenrechtrichtlijn en kan niet bepalend zijn voor de uitleg van artikel 2.26 BVIE. De vervallenverklaringsprocedure voor het BHIM is een andere procedure dan in een civiele procedure. Afyon moet stellen en bewijzen dat er geen gebruik heeft plaatsgevonden. Dit wordt gemotiveerd betwist en de vordering wordt afgewezen.

4.4. Afyon betoogt dat genoemde bewijslast sinds het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Centrotherm / BHIM (ECLI:EU:C:2013:593) op de merkhouder rust. (...)

4.5. Dit betoog wordt niet gevolgd. In de eerste plaats bevat de MRl slechts de gronden voor vervallenverklaring en niet de regels omtrent de vervallenverklaringsprocedure, waar het arrest van het Hof betrekking op heeft. Het Centrotherm-arrest is op dit punt dus niet bepalend voor de uitleg van de MRl, en kan daarmee ook niet bepalend zijn voor de uitleg van artikel 2.26 BVIE. Daarbij komt dat de vervallenverklaringsprocedure voor het BHIM een andere procedure is dan een civiele procedure als de onderhavige, zodat de regels omtrent stelplicht en bewijslast van de BHIM-procedure niet zonder meer kunnen worden toegepast in deze procedure. Uitgangspunt blijft dus dat het niet-gebruik van een Benelux-merk door degene die de vervallenverklaring inroept, in het voorliggende geval Afyon, moet worden gesteld en zo nodig bewezen.

Normaal gebruik door KOÇ met toestemming van [gedaagde] ?
4.13. Samengevat: Afyon heeft het niet-gebruik van het merk CUMHURIYET gesteld onder verwijzing naar het rapport Dennemeyer. Het niet-gebruik is door [gedaagde] betwist onder verwijzing naar facturen van KOÇ waaruit het normaal gebruik blijkt en diverse manco’s van het rapport Dennemeyer. In het licht van deze uitvoerige betwisting heeft Afyon onvoldoende gesteld, ook onvoldoende om te worden toegelaten tot bewijslevering. Om die reden zal haar vordering tot vervallenverklaring van het merk CUMHURIYET worden afgewezen. In het licht hiervan behoeft het betoog van [gedaagde] dat zij rauwelijks is gedagvaard geen behandeling, mede omdat [gedaagde] aan dat betoog geen vordering of andere consequentie heeft verbonden.

Cour d'appel de Liège 16 septembre 2014, IEFbe 1247 (The Exclusive Strings - JC Production contre T.& L.)
Décision envoyée par Philippe Campolini, Simont Braun. Droit à l'image. Droits Voisins. Droit des marques. T & L ont fait partie du groupe musical 'The Exclusive Strings', un quatuor de jeunes musiciennes créé dans 2006 et produit par la SPRL JC Production. Le groupe donnait un son contemporain avec un mélange de musique classique et de pop. Malgré la fin de leur collaboration, T&L constatent que l'appelante continue d'utiliser leur image et leurs enregistrements (droits voisins) sur le site www.exclusivestrings.com. La premier juge condamne JC Productions à payer la somme de 7.500 euros, (...) et la somme de 39.520,95 euros. La Cour confirme le jugement entrepris. La marque complexe de JC Productions "The exclusive strings", ne lui confère aucun droit d'usage exclusive du terme "Strings". Quelques semaines après la fin de leurs relations, les intimées ont lancé un concept concurrent de quatuor féminin à corde appelé "Strings4ever".

II.1. (...) L'appelante soutient que quelques semaines après la fin de leurs relations, les intimées ont lancé un concept concurrent de quatuor féminin à corde appelé "Strings4ever", utilisant une dénomination presqu'identique, pour un activité identique. Se fondant sur le droit de la concurrence déloyale et le droit des marques, l'appelante soutient que les intimées ont porté atteinte à la marque figurative "The exclusive strings", qu'elle a déposée le 19.10.2006 (Benelux n*0810961)
(...)
La marque complexe "The exclusive strings", si elle a effectivement été déposée, ce que l'appelante ne démontre pas, ne lui confère aucun droit d'usage exclusive du terme "Strings", ni aucune protection contre l'usage de ce terme par les tiers, car une marque composée - qui en l'espèce est composée d'éléments qui appartiennent au domaine public - est seulement protégeable comme un tout et non pour chacun de ses élément pris séparément, ce seul élément "Strings" n'étant pas de nature à créer la confusion avec le produit ou le service de l'entreprise JC Production.

Tribunal UE 17 mars 2015, IEFbe 1266; ECLI:EU:T:2015:152; zaak T-611/11 (SPA contre OHIM; Manea Spa)
Uitspraak en samenvatting van Eric De Gryse en Emmanuel Cornu, Simont Braun. Dit arrest bevestigt het onderscheidend vermogen en de grote bekendheid van het woordmerk SPA voor mineraal water in klasse 32, onafhankelijk van de afbeelding van het beeldmerk ‘Pierrot’.

Het  Gerecht beslist dat verwarringsgevaar bestaat tussen « MANEA SPA » voor cosmetische producten in klasse 3 en diensten in klasse 44 (« soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; spa ; salons de beauté ; salons de coiffure ; soins pour le bien-être du corps ; services de massage ; services de spa ; services de hammam ; services de jacuzzi ») met het merk  « SPA » in klasse 3.  Het merk « MANEA SPA » zou immers als een variant op het woordmerk « SPA » kunnen worden gezien omwille van het normale onderscheidend vermogen van dit laatste merk, de overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid of identiteit tussen waren en diensten. Het gerecht herinnert eraan dat fabrikanten van cosmetica dikwijls verscheidene productlijnen uitbrengen onder verschillende sub-merken (punt 88).

Het gerecht besluit ook tot verwarringsgevaar tussen  « MANEA SPA » voor voedingswaren en  « SPA » voor mineraalwater (punt 89 van het arrest), waarvoor het merk SPA een verhoogde onderscheidende kracht bezit.

Hof van beroep Antwerpen 26 februari 2015, IEFbe 1258 (LuxuryCarSelection tegen Dr. Ing. H.C.F. Porsche)
Uitspraak aangebracht door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen uitputting. Marktpraktijken. Herhalingsgevaar. Luxury Car Selection is een onderneming die zich bezig houdt met de in- en verkoop evenals met import en export van luxe- en personenwagens.  Daarnaast specialiseert zij zich ook in “autotuning”. Het geschil betreft de verkoop van Porsche-wagens, die oorspronkelijk door Porsche in het verkeer werden gebracht en vervolgens door Luxury Car Selection in een “getunede” versie verkocht werden.  Voor het uitbouwen van deze auto’s werden geen oorspronkelijke Porsche-onderdelen gebruikt, maar onderdelen afkomstig van andere merken.  Porsche verzet zich met succes tegen deze verkoop. De Voorzitter [IE-Forum.be IEFbe 686] stelde vast dat er geen sprake is van uitputting aangezien Porsche de wagens niet getuned in het verkeer heeft gebracht. De verkoop van de getunede Porsche wagens maakt een merkinbreuk uit. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de beslissing.

2.3. Luxurycarselection gebruikt de geregistreerde Porsche merktekens voor een auto die in zijn oorspronkelijke staat door Porsche op de markt is gebracht maar die nadien gewijzigd werd, Hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie, rneer specifiek de kwaliteitsgarantiefunctie van de Porsche merken aangetast.

Tevens gebruikt Luxurycarselection de Porschmerken voor gewijzigde waren waarbij zij afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatle van de Porschemerken.

Het is hlerbij niet relevant dat Luxurycarselection te goeder trouw zou zijn en niet wist dat het in de handel brengen van een "getuned Porsche voertuig waaraan onderdelen van een Techart pakket werden aangebracht, niet door Porsche wordt toegestaan.

(...)
2.4 (...) Door de aard van de handel van Luxurycarselection is het niet uitgesloten dat in de toekomst nog gewijzigde Porsche-wagens te koop zullen worden aangeboden. Het gegeven dat Luxurycarselection na de dagvaardlng vrijwlllig de onrechtmatige praktijk heeft gestaakt doet hleraan geen afbreuk.

Cour d'appel de Bruxelles 11 décembre 2012, IEFbe 1256 (TKS contre LEGO)
Décision envoyée par DartsIP. Marques communautaires tridimensionelles. article 7, par 1, e, ii RMC, article 52, 1.a) RMC, article 9, 1.b) RMC. Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Articles 86, 85,1e, 88.2e et 3e LPMPC. Abus de droit. TKS commercialise sous le signe ICE-WATCH des montres de fantaisie. Les montres ICE-WATCH sont emballées dans des boîtiers colorés en plastique dur, assortis à la couleur de la montre, dénommés "BeCubic" par TKS. La cour constate qu'en faisant usage des emballages, des meuble présentoirs, des pendentifs et des articles de décoration reproduits ci-dessous, TKS porte atteinte aux droits exclusifs de LEGO découlant des enregistrement des marques communautaires tridimensionelles.
Lees verder

Conclusie AG HvJ EU 12 maart 2015, IEFbe 1249; ECLI:EU:C:2015:167; zaak C-20/14 (BGW)
Eerder IEF 13594. Jonger merk [BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] bestaande uit nevenschikking van een lettercombinatie die het woordelement van het oudere merk [BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH] overneemt en een combinatie van woorden waarvan de beginletters de letters van de lettercombinatie herhalen. Conclusie A-G:

Artikel 4, lid 1, onder b), van [merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, er bij het publiek gevaar voor verwarring van twee tekens kan bestaan wanneer de lettercombinatie, die het enige woordelement van het oudere teken is, ook voorkomt in het jongere woordteken en daar in nevenschikking staat met een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van die lettercombinatie, zodat deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de woordcombinatie waaraan zij is toegevoegd. Het bestaan van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, rekening houdende met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Gestelde vraag:

Moet artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden aanvaard wanneer een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het oudere woord- of beeldteken met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, in het jongere woordteken van een derde zo wordt overgenomen dat aan deze lettercombinatie een beschrijvende woordcombinatie wordt toegevoegd die daarop betrekking heeft en die lettercombinatie als afkorting van de beschrijvende woorden verklaart?