Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 10 september 2015, IEFbe 1497 (witte puntjes op grijs,blauw,geel en ivoor)
Beeldmerk. Verzoekster EE Ltd. heeft aanvraag gedaan voor een gemeenschapsbeeldmerk bestaande uit witte puntjes op een grijze, blauwe, gele en ivoorkleurige achtergrond. Deze aanvragen zijn afgewezen op absolute gronden door de kamer van beroep, omdat de tekens inherent geen onderscheidend vermogen hadden; dat wordt door het Gerecht EU bevestigd. Het teken is niet geldig als merk voor telecommunicatie goederen en diensten (telefooncovers).

ECLI:EU:T:2015:620; ECLI:EU:T:2015:618; ECLI:EU:T:2015:616; ECLI:EU:T:2015:615
61      In addition, it should be noted that it is the applicant that claims that the sign applied for presents a combination of colours and patterns which is unusual and even striking.

62      Moreover, where an applicant claims that a sign is distinctive, notwithstanding OHIM’s analysis, it is for that applicant to provide specific and substantiated information to show that the sign applied for has either intrinsic distinctive character or distinctive character acquired through use (judgment of 25 October 2007 in Develey v OHIM, C‑238/06 P, ECR, EU:C:2007:635, paragraph 50).

69 As the Board of Appeal rightly pointed out, whilst colours are capable of conveying certain associations of ideas, and of arousing feelings, they possess little inherent capacity for communicating specific information, especially since they are commonly and widely used in order to advertise and market goods or services, without any specific message (judgment in Combination of 24 coloured squares, cited in paragraph 21 above, EU:T:2008:492, paragraph 35).

Rechtbank van Koophandel Gent 3 september 2015, IEFbe 1491 (NV Koninklijke Philips tegen BVBA Edmedical)
Uitspraak ingezonden door Carina Gommers en Tim Robrechts, Hoyng Monegier LLP.
Merkenrecht. Philips heeft zich vergewist van de mogelijkheid dat de door Edmedical verhandelde sensoren een niet authentieke oorsprong kenden, terwijl ze wel onder het label "Philips" werden verhandeld. Edmedical ontkent niet expliciet dat minstens een aantal bij haar aangetroffen en door haar in China aangekochte sensoren op enkele plaatsen zijn voorzien van de merknaam Philips. Echter, toont Philips niet afdoende aan dat deze exemplaren niet van Philips afkomstig zijn. De rechtbank oordeelt dat er wel verschilpunten zijn. Inbreuk op art. 2.20 lid 1 a) BVIE wordt aanwezig geacht. Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat ook al zouden de verdeelde instrumenten uit China een legale Philips oorsprong hebben, Edmedical zich alsnog schuldig maar aan onrechtmatige parallel import van merkgoederen waarvoor zij de toestemming van de merkhouder niet heeft gekregen.

4. De beoordeling
b) De rechtbank stelt vast dat de twee voorgebrachte doosjes met inhoud vrijwel identiek zijn zowel in uiterlijke vormgeving, maatvoering en begeleidende teksten en opdrukken zodat op het eerste zicht geen afwijkende kenmerken worden waargenomen die wijzen op een andere niet authentieke oorsprong. (...) Er zijn op grond van wat vooraf gaat evenwel voldoende indiciën die de rechtbank doen besluiten dat er met betrekking tot de bij verweerster aangetroffen en verkochte sensoren met de vermelding 'Philips' sprake is van een hoedanigheid en oorsprong die niet verenigbaar is met de toestellen die onder het label van eiseres worden gefabriceerd. Inbreuk op art. 2.20.1 a) van het BVIE wordt bewezen geacht. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat zelfs in de veronderstelling van een bewezen legale Philips oorsprong va nde door Edmedical verdeelde instrumenten in China, zij zich hoe dan ook schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige parallel import van merkgoederen waarvoor zij de toestemming van de merkhouder niet verkregen heeft.

HvJ EU 3 september 2015, IEFbe1488; zaak C-125/14 (Iron&Smith tegen Unilever)
Merkenrecht. Gekleurde beeldteken "Be Impulsive". Conclusie AG -IEF 14794 en verzoek IEF13873. Het Hof van Justitie antwoordt: 1) Artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een ouder gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, dat in voorkomend geval kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat, die niet noodzakelijk de lidstaat is waar een verzoek om inschrijving van een jonger nationaal merk is ingediend, moet worden aangenomen dat dit merk bekend is in de Europese Unie. De criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van het gemeenschapsmerk zijn als zodanig irrelevant om vast te stellen of er sprake is van „bekendheid” in de zin van artikel 4, lid 3, van die richtlijn.

2)      Wanneer het oudere gemeenschapsmerk reeds bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, maar niet bij het relevante publiek van de lidstaat waar is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk waartegen oppositie is ingesteld, kan de houder van het gemeenschapsmerk de door artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 geboden bescherming genieten wanneer blijkt dat een commercieel niet te verwaarlozen deel van dit publiek dat oudere gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk, en dat er, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling dan wel, in het andere geval, sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Gestelde vragen:
1)      Volstaat de bekendheid van een gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan te tonen dat dit merk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van [de richtlijn], ook wanneer de nationale merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld op basis van deze bekendheid, in een ander land dan deze lidstaat is ingediend?

2)      Kunnen de beginselen die [het Hof] heeft ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van een gemeenschapsmerk worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld?

3)      Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk aantoont dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de nationale merkaanvraag is ingediend - die een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie bestrijken - kan hij dan los daarvan gehouden zijn om ook voor die lidstaat genoegzaam bewijs te leveren?

4)      Indien [vraag 3] ontkennend wordt beantwoord, is het, gelet op de specifieke kenmerken van de interne markt, mogelijk dat een merk dat in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie intensief wordt gebruikt, volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek, en dat daardoor niet is voldaan aan de andere voorwaarde voor de weigeringsgrond van artikel 4, lid 3, van de richtlijn, aangezien er geen risico is dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk? Zo ja, welke feiten dient de houder van het gemeenschapsmerk dan aan te tonen opdat deze tweede voorwaarde vervuld zou zijn?

 

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 augustus 2015, IEFbe 1471; ECLI:NL:RBDHA:2015:9255 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits)
Merkenrecht. Overeenstemmende tekens. FKP en FGUP zijn staatsbedrijven van de Russische Federatie die zich bezighouden of hebben gehouden met onder meer de exploitatie van de merken. (zie eerder op IEF). Gedaagden brengen geen wodka op de markt, distributeurs importeren deze zelf uit Letland. De door eisers niet overgelegde overeenkomst die tussen gedaagden en de distributeurs zou zijn gesloten die het de distributeurs toestaat de Stoli-fles op de markt te brengen, is niet als inbreukmakende handeling aan te merken. Echter het bevorderen van het gebruik van het STOLI-merk in de Benelux is onder omstandigheden aan te merken als onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk.

3.3. Het verweer van gedaagden tegen deze stellingen luidt zakelijk weergegeven als volgt. (...)
3.3.4. In het Umfeld zijn kenmerken zoals een doorzichtige kleurloze fles, de kleuren rood, geel, goud en wit, zilveren / gouden banden onderaan de fles, gouden medailles / munten, gebouwen, aanduidingen als 'wodka' en 'premium' zeer gebruikelijk en deze dragen derhalve niet of slechts in geringe mate bij aan het onderscheidend vermogen van een merk. Uitsluitend de naam op het label maakt de consument duidelijk om welk merk het gaat. In het onderhavige geval betekent dat dat enkel gekeken moet worden naar het woordelement STOLI en het woordelement Stolichnaya. Tussen deze tekens bestaat geen verwarringsgevaar.

4.7. Naar voorlopig oordeel stemmen de op de Stoli-wodkafles gebruikte tekens verwarringwekkend overeen met de Beneluxmerkregistratie 731954, zeker nu die tekens worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is geregistreerd. De totaalindruk die in het bijzonder door de visuele overeenstemming ontstaat stemt zodanig overeen met het merk dat de in aanmerking te nemen consument mogelijk zal menen dat de wodka uit dezelfde bron afkomstig is of van een gelieerde onderneming. Daarbij zal de consument de verschillen tussen het merk en de tekens niet ontgaan - in het bijzonder niet de verschillende woordelementen STOLI en STOLICHNAYA - maar hij zal mogelijk menen dat het voorheen gebruikte label opnieuw is vormgegeven. Dat het merk een aantal weinig onderscheidende elementen bevat, doet aan dit gevaar niet af. Het gevaar voor verwarring wordt ondersteund door het door eisers als productie 26A, 26B en 26C overgelegde filmmateriaal, waaruit voorshands moet worden opgemaakt dat door het gebruik van de tekens daadwerkelijk verwarring als hier bedoeld ontstaat. Vooralsnog wordt daarom aangenomen dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE met Beneluxmerkregistratie 731954.


4.11. Spirits International is echter, naar zij erkent, houdster van het STOLI-merk en werkt als zodanig, zoals zij evenmin bestrijdt, mee aan het gebruik van de inbreukmakende tekens in de Benelux. Zij doet dit bovendien, zoals ter zitting desgevraagd is erkend, met de bedoeling goodwill van de aan FKP over te dragen merkregistratie 318391 over te hevelen naar haar eigen merk. Zij is zich derhalve bewust van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de gebruikte tekens en het aan FKP over te dragen merk 318391 (en FKP's merkregistratie 731954). Het bevorderen van het gebruik van het STOLI-merk in de Benelux is onder deze omstandigheden aan te merken als onrechtmatig. Daaraan doet niet af dat Spirits International, naar zij stelt, die goodwill zelf heeft opgebouwd in de jaren dat zij merkregistratie 318391 in bezit had. Dit laatste geeft haar onder omstandigheden mogelijk een aanspraak op vergoeding van die goodwill (bijvoorbeeld op grond van ongerechtvaardigde verrijking), maar kan het eigenmachtig overhevelen van de goodwill niet rechtvaardigen.

De voorzieningenrechter:
5.1. veroordeelt Spirits International op vordering van FKP om binnen één week na betekening van dit vonnis het hiervoor bedoelde onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt Spirits International tot betaling aan FKP van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat het gebod onder 5.1 wordt overtreden, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, met een maximum van € 2.000.000,-;

Cour d'appel Liège 30 avril 2015, IEFbe 1469 (Appelante contre Thinkplus SPRL)
Décision envoyée par Pierre-Yves Thoumsin, NautaDutilh. Droit des marques. L'annulation. Faire usage. L'Appelante interjette appel du jugement en ce que celui-ci prononce l'annulation des marques qui SPRL Thinkplus a déposées et lui ordonne d'en cesser tout usage. C'est en vain que l'intimée en appelle encore au principe de l'exécution de bonne foi des conventions puisqu'elle échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une telle convention de cession entre parties. Dans les limites de l'appel interjeté, le jugement entrepris doit être entièrement réformé, les motifs ci-avant fondant la demande principale de l'appelant, à l'inverse de la demande reconventionnelle de l'intimée qui est sans fondement et don celle-ci doit être déboutée.

L'appelant titulaire des droit d'auteur et de marque sur les dénominations et logos THINKPLUS et ETA, a le droit tant d'interdire à tout tiers, dont l'intimée, d'en faire usage sans son consentement, que de révoquer la faculté d'en user, qu'il a pu accorder auparavant, et ce sur la base tant de l'article 1 par. 1 LDA que de l'article 2.20.1.a. CBPI. La Cour reçoit l'appel.

Antécédents et objet de l'appel
(...) L'appelante interjette appel du jugement en ce que celui-ci prononce l'annulation des marques qu'il a déposées et lui ordonne d'en cesser tout usage. Il réitère sa prétention de voir enjoindre à la SPRL THINKPLUS et ETA - Encres Toners Accessoires, sous peine d'astreinte de 1000 euro par infraction et par jour, à compter du 30ème jour ouvrable suivant la signification de l'arrêt à intervenir et il postule sa condamnation aux dépens des deux instances liquidés à 1.320 euro chacune.

Discussion
4. (...) C'est en vain que l'intimée en appelle encore au principe de l'exécution de bonne foi des conventions puisqu'elle échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une telle convention de cession entre les parties. Dans les limites de l'appel interjeté, le jugement entrepris doit être entièrement réformé, les motifs ci-avant fondant la demande principale de l'appelant, à l'inverse de la demande reconventionnelle de l'intimée qui est sans fondement et dont celle-ci doit être déboutée. L'appelant, titulaire des droit d'auteur et de marque sur les dénominations et logos THINKPLUS et ETA- Encres Toners Accessoires, a le droit tant d'interdire à tout tiers, dont l'intimée, d'en faire usage sans son consentement, que de révoquer la faculté d'en user, qu'il a pu accorder auparavant, et ce sur la base tant de l'article 1 par. 1 LDA que de l'article 2.20.1.a CBPI.

Hof van beroep Antwerpen 27 april 2015; IEFbe1467 (Gids tegen gedaagde)
Merkenrecht. Normaal gebruik. Gids voert sinds 1999 een handel in o.a. IT-diensten onder de benaming "Shop". Kort hiervoor is door gedaagde het beeldmerk Shop.be ingeschreven en domeinnaam. De inschrijving en het depot gebeuren telkens op naam van Paragon, die failliet wordt verklaard in 2002. Gids vordert de vervallenverklaring, minstens de vernietigverklaring van het Beneluxmerk en toekenning van schadeloosstelling op grond van 2.26 en 2.27 BVIE. Gedaagde betwist die aanspraak vanwege een overnameovereenkomst. Het hoger beroep van Gids is gegrond. Het Beneluxmerk Shop.be wordt vervallen verklaard omdat er geen sprake is van normaal of hernieuwd normaal gebruik in de zin van 2.27 lid 2 BVIE. Doorhaling van de merkinschrijving wordt bevolen.

1. De feiten.
De feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt:
- appellante, opgericht op 9 maart 1999, voert sindsdien handel (exploitatie van portaalsites in België, Nederland en Frankrijk, de verkoop van IT-diensten, het verkopen van e-commerce-oplossingen en virtuele winkels op het internet) onder meer onder de benaming Shop;
- kort voordien, op 17 februari 1999 had de geïntimeerde, als zaakvoerder van de BVBA Paragon (opgericht op 2 juni 1997 met als doel onder meer het verkopen van elektronische consumptiegoederen), het Benelux beeldmerk Shop.be nr. 0646591 laten inschrijven; op 2 april 1999 volgt het depot van de domeinnaam Shop.be; de inschrijving en het depot gebeuren telkens op naam van de BVBA Paragon; die vennootschap wordt op 5 maart 2002 failliet verklaard, faillissement dat wordt afgesloten op 14 september 2010;
- De geïntimeerde laat gelden dat hij titularis is van het Beneluxmerk Shop.be ingevolge overname-overeenkomst van 7 juli 2009 en dat hij sindsdien gebruik maakt van het merk en van de domeinnaam Shop.be;
- de appellante vordert de vervallenverklaring, minstens de nietigverklaring van het Beneluxmerk Shop.be en de toekenning van schadeloosstelling (over de domeinnaam bestaat een afzonderlijke procedure bij dit hof gekend onder rolnummer 2012/AR/892 die heeft geleid tot een arrest van 2 december 2013).

3.2. Grond van betwisting
3.2.6. De geïntimeerde laat gelden dat het verval van het merk door de geïntimeerde niet meer kan worden ingeroepen, gelet op het hernieuwd gebruik daarvan dat door de gerechtswaarder wordt bevestigd in zijn proces-verbaal van vaststelling van 22 maart 2013. Die vaststelling wordt door de appellante als dusdanig niet betwist. De appellante argumenteert wel dat het gebruik van 22 maart 2013 van het merk door geïntimeerde (ook en zelfs voor zover dat gebruik mocht kunnen worden bestempeld als een begin van normaal gebruik of hernieuwd normaal gebruik in de zin van artikel 2.27.2 BVIE, hetgeen wordt betwist) zich situeert in de periode van drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering (24 april 2013) en dus niet in aanmerking kan worden genomen, omdat de voorbereiding van dat begin van gebruik of hernieuwd gebruik pas werd getroffen nadat de appellante er kennis van had genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld. Terecht verwijst de appellante in dat verband naar haar beroepsconclusie van 21 januari 2013 in de zaak voor de hof gekend onder rolnummer 2012/AR/892, waarin zij de overdracht van de doorhaling van dat beeldmerk heeft gevorderd onder meer op grond van "onvoldoende gebruik". De neerlegging van conclusies geldt als betekening (artikel 746 Ger. W.). Aangenomen wordt dat geïntimeerde vanaf de neerlegging van die conclusie kennis had dat een vordering tot vervallenverklaring van het beeldmerk zou kunnen worden ingesteld. Het beroep door geïntimeerde op de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder om op 22 maart 2013 de hierboven bedoelde materiële vaststellingen te doen, wordt dan ook geacht geen ander doel te hebben gehad dan een mogelijke vordering tot vervallenverklaring van beeldmerk Shop.be tegen te gaan. Dat de conclusie dateert van meer dan drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering, is irrelevant (artikel 2.17 BVIE vereist niet dat de kennisgeving zou gebeuren binnen die periode van drie maanden). Dat alles geldt alleen maar des te meer omdat door appellante wordt betwist en door de geïntimeerde niet wordt bewezen dat hij ten tijde van de betrokken vaststellingen handelaar was, een inschrijving had in de kruispuntbank der ondernemingen, een btw-nummer had, ... In de gegeven omstandigheden bewijst de geïntimeerde zelfs geen begin van normaal gebruik of hernieuwd normaal gebruik, zodat toepassing van artikel 2.27.2. BVIE te zijnen gunste hoe dan ook uitgesloten is.

3.2.7. Slotsom is dat het hoger beroep van de appellante gegrond is. Het recht van de geïntimeerde op het Beneluxmerk Shop.be met inschrijvingsnummer 0646591 (klasse 35, 36 en 42) wordt vervallen verklaard. De doorhaling van die merkinschrijving wordt bevolen.  

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 27 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie mei 2015.

 

30-07

2010153

Phönix

PHENIX CREATIVE INTERIOR WITH PAINT

1289959

Toegew.

nl

28-07

2009293

Gipsy's

Gipsy Ibiza

1266910

Gedeelt.

nl

28-07

2008677

DISCUS

PET'S BUDGET

1265555

Afgew.

fr

28-07

2008679

DISCUS

PET'S BUDGET

1265554

Afgew.

fr

28-07

2008680

DISCUS

PET'S BUDGET

1265544

Afgew.

fr

28-07

2008678

DISCUS

PET'S BUDGET

1265550

Afgew.

fr

28-07

2008681

DISCUS

PET'S BUDGET

1265553

Afgew.

fr

23-07

2009953

PINK GIRL

PINK SENSE

1287794

Afgew.

nl

23-07

2009754

ANGEL

ANGELICUS

1283891

Toegew.

fr

22-07

2010130

GAUCHOS

GAUCHOS

957721

Toegew.

nl

 

 

OHIM Opposition Division 28 juli 2015, IEFbe 1454 (Adidas tegen Inter)
Uitspraak ingezonden door Gregor Vos en Sjo Anne Hoogcarspel, Klos Morel Vos & Reeskamp. Vormmerk. Adidas doet met succes een beroep op haar Gemeenschapsmerk CTM 3 517 588 tegenover het door Inter aangevraagde "oranje nr.14-merk" CTM 11 368 131 bestaande uit een vest respectievelijk een t-shirt. Adidas toont aan een bekend merk te zijn in de EU. Oppositie wordt gehandhaafd en de aanvraag van het Gemeenschapsmerk wordt geweigerd.
Lees verder

Hof van beroep Brussel 10 maart 2015, IEFbe 1452 (KACB tegen ST-ONE)

Uitspraak mede aangebracht door Patricia Carnewal en Gérard Martin, Meritius Brussels. Merkenrecht. De vzw Koninklijke Automobielclub van België heeft in 1927 voor de eerste keer een uithoudingswedstrijd georganiseerd Liege-Biarritz-Liege, later werden merken ingeschreven. De rally werd niet altijd jaarlijks gehouden: Liege-Sofia-Liege, Liege-Rome-Liege (+beeldmerk), Spa-Sofia-Liege en Marathon de la Route. St.-One deponeert het merk Liege-Sofia-Liege. St.-One verzocht met succes de vervallenverklaring van LIEGE-SOFIA-LIEGE, SPA-SOFIA-LIEGE, haar rally-activiteiten maken geen inbreuk op MARATHON DE LA ROUTE. Alleen het beeldmerk van St-One maakt inbreuk op ouder beeldmerk LIEGE-SOFIA-LIEGE. Het Hof bevestigt de laatste inbreuk, maar verandert het bestreden vonnis: KACB zich kan verzetten tegen het gebruik van het teken LIEGE-SOFIA-LIEGE en soortgelijke tekens.
Lees verder

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 18 juni 2015, IEFbe 1447; zaak C-297/15 (Ferring Lægemidler)
Merkenrecht. Kan de merkhouder in rechte optreden tegen een parallel importeur die medisch product ompakt en merk opnieuw aanbrengt op verpakkingen die de merkhouder in datzelfde volume aanbiedt?

Verzoekster treedt op namens Ferring BV (Ferringgroep). Zij brengt sinds 1959 een geneesmiddel (laxeermiddel Klyx) in DEN in de handel. Daarnaast wordt het ook in NOO, ZWE en FIN verkocht. In alle EER-landen wordt het middel verkocht in dezelfde hoeveelheid/verpakking. Verzoekster is een zaak gestart tegen verweerster Orifarm (lid van de Orifarmgroep). Zij houdt zich sinds 1994 bezig met parallelimport van geneesmiddelen in DEN uit EER-LS. Zij koopt Klyx in NOO in tienstuksverpakkingen en pakt deze voor verkoop in DEN om tot éénstuksverpakking. Vanwege deze handelwijze start verzoekster een procedure tegen verweerster wegens schending van verzoeksters merkrechten. Ompakking van een geneesmiddel kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld wanneer een ziektekostenverzekering dit eist. Verzoekster stelt dat ompakking niet noodzakelijk omdat zij het product overal in zowel verpakkingen van 10 als van 1 stuk verkoopt; aan het noodzakelijkheidsvereiste kan verweerster dus niet voldoen. Orifarm stelt dat de ompakking wel noodzakelijk was om toegang tot de markt te krijgen en voldoet aan de inmiddels overvloedige eisen die volgen uit de rechtspraak van het HvJEU.
Het DUI Bundesgerichtshof heeft op 09-10-2013 een uitspraak gedaan waarin het oordeelde in een zaak over invoer van tabletten dat “ompakking is toegestaan indien de specifiek ingevoerde waar anders niet zou kunnen worden verhandeld op een deelmarkt van de lidstaat van invoer. Dienovereenkomstig kan van de parallelimporteur niet worden verlangd dat hij de (ook) door het verpakkingsformaat bepaalde deelmarkten van de lidstaat van invoer bedient door de aankoop van passende verpakkingen in de lidstaten van uitvoer.” Verzoekster meent dat dit arrest slecht te verzoenen is met de rechtspraak HvJEU volgens welke een merkhouder zich in beginsel kan verzetten tegen elke ompakking van geneesmiddelen en slechts bij wijze van uitzondering ompakking hoeft te dulden.

De verwijzende DEN rechter (rechtbank voor maritieme en handelszaken) vraagt zich af welk belang aan het arrest van het Bundesgerichtshof (dat grote precedentwaarde voor DEN kan hebben) voor onderhavige zaak moet worden gehecht. Er is al veel rechtspraak over parallelle invoer, maar het HvJEU heeft nog geen duidelijke uitspraak gedaan over de vraag of het voor een parallelimporteur noodzakelijk kan zijn om een parallel ingevoerd geneesmiddel om te pakken in een situatie als de onderhavige, waarin het betrokken product door de producent in alle landen waarin het door hem op de markt wordt gebracht onder hetzelfde merk en in dezelfde hoeveelheden en verpakkingsformaten in de handel wordt gebracht. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor:

Vraag 1: Moeten artikel 7, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en de rechtspraak dienaangaande aldus worden uitgelegd dat een merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een geneesmiddel door een parallelimporteur, wanneer de importeur dit product in een nieuwe buitenverpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, ingeval de merkhouder dit product in alle landen van de EER waar het te koop wordt aangeboden in dezelfde hoeveelheden en verpakkingsformaten in de handel heeft gebracht?
Vraag 2: Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de merkhouder zowel in het land van uitvoer als in het land van invoer het geneesmiddel in de handel heeft gebracht in twee verschillende verpakkingsformaten, namelijk in verpakkingen van 10 stuks en verpakkingen van 1 stuk, en de importeur in het land van uitvoer verpakkingen van 10 stuks heeft aangekocht en deze heeft omgepakt in verpakkingen van 1 stuk, waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, alvorens het product in het land van invoer in de handel te brengen?