Merkenrecht - Droit des marques  

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 april 2014, KG ZA 14-222 (Artex c.s. tegen Zimmer + Rohde)
Uitspraak ingezonden door Marlou van de Braak, Hoyng Monegier. Merkenrecht. Internationaal privaatrecht. Zie eerder IEFbe 729. ADO International is houdster geweest van het Gemeenschapsmerk ADO. Volgens eisers dreigt Z+R de Benelux-markt te betreden met gordijnen, stoffen of raamarmatuur onder het ADO-merk. Nu in het eerdere Duitse vonnis niet is ingegaan op de vraag of Z+R c.s. die licentieverlening dient te respecteren, kan de voorzieningenrechter hierover zelfstandig een oordeel vellen. De rechtbank oordeelt dat HD NL (eiser) mogelijk een exclusieve licentie heeft voor het Gemeenschapsmerkgebruik in de Benelux, de ordemaatregelen worden toegewezen. De voorzieningenrechter geeft de overige voorlopige voorzieningen niet, in afwachting van de Definitieve Beslissing.

Het is onvoldoende onderbouwd dat die noodzakelijk zijn om grote en onherstelbare schade bij HD NL c.s. te voorkomen.

4.12. Het vorenstaande in aanmerking nemende leidt de mogelijkheid dat uiteindelijk zal worden geoordeeld dat HD NL een exclusieve licentie heeft voor gebruik van het Gemeenschapsmerk in de Benelux, in combinatie met een afweging van de belangen van partijen bij het wel of niet geven van de onder I en II gevorderde verboden, de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de vorderingen onder I en II bij wijze van ordemaatregel dienen te worden toegewezen op de wijze als in het dictum vermeld.

4.14. De voorzieningenrechter is van opvatting dat zij, door aldus te beslissen, haar oordelen naar behoren heeft afgestemd op het oordeel van het Duitse vonnis van 8 januari 2014. Ook in dat vonnis wordt immers overwogen dat het mogelijk is dat sprake is van een exclusieve licentieverlening aan HD NL voor de Benelux. Nu in het Duitse vonnis van 8 januari 2014 niet is ingegaan op de vraag of Z+R c.s. die licentieverlening dient te respecteren, staat niets eraan in de weg dat de voorzieningenrechter hierover zelfstandig een oordeel velt.

4.15. De voorzieningenrechter zal de voorlopige voorzieningen die verder zijn gevraagd niet geven, omdat onvoldoende is onderbouwd dat die noodzakelijk zijn om grote en onherstelbare schade bij HD NL c.s. te voorkomen in afwachting van de Definitieve Beslissing.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep SO gedeeltelijk toegewezen [tegen SÔ:UNIC]
B) Beroep FOCUS extreme afgewezen [tegen FOCUS]

Gerecht EU 3 april 2014, T-356/12 (SÔ:UNIC) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de internationale, communautaire en nationale woord- en beeldmerken met het woordelement SO voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk SÔ:UNIC voor waren van klasse 3. Beroep gedeeltelijk toegewezen.

55      First, having regard to the considerations set out in paragraphs 16 to 33 above, from which it follows that the first plea is unfounded, the applicant’s application for annulment must be dismissed in so far as concerns the part of the contested decision which rejected the opposition based on Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. As a result of that dismissal, it is not necessary to establish whether, by the assertions set out in the text of the application, which are not reflected in the form of order sought therein, the applicant is requesting the Court to exercise the power to alter decisions in order to uphold the opposition based on that provision, at least in respect of certain goods.

56      Secondly, in the light of the considerations set out in paragraphs 34 to 54 above, the contested decision must be annulled in so far as the Board of Appeal rejected as inadmissible the opposition based on Article 8(4) of Regulation No 207/2009, as regards the signs relied on by the applicant so far as the United Kingdom and Ireland are concerned, and the action dismissed as to the remainder. Since, in those circumstances, the Board of Appeal will have to examine the merits of the opposition in so far as it concerned those signs, it is not necessary to rule on the applicant’s request, made only in the text of the reply, that the Court alter the contested decision in order to give the applicant the opportunity to resubmit a notice of opposition based on that provision.

Gerecht EU 4 april 2014, T-568/12 (FOCUS extreme) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen FOCUS extreme voor waren van de klassen 5, 16 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "FOCUS" voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.

47      The Board of Appeal held, in essence, that, since the earlier mark had an average distinctive character, the goods were identical and the marks at issue were similar, the likelihood of confusion in the minds of consumers could not be safely excluded.

48      The applicant claims that, since the marks at issue differ from one another and the goods which they cover are unrelated to each other, there is no likelihood of confusion.

49      As is apparent from paragraphs 26 to 30 above, the mark applied for and the earlier mark cover goods in Class 25 in an identical manner.

50      Furthermore, as has been observed in paragraphs 35 to 45 above, the Board of Appeal was fully entitled to take the view that the signs at issue were similar overall.

51      It must therefore be held that the Board of Appeal did not err in finding that there was a likelihood of confusion between the signs at issue in so far as they cover goods in Class 25. The identity of those goods covered by the two marks at issue and the degree of similarity between those marks, considered cumulatively, prove sufficient to make it possible to draw the conclusion that there is a likelihood of confusion, regardless of the degree of distinctive character of the earlier mark. It should, moreover, be noted, in this regard, that the Board of Appeal found that the earlier mark had a normal distinctive character, a finding which the applicant does not challenge.

52      The applicant’s argument that she was entitled to a ‘temporal priority’, on the ground that, unlike the intervener, she had lodged an application for registration of a Community trade mark, must likewise be rejected. As OHIM states, it follows from Article 8(2) of Regulation No 207/2009 that the mark applied for may be refused registration, including upon opposition by the proprietor of an earlier mark registered in a Member State, which is the case here.

53      In those circumstances, the first plea, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, must be rejected.

Cour d'appel de Bruxelles 27 juin 2013, IEFbe 736 (Cha contre Ecomail c.s.)
Arrêt definitif. Propriété intellectuelle. Droit de marques. Marque complexe. Contrefaçon partielle. Portant sur un élément déterminant. Oui. M.[..] est titulaire de la marque Benelux BIOFLORE. La cour n'a dès lors pas à examiner si Cha est responsable ou non du fait que l'ancienne enseigne du magasin de la chaussée de Charleroi ait encore figuré sur le site de référencement internet YELP jusqu'au 3 mai 2013, date à laquelle il y fut mis fin par la société gérant ce site.  La demande de M. [..] et d'Ecomail tendant à la condamnation de Cha à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire doit dès lors être rejetée.

1. La demande de Cha tendant à l'interprétation et la réformation de l'ordre de cessation prononcé par le premier juge
[..] Il ne revient pas à la cour, dans le cadre de la procédure d'appel, d'interpréter ces motifs, ni le dispositif dont ils constituent le soutènement nécessaire, mais au contraire de réformer le jugement dont appel dans la mesure où l'ordre de cessation qu'il contient est obscur et dans la mesure où, dans l'une des deux interprétations dont il est susceptible, il ne fait pas une correcte application des droits qui appartiennent à M. [..] et Ecomail.

2. La demande nouvelle formulée en appel par Cha
23. Les demandes de Cha tendant (1) à condamner M. [..] et Ecomail à cesser immédiatement tout usage de la dénomination commerciale BIOFLORE, (2) à les condamner à retirer immédiatement de leur site internet la référence á la décision dont appel, et (3) à condamner M. [..] et Ecomail à lui payer une somme provisionnelle de 25.000,00 € à titre de réparation du préjudice créé par l'installation d'un magasin concurrent tenu par eux à proximité du magasin exploité par Cha ou pour exécution prétendument abusive de la décision dont appel, sont irrecevables par application des articles 807 et 812 du Code judiciaire, s'agissant de demandes nouvelles qui ne peuvent être formulées pour la première fois en degré d'appel [..].

3. La demande de Cha à dire pour droit que M. [..] et Ecomail n'avaient pas la possibilité d'exécuter la décision dont appel
24. [..] La cour n'a dès lors pas à examiner si Cha est responsable ou non du fait que l'ancienne enseigne du magasin de la chaussée de Charleroi ait encore figuré sur le site de référencement internet YELP jusqu'au 3 mai 2013, date à laquelle il y fut mis fin par la société gérant ce site.

4. Quant à la demande de M. [..] et d'Ecomail de condamner Cha à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire
25. Quand bien même l'appel sera déclaré non fondé par le présent arrêt, il ne résulte de rien que cet appel ait été interjeté d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal du droit d'appel par une personne prudente et diligente [..].

La demande de M. [..] et d'Ecomail tendant à la condamnation de Cha à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire doit dès lors être rejetée.

5. Quant à la demande subsidiaire de Cha de réduire l'astreinte journalière à un montant raisonnable
[..] Le jugement dont appel étant réformé par le présent arrêt, il y a lieu de limiter les astreintes à la somme de 500,00 € par jour d'infraction et de ne faire courir ces astreintes qu'à partir de la signification du présent arrêt.

Cette mesure aura un effet dissuasif suffisant qui rend la mesure de publication demandée par M. [..] et Ecomail inutile.

Hof van Beroep Antwerpen 24 juni 2013, IEFbe 734 (Olina c.s. tegen Blue Turtle Business Partners)
Uitspraak mede ingezonden door Steven Boeynaems en Nathalie Taeymans, DilawHens advocaten. Merkenrecht. Handelsnamen. Domeinnamen. Geen verwarring. De eerste en tweede appellanten zijn houdster van het Benelux-beeldmerk en woordmerk LILA GRACE. Olina is houdster van domeinnaam lilagrace.be en de Facebookpagina LILA GRACE. Geïntimeerde heeft een winkel onder de naam LITTLE GRACE, die is gedeponeerd als Benelux-woordmerk. De overeenstemming van de activiteiten en geografische reikwijdte van de handelsnamen leveren gelijkenis op. Wat de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar betreft, geldt ook hier zoals bij de beoordeling van de inbreuken op het BVIE dat er geen overeenstemming is tussen LILA GRACE en LITTLE GRACE.

Terecht oordeelde de eerste rechter dat LILA GRACE  bescherming verkreeg van haar handelsnaam door de inbezitneming ervan, inhoudende het publieke gebruik dat ervan gemaakt werd/wordt. LILA GRACE wordt publiek, zichtbaar en voortdurend gebruikt wat niet voor ernstige betwisting vatbaar is.

Of er gevaar voor verwarring bestaat moet beoordeeld worden aan de hand van de volgende elementen: (1) de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar; (2) de mate van overeenstemming tussen de activiteiten alsook (3) de geografiche reikwijdte van de handelsnamen.

Voor de laatste twee elementen is er gelijkenis maar wat het eerste element betreft: de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar, geldt ook hier zoals bij de beoordeling van de inbreuken op het BVIE dat er geen overeenstemming is tussen LILA GRACE en LITTLE GRACE. [..]

Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen 11 juni 2013, IEFbe 731 (Life Solutions tegen Body in Style e.a.) - hier
Uitspraak mede ingezonden door Bert Gregoir, Stappers Eliaerts & Thiers advocaten. Wet Marktpraktijken. Auteursrecht. Parasitaire mededinging. Verwarringstichting. Succesvolle vordering verklaring voor recht dat verwerende partijen inbreuk plegen op de Wet Marktpraktijken artikelen 95 en 96 door eisende partij en haar producten als namaak voor te stellen, als malafide voor te stellen en zwart te maken en derhalve de staking ervan te horen bevelen. Inbreuk auteursrecht, parasitaire mededinging en verwarringstichting door het op de markt brengen van producten met verpakking gelijkend aan die van eisende partij. Bevel tot publicatie huidig vonnis op websites verwerende partijen.

Zeggen voor recht dat verwerende partijen een inbreuk plegen op de Wet Marktpraktijken o.a. artikelen 95, 96.1, 96.2 en 96.4 door eisende partij en de door haar verkochte producten als namaak voor te stellen, door eisende partij als malafide voor te stellen en door eisende partij zwart te maken;
Bevelen derhalve de onmiddellijke staking ervan;
Zeggen voor recht dat verwerende partijen door het op de markt brengen van producten met verpakking gelijkend aan die van eisende partij, met als grafische kenmerken, de kleur, de kleurencombinaties en het gehanteerde lettertype, de tekening van een gestileerde koffieboon voor de letter O en de foto van een blonde dame die koffie drinkt en de term "Afslankkoffie" in het door eisende partij gehanteerde lettertype en de tekening van een gestileerde koffieboon voor de letter O, een inbreuk plegen op het auteursrecht van eisende partij en zich bovendien schuldig maken aan parasitaire mededinging en verwarringstichting.

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 31 mei 2013, IEFbe 722 (Metatecta tegen Metaclima)

3.1.1. [..] Naar het oordeel van de rechtbank bewijst Metaclima op voldoende wijze dat het depot door Metatecta van het beeldmerk "Metaclima" te kwader trouw werd verricht. [..] In deze omstandigheden kan worden besloten dat Metatecta manifest te kwader trouw het depot van het woordmerk "Metaclima" verrichte, nu Metatecta weet had van het rechtmatig gebruik, door B.V.B.A. Metaclima, van de benaming "Metaclima" en Metatecta heeft nagelaten om B.V.B.A. Metaclima dienaangaande om toestemming te vragen.

3.1.2. De rechtbank stelt vast dat Metatecta wel beweert dat B.V.B.A. Metaclima gebruik maakt van het merk "Tectobiotics" maar dat zij daarvan niet het minste bewijs levert.

3.1.3. In deze omstandigheden wordt de vordering van Metatecta afgewezen als ongegrond in al haar onderdelen.

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 20 maart 2014, IEFbe 738 (Louboutin tegen Van Dalen Footwear B.V.)
Uitspraak ingezonden door Jan-Diederik Lindemans, Crowell & Moring; Hidde Koenraad en Laurens Kamp, Simmons & Simmons. Merkenrecht. Geen kleurmerk, maar wel een vormmerk. Louboutin heeft een gemeenschapsmerk gedeponeerd met inroeping van anciënniteit van een Benelux-kleurmerk. Louboutin voert aan dat Van Dalen inbreuk maakt op zijn merk. De stakingsrechter oordeelt dat in casu niet blijkt dat eisende partij een kleurmerk heeft willen registreren. Uit de bijgevoegde driedimensionale tekening wordt afgeleid dat het een vormmerk betreft. De zool geeft de wezenlijke waarde aan de waar en wordt daarom nietig verklaard. Bovendien ontbeert het onderscheidend vermogen en bestaat het louter uit een aanduiding die in de handel gebruikelijk is geworden.

16. In casu blijkt volgens de stakingsrechter uit de merkinschrijving niet dat eisenparij een kleurmerk heeft willen registreren. Meer integendeel, uit het feit dat er een driedimensionele tekening wordt gevolg bij het merk waarbij 'de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaatsing van het merk aan te tonen' leidt de stakingsrechter af dat het in casu een vormmerk betreft.

22. Het merk van de heer Louboutin is ingeschreven voor pumps (chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orhopédiques). Het is evident dat voor dergelijke waren het design een zeer belangrijk criterium voor de consument is. Dit is des te meer het geval voor de schoenen van de heer Louboutin, aangezien deze schoenen vele malen duurder zijn dan de gemiddelde verkoopprijs van een damesschoen.

23. Dat de zool van de schoenen van de heer Louboutin voor consumenten een zeer belangrijk criterium vormt, volgt ook uit de volgende bronnen [..].

24. Het merk van de heer Louboutin geeft derhalve de wezenlijke waarde aan de waar en moet om die reden nietig worden verklaard. Het merk voldoet immers niet aan de voorwaarden van artikel 2.1 lid 2 BVIE.

Vergelijk IEF 12573 (Vzr. Rb Den Haag), IEF 10162 (US District New York).

Op andere blogs:
BirdBuzz Rode zoolmerk van Christian Louboutin nietig in de Benelux

Voorz. Rechtbank van Koophandel 27 maart 2014, IEFbe 729 (Artex c.s. tegen Zimmer + Rhode)
Uitspraak ingezonden door Anne Marie Verschuur, Philippe Péters en Tanguy de Haan, NautaDutilh. Merkenrecht. Basisrechtsplegingsvergoeding. Zimmer + Rhode is houdster van alle merkinschrijvingen voor het woord-/beeldmerk ADO. De Beneluxrechten zouden uitdrukkelijk en expliciet overgedragen zijn aan het (oude) ADO Duitsland, waarvan eiseressen de merken hebben gekocht. Artikel 2.19 BVIE wordt ingeroepen. Prima facie moet de merkhouder blijken uit de officiële registers, daartoe levert Zimmer&Rhode bewijs dat zij dat is. De vorderingen worden afgewezen.

Een beroep op 2.20 BVIE is voorbehouden aan merkhouders, een vordering uit onrechtmatige daad kan slechts bijkomend worden ingesteld. De zaak is niet dermate complex om van de basisrechtsplegingsvergoeding af te wijken en de gevorderde kosten worden van het gevorderde €11.000 tot enkel nuttig begroot op €1.320.

p. 7 In voorliggende zaak leveren verwerende partijen prima facie het bewijs dat alle "ADO" merken ter wereld, inclusief de Benelux, op naam van Zimmer&Rhode zijn ingeschreven.

De vordering van eiseressen is bijgevolg onontvankelijk op grond van artikel 2.19 BVIE aangezien eiseressen prima facie geen merkhouders zijn.

Eiseressen stellen dat hun vordering in feite geen merkenrechtelijke vordering zou zijn en zij beroepen zich op artikel 2.20 BVIE. (...)
Overigens slaat artikel 2.20 BVIE enkel op de rechten van de merkhouder. Artikel 2.20 BVIE bepaalt immers: "Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht".

De tweede zin voegt eraan toe dat de merkhouder bovenop de in artikel 2.20 BVIE opgesomde merkenrechtelijk vordering, een bijkomende vordering kan instellen op basis van het "gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad".

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 13 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie februari 2014.

Behoefte aan een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

Voorzitter Rechtbank van Koophandel Antwerpen 24 mei 2013, IEFbe 721 (Verstek Nitro)
Verstekvonnis. Nietigverklaring Beneluxinschrijvingen woord- en beeldmerken NITRO, waaronder Nitro Energy Drink. Verbod gebruik van het teken. Schadevergoeding € 1 provisioneel.

Lees verder