Livesafe is beschrijvende combinatie die de som niet ontstijgt

Hof Den Haag 18 november 2014, IEFbe 1422; ECLI:NL:GHDHA:2014:4655 (Livesafe tegen McAfee)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Livesafe is eind 2011 opgericht en drijft een onderneming die alarmeringssystemen voor de veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt, waarbij gebruik wordt gemaakt van GPS signalen. Het McAfee LiveSafe pakket bevat beveiligingssoftware die bescherming biedt tegen virussen en is door middel van apps uit te breiden en kunnen op apparaten die van GPS zijn voorzien worden getraceerd. De voorzieningenrechter IEF 12932 oordeelde dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Het Hof bekrachtigt het vonnis. Handelsnaamrechtelijk gezien is de aanduiding ‘LiveSafe’ door McAfee beschrijvend voor het product.

4.2 Naar voorlopig oordeel van het hof komen de vorderingen niet voor toewijzing op de aangevoerde merkenrechtelijke grondslag in aanmerking, reeds wegens gebrek aan overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het aangevallen teken. Daartoe is het navolgende redengevend.


4.3 Het woordelement ‘Live’ kan worden uitgesproken als ‘liv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘leven’, maar kan ook worden uitgesproken als ‘laiv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘levend’ (of, indien verward met ‘life’ dat hetzelfde wordt uitgesproken, de betekenis van ‘het leven’). Naar voorlopig oordeel van het hof zal de gemiddelde consument de woordcombinatie Livesafe (waarbij niet ter discussie staat dat ‘safe’ zal worden opgevat als ‘veilig’), zeker in combinatie met het beeldelement – het gestileerde reddingvest – in alle gevallen, hoe ook uitgesproken, begrijpen als ‘veilig leven / levend’. In zoverre treft de derde grief van Livesafe doel.

4.4 Het woord ‘Livesafe’ is beschrijvend voor software, telecommunicatie en veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen, waarvoor het Livesafe merk mede is gedeponeerd. De woordcombinatie ontstijgt begripsmatig, auditief of visueel niet de som van haar afzonderlijke bestanddelen. Niet aannemelijk is gemaakt dat het teken een eigen betekenis heeft (gekregen) die los staat van haar bestanddelen. Dat geldt ook indien is uit te gaan van de betekenis ‘direct’ of ‘rechtstreeks’ die het woord ‘live’ ook kan hebben zoals Livesafe nog heeft aangevoerd, nog daargelaten dat dit niet juist voorkomt omdat de gemiddelde consument het bestanddeel ‘Live” in combinatie met het beeldelement nu juist zal opvatten in de betekenis van ‘(in) leven’ (zoals ook door Livesafe onderkend: zie appeldagvaarding, par. III.4-6). Het woord ‘livesafe’ bestaat aldus uitsluitend uit bestanddelen die zowel afzonderlijk als in combinatie verwijzen naar een kenmerk van deze ingeschreven waren en diensten en ontbeert derhalve onderscheidend vermogen. Grief 4 treft daarom geen doel. Het hof merkt daarbij op dat Livesafe zich (in hoger beroep) niet heeft beroepen op andere dan de hiervoor genoemde waren en diensten waarvoor het Livesafe merk is ingeschreven.

4.6 Vanwege de beeldelementen in het woord/beeldmerk Livesafe kan het merk niet ieder onderscheidend vermogen worden ontzegd. Daarmee ligt de vraag voor in hoeverre bij de beoordeling van de vraag naar overeenstemming tussen het merk zoals ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, al dan niet rekening gehouden moet (of mag) worden met de niet onderscheidende beschrijvende elementen uit het ingeroepen merk, in dit geval het woordbestanddeel ‘Livesafe’. Het hof is van oordeel dat bij de hiervoor bedoelde overeenstemmingsvraag, de beschrijvende elementen in de zin van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE uit een samengesteld merk, die ieder onderscheidend vermogen ontberen, buiten beschouwing dienen te blijven, ook indien deze elementen in het samengestelde merk het dominante bestanddeel vormen. Indien met deze beschrijvende, niet onderscheidende elementen wel rekening gehouden zou worden, dan zou dat er immers toe leiden dat via de achterdeur – door de toevoeging van een enkel (juist niet dominant) beeldbestanddeel – toch bescherming voor een beschrijvend merk wordt verkregen, in weerwil van artikel 2.11 lid 1 onder c. Dit heeft bovendien het ongerijmde effect dat de beschermingsomvang van een samengesteld woord/beeldmerk met een beschrijvend woordbestanddeel juist groter is, naarmate het beeldelement minder dominant is. Ook zou de aldus verkregen bescherming van beschrijvende woordbestanddelen strijdig zijn met het doel van de absolute weigeringsgrond van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE, te weten het algemeen belang dat beschrijvende tekens door iedereen vrijelijk moeten kunnen worden gebruikt, het zogenoemde freihaltebedürfnis2. Voor zover het Gerecht van Eerste Aanleg hierover een andere opvatting zou hebben (zie de zaak ‘Micro’3 overweging 60 ‘… the word element ‘micro’ will be perceived by the relevant public as referring to the idea of something ‘small’ or to a ‘microphone’. In so far as the word element ‘micro’ is the dominant visual element of the mark applied for, it is clear that, notwithstanding the descriptiveness of the word element (…) there is a large degree of conceptual similarity between the signs at issue.’) deelt het hof deze niet om voornoemde redenen.

4.9
Naar voorlopig oordeel is de aanduiding ‘LiveSafe’ door McAfee als beschrijvend aan te merken voor het door haar onder die aanduiding aangeboden product (zie 2.9 hiervoor). Het gebruik van een beschrijvende productaanduiding, waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de oudere handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toe kan brengen. Dat kan anders zijn indien sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden.4 Van dergelijke omstandigheden is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. Gegeven de ondernemingsactiviteiten van Livesafe, te weten het aanbieden van producten gericht op de fysieke beveiliging van personen en objecten door middel van een GPS tracker dan wel een, door middel van een app, als GPS tracker functionerende mobiele telefoon of tablet, behoefde McAfee zich naar voorlopig oordeel van het hof niet te onthouden van het gebruik van de beschrijvende aanduiding LiveSafe voor haar software product, dat primair gericht is op de beveiliging van digitale (persoons-)gegevens tegen virussen en diefstal. De toegenomen overeenstemming tussen de door Livesafe enerzijds en McAfee anderzijds aangeboden producten, waar Livesafe op heeft gewezen, is niet te wijten aan McAfee, maar aan Livesafe zelf. Pas nadat McAfee met haar LiveSafe product op de markt was gekomen is Livesafe ertoe over gegaan een software product op de markt te brengen waarmee zij dezelfde functionaliteit biedt als de McAfee LiveSafe software (zie pleitnota Livesafe par. 21 en 35,36).