Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 7 juli 2015, IEFbe 1505, C-390/15 (Rzecznika Praw Obywatelskich PRO)
Verlaagd btw tarief e-books. Verzoeker (Poolse ombudsman) is een procedure gestart op 06-12-2013 omdat hij van mening is dat enkele artikelen van de btw-wet onverenigbaar zijn met de Poolse Gw. Het gaat om toepassing van het verlaagde btw-tarief op drukwerk, en uitgaven op gegevensdragers (cd’s, cassete enz) maar niet op elektronische publicaties waarvoor 23% wordt gerekend. Dit schendt de fiscale gelijkheid in de zin van de Gw. Verweerders (vertegenwoordigers van de wetgevende macht, en het OM) stellen dat het hier omzetting van RL 2006/112 betreft, zodat de Poolse wetgever dit als EULS niet anders kon regelen. Zij stellen dat de bepalingen het beginsel van fiscale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid niet schenden omdat het verschil objectief gerechtvaardigd is. Boeken en andere elektronische publicaties zijn geen goederen, maar diensten. De vorm is van belang, niet de inhoud. Minister van Financiën stelt nog dat het onderscheid voor de btw berust op de methode van productie en levering, en dat het onderscheid dan ook gerechtvaardigd is. Verzoeker wijst erop dat door het verschil in btw-tarief de economische situatie verslechtert van ondernemers die op de markt waren aanbieden die, wat het relevante wezenlijke kenmerk betreft (namelijk de intellectuele inhoud), identiek zijn. De consumenten betalen uiteindelijk de prijs.

De verwijzende Poolse rechter (Constitutioneel Hof) gaat na hoe de EUR wetgevingsprocedure voor Richtlijn 2009/47 (wijziging van punt 6 van bijlage III van Richtlijn 2006/112) heeft plaatsgevonden en hij vraagt zich af of hier sprake is van schending van een wezenlijk vormvoorschrift (raadpleging EP na vaststelling definitieve, gewijzigde versie, ook volgens vaste rechtspraak van het HvJEU). Het EP heeft zich dan ook niet over E-boeken uitgesproken. De verwijzende rechter concludeert dat het hier wel om een wezenlijk verschil ging. Hij betwijfelt ook de geldigheid van artikel 98, lid 2, juncto punt 6 van bijlage III wegens schending van het beginsel van fiscale neutraliteit. Overeenkomstig punt 6 van bijlage III kunnen de verlaagde tarieven op de levering van boeken worden toegepast op alle fysieke dragers. Voorts, aldus artikel 98, lid 2, tweede alinea, van de btw-richtlijn, zijn „de verlaagde tarieven [...] niet van toepassing op langs elektronische weg verrichte diensten”. Het HvJEU heeft geoordeeld dat toepassing van een verlaagd tarief als uitzonderingsregel eng moet worden uitgelegd. De mogelijkheid om het verlaagde tarief toe te passen op boeken op fysieke dragers, terwijl het tegelijk verboden is verlaagde tarieven toe te passen op boeken die in elektronische vorm worden geleverd, schendt het beginsel van fiscale neutraliteit. De verwijzende rechter acht boeken op andere fysieke dragers dan papier en elektronisch geleverde boeken soortgelijk en met elkaar concurrerende goederen. Ze hebben overeenkomstige kenmerken en voorzien in dezelfde behoeften van de consument. Hij wijst op het arrest van het HvJEU over de verkoopmethode van computerprogramma’s Used Soft waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen verkoop op een drager of door downloaden. Zijn vragen aan het HvJEU luiden als volgt:

1) Is punt 6 van bijlage III bij richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1, met wijzigingen), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft (PB L 116, blz. 18), ongeldig doordat in de wetgevingsprocedure het wezenlijke vormvereiste dat het Europees Parlement wordt geraadpleegd, is geschonden?
2) Is artikel 98, lid 2, van de in de eerste vraag vermelde richtlijn 2006/112 juncto punt 6 van bijlage III bij deze richtlijn ongeldig op grond dat het het beginsel van fiscale neutraliteit schendt daar het de toepassing van het verlaagde btw-tarief op boeken die in digitale vorm worden uitgegeven en andere elektronische publicaties uitsluit?

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU, IEFbe 1504, zaak C-375/15 (BAWAG tegen Verein für Konsumenteninformation)
E-commerce. Verweerster (Verein für Konsumenteninformation) komt op tegen een beding in de algemene voorwaarden van verzoekster (Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG). Verzoekster stelt voor klanten die gebruik maken van elektronisch bankieren op haar e-banking website voor iedere klant een mailbox beschikbaar. Berichten voor de klant worden uitsluitend via deze mailbox beschikbaar gesteld waarvoor de klant moet inloggen op de e-banking website. Er wordt geen mededeling verstuurd aan het e-mailadres van klanten dát er een bericht klaarstaat. Klanten kunnen de mailbox zelf beheren (berichten laten staan, printen, verwijderen). Verweerster is in eerste instantie en in beroep in het gelijk gesteld. Volgens OOS recht dienen wijzigingen in contracten minstens twee maanden vóór de voorgenomen inwerkingtreding ervan ter kennis worden gebracht van de klant, en wel in de vorm van een mededeling op een duurzame drager (actieve verstrekking).

De verwijzende Oostenrijkse rechter (Oberster Gerichtshof) ziet een tegenstrijdigheid in de overwegingen (24 - 27) bij RL 2007/64 waarin is aangegeven wat onder een duurzame drager wordt verstaan. Artikel 2 van RL 2011/83 geeft een definitie van ‘duurzame gegevensdrager’ en als voorbeelden worden gegeven papier, usb-sticks, cd-rom’s, dvd’s, geheugenkaarten of harde schijven alsmede e-mails. RL 2000/31 regelt de ontvangst van onder meer mededelingen per e-mail. In OOS is deze toegangsregeling uitgebreid tot alle juridisch relevante elektronische mededelingen. In deze zaak is het relevante criterium dat van de ‘duurzame drager’. Van belang is dan van welke contractpartij het initiatief voor de informatie uitgaat. De verwijzende rechter ziet geen verschil tussen het toesturen van een e-mail en een e-mailbox in het kader van e-banking. Het vereiste van het inloggen kan niet ertoe leiden dat bij het elektronische bericht geen sprake is van een e-mail of een duurzame drager. Hij twijfelt echter of dit in overeenstemming is met het arrest Content Services (C-49/11), en legt de volgende vragen aan het HvJEU voor:

1) Dient artikel 41, lid 1, juncto artikel 36, lid 1, van richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt (betalingsdienstenrichtlijn) aldus te worden uitgelegd, dat wanneer een bank in het kader van online bankieren (e-banking) informatie (in elektronische vorm) via de mailbox van een klant meedeelt, zodat deze na het inloggen op de e-bankingwebsite door aanklikken toegang krijgt tot de informatie, deze informatie op een duurzame drager aan de klant wordt verstrekt?
2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:
Dient artikel 41, lid 1, juncto artikel 36, lid 1, van de betalingsdienstenrichtlijn aldus worden uitgelegd, dat in een dergelijk geval
a) de informatie door de bank weliswaar op een duurzame drager ter beschikking wordt gesteld, maar niet wordt verstrekt aan de klant en hem alleen toegankelijk wordt gemaakt, of
b) slechts sprake is van het toegankelijk maken van de informatie zonder dat er een duurzame drager?

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 18 juni 2015, IEFbe 1503, zaak C-339/15 (V.Z.W. tegen Vanderborght)
Reclamerecht. Oneerlijke handelspraktijk. Verzoeker Luc Vanderborght is sinds 1985 gevestigd als erkend tandarts en gespecialiseerd in cosmetische en implantaatbehandelingen. Hij behandelt zowel klanten uit Beglië als uit andere EULS. Hij wordt ervan verdacht tussen 1 maart 2003 en 24 januari 2014 reclame te hebben gemaakt voor zijn praktijk door middel van een reclamezuil ‘van onbescheiden afmeting’ en andere verboden reclamepraktijken (verspreiden brochures, plaatsen advertenties in dagbladen, het beloven van voordeeltjes, ‘ronselpraktijken’, het openen van een website met reclameuitingen) te hebben verricht. Al in 2003 heeft het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) een klacht tegen verzoeker ingediend wegens zijn reclameactiviteiten. Verzoeker was tot 2003 lid van deze overkoepelende organisatie en doceerde aan het nascholingsinstituut van het VVT. Deze procedure eindigt in maart 2010 door een vordering tot buitenvervolgingstelling van het Belgische OM. Maar in mei 2010 dient VVT opnieuw een klacht in omdat verzoeker niet is gestopt met zijn reclameactiviteiten, maar ‘zich steeds verder waagt en alsmaar meer stoutmoedig wordt met zijn reclamevoering’. Belgische OM heeft de onderhavige procedure op 06-02-2014 geopend. Op grond van een wet uit 1958 mag in België geen reclame voor tandartspraktijken gemaakt worden. Verzoeker stelt dat deze wet in strijd is met Europees recht (recht vrije vestiging en vrij verkeer van diensten; en de Rln 2000/31, 2005/29 en 2006/123).

De verwijzende Belgische rechter (Rb Brussel) constateert dat de wet van 1958 is ingesteld ter bescherming van de volksgezondheid (met name gericht tegen commerciële klinieken die schreeuwerige reclame maken) en gehandhaafd ook na implementatie van de door verzoeker genoemde richtlijnen. Hij stelt nog wel vragen over de juiste uitleg van Richtlijn 2005/29. Wat betreft richtlijn 2000/31 vraagt hij zich af of mond- en tandverzorging valt onder de definitie van diensten van de informatiemaatschappij. Wat Richtlijn 2006/123 betreft: deze is niet relevant, aangezien diensten van gezondheidszorg in artikel 2, f uitdrukkelijk uitgesloten worden. Aangezien er een grensoverschrijdend element is (klanten uit het buitenland) moet de rechter beslissen of hier sprake is van beperking van de vrijheden van VWEU artikel 49 en 56, en zo ja of daarvoor een rechtvaardiging is. De vraag naar verenigbaarheid van de wet van 1958 is eerder gesteld in zaak C-446/05 maar het HvJEU heeft daarover geen standpunt ingenomen. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor:

1. Dient Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlementen de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt in die zin te worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale wet die elke reclame, door wie dan ook, met betrekking tot mond- of tandverzorging, op een absolute manier verbiedt, zoals artikel 1 van de Belgische Wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging?
2. Is een reclameverbod voor mond- en tandverzorging te beschouwen als een "voorschrift inzake gezondheids- en veiligheidsaspecten van producten" in de zin van artikel 3.3 van Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt?
3. Dient Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt in die zin te worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling waarin gedetailleerd wordt omschreven aan welke vereisten van bescheidenheid een voor het publiek bedoeld uithangbord ·aan de·praktijk van een tandarts moet voldoen, zoals artikel 8quinquies Koninklijk Besluit van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde?
4. Dient Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde Juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt in die zin te worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale wet die elke reclame, door wie dan ook, met betrekking tot mond- of tandverzorging, op een absolute manier verbiedt, inclusief een verbod op commerciële reclame via elektronische weg (website), zoals artikel 1 van de Belgische Wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging? .
5. Hoe dient het begrip "diensten van de informatiemaatschappij", zoals gedefinieerd in artiker2, a) van Richtlijn 2000/31/EG met verwijzing naar artikel 1, lid 2 van Richtlijn 98/34/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG, te worden uitgelegd?
6. Dienen de artikelen 49 en 56 VWEU in die zin te worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling zoals in het hoofdgeding, waarbij, teneinde de volksgezondheid te beschermen, een volledig reclameverbod voor tandheelkundige verzorging wordt opgelegd?

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 22 april 2015, IEFbe 1502, zaak C-322/15 (Google Ireland tegen Autorita per le garanzie nelle comunicazioni)
Vrij verkeer van diensten. Reclame. Verzoeksters maken bezwaar tegen een besluit van 25-06-2013 van verweerster AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - reclameAut) waarin deze heeft beslist dat in het vervolg ook vennootschappen met statutaire zetel buiten Italiaanse een ‘verklaring omtrent economische gegevens’ (IES) moeten verstrekken, ook als deze al wordt verantwoord in jaarrekeningen. Volgens verweerster is deze aanpassing van de wet noodzakelijk geworden nadat bij wet van 18-05-2012 is bepaald dat ondernemingen die reclamediensten aanbieden via radio en televisie, dagbladen of tijdschriften, het web of andere vaste of mobiele digitale media verplicht zijn zich in te schrijven in het register van aanbieders van communicatiediensten (ROC) en daarnaast ook omzet (op de Italiaanse markt) afkomstig van reclame online en op de diverse platformen, ook in directe vorm, met inbegrip van de middelen vergaard door middel van zoekmotoren, sociale media en deelmedia is opgenomen onder de totale omzet van het geïntegreerde communicatiesysteem.

Verzoeksters stellen dat het besluit voor zover betrekking op aanbieders van webreclamediensten (die, zoals zij, niet actief zijn in de sectoren audiovisueel en uitgeverij) met zetel buiten Italiaanse onrechtmatig is en dat AGCOM voor wat betreft Google Ireland niet bevoegd is verplichtingen op te leggen gezien de vestiging buiten Italië. Zij wijzen als voorbeeld op aanbieders van telefoondiensten die in het ROC staan ingeschreven maar niet IES-plichtig zijn. Zij achten de Italiaanse regeling in strijd met het vrij verrichten van diensten; de boekhoudverplichting is discriminerend omdat Italiaanse ondernemingen hun toch al opgestelde jaarrekening kunnen gebruiken terwijl buitenlandse ondernemingen moeten voldoen aan de eisen van het Italiaanse Bw en dus op basis daarvan apart een rekening moeten opstellen. Voor de verwijzende Italiaanse rechter (Regionale Admin Rechtbank Lazio) is allereerst de rechtsvraag van belang of AGCOM een buitenlandse onderneming kan verplichten haar jaarlijks via een IES boekhoudkundige gegevens te verstrekken. Verweerster stelt dat de IES ook van belang is voor het waarderen van de pluriformiteit van de sector waardoor zij buitenlandse spelers niet kan uitsluiten, maar verzoeksters stellen dat verweerster daartoe niet bevoegd is. Het HvJEU heeft in vaste rechtspraak geoordeeld dat het verbod van discriminerende maatregelen absoluut is. Hij vraagt zich af of hier sprake is van een verplichting die de evenredigheidstoets kan doorstaan om het vrij verrichten van diensten te beperken.

De aan het HvJEU voorgelegde vraag luidt als volgt:

“Staat artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) in de weg aan de toepassing van het bestreden besluit nr. 397/13/CONS van de Autorità di garanzia nelle telecomunicazioni (AGCOM) en van de desbetreffende bepalingen van nationaal recht, voor zover uitgelegd in de zin van de AGCOM, waarbij een complexe verklaring omtrent economische gegevens (opgesteld volgens de Italiaanse boekhoudkundige voorschriften) wordt opgelegd over de economische activiteiten waarbij Italiaanse consumenten zijn betrokken, welke verplichting wordt onderbouwd met de bescherming van de mededinging, maar noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan de andere, beperktere institutionele taken van de AGCOM ter bescherming van pluriformiteit in de betrokken sector, en waarbij deze verplichting ook geldt voor marktdeelnemers die niet vallen onder de werkingssfeer van de nationale wetgeving voor deze sector (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), met name, in casu, voor een nationale marktdeelnemer die enkel diensten verricht voor een andere groepsmaatschappij naar Iers recht, en voor deze laatste, een marktdeelnemer wiens zetel zich niet op het nationale grondgebied bevindt en die geen werknemers voor activiteiten op het nationale grondgebied inzet, met andere woorden, vormt deze verplichting een beperking van het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Unie die een schending is van artikel 56 van het Verdrag?”

H.J. Koenraad, Community position trademarks - an increasingly difficult position, WTR august/september 2015, p. 98-101.Bijdrage ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons LLP. Eerder in WTR augustus/september 2015. While the EU Trademark Regulation is designed for the registration of “word marks, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging” as Community trademarks, it is well known that it leaves the class of objects of the trademark right unenumerated.

As jurisprudence around the regulation has grown, so has our understanding of the potential for other marks. These range from natural extensions of particular targets (eg, three-dimensional (3D) marks) to more exotic gustatory, olfactory and auditory marks. Somewhere in between the two extremes are position marks.

Although position marks are regularly accepted by the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM), once they reach the General Court or the European Court of Justice (ECJ) they tend to be refused. Most position marks do not meet the requirement that a sign depart significantly from the norm or customs of the sector.

While there are now scores of cases from the Boards of Appeal, as well as several judgments from the General Court and the ECJ, which provide further guidance as to how position marks should be treated, important questions remain unanswered. This article summarises repeatedly applied tests used to assess the validity of position marks, discusses the applicability to position marks of the absolute grounds for refusal for shape marks set out in Articles 7(1)(e) (i) to (iii) of the EU Community Trademark Regulation and takes a brief look into the future.

No specific category of mark
Article 4 of the regulation states: “A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.”

Neither the regulation nor its implementing regulation (Commission Regulation (EC) 2686/95) refers to position marks as a specific category of mark. However, the General Court has argued in various judgments that, insofar as Article 4 does not contain an exhaustive list of signs capable of being Community trademarks, that has no bearing on the registrability of position marks.

Position marks have been explicitly acknowledged in the OHIM Guidelines, Paragraph 2.2.14 of which states: “Applications for position marks effectively seek to protect a sign which consists of elements (figurative, colour, etc.) positioned on a particular part of a product and being in a particular proportion to the size of the product. The representation of the mark supplied must be accompanied by a description indicating the exact nature of the right concerned.”

According to the OHIM Guidelines, the factors to be taken into account when examining 3D marks are also relevant for position marks. It is stated that “in particular, the examiner must consider whether the relevant consumer will be able to identify a sign which is independent from the normal appearance of the products themselves”. The examiner should also consider whether the positioning of the mark upon the goods is likely to be understood “as having a trademark context”. The examiner should take into account that “in certain contexts, given the norms and customs of particular trades, a position mark may appeal to the eye as an independent feature being distinguishable from the product itself and thus communicating a trade mark message”.

Assessing validity – distinctive character
When looking at the case law from the ECJ and the General Court, position marks are generally found to be similar to the categories of both figurative and 3D marks, since they concern figurative or 3D elements that are applied to the surface of a product. However, it is argued that the classification of a positional mark as a figurative or 3D mark is irrelevant for the purpose of assessing its distinctive character (see, among others, X Technology v OHIM, General Court Case T‑547/08, June 15 2010 (orange on toe of sock [IEF 8912])).

In accordance with established EU case law, the distinctive character of a sign is assessed by reference to the goods or services in respect of which registration is sought and the perception that the relevant public has of those goods and services. As a general factual starting point included in many other ECJ decisions relating to shape-of-products marks, it is argued that the more closely the shape or other elements of the mark for which registration is sought resemble those elements most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of the Community Trademark Regulation. As a result, it is argued in various position mark decisions that, to the extent to which average consumers are not in the habit of making assumptions as to the commercial origin of goods on the basis of signs which are indistinguishable from the appearance of the goods themselves, such signs will be inherently distinctive only if they depart significantly from the norm or customs of the sector.

In this regard, the mere fact that a shape or appearance is a variant of a common shape of the type of product at hand is not sufficient to establish that the mark is not devoid of distinctive character. A simple departure is not enough; the departure must be significant (Henkel v OHIM, ECJ Case C-218/01, February 12 2004). Moreover, the novelty or originality of the shape is also irrelevant (Think Schuwerk GmbH v OHIM, Case T-208/12, General Court, July 11 2013).

(In)distinguishable from appearance? A matter of fact
The decisive factor governing the applicability of this test is not the classification of the sign as a figurative, 3D or other mark, but the fact that it is indistinguishable from the appearance of the product in question. This criterion has been applied before in ECJ case law – not only to 3D marks, but also to figurative marks consisting of a two-dimensional (2D) representation of the product in question and also to a sign consisting of a design applied to the surface of the product.
Likewise, colours and abstract combinations are not regarded by the ECJ as intrinsically distinctive, save in exceptional circumstances, since they are indistinguishable from the appearance of the goods designated and are not, in principle, used to identify commercial origin. In those circumstances, it is necessary to determine whether the mark applied for is indistinguishable from the appearance of the designated product or whether, on the contrary, it departs significantly from the norm and customs of the relevant sector.

In K-Swiss Inc v OHIM (General Court, Case T-85/13, June 13 2014, [IEF 13937]) the General Court considered that, in addition to the above-mentioned criterion, the sign at issue must be independent of the appearance of the product that it designates in order, in particular, not to be perceived by the relevant public as merely a decorative element. While referring to Glaverbel v OHIM (Case T‑36/01, October 9 2002 (surface of a plate of glass)), the General Court considered that in order to be afforded distinctive character, a design applied to the surface of a product must be capable of being apprehended without the product’s inherent qualities being perceived simultaneously, so that the design can be easily and instantly recalled by the relevant public as a distinctive sign.

Figure 1: The General Court found that K-Swiss had not proven that the five parallel stripe could be apprehended without the intrinsic characteristics of those shoes being simultaneously perceived

With regard to the application depicted in Figure 1, the General Court found that the applicant, K-Swiss, had not proven that the five parallel stripes, applied to the external surface of business or dress shoes, could be apprehended without the intrinsic characteristics of those shoes being simultaneously perceived. K-Swiss therefore failed to prove that those five stripes could be easily and instantly recalled by the relevant public as a distinctive sign.

Applicants have been keen to argue that their marks are distinguishable from the mere shape of the product in question or indeed mere decoration. While the ECJ has left it open that marks which go to the shape or decoration of a product could have inherent distinctiveness, aside from cases where acquired distinctiveness has been successfully established, this will rarely be the case.

The ECJ has been keen to point out in several cases that such limitations are not absolute rules of law, but rather matters of fact about the nature of consumers.

A good example of this important distinction is Think Schuhwerk GmbH v OHIM (ECJ, Case C-521/13 P, September 11 2014) which concerned red aglets on shoelaces. The General Court had found that the aglets were indissociable from the shoes and, as such, the mark was indistinguishable from the appearance of the product. Being indistinguishable, unless acquired distinctiveness could be established, it would be very difficult for the aglets to have any distinctiveness at all. The ECJ would not accept a plea that the assessment of indissociability was wrong, as this was a matter of fact not law. Think Schuhwerk could not make out its appeal and the mark was rejected.

Applicants should be extremely vigilant as to this distinction between facts and law: not only should it change the approach to the kind of evidence submitted to a fact-finding tribunal, but care should also be taken that any appeals on matters of law are actually matters of law.

Functional and decorative elements
In Rosenruist – Gestão e serviços Lda v OHIM (General Court, Case T-388/09, September 28 2010) the General Court found that whether a (position) mark may serve a decorative or ornamental purpose is irrelevant for the purposes of assessing its distinctive character.

At the same time, the court considered that it is always necessary for the sign in question – even if it may serve a decorative purpose and need not meet a specific level of creativity – to have a minimum degree of distinctive character. In this case, the application was rejected, the General Court considering it to be a simple, commonplace pattern with an exclusively decorative function, no aspect of which would enable the relevant public to identify the commercial origin of the goods described in the application or to distinguish them from others.

Another example of a sign found to be decorative is Landini Srl v OHIM (General Court, Case T-131/13, March 14 2014 [IEF 13644 F)]), concerning the application for a flower on a collar.

The General Court found that it is well known that a flower can adorn a buttonhole positioned on the collar of an item of clothing. According to the court, this circumstance weakened the capacity of the mark at issue to serve as an indication of the commercial origin of the products in question. The mark was rejected.

In its decision of January 16 2014 the General Court considered the famous ‘button in the ear’ motif of Steiff teddy bears (Margarete Steiff GmbH v OHIM, General Court, Case T-434/12, January 16 2014 [IEF 13433]). This mark was registered in Germany and, to those familiar with Steiff bears, it came as a surprise when the application was rejected by the General Court. The court determined that “[the marks] would rather be perceived by the relevant public as a possible presentation of immovable labels which can be found on many different places of stuffed animals or as an original form of ornamentation.

They will thus not be perceived by the relevant public as an indication of the commercial origin of the products”. The court continued that the fixing of the button to the ear “in fact created a banal combination, which will be seen by the public as a decorative element, even functional”.

The concept of functionality – and the likelihood that a functional feature will not be inherently distinctive – was also discussed in Lange Uhren GmbH v OHIM (General Court, Case T-152/07, September 14 2009 [IEF 8195]). In that case, the mark claimed was for circles and ellipses on a watch face.

The General Court held that the positioning of ordinary geometric shapes on the face of a watch would not appear at first sight to have a recognisable effect as an indication of commercial origin of the product in question, but on the contrary would be perceived as a functional element thereof. Further, it had not been established that the relevant public – even if it were made up of a public which was aware of luxury watches – would usually consider such geometrical shapes as an indication of the commercial origin of the product in question without associating it, simultaneously, with the name of the maker.

It is suggested that the General Court’s decision in this case would now be erroneous in light of Colloseum Holdings v Levi Strauss (ECJ, Case C-12/12, April 18 2013 [IEF 12574]). Just because a position mark functions alongside another mark does not mean that it necessarily has no independent use. Even so, this case should remind us that the more a feature is perceived as functional, the less likely it is to be inherently distinctive.

A final example of a position mark found to be decorative concerns the application depicted in Figure 3 for a yellow curve at the bottom edge of an electronic display unit. In the application, the sign was described as follows: “The positional mark is composed of a yellow curve, open at the upper edge, placed at the lower edge of an electronic display unit and extending the entire width of the unit. The dotted outline of the edges is purely to show that the curve is affixed to an electronic screen and does not form part of the mark itself.”

According to the General Court’s judgment in Sartorius Lab Instruments Gmbh v OHIM (General Court, Case T-331/12, February 26 2014 [IEF 13586]), this mark had no characteristic element or any memorable or eye-catching features likely to lend it a minimum degree of distinctiveness and enable the consumer to perceive it as anything other than a decoration typical of the goods in question.

Simple signs
Although one should obviously avoid filing extremely simple signs, OHIM Board of Appeal case law includes many examples of applications for position marks that were rejected for this reason. This generally includes signs which are found to contain nothing which may be considered eye-catching or memorable, or which have no characteristic features which can distinguish them from other identical or similar shapes, and thus are incapable of attracting the attention of the consumer. An example is the sign depicted in Figure 4, a figurative mark with a description of the mark which reads:
“The mark extends in longitudinal direction along the lines of the power tool.”

On several occasions it has been held that a sign made up of a basic geometric figure (eg, a circle, line, rectangle, pentagon or parallelogram) is incapable, in itself, of sending a message which consumers can remember, which means that they will not consider it to be a trademark, unless it has acquired distinctive character through use (Pentagon, General Court, Case T-304/05 [IEF 4897] and Parallélogramme, General Court, Case T-159/10, April 13 2011). Indeed, these types of figure are normally perceived as ornamental features, rather than as distinctive signs.

Figure 2: In Margarete Steiff GmbH v OHIM, the court continued that the fixing of the button to the ear of the Steiff teddy bear “created a banal combination, which will be seen by the public as a decorative element, even functional”

Assessing validity – absolute grounds for refusal of shape marks
While the classification as figurative or 3D is not relevant for the assessment of distinctive character, it may be relevant for the applicability of absolute grounds for refusal Figure 3: In Sartorius Lab Instruments Gmbh v OHIM the court found that the mark had no characteristic element or any memorable or eye-catching features likely to lend it a minimum degree of distinctiveness under Article 7(1)(e) of the Community Trademark Regulation. This article excludes protection in an absolute manner for signs if they consist exclusively of shapes which result from the nature of the goods, are necessary to obtain a technical result or give substantial value to the goods.

Article 7(1)(e) does not define the types of sign which must be considered as shapes within the meaning of that provision. It makes no distinction between 3D shapes, 2D shapes and 2D representations of 3D shapes. Hence, it is often held that the exclusions may also apply to trademarks reproducing shapes, regardless of the dimension in which they are represented. The applicability of this article is thus not confined to 3D shapes and may also include position marks.

Since most position marks are refused for not being sufficiently distinctive, there is little European case law in which a position mark has been tested under the grounds of exclusion for 3D marks. However, in its decision of April 1 2015 (Christian Louboutin v Van Haren Schoenen), the District Court of The Hague considered it necessary to refer a question to the ECJ about the applicability of Article 3(1)(e) of the EU Trademark Directive (2008/95/EC), the equivalent of Article 7(1)(e) of the Community Trademark Regulation. Before doing so, the district court first asked the parties involved to comment on their intention to approach the ECJ and on the question to be asked. The position mark at stake concerns Louboutin’s heavily litigated trademark for a red sole.According to the court, this trademark has aspects of both a colour mark and a 3D mark, since it consists of the colour properties of the sole of a shoe. Further, it considered that Louboutin had sufficiently proven that the mark had acquired distinctiveness through use, since a significant part of the relevant public in the Benelux (ie, consumers of high-heeled women’s shoes) could, at the time the infringement commenced in Autumn 2012, identify Louboutin’s shoes as originating from Louboutin and could thus distinguish those shoes from similar products of other undertakings.

However, the district court also ruled that, based on Louboutin’s own statements in previous proceedings in the United States and on a research report submitted by the defendant, the red sole gives substantial value to the goods in question. Subsequently, according to the district court, the question thus arises as to whether the word ‘shape’ in the sense of Article 3(1)(e) (iii) of the directive is limited to 3D characteristics of (parts of) the goods, such as contours, dimensions and volume; or whether this also includes other (non-3D) characteristics of the goods, such as colour.

Interestingly, the district court considered that if colour is not covered by this absolute ground for refusal, the trademark right would enable the proprietor to prevent competitors indefinitely from using characteristics on their products which are sought and valued by the public, such as the red sole of a pump. According to the district court, this seems contrary to the rationale behind this ground for refusal. Likewise, the court considered that a trademark right could prevent a competitor from marketing reflective safety clothing or soft drinks in reflective, and thus insulating, packaging where this constituted a technical solution. We will have to wait and see whether this interesting question makes it to the ECJ.

Conclusion and future position
After reviewing many of the decisions rendered by the ECJ, the General Court and OHIM over the last 10 years, it is fair to conclude that position marks rarely meet the threshold of sufficient inherent distinctiveness. Although position marks are regularly accepted by OHIM, once they reach the General Court or the ECJ they tend to be refused. Most position marks do not meet the requirement that the sign depart significantly from the norm or customs of the sector. Lack of distinctiveness can be overcome by showing acquired distinctive character through use. However, the very high standard set by the ECJ to prove distinctiveness through use makes this quite difficult. Although position marks can be protected in theory, it is very difficult to obtain such protection in practice and to enforce position marks against a determined competitor effectively.
On top of that, the Presidency Compromise Proposals on the Community Trademark Regulation and the Trademark Directive published in May 2014 propose extending the absolute grounds for refusal of shape marks as included in Articles 7(1)(e) (i) to (iii) of the regulation and Articles 3(1)(e) (i) to (iii) of the directive, by adding the wording ‘or other characteristics’, as follows:

1. The following shall not be registered:
(e) signs which consist exclusively of:
(i) the shape or other characteristics which result from the nature of the goods themselves;
(ii) the shape or other characteristics of goods which are necessary to obtain a technical result;
(iii) the shape or other characteristics of goods which gives substantial value to the goods.
Clearly, it is not to be expected that life will become easier for applicants of position marks (and shape marks) if these legislative proposals are enacted. But even if they are not, based on the ECJ’s decision in Hauck GmbH v Stokke A/S (Case C-205/13, September 18 2014 (children’s chair) [IEF 14209]), applicants will most likely continue to face significant hurdles in registering position marks (even when such shapes have acquired distinctive character through use).

In the end, the lesson to be learned from the various negative decisions on position marks is that the European authorities have generally been reticent about affording perpetual protection to signs which, in many cases, are designs rather than trademarks. The good news is that – albeit for a limited period – in these cases it will often be possible to obtain design right protection, provided that this is applied for before public disclosure (or at least within the grace period).
Figure 4: The description of this figurative mark read: “The mark extends in longitudinal direction along the lines of the power tool”

Hidde J Koenraad is a partner at Simmons & Simmons LLP hidde.koenraad@simmons-simmons.com

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 24 juni 2015, IEFbe 1500, zaak C-427/15 (New Wave CZ tegen Alltoys spol)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Verzoekster is een procedure gestart tegen verweerster Alltoys om alle informatie te krijgen over de herkomst en distributiekanalen van schooltassen/rugzakken van het merk Megababe die verweerster heeft opgeslagen of op de markt gebracht. Verzoekster stelt dat verweerster inbreuk maakt op haar industriële eigendomsrechten. Zowel in eerste aanleg als in beroep (26-04-2011) wordt haar verzoek om informatie te verkrijgen afgewezen. Verweerster krijgt wel het bevel tot staken van haar handelwijze. In hoger beroep wijzigt de rechter de uitspraak en moet verweerster de gevraagde informatie alsnog aan verzoekster verstrekken. De rechter oordeelt dat verweerster op een eerder verzoek van verzoekster (in 2009) onvolledige informatie heeft verstrekt en dat dit tegen de doelstelling van (artikel 8, lid 1, van) richtlijn 2004/48 indruist. Verweerster gaat daarop in cassatie. Zij stelt dat het Hof van Beroep onvoldoende is ingegaan op de vraag of de gevraagde verstrekking van informatie evenredig is in verhouding tot de ernst van de inbreuk. Zij voegt in juli 2012 aan haar betoog toe dat zij bij het Sloveense bedrijf Live originele, bij dat bedrijf geproduceerde goederen heeft gekocht die door een handelsmerk beschermd zijn. Zij meent dat de merkrechten daarmee uitgeput zijn. Verzoekster heeft nooit zelf Megababeproducten vervaardigd. Verweerster meent dat verzoekster parallelle invoer niet kan blokkeren omdat invoer door verweerster steeds met toestemming van producent Live plaatsvond.

De verwijzende Tsjechische rechter (Hooggerechtshof) constateert dat er verschil is tussen de bewoordingen van de Tsjechische IE-wet en richtlijn 2004/48. De Tsjechische wet biedt de mogelijkheid om informatie te vorderen ‘in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht’, en de Richtlijn legt aan de EULS de verplichting op om ervoor te zorgen dat om informatie kan worden verzocht ‘tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht’. De verwijzende rechter ziet het recht op informatie als secundair recht dat (pas) ontstaat bij een inbreuk, zodat de gerechtelijke procedure betreffende informatieverstrekking zelf geen procedure wegens inbreuk op een recht kan zijn. Zijn twijfel blijft echter bestaan voor wat betreft uitleg van de gehele zin in de richtlijn ‘tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht’. Hij besluit het HvJ EU de volgende prejudiciële vraag voor te leggen:

“Moet artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele- eigendomsrechten aldus worden uitgelegd dat, indien de verzoekende partij na de definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure verzoekt om informatie over de herkomst en de distributiekanalen van de goederen of diensten waarmee op dat intellectuele eigendomsrecht inbreuk wordt gemaakt (bijvoorbeeld om de schade nauwkeurig te kunnen begroten en vervolgens schadevergoeding te kunnen vorderen), dit verzoek moet worden beschouwd als ingediend tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht?”

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 21 mei 2015, IEFbe1499, zaak C-398/15 (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce tegen Salvatore Manni)
Handelsregister. Privacy. Verzoeker Salvatore Manni is enig bestuurder van een bouwonderneming. Hij dagvaardt de KvK van Lecce (verweerster) omdat verweerster in haar handelsregister heeft opgenomen dat hij eerder (in 1992) failliet verklaard is geweest. Hij stelt dat hij hierdoor schade lijdt bij verkoop van zijn wooneenheden en eist dat verweerster zijn naam anonimiseert of afschermt en dat hij een schadevergoeding ontvangt. De Rechtbank wijst de vordering toe met name gezien de tijd die inmiddels is verstreken. Verweerster gaat in cassatieberoep. Zij stelt dat het handelsregister een openbare databank is met als essentiële functie het (op verzoek) informeren over relevante gegevens van bedrijven. Voor de verwijzende Italiaanse rechter (Hof van Cassatie) gaat het om de vraag of er op grond van een ‘recht om vergeten te worden’ gegevens die bij wet aan verweerster zijn toevertrouwd, mogen worden gewist, geanonimiseerd, of na zekere tijd afgeschermd.

Hij wijst op het belang van het handelsregister voor de rechtszekerheid. De verwijzende rechter verwijst naar de punten 1 en 3 van het dictum in Google Spain en Google, en merkt op dat de toepassing van het door het HvJ vastgestelde beginsel op situaties als die van de onderhavige zaak niet tot gevolg heeft dat de gegevens uit het openbare register worden gewist, maar juist dat er grenzen worden gesteld aan het gebruik van de uit het openbare register verkregen gegevens door anderen die deze gegevens vervolgens zelf verwerken. Hij vraagt zich echter af of Richtlijn 95/46 een maximale duur aan het aanhouden van gegevens stelt, en legt het HvJ EU de volgende prejudiciële vragen voor:

1) Heeft het beginsel dat persoonsgegevens, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, als bedoeld in artikel 6, onder e), van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 [betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens], uitgevoerd [bij] decreto legislativo nr. 196 van 30 juni 1968, voorrang boven en staat het derhalve in de weg aan het door het handelsregister tot stand gebrachte openbaarmakingsysteem, als voorzien in de Eerste richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968 [strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken], alsmede in het nationale recht in art. 2188 codice civile (burgerlijk wetboek) en art. 8, lid 1, van wet nr. 580 van 29 september 1993, voor zover dat vereist dat eenieder zonder beperking in de tijd kennis kan nemen van de daarin opgeslagen persoonsgegevens?

2) Staat artikel 3 van de Eerste richtlijn 68/151/EEG derhalve toe dat deze gegevens, in afwijking van de regel dat de in het handelsregister openbaar gemaakte gegevens voor onbeperkte tijd worden opgeslagen en door eenieder kunnen worden ingezien, niet langer onderworpen zijn aan ‚openbaarmaking’ in deze tweeledige betekenis, doch gedurende slechts een beperkt tijdsbestek en voor een specifieke groep ontvangers beschikbaar zijn, op grond van een beoordeling van het specifieke geval door de beheerder van het gegeven?

Adviesverzoek HvJ EU 4 september 2015, IEFbe 1498; advies A-3/15
In 2009 zijn in de WIPO onderhandelingen begonnen over een mogelijk internationaal verdrag tot vaststelling van beperkingen van en uitzonderingen op het auteursrecht ten behoeve van blinden, visueel gehandicapten en personen met een andere leeshandicap, teneinde de grensoverschrijdende uitwisseling van boeken en ander drukwerk in toegankelijke vorm te vergemakkelijken. De vraag die de Europese Commissie aan het HvJEU voor advies voorlegt luidt:

“Heeft de Europese Unie de exclusieve bevoegdheid tot het sluiten van het Verdrag van Marrakesh
tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of
anderszins een leeshandicap hebben?”

Gerecht EU 10 september 2015, IEFbe 1497 (witte puntjes op grijs,blauw,geel en ivoor)
Beeldmerk. Verzoekster EE Ltd. heeft aanvraag gedaan voor een gemeenschapsbeeldmerk bestaande uit witte puntjes op een grijze, blauwe, gele en ivoorkleurige achtergrond. Deze aanvragen zijn afgewezen op absolute gronden door de kamer van beroep, omdat de tekens inherent geen onderscheidend vermogen hadden; dat wordt door het Gerecht EU bevestigd. Het teken is niet geldig als merk voor telecommunicatie goederen en diensten (telefooncovers).

ECLI:EU:T:2015:620; ECLI:EU:T:2015:618; ECLI:EU:T:2015:616; ECLI:EU:T:2015:615
61      In addition, it should be noted that it is the applicant that claims that the sign applied for presents a combination of colours and patterns which is unusual and even striking.

62      Moreover, where an applicant claims that a sign is distinctive, notwithstanding OHIM’s analysis, it is for that applicant to provide specific and substantiated information to show that the sign applied for has either intrinsic distinctive character or distinctive character acquired through use (judgment of 25 October 2007 in Develey v OHIM, C‑238/06 P, ECR, EU:C:2007:635, paragraph 50).

69 As the Board of Appeal rightly pointed out, whilst colours are capable of conveying certain associations of ideas, and of arousing feelings, they possess little inherent capacity for communicating specific information, especially since they are commonly and widely used in order to advertise and market goods or services, without any specific message (judgment in Combination of 24 coloured squares, cited in paragraph 21 above, EU:T:2008:492, paragraph 35).

Conclusie AG HvJ EU 10 september 2015, IEFbe 1496; zaak C-471/14; ECLI:EU:C:2015:590 (Seattle Genetics)
ABC voor medische producten. Conclusie (vrij vertaald uit het Duits): Het begrip tijdstip van eerste autorisatie voor het in het verkeer brengen in de Gemeenschap uit artikel 13 par 1 Vo over ABC voor medische producten is een autonoom unierechtelijk begrip. Het tijdstip uit artikel 13 par 1 Vo is het tijdstip van de mededeling van de goedkeuringsbeschikking die datum aan de geadresseerden.

Conclusie (Duits):

1.       Der Begriff „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ in Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist ein autonomer Begriff des Unionsrechts.

2.       Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 469/2009 ist dahin auszulegen, dass der „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ derjenige der Mitteilung des Genehmigungsbeschlusses an seinen Adressaten ist.

Gestelde prejudiële vragen [IEFbe 1064]:

1. Wordt de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap als bedoeld in artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, door het gemeenschapsrecht bepaald of verwijst deze regeling naar de datum waarop de vergunning volgens het recht van de respectieve lidstaat van kracht wordt?

2. Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt dat de in de eerste vraag bedoelde datum door het gemeenschapsrecht wordt bepaald, welke datum moet dan in aanmerking worden genomen: die waarop de vergunning is afgegeven of die waarop de kennisgeving heeft plaatsgevonden?