OHIM 12 januari 2016, IEFbe 1664 (Etincelle tegen Alexander Wang)
Uitspraak ingezonden door Anthony van der Planken en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue. Merkenrecht. Kwade trouw. Etincelle heeft eind 2011 aanvraag ingediend om het woordmerk ‘ALEXANDER WANG’ in te schrijven in klasse 3. Alexander Wang, een bekende modeontwerper, vordert nietigheid wegens kwade trouw. Dit wordt toegewezen. Etincelle gaat hier tegen in beroep bij de Second Board of Appeal. Zij stelt dat kwade trouw niet is bewezen. Ook stelt zij dat het later ingebrachte bewijs niet mag worden meegenomen in de beoordeling. Dit wordt afgewezen nu de stukken binnen de tijdslimiet zijn ingediend. De Second Board of Appeal oordeelt dat er wel degelijk sprake is van kwade trouw. Zij leidt dit af uit de grote bekendheid van Alexander Wang in de EU. Dit vestigt een sterk vermoeden dat Etincelle op de hoogte was van het gebruik van dit teken in de betrokken sector. Ook het feit dat Etincelle in de EU en China een aantal andere namen van bekende modeontwerpers als merk geregistreerde draagt bij aan haar kwade trouw. De Board wijst het beroep af.

73. In light of the above considerations, even though there is no evidence on file that proves that the CTM proprietor has had either a direct or indirect commercial relationship with Alexander Wang, as argued by the CTM proprietor, the facts and evidence provided allow the Board to establish a presumption of knowledge of use of the earlier sign by the CTM proprietor at the date of filing of the contested CTM application.

74. In fact, on the basis of the quite long-standing use of the earlier sign 'ALEXANDER WANG' in the fashion sector (at least five years, i.e. beginning 2007 - end 2011), the general knowledge in the economic sector concerned and the close proximity of the fashion-cosmetics sector, it cannot only be presumed, but can be considered more than probable, that the CTM proprietor had knowledge of the earlier sign (see, by analogy, 11/06/2009, C-259/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §39).

Conclusie AG HvJ EU 19 januari 2016, IEFbe 1663; C-470/14; ECLI:EU:C:2016:24 (EGEDA)
Auteursrecht. Naburige rechten. Billijke thuiskopiecompensatie gefinancieerd vanuit staatsbegroting. Zie eerder IEFbe 1065. Conclusie AG:

1) Artikel 5, lid 2, onder b), van [InfoSocRl] moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat de daarin vermelde billijke compensatie uit de algemene staatsbegroting wordt gefinancierd.
2)  Artikel 5, lid 2, onder b), van richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat het bedrag van de daarin vermelde compensatie wordt vastgesteld binnen de van tevoren per begrotingsjaar bepaalde grenzen zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de geraamde omvang van het door de rechthebbenden ondervonden nadeel.

Gestelde vragen (zie eerder IEFbe 1065) :

1) Is een stelsel inzake billijke compensatie voor het maken van thuiskopieën dat is gebaseerd op een raming van het daadwerkelijk veroorzaakte nadeel en wordt gefinancierd uit de algemene staatsbegroting, zonder dat bijgevolg kan worden gegarandeerd dat de kosten van die compensatie worden gedragen door de gebruikers van thuiskopieën, verenigbaar met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29?

2) Zo ja, is het verenigbaar met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 dat het totale bedrag dat in de algemene staatsbegroting wordt bestemd voor de billijke compensatie voor het maken van thuiskopieën, ook al wordt het berekend op basis van het daadwerkelijk veroorzaakte nadeel, moet worden vastgesteld binnen de per begrotingsjaar bepaalde grenzen?

HvJ EU 14 januari 2016, IEFbe 1662; C-395/14; ECLI:EU:C:2016:9 (Vodafone tegen Bundesrepublik Deutschland)
Telecom. Gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten – Richtlijn 2002/21/EG – Artikel 7, lid 3 – Procedure voor de consolidatie van de interne markt voor elektronische communicatie – Richtlijn 2002/19/EG – Artikelen 8 en 13 – Exploitant die is aangewezen als exploitant met een aanmerkelijke marktmacht – Verplichtingen opgelegd door nationale regelgevende instanties – Verplichtingen inzake prijscontrole en kostentoerekening – Tariefvergunning voor mobielegespreksafgifte”. Antwoord:

Artikel 7, lid 3, van [kaderrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat een nationale regelgevende instantie die een exploitant aangewezen als een exploitant met aanzienlijke marktmacht heeft verplicht mobielegespreksafgiftediensten te verrichten en de tarieven voor deze afgiftediensten na de in die bepaling neergelegde procedure aan een vergunningsplicht heeft onderworpen, gehouden is deze procedure bij elke verlening van een tariefvergunning aan die exploitant opnieuw toe te passen indien deze vergunning van invloed kan zijn op de handel tussen de lidstaten in de zin van deze bepaling.

Gestelde vraag:

„Moet artikel 7, lid 3, van [de kaderrichtlijn] aldus worden uitgelegd dat een [NRI] die een exploitant met aanzienlijke marktmacht heeft verplicht diensten inzake mobielegespreksafgifte te verrichten en de afgiftetarieven met inachtneming van de in die bepaling [...] neergelegde procedure aan een vergunningsplicht heeft onderworpen, gehouden is [deze] procedure [...] voor de vergunning van elk concreet gevraagd tarief opnieuw toe te passen?”

Lisbeth DEPYPERE, "Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak", IRDI 2015, afl. 3, 192-204.
Samenvatting via LegalWorld.be: Er zijn al veel beslissingen over vormmerken geveld, maar het blijft moeilijk om te voorspellen welke vormmerken geldig zijn en welke niet. In deze bijdrage van Lisbeth Depypere wordt eerst onderzocht hoe het Hof van Justitie vormmerken beoordeelt. Dit wordt dan vergeleken met de beoordeling in Belgische rechtspraak. Deze bijdrage is verschenen in afl. 2015/3 van Intellectuele Rechten (IRDI). Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Interpretatieregels Hof van Justitie
Uit de recente arresten van het Hof van Justitie vloeien de volgende interpretatieregels voort:
Stap 1: Uitsluitingsgronden?
Eerst moet men onderzoeken of het vormmerk valt onder één van de uitsluitingsgronden, pas daarna moet men het onderscheidend vermogen onderzoeken. De uitsluitingsgronden moet men uitleggen in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.

Om de uitsluitingsgronden correct toe te passen, moet men de wezenlijke kenmerken van de vorm identificeren. Door middel van die wezenlijke kenmerken moet men de geldigheid van het vormmerk onderzoeken.

Bij de beoordeling of de vorm van de waar noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, is de vermoedelijke perceptie van het vormmerk door de gemiddelde consument niet beslissend. Bij de beoordeling of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, is de perceptie van de waar door het doelpubliek slechts één van de beoordelingselementen.

De uitsluitingsgronden kunnen niet gecombineerd worden toegepast. Enkel als één enkele uitsluitingsgrond volledig van toepassing is, kan die vorm niet als merk worden ingeschreven.

Stap 2: Onderscheidend vermogen?
Indien het vormmerk niet onder één van de uitsluitingsgronden valt, moet men nog onderzoeken of het vormmerk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Alleen een vormmerk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en dus de essentiële herkomstaanduidingsfunctie vervult, bezit onderscheidend vermogen. Als een vorm(merk) louter een 'variant' is op een van de gebruikelijke vormen, heeft het vormmerk geen onderscheidend vermogen.

Om een vormmerk te kunnen inschrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering, moet de merkaanvrager bewijzen dat de betrokken kringen het product – wanneer dat product uitsluitend wordt aangeduid met dat (vorm)merk – percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

België
In de Belgische rechtspraak worden die interpretatieregels niet altijd even streng toegepast. In ieder geval is het vrij frappant dat in alle drie de Belgische besproken arresten de vormmerken als geldig werden beschouwd. Dat staat in contrast met de besproken arresten van het Hof van Justitie, die strenger lijken bij de beoordeling van de geldigheid van vormmerken. Misschien heeft de Belgische rechtspraak nog wat tijd nodig om de strengere Hof van Justitie rechtspraak te volgen.

In de nabije toekomst wordt het ten slotte interessant om te zien hoe de nieuwe bepalingen van de EU-Merkenverordening en Merkenrichtlijn de rechtspraak inzake vormmerken zullen beïnvloeden.

Zie: IRDI via jura.be

EHRM 12 januari 2016, IEFbe 1660, application no. 61496/08 (Bărbulescu v. Roemenië)
Uit het persbericht: Privacy. Bărbulescu is werkzaam bij een privaat bedrijf in een sales positie. Op verzoek van zijn werkgever maakt hij een email-adres aan voor gebruik in zijn werkzaamheden. Op enig moment krijgt Bărbulescu te horen dat zijn email communicaties zijn gemonitord. Hij wordt ontslagen omdat hij, tegen de bedrijfsregels in, zijn email voor privé berichten heeft gebruikt. Bărbulescu stelt dat zijn emails beschermd zijn door artikel 8 EVRM. Het EHRM oordeelt dat artikel 8 EVRM inderdaad van toepassing is nu het gaat om “private life” en “correspondence”. De nationale gerechten hebben volgens het Hof echter een “fair balance” tussen Bărbulescu’s privacy en de belangen van de werkgever gecreëerd. Het is niet onredelijk voor een werkgever om te willen verifiëren of een werknemer zijn taken goed uitvoert. Daarnaast is het transcript van de emails vertrouwelijk behandeld. Geen schending van artikel 8 EVRM.  

Prejudicieel vraag gesteld aan het HvJ EU, IEFbe 1659; C-641/15 (Verwertungsgesellschaft Rundfunk)
Verwertungsgesellschaft Rundfunk, een Oostenrijkse collectieve beheersorganisatie, in een zaak tegen een hotelketen voor de vergoeding voor de uitzending van televisie content op tv's in de hotelkamers. Vraag:

Is aan de voorwaarden 'tegen betaling van een toegangsprijs' uit artikel 8 lid 3 [Richtlijn betreft verhuur-,uitleen en bepaalde naburige rechten*] voldaan indien:
- via de tv set beschikbaar in iedere kamer van een hotel, de hoteluitbater toegang tot het signaal van verschillende tv- en radiokanalen (hotel room tv) wordt gegeven en
- voor het gebruik van de kamer (inclusief hotel room tv) de hoteluitbater een vergoeding in rekening brengt, waarin ook het gebruik van de tv set en de televisie- en radiokanalen is inbegrepen?

* Artikel 8 Richtlijn Uitzending en mededeling aan het publiek lid 3.   De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.

Via ipo.gov.uk:

Is the condition of ‘against [payment] of an entrance fee’ laid down in Article 8(3) of Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property satisfied where,
•    through the TV set made available in each room of a hotel, the hotel operator provides access to the signal for various television and radio channels (‘hotel room TV’), and
•    for use of the room (including hotel room TV), the hotel operator charges a fee per room per night (room rate) which also includes use of the TV set and the television and radio channels to which access is thereby provided?

Bijdrage ingezonden door Joop Elzas en Loes van den Winkel, Arnold & Siedsma. Naast de juridische uitdagingen die Volkswagen in de Verenigde Staten met betrekking tot hun 'sjoemelsoftware' te wachten staat, verloopt het op het vlak van het Europese merkenrecht ook niet vlekkeloos. Tot driemaal toe werd een inschrijving van een woordmerk geweigerd, omdat het onderscheidend vermogen miste. Een teken kan slechts als merk dienen en als zodanig worden beschermd, wanneer het geschikt is om de betreffende producten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten van andere producenten. Met andere woorden: een merk moet onderscheidend vermogen bezitten om daadwerkelijk als merk te kunnen dienen. In de praktijk is een geringe mate van onderscheidend vermogen vaak voldoende om een Europese merkaanvraag aanvaard te krijgen, hoewel men daar steeds strenger mee omgaat. Toch is hier een grens aan, zoals het geval kan zijn bij aanprijzende termen.

Indien een aanprijzende term voor merkbescherming in aanmerking wil komen, dient deze term door het publiek direct te kunnen worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Wanneer de term echter in eerste plaats als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling wordt gezien, is dit voor merkinstanties reden om het ontbreken van onderscheidend vermogen vast te stellen. In dat geval zal inschrijving van het merk worden geweigerd. Het Europese Merkenbureau (OHIM), dat Europese merkaanvragen behandelt, zal in het geval van gebrek aan onderscheidend vermogen een weigering tot inschrijving uitspreken. In de praktijk worden ook beeldmerken vaak op deze grond geweigerd.

Volkswagen
Recent voorbeeld van een poging om een aanprijzende term als merk in te laten schrijven, komt van Volkswagen. De Duitse autofabrikant wilde CHOICE vastleggen als woordmerk in de Europese Unie. De inschrijving werd in eerste instantie door het OHIM geweigerd. Volkswagen was het hier niet mee eens en ging bij de Board of Appeal van het OHIM in beroep, maar werd ook daar niet in het gelijk gesteld. Verder beroep bij het OHIM was niet mogelijk, maar Volkswagen kon wel in beroep bij de General Court van de Europese Unie.

De General Court [T-431/14] was het echter met het OHIM eens en oordeelde dat de term CHOICE elk onderscheidend vermogen mist en daarom geweigerd moest worden voor inschrijving als merk. Net als het OHIM vond ook de General Court dat CHOICE in de Engelse taal als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord kan worden geïnterpreteerd. In de eerste variant betekent CHOICE 'top quality' of 'exquisite' en in de tweede variant 'the act of choosing' of 'selection'.

Volkswagen voerde het verweer dat het kopende publiek de term CHOICE slechts als zelfstandig naamwoord zou opvatten. Daarnaast stelde het bedrijf dat de betekenis die de General Court aan CHOICE als zelfstandig naamwoord gaf, buiten de grenzen van de semantische inhoud van de term gaat - dat wil zeggen buiten de grenzen van de betekenis van het belangrijkste en dominerende bestanddeel van de term.

General Court
De General Court ging in beide verweren niet mee. Zij oordeelde dat niet kan worden gezegd dat het kopende publiek de term CHOICE noodzakelijkerwijs zal opvatten als zelfstandig naamwoord, omdat ook een bijvoeglijk naamwoord als een opzichzelfstaand woord kan worden gebruikt. Precies wat Volkswagen in dit geval deed. Het tweede verweer werd afgewezen, omdat Volkswagen niet kon weerleggen dat CHOICE ook kan worden geïnterpreteerd als 'the act of choosing' of 'selection'.

Volgens de General Court wordt onder de term CHOICE een indicatie van een goede keuze verstaan. Dit geldt voor zowel het bijvoeglijke naamwoord als het zelfstandige naamwoord, omdat in beide betekenissen de term CHOICE een aanprijzend karakter heeft. Termen met een aanprijzend karakter hebben de eigenschap om de abstracte kwaliteiten van een waar of dienst te benadrukken, zo stelt de General Court. Bovendien suggereren aanprijzende termen dat de betrokken waren of diensten superieure eigenschappen bezitten ten opzichte van de eigenschappen die over het algemeen verwacht worden. Zo ook de term CHOICE.

Anders gezegd, de term CHOICE wordt door het kopende publiek in de eerste plaats gezien als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, namelijk een auto van Volkswagen. De term mist onderscheidend vermogen en kan bijgevolg niet als merk worden ingeschreven. Pech voor Volkswagen dus. Temeer, omdat eerder ook de inschrijvingen van de termen EXTRA en COMPETITION van Volkswagen niet door het OHIM werden gehonoreerd.

Richtlijnen
Volgens richtlijnen van het OHIM komt een merk "in gevallen waarin de gebruikte lexicale structuur […] als gebruikelijk kan worden beschouwd in reclametaal en in de betrokken commerciële context" niet voor inschrijving in aanmerking, op basis van gebrek aan elk onderscheidend vermogen.

De woorden PREMIUM (als aanduiding voor beste kwaliteit), PLUS (in de betekenis van aanvullend, extra, van uitstekende kwaliteit en voortreffelijk in zijn genre) en ULTRA (als aanduiding voor buitengewoon) werden eerder voor merkinschrijving geweigerd.

Een en ander wil niet zeggen dat aanprijzende termen die in reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten voorkomen nooit als merk kunnen worden ingeschreven. Voorbeelden waarbij dit wel lukte zijn BRAVO en HOT. Dit zijn echter oude registraties die gezien de huidige reeks van beslissingen er niet meer doorheen zou komen bij het Europese Merkenbureau. Weet dus waar u aan begint als u een aanprijzende term als merk wilt laten registreren. De kans op succes is uitermate klein.

Redactionele bijdrage ingezonden door Marjolein Driessen, Legaltree. Eerder verschenen als IEF 15606. Vlak voor kerst (2015) oordeelde de Rechtbank van Koophandel Brussel (IEFbe 1655) over de vermeende inbreuk die door een aantal partijen wordt gemaakt op de vorm van het stazakje van Capri Sun. Die vorm heeft Capri Sun in 1997 ingeschreven als merk in de Benelux via een Internationale Registratie (hier links).

Dit vormmerk is de afgelopen jaren meerdere keren onderwerp geweest van geschil. Bij de Nederlandse rechters haalde Capri Sun tot nu toe bakzeil. Zowel de Haagse rechtbank (zie: IEF 13734) als de Amsterdamse rechtbank (zie: IEF 14511 en IER 2015/46 met lezenswaardige noot van Wouter Pors) oordeelden in 2014 dat het vormmerk technisch bepaald is en daarmee niet geldig. De Brusselse rechtbank gaat daar niet in mee.

Vormmerken hebben het de laatste jaren steeds moeilijker. Bij het Haagse BMM-event op 24 november 2015 hebben de industrie, merkengemachtigden en advocaten uitgebreid gediscussieerd over het bestaansrecht van het vormmerk. De (in mijn ogen betreurenswaardige) conclusie die kan worden getrokken uit de vormmerkjurisprudentie van het Hof van Justitie EU van de afgelopen jaren luidt dat het bijna geen zin meer lijkt te hebben voor bedrijven om de vorm van hun producten of de verpakking als vormmerk te deponeren. In verreweg de meeste gevallen wordt het depot geweigerd en als het toch wordt ingeschreven, kan er geen beroep op worden gedaan omdat een van de drie uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn (aard van de waar/wezenlijke waarde/technische uitkomst) alsnog van toepassing wordt geacht.

In de Belgische kwestie speelde voor wat betreft de geldigheid van het Capri Sun stazakje als vormmerk vooral een rol de vraag of de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (de andere door gedaagden aangevoerde uitsluitingsgrond – wezenlijke waarde – is door de Brusselse rechtbank terecht snel terzijde geschoven zodat ik bespreking van die grond laat voor wat het is). Gedaagden vonden ook nog dat de in artikel 2.1 lid 1 BVIE vereiste grafische voorstelling ontbrak, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De inschrijving van het stazakje zoals hierboven weergegeven toont de volgende wezenlijke eigenschappen die beoordeeld moeten worden:

- Een zakje bestaande uit reflecterend materiaal;
- In een rechthoekige taps toelopende vorm (smal aan onderzijde / breed en spits een bovenzijde);
- Volledig rechte randen;
- Hoogte-/breedteratio van ongeveer 1.5;
- Specifieke bolling (‘buikje’) aan de smallere onderzijde.

De ovale onderzijde van het stazakje blijft – net als de zijkanten en achterzijde – hier buiten beschouwing. De onderzijde is namelijk niet als zodanig in het depot opgenomen en speelt dus geen rol in de beoordeling. Hieruit blijkt nog maar eens dat het erg belangrijk is voor merkhouders dat het depot van hun merken op de juiste wijze gebeurt zodat zij de bescherming kunnen inroepen voor alle wezenlijke kenmerken van de betreffende vorm. Had Capri Sun iets meer aandacht besteed aan het depot zelf, dan had zij wellicht iets eenvoudiger de bescherming als vormmerk kunnen inroepen. Nu moet zij het doen met die ene afbeelding die is gedeponeerd.

De vraag of één van de uitsluitingsgronden voor vormmerken zich voordoet, moet worden beantwoord vóórdat bekeken wordt of het vormmerk onderscheidend vermogen heeft. Als het betreffende teken op basis van de uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn (vgl.: artikel 2 lid 1 onder 2 BVIE) geweigerd moet worden, kan er geen onderscheidend vermogen zijn verkregen, aldus het Hof van Justitie EU in het recente Kit Kat-arrest (C 215/14). Uit dit arrest volgt ook dat de drie uitsluitingsgronden niet gecombineerd mogen worden; de weigering van het vormmerk kan alleen plaatsvinden als één van de drie uitzonderingsgronden (of allemaal) van toepassing is op het gehele merk.

Als de hiervoor genoemde wezenlijke eigenschappen dus allemaal noodzakelijk zijn om een technisch effect te behalen, is het vormmerk van Capri Sun nietig. Wat de Brusselse rechtbank in de beoordeling hiervan anders (en: beter?) lijkt te doen dan de Haagse en Amsterdamse rechtbank is het scheiden van oorzaak en gevolg:

“(…) vraag of de vormelementen technisch de oorzaak zijn en dus ‘noodzakelijk’ zijn om de (beweerde) technische uitkomsten te verkrijgen. Het volstaat niet, zoals verweersters en de Nederlandse vonnissen doen, om aan te voeren dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm een functie (tot gevolg) hebben, men moet ook aantonen dat de technische functie zelf de oorzaak is van die vorm.” (vonnis r.o. 46).

De Brusselse rechtbank verwijst in die zin ook naar het arrest van het Gerecht inzake de Rubik’s kubus (T-450/09, IEF 14409). De zwarte lijnen in de tekening van de kubus vloeien niet voort uit het draaivermogen, waardoor die zwarte lijnen geen technische functie vervullen. Een kubus met een draaimechanisme hoeft immers niet noodzakelijkerwijs zichtbare scheidingslijnen te bevatten.

De Brusselse rechtbank stelt zich – daarbij geholpen door (de advocaten van) Capri Sun – vervolgens de vraag: “zijn de wezenlijke kenmerken van de vorm de oorzaak van het technische resultaat (en werd die vorm daarom gekozen) of heeft een welbepaalde technische functie gewoon een vorm, de litigieuze vorm, maar ook andere mogelijke vormen, tot gevolg? Enkel in het eerste geval speelt de uitsluitingsgrond. In het laatste geval kan het misschien zo zijn dat dat elk wezenlijk vormelement wel een functie heeft, maar impliceert het voorhanden zijn van alternatieven dat de technische uitkomst de vorm niet bepaalt en concurrenten dus niet gehinderd worden in het zoeken naar een technische oplossing.”

Het bestaan van alternatieve vormen lijkt Capri Sun in deze zaak vooral te helpen. Dat is een benadering die breekt met de lijn van de zeer ruime techniekexceptie die het Hof van Justitie EU heeft ingezet met het arrest Philips/Remington van 18 juni 2002 (C-299/99) en die in de recentere rechtspraak van het Hof (Lego/Mega Brands, C-48/09P, IEF 9083 en Hauck/Stokke, C-205/13, IEF 14209) is bevestigd.

Alhoewel de rechtbank overweegt dat het bestaan van alternatieve vormen om tot eenzelfde technisch resultaat te komen niet volstaat om te ontsnappen aan de uitsluitingsgrond, leveren die alternatieve vormen wél een belangrijke indicatie dat een bepaalde vorm niet de oorzaak is voor het behalen van een technische uitkomst en dus niet noodzakelijk, maar enkel het gevolg daarvan (r.o. 48). Er zijn door Capri Sun vele alternatieve verpakkingsvormen getoond, die in het vonnis zijn afgebeeld. Of deze alternatieven ook allemaal naar voren zijn gebracht in de Nederlandse geschillen, is mij niet bekend, maar in elk geval speelden alternatieve verpakkingsvormen daar géén rol (van betekenis), laat staan dat die alternatieven ervoor hebben gezorgd dat het stazakje van Capri Sun wél (vorm)merkenrechtelijke bescherming toekomt. Al die verschillende verpakkingsvormen tonen aan dat de wezenlijke eigenschappen van het Capri Sun stazakje niet (allemaal) noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. “In casu is de vraag niet of de vorm een functie vervult, maar wel of de vorm noodzakelijk (de oorzaak) is om die functie te vervullen. De talrijke alternatieven sluiten dat uit.”, aldus de Brusselse rechtbank (r.o. 48).

Anders dan bijvoorbeeld de Haagse rechter, acht de Brusselse rechter gezien de vele getoonde alternatieven, de rechte randen van het vormmerk een belangrijk niet-functioneel element. Terecht naar mijn mening. Het helpt Riha (één van de gedaagden) daarbij niet dat zij de vorm van stazakjes heeft ingeschreven als vormmerk waarbij die randen niet recht zijn, waarmee Riha naar mening van de rechter bevestigt dat deze randen niet functioneel bepaald zijn. Ook het verweer dat de rechthoekige vorm beter in de hand zou liggen en daarmee functioneel bepaald is, wordt niet gevolgd. Sommige alternatieve stazakjes liggen juist beter in de hand dan de rechthoekige van Capri Sun.

Helaas wordt in het vonnis niet ingegaan op een ander wezenlijk geacht element van de stazakjes, namelijk het reflecterende materiaal. Niet bij de beoordeling van de technische uitsluitingsgrond, noch bij de inbreukvraag. Alhoewel dit materiaal een in beginsel technisch bepaalde eigenschap lijkt te zijn (zo leid ik af uit het Capri Sun-vonnis van de Amsterdamse rechtbank, IEF 14511), omdat de vruchtendrank daardoor beter houdbaar blijft, heeft Capri Sun er bij haar stazakjes die zij verkoopt voor gekozen – en gedaagden in navolging daarvan ook – het materiaal niet volledig te bedrukken, maar de randen vrij te houden. In mijn ogen is dat een van de herkenbare, onderscheidende elementen van de Capri Sun stazakjes in de praktijk. Voor de theoretische inbreukvraag is dat niet direct relevant, maar het Hof van Justitie EU heeft in het Pi-Design/Yoshida-arrest van 16 maart 2014 (C-337/12 P - C-340/12 P, IEF 13616) geoordeeld dat bij de beoordeling of er sprake is van een teken dat slechts uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, ook het daadwerkelijke gebruik van het geregistreerde (vorm)merk in overweging moet worden genomen.

De bedrukking van de zakjes door gedaagden wordt in onderhavige zaak (ook) niet meegenomen, omdat het gaat om de specifieke vorm van de stazakjes en die vorm als zodanig voldoende onderscheidend is om zelfstandig als herkomstaanduider te fungeren. Bij de inbreukvraag gaat het om een vergelijking tussen de vorm van de volgende stazakjes:

De vorm van de stazakjes van gedaagden wordt door de Brusselse rechter – dus ongeacht de specifieke opdruk – identiek beoordeeld en daarmee inbreukmakend ex artikel 2.20 lid 1a BVIE. Verwarringsgevaar hoeft dus niet te worden aangetoond. Dat komt in eerste instantie wat vreemd over, maar lijkt me toch juist te zijn. Het gaat bij vormmerken immers om de vorm van een product of de verpakking, ongeacht of daar andere (onderscheidende) kenmerken aan zijn toegevoegd. En juist die vorm is identiek. Een andere benadering zou (kunnen) betekenen dat wanneer een gedaagde partij eigen (onderscheidende) elementen, zoals een woordmerk, op de verpakking plaatst, er geen sprake meer zou zijn van inbreuk omdat de consument dan een duidelijk onderscheid kan maken tussen de verpakkingen. Een onbevredigend resultaat (dat – ten onrechte; zie ook de noot van Wouter Pors in IER 2015/46) wel volgt uit de beoordeling door de Amsterdamse rechtbank over de slaafse nabootsingsvordering van Capri Sun).

Al met al een lezenswaardig vonnis op basis waarvan het vormmerk (gelukkig) weer enige rol van betekenis speelt. Of dat zo blijft, moeten we afwachten. Ik acht zeker niet uitgesloten dat gedaagden in hoger beroep zullen gaan van het vonnis van de Brusselse rechtbank. Ook de beide Nederlandse Capri Sun-zaken liggen voor aan de appelrechters. Wordt vervolgd dus.

European Observatory, Digital Advertising on Suspected Infringing Websites - on Infringements of Intellectual Property Rights
The Observatory commissioned this ‘snapshot' study of the digital advertising landscape to detail the scale of the ad-based funding of suspected IP infringing websites affecting the EU market. In this study 280 suspected IP infringing websites were monitored from each of the 28 EU Member States over a six week period between May to July 2015. The study collected over 180,000 ads from 1,400 webpages.

Ads were found in 131 different sectors, some websites having up to 57 unique sectors. The Selected Websites included 64% Linking Websites, 23% Hosting Websites and 13% BitTorrent Portals. 62.5% of the Selected Websites offered a mix of different types of IP content (e.g. included music, film, games and software) and 37.5% of the Selected Websites offered only one type of IP content exclusively (e.g. eBooks only). BitTorrent Portals had the highest percentage of Mainstream ads (52%) and 92% of BitTorrent Portals used additional ad revenue generation techniques, such as Pop-up Ads or Pop-under Ads. Linking Websites had the highest percentage of High Risk ads (57%). This study looks at how digital advertising supports suspected IP infringing websites and quantifies the prevalence and profile of such advertising. It analyses in detail the brands and sectors supporting the websites with their advertising and the ad companies placing those ads.

1. Brands are the key: Brands are able to direct ad placement and control how ad companies manage their campaigns. Despite this, suspected IP infringing websites are a brand-rich environment: this study identified over 1,500 unique brands. Mainstream advertising alone made up 46% of all ads collected in this study (for definitions see Glossary in Appendix C). Brands may inadvertently advertise either because they don't know which websites pose an IP risk, or they cede full placement responsibility to Intermediaries. Whilst a very large number of brands was identified, analysis shows there are two small sub-sets that have the potential to significantly impact the issue. First, premium brands belonging to 46% of the top 100 companies by global ad spend were identified. These companies potentially lend credibility to websites. Second, 70% of ads collected for named brands were for just 97 brands, all of which appeared in 20 or more EU Member States. Ad misplacement may impact brands negatively as it can affect return on investment for their ad spend. In addition, their own brand may be tarnished by being placed next to inappropriate content or malware.

2. High Risk ads: a complementary focus. In this study 54% of ads collected were in High Risk sectors: malware, fraud and adult (for definitions see Glossary in Appendix C). These ads pose a risk to consumers and generate income for websites. This type of advertising does not lend itself to outreach to the brand. Therefore the intermediary (the ad company placing the ad) is the focal point for effective action. This study found just 10 out of 232 intermediaries placed 91% of all High Risk ads collected.

3. Intermediaries and data management: Intermediaries will usually take steps to avoid ad misplacement if a brand requests it. However, the security of the ad supply chain is breaking down in this fast evolving era of data-driven advertising and real-time ad decisions. Intermediaries have a responsibility to effectively pass along brands' instructions and to implement systems and tools to ensure compliance with contractual obligations. In this study, a core group of 25 out of 232 intermediaries are involved in placing 73% of the Mainstream ads. This statistic, together with the fact stated above that just 10 Intermediaries placed 91% of all High Risk ads, indicates that these 35 Intermediaries may have a significant role to play in dealing with the problem.

4. Ad fraud boosts revenue for websites. Potential ad fraud was identified on 41% of the websites. These websites could potentially generate multiple ads on each webpage that are never visible to a consumer, thereby defrauding the brands that paid for those ads to appear. This is another reason why brands may find these types of websites pose a risk. There have been a number of studies over the last few years looking at adfunded online IP infringement. The findings of this study, which took a wider view across more territories than any previous studies on this subject, confirm that the problem has not yet been solved. The entire digital ad ecosystem has a role to play and can choose to make IP protection a critical component of the online ad compliance toolkit....

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 23 december 2015, IEFbe 1655 (Capri Sun tegen Tropicalia c.s.)
Uitspraak aangebracht door Kristof Neefs, Paul Maeyaert, Jeroen Muyldermans, ALTIUS. Vormmerk. Uitgebreid gemotiveerd arrest (54 pagina's). In het kort: Bij tegenvordering wordt de nietigverklaring gevorderd. Dit vanwege de gebrekkige visuele voorstelling, de vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft, en noodzakelijk is voor technische uitkomst, gebrek aan onderscheidend vermogen en het stazakje is een gebruikelijke vorm geworden. Visueel zijn merk en teken in onvolmaakte perceptie van het publiek identiek. Deze tegenvordering slaagt niet. De stakingsrechter stelt vast dat de aangevochten stazak in het economisch verkeer inbreuk maakt op het internationale driedimensionele vormmerk in de zin van 2.20.1.a. BVIE en beveelt staking onder verbeurte van een dwangsom van €500 per enkelvoudige inbreuk en per dag met een totaal op 1 miljoen euro.

68. Gezien het ingeroepen merk een vormmerk is (i.e. zonder figuratieve woordelementen) is een fonetische en conceptuele vergelijk niet mogelijk en kan de mate van overeenstemming enkel op het visuele slaan. Visueel zijn merk en teken in onvolmaakte perceptie van het publiek identiek:
1) een zakje bestaande uit reflecterend materiaal (waarop vnl. decoratieve informatie is aangebracht)
2) een rechthoekig taps-toelopende vorm, i.e. smal aan de onderzijde en breed en spits aan de bovenzijde
3) met rechte randen, doch niet zo strak als het vormmerk
4) een hoogte en breedteratio van ongeveer 1.5
5) en een specifiek buikje aan de smallere onderzijde

De stakingsrechter besluit tot een hoge mate van overeenstemming. De door verwerende partijen aangehaalde verschillen (zoals de afgeronde hoekjes of het perforatieputje) zijn niet van aard de identeit te neutraliseren.

69. De dubbele identiteit (identieke waren en identieke vorm) volstaat en de bescherming die het merk biedt, is in zulk geval absoluut, zonder dat verwarringsgevaar moet worden aangetoond. Verwerende partij doet hierdoor afbreuk aan de herkomstfunctie van het vormmerk, evenals aan de reclame-, communicatie-, en investeringsfunctie ervan.

Commentaar:
IEF 15606