Vraag aan HvJ EU: Mag een merkinbreukvordering worden afgewezen vanwege te kwader trouw, nog vóór de beoordeling reconventionele nietigheidsvordering?

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 8 september 2016, C-425/16; IEF 16230; IEFbe 1922 (Raimund) (gov.uk) Merkenrecht.

Verzoeker is sinds 17-05-2005 (‘met voorrang’) houder van het Uniewoordmerk ‘Baucherlwärmer’, een kruidenmengsel dat hij sinds circa 2000 met die naam aanduidt. Ook verweerster handelt in een dergelijk kruidenmengsel dat zij met dezelfde naam aanduidt. Verzoeker heeft een vordering tot staking ingesteld, vernietiging van de waren en publicatie van de uitspraak. Verweerster stelt dat verzoeker het Uniemerk in strijd met de goede zeden en te kwader trouw heeft verworven en stelt dan ook een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoekers Uniemerk in. Laatstgenoemde procedure wordt geschorst in afwachting van kracht van gewijsde van de uitspraak op verzoekers vordering; in beroep is de schorsing opgeheven zodat die procedure nog aanhangig is. De rechter in eerste aanleg wijst verzoekers vordering af wegens aanvraag te kwader trouw. Het zou verzoeker bekend zijn geweest dat het kruidenmengsel zowel door verweerster als al door haar vader onder die naam werd samengesteld. Die beslissing wordt in beroep bekrachtigd. De zaak ligt nu voor ‘Revision’ bij de verwijzende rechter. Verzoeker stelt dat de lagere rechters de vraag inzake kwade trouw in de inbreukprocedure niet hadden mogen onderzoeken zonder dat de zaken waren gevoegd, respectievelijk zonder in kracht van gewijsde gegane beslissing in de procedure over de reconventionele vordering.

De verwijzende OOS rechter (Oberster Gerichtshof) stelt vast dat kwade trouw bij aanvraag een absolute nietigheidsgrond is die in de inbreukprocedure alleen geldig kan worden aangevoerd wanneer verweerster op grond daarvan een reconventionele vordering instelt. De vraag rijst echter hoe de reconventionele vordering dient te worden behandeld. Volgens de (Duitstalige) doctrine kan het nietigheidsbezwaar in ieder geval pas slagen wanneer het merk in de procedure inzake de reconventionele vordering nietig is verklaard. Het is echter niet duidelijk of de beslissing over de reconventionele vordering al in kracht van gewijsde moet zijn gegaan. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:

1. Mag een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk [artikel 96, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009, in de versie van verordening (EU) nr. 2015/2424] worden afgewezen op grond dat de aanvraag van het merk te kwader trouw was [artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009, in de versie van verordening (EU) nr. 2015/2424], wanneer de gedaagde op deze grond weliswaar een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk heeft ingesteld [artikel 99, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009, in de versie van verordening (EU) nr. 2015/2424], maar de rechter op deze reconventionele vordering nog niet heeft beslist?

2. Zo nee, mag de rechter de vordering wegens inbreuk afwijzen op grond dat de aanvraag van het merk te kwader trouw was, wanneer hij minstens tegelijk de reconventionele vordering tot nietigverklaring toewijst, of moet hij met de beslissing op de vordering wegens inbreuk in ieder geval wachten tot de beslissing op de reconventionele vordering in kracht van gewijsde is gegaan?

Case C-425/16:

The Oberster Gerichtshof (Austria) refers the following question to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling pursuant to Article 267 TFEU:

1 May an action for infringement of an EU trade mark (Article 96(a) of Regulation (EC) No 207/2009, as amended by Regulation (EU) 2015/2424) be dismissed on the ground of an objection that the trademark application was filed in bad faith (Article 52(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009, as amended by Regulation (EU) 2015/2424) if, despite the defendant having brought a well-founded counterclaim for a declaration of invalidity of the EU trade mark (Article 99(1) of Regulation (EC) No 207/2009, as amended by Regulation (EU) 2015/2424), the court has not yet ruled on that counterclaim?

2 If the answer is in the negative: May the court dismiss an action for infringement on the ground of an objection that the trademark application was filed in bad faith, if the court at least simultaneously upholds the counterclaim for a declaration of invalidity, or must the court delay the decision on the action for infringement in any event until the decision on the counterclaim is res judicata?