SCL The IT Law Community bericht: Two new official opinions were adopted by the Article 29 Data Protection Working Party on 16 December and are now published: one on ‘applicable law’ following Google Spain and one on automatic exchange of personal data for tax purposes. Although adopted in December, the latest opinions of the Article 29 Working Party have only now been published.

The first, Opinion 175/16/EN WP 234, has the full title 'Guidelines for Member States on the criteria to ensure compliance with data protection requirements in the context of the automatic exchange of personal data for tax purposes' is a 17-page document and can be accessed as a pdf here.

The second, Opinion 176/16/EN WP 179 update, has the full title 'Update of Opinion 8/2010 on applicable law in light of the CJEU judgement in Google Spain'. That is a much shorter document (12 pages but that includes annexes, including one annex identifying changes to the 2010 Opinion). It does not seem, on a very quick read, to say anything new or profound but SCL members may think differently. The Opinion can be accessed here. The nub of what is communicated is set out below:

'In conclusion, on the basis of the judgement in Google Spain, an additional element should be added to the criteria described in the WP29 Opinion on applicable law, which may trigger the applicability of EU/national law: the criteria of an 'inextricable' (in this specific case economic) 'link' between an activity and the data processing. In its judgement, the CJEU identified this 'inextricable link' taking into consideration the advertisement-financed business model of free on-line services, which is currently the most common mode of operating businesses on the internet. In addition, the judgement suggests that other business models, and different forms of activity (including revenue raising) in an EU Member State may also trigger the applicability of EU law, although the assessment must be made on a case by case basis. Irrespective of where the data processing itself takes place, so long as a company has establishments in several EU Member States which promote and sell advertisement space, raise revenues or carry out other activities, and it can be established that these activities and the data processing are "inextricably linked", the national laws of each such establishments will apply. The judgement provides useful clarification on two aspects: first, the judgement makes it clear that the scope of current EU law extends to processing carried out by non-EU entities with a 'relevant' establishment whose activities in the EU are 'inextricably linked' to the processing of data, even where the applicability of EU law would not have been triggered based on more traditional criteria. Second, the judgement also confirms that - where there is an 'inextricable link' - according to Article 4(1)(a) of Directive 95/46/EC, there may be several national laws applicable to the activities of a controller having multiple establishments in various Member States.'

EHRM 12 januari 2016, IEFbe 1673; Requête no 48074/10 (Rodriguez Ravelo v. Spanje)
Vrijheid van meningsuiting. Artikel 10 EVRM. Het betreft schriftelijke uitingen van een advocate waarin waardeoordelen over een rechter en haar gedrag worden gedaan. Het Hof oordeelde dat strafrechtelijke veroordeling van de advocaat een ‘chilling effect’ zou kunnen hebben op advocaten in het kader van de verdediging van hun cliënten. De Spaanse gerechten hebben geen juist evenwicht tussen het belang om de rechterlijke autoriteiten te beschermen en de vrijheid van meningsuiting. De strafmaat is buiten proportioneel.

Op andere blogs:
European Courts Blogspot

Arnoud Engelfriet, De gevolgen van Alice voor het Amerikaanse softwareoctrooi, Computerrecht 2016/3, p. 7-13.
Bijdrage ingezonden door Arnoud Engelfriet, ICTRecht. In de VS is alles octrooieerbaar, zo luidt een veelgehoorde opvatting. Waar onder het Europese octrooirecht strenge eisen gelden ten aanzien van het technisch karakter en de inventiviteit van een uitvinding, is in de VS overdwars schommelen al patenteerbaar. Deze opvatting is echter achterhaald sinds de Alice-uitspraak van het Supreme Court van vorig jaar. Alleen uitvindingen die “significant” verdergaan dan enkel abstracte ideeën of algoritmes, kunnen nog voor octrooi in aanmerking komen. Deze uitspraak heeft geleid tot een forse kaalslag bij verlening en handhaving van Amerikaanse softwareoctrooien: meer dan 70% van deze octrooien is ondertussen van tafel. Gezien het wereldwijde belang van de Amerikaanse ICT-industrie is dit ook voor Nederlandse en Europese bedrijven een belangwekkende uitspraak. Vrijwel ieder bedrijf dat octrooi op een software-gerelateerde uitvinding aanvraagt, doet dat immers (ook) in de Verenigde Staten.

Deze bijdrage bespreekt wat anno 2015 nog mogelijk is op het gebied van Amerikaanse softwareoctrooien. Na een schets van de historische ontwikkelingen in de jurisprudentie wordt de impact van Alice bepaald aan de hand van kwantitatief onderzoek bij verlenings- en inbreukprocedures. De conclusies laten zien dat de uitspraak een scherpe correctie maakt op de breed levende opvattingen over Amerikaanse softwarepatenten.

Lees: Arnoud Engelfriet, De gevolgen van Alice voor het Amerikaanse softwareoctrooi, Computerrecht 2016/3, p. 7-13

Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.
Ingezonden door Reindert van der Zaal en Stijn Wijnker, Kennedy Van der Laan. Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Waar het begrip ‘transit’ voor IE-juristen een dankbaar onderwerp van debat is, heeft transit bij veel merkhouders vooral een negatieve connotatie. Transit lijkt, sinds het ten onder gaan van de (verderop besproken) vervaardigingsfictie, voor merkhouders in veel gevallen namelijk gelijk te staan aan ‘niet kunnen handhaven’. Die handhavingsproblemen hangen samen met het feit dat uit het Communautair Douanewetboek volgt dat externe transitgoederen zich tijdens het transport formeel gezien buiten het grondgebied van de EU bevinden. Het is dan ook niet verrassend dat merkhouders met smart hebben zitten wachten op verandering van het transit-regime. Met de nieuwe Merkenrichtlijn , die tezamen met een nieuwe verordening deel uitmaakt van het ‘Trademark Reform Package’, is die verandering er nu gekomen. De Europese wetgever heeft beoogd de problematiek rondom handhaving in transitkwesties te verhelpen door ook transitgoederen binnen de reikwijdte van het Europese merkenrecht te brengen.

In deze bijdrage geven wij kort commentaar op de nieuwe transit-wetgeving. Voor een goed begrip hiervan zullen we eerst kort terugblikken.

Inhoudsopgave
Een terugblik
Transit onder de nieuwe Merkenrichtlijn
Artikel 10 lid 4
Rechten in land van eindbestemming
De rol van de douane
Slotopmerkingen

Lees: Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.

HvJ EU 21 januari 2016, C-75/16, IEFbe 1670; ECLI:EU:C:2016:35 (Verlados tegen Calvados)
Verordening Bescherming geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken. Bescherming geografische aanduiding 'Calvados'. Een in Finland geproduceerde drank wordt verhandeld onder de benaming ‘Verlados’. Deze naam is afgeleid van het dorp en het landgoed Verla, waar de drank wordt vervaardigd. De controle-instantie heeft verboden de drank genaamde ‘Verlados’ te verhandelen wegens overeenkomsten met ‘Calvados’. Viiniverla doet een beroep tot nietigverklaring van dit besluit. De Finse rechter stelt prejudiciële vragen over de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, de overeenstemming tussen ‘Verlados' en ‘Calvados’ en het begrip ‘voorstelling’ in de zin van art. 16 onder b van de Verordening. Het Hof oordeelt dat ook inzake geografische aanduidingen de maatstaf van de gemiddelde consument geldt en dat, ook indien er geen risico tot verwarring bestaat, het gebruik van een benaming als ‘voorstelling’ in de zin van artikel 16 onder b niet kan worden toegestaan.

25      Uit inmiddels vaste rechtspraak inzake consumentenbescherming blijkt dat op dit gebied in de regel moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachtingen van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (zie met name arresten Mars, C‑470/93, EU:C:1995:224, punt 24; Gut Springenheide en Tusky, C‑210/96, EU:C:1998:369, punt 31; Estée Lauder, C‑220/98, EU:C:2000:8, punt 30; Lidl Belgium, C‑356/04, EU:C:2006:585, punt 78; Severi, C‑446/07, EU:C:2009:530, punt 61; Lidl, C‑159/09, EU:C:2010:696, punt 47, alsmede Teekanne, C‑195/14, EU:C:2015:361, punt 36).

26      De beoordeling of een voor de aanduiding van een product gebruikte term zodanig is dat deze een beschermde benaming kan voorstellen in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008, dient eveneens aan de hand van dit op het evenredigheidsbeginsel gebaseerde criterium plaats te vinden (zie in deze zin arrest Estée Lauder, C‑220/98, EU:C:2000:8, punt 28).

27      Wat betreft de twijfel van de verwijzende rechter of bij de toetsing aan het begrip „voorstelling” in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 van belang is dat de benaming „Verlados” verwijst naar de plaats waar het in het hoofdgeding aan de orde zijnde product wordt vervaardigd – waarmee de Finse consument bekend is –, dient eraan te worden herinnerd dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 de in bijlage III bij die verordening geregistreerde geografische aanduidingen beschermt tegen elke „voorstelling” op het gehele grondgebied van de Unie. Gelet op de noodzaak om op dit grondgebied een daadwerkelijke en eenvormige bescherming van die geografische aanduidingen te waarborgen, dient met de Italiaanse regering en de Commissie te worden geoordeeld dat het begrip „consument”, waarop de in punt 21 van dit arrest genoemde rechtspraak betrekking heeft, ziet op de Europese consument, en niet enkel op de consument van de lidstaat waarin het product wordt vervaardigd dat de beschermde geografische aanduiding voor de geest roept.

28      Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat de nationale rechter voor de vaststelling of sprake is van een „voorstelling” in de zin van die bepaling, dient uit te gaan van de waarneming van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, waarbij dit laatste begrip moet worden opgevat als betrekking hebbend op Europese consumenten en niet slechts op consumenten van de lidstaat waarin het product wordt vervaardigd dat de beschermde geografische aanduiding voor de geest roept.

48      Gelet op een en ander dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat de verwijzende rechter voor de beoordeling of de benaming „Verlados” in geval van vergelijkbare producten een „voorstelling” in de zin van die bepaling oproept van de beschermde geografische aanduiding „Calvados”, rekening dient te houden met de fonetische en visuele gelijkenis tussen die benamingen, alsmede met eventuele gegevens die erop wijzen dat die gelijkenis niet berust op toeval, om op die manier na te gaan of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument, bij het zien van de naam van een product, als referentiebeeld het product waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt voor de geest zal komen.

52      Gelet op een en ander dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik van een benaming dat in de zin van die bepaling als „voorstelling” van een in bijlage III bij die verordening opgenomen geografische aanduiding is aangemerkt, ook dan niet kan worden toegestaan wanneer er geen risico van verwarring bestaat.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 16, onder b), van verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad, moet aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter voor de vaststelling of sprake is van een „voorstelling” in de zin van die bepaling, dient uit te gaan van de waarneming van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, waarbij dit laatste begrip moet worden opgevat als betrekking hebbend op Europese consumenten en niet slechts op consumenten van de lidstaat waarin het product wordt vervaardigd dat de beschermde geografische aanduiding voor de geest roept.

2)      Artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 moet aldus worden uitgelegd dat de verwijzende rechter voor de beoordeling of de benaming „Verlados” in geval van vergelijkbare producten een „voorstelling” in de zin van die bepaling oproept van de beschermde geografische aanduiding „Calvados”, rekening dient te houden met de fonetische en visuele gelijkenis tussen die benamingen, alsmede met eventuele gegevens die erop wijzen dat die gelijkenis niet berust op toeval, om op die manier na te gaan of de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument, bij het zien van de naam van een product, als referentiebeeld het product waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt, voor de geest zal komen.

3)      Artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 moet aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een benaming dat in de zin van die bepaling als „voorstelling” van een in bijlage III bij die verordening opgenomen geografische aanduiding is aangemerkt, ook dan niet kan worden toegestaan wanneer er geen risico van verwarring bestaat.

Gestelde vragen:

„1.      Dient bij de beoordeling of er sprake is van voorstelling in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 te worden uitgegaan van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument?

2.      Welke betekenis dient in het kader van de beoordeling van een ter bescherming van de geografische benaming ‚Calvados’ gegeven verbod op het gebruik van de benaming ‚Verlados’ voor een op nationaal niveau onder die benaming in de handel gebrachte, uit appels gedistilleerde drank, te worden gehecht aan de volgende omstandigheden bij de uitlegging van het begrip ‚voorstelling’ in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008 en de toepassing van deze verordening:

a)      het eerste deel van de benaming ‚Verlados’, Verla, een Fins dorp is en als zodanig door de Finse consument kan worden herkend;
b)      het eerste deel van de benaming ‚Verlados’, Verla, verwijst naar de fabrikant van het product ‚Verlados’, Viiniverla;
c)      ‚Verlados’ een in het dorp Verla gefabriceerd plaatselijk product is waarvan per jaar gemiddeld een paar honderd liter wordt verkocht in het eigen restaurant en dat voorts in beperkte omvang op bestelling kan worden geleverd in de staatswinkel in de zin van de wet inzake alcoholhoudende dranken;
d)      de woorden ‚Verlados’ en ‚Calvados’ slechts één gezamenlijke lettergreep (‚dos’) hebben van de drie lettergrepen, maar anderzijds vier letters (‚ados’), oftewel de helft van alle letters van beide woorden, hetzelfde zijn?

3.      Indien er wordt geacht sprake te zijn van ‚voorstelling’ in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008, kan het gebruik van de benaming Verlados dan toch worden gerechtvaardigd door een van de bovengenoemde omstandigheden of een andere omstandigheid, zoals de omstandigheid dat bij de Finse consument in ieder geval niet de opvatting kan ontstaan dat het product ‚Verlados’ gefabriceerd zou zijn in Frankrijk?”

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU januari 2016, IEFbe 1699; C-24/16; C-25/16(Nintendo-afstandsbediening)
Jurisdictie. Modelrecht. Via een website worden afstandsbedieningen voor game console aangeboden met daarbij een afbeelding van een game console waarop modelrechten gelden.

Verzoekster in de gevoegde zaken is in Japan gevestigd; zij verkoopt een spelcomputer ‘Wii’ met toebehoren voor welk product zij houdster is van diverse ingeschreven gemeenschapsmodellen. Zij heeft een stakingsvordering ingesteld tegen verweersters (de in DUI gevestigde BigBen Interactive GmbH en het in FRA gevestigde moederbedrijf BigBen Interactive SA) wegens de verkoop van beweerdelijk inbreukmakende goederen. Het in FRA gevestigde bedrijf produceert onder meer afstandsbedieningen voor de ‘Wii’ en verkoopt deze aan klanten in FRA, BEL en LUX, als ook aan haar DUI dochterbedrijf, dat onder meer via internet klanten bedient in DUI en OOS. Naast de stakingsvordering maakt verzoekster bezwaar tegen reclame op de website van verweersters waarop afbeeldingen worden getoond van producten die overeenstemmen met de gemeenschapsmodellen van verzoekster, tezamen met accessoires van verweersters. FRA BigBen stelt het ontbreken van internationale bevoegdheid van de rechter tot maatregelen die voor de gehele EU gelden.

De verwijzende DUI rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) gaat uit van de in uitspraak C-352/13 van het HvJEU gestelde dat voor toepassing van artikel 6, lid 1 van Vo. 44/2001 er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling. Hij wijst op discrepanties in uitspraken van nationale gerechten over de vraag of de bevoegde rechter zich al dan niet dient te beperken tot de goederen binnen de toeleveringsketen van de mogelijk inbreukmakende goederen dan wel, zoals de OOS rechter eerder oordeelde, zijn internationale bevoegdheid baserend op de zetel van de afnemer, ook voor vorderingen in de hele EU tegen de in een andere EULS gevestigde leverancier. Ook het uitgangspunt van de DUI rechtspraktijk dat (minstens in de bodemprocedure) vorderingen betreffende het hele grondgebied van de EU geldend kunnen worden gemaakt wordt niet in alle EULS gedeeld.
Wat betreft het afbeelden van verzoeksters gemeenschapsmodel (op de website van verweersters, als illustratie bij de geleverde toebehoren) stelt de verwijzende rechter vast dat de vraag of en zo ja onder welke omstandigheden dat geoorloofd is nog niet door het HvJEU is beantwoord. Ook rijst de vraag volgens welke criteria moet worden bepaald wat de Staat is waarin de inbreuk is begaan, hetgeen uit de Rome II-Vo niet duidelijk wordt, mede omdat het hier reclame via internet betreft die ook op andere EULS is gericht. Ten slotte vraagt de rechter zich af of zoals verzoekster verlangt op eerste verweerster aanvullend het DUI recht en op tweede aanvullend het FRA recht wordt toegepast invloed heeft op de vraag welk recht van toepassing is met het oog op de aanknopingsregels in de Rome II-Vo.

1. Kan, in het kader van een procedure inzake vorderingen betreffende een gemeenschapsmodel, de rechter van een lidstaat, wiens bevoegdheid ten aanzien van een verwerende partij uitsluitend is gebaseerd op artikel 79, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen in samenhang met artikel 6, punt 1 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, omdat deze in een andere lidstaat gevestigde verwerende partij mogelijkerwijs inbreukmakende goederen heeft geleverd aan de in de desbetreffende lidstaat gevestigde verwerende partij, ten aanzien van eerste verwerende partij maatregelen gelasten die voor de hele Unie gelden en die verder gaan dan de leveringsrelaties waarop zijn bevoegdheid is gebaseerd?

2. Moet verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, meer bepaald artikel 20, lid 1, onder c), aldus worden uitgelegd dat een derde het gemeenschapsmodel mag afbeelden voor commerciële doeleinden wanneer hij toebehoren bij de – met het gemeenschapsmodel overeenstemmende – goederen van de houder wil verkopen? Zo ja, welke criteria gelden hiervoor?

3. Hoe moet de plaats ‘waar de inbreuk is gepleegd’ in de zin van artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, worden bepaald in situaties waar de inbreukmaker de goederen die inbreuk maken op het gemeenschapsmodel:
a) via een website aanbiedt en deze website ‒ ook ‒ naar andere lidstaten dan de lidstaat waarin de inbreukmaker is gevestigd, is gericht,
b) laat verzenden naar een andere lidstaat dan diegene waarin hij is gevestigd?
Moet artikel 15, onder a) en g), van de genoemde verordening aldus worden uitgelegd dat het op die manier bepaalde recht ook kan worden toegepast op de medewerkingshandelingen van andere personen?

Niet-officiële vertaling via EULawRadar.com:

1. Can a national court – whose jurisdiction in a Community design enforcement action arises from a defendant solely on the basis of Article 79(1) Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs when read together with Article 6(1) of EU Regulation 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil matters – take measures against the first defendant which apply throughout the Union and which prevail over the supplier relationships, when an individual domiciled in another Member State has supplied potentially infringing goods to defendants in the Member State concerned?

2. Is Council Regulation (EC) No. 6/2002 on the Community design […], and Article 20 (1)(c) in particular, to be interpreted as meaning that a third party may depict the Community design for commercial purposes, when he wants to sell accessories to goods that correspond to the Community design owned by the right holder? And if so, then which criteria are applicable?

3. How is the place “in which the infringement was committed” in Article 8(2) of Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations, to be determined in situations where the infringer of the Community design infringing goods
a) runs a website and this website is also directed not only to the Member State in which the infringer is domiciled but also to other Member States,
b) forwards to Member States other than the Member State in which he is domiciled?

Is Article 15 (a) and (g) of the Regulation to be interpreted as meaning that the choice of law is also applicable to the facilitating acts of other people?

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 7 december 2015, C-654/15, IEFbe 1668 (Länsförsäkringar)
Over de uitleg van artikel 9 lid 1 (b) Merkenverordening waarbij derden, zonder toestemming, in de handel gebruik maken van een aan Europees merk gelijkend teken.

1. Wordt het exclusieve recht van de merkhouder aangetast wanneer gedurende vijf jaar volgend na de registratie geen normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk is gemaakt in de EU voor de goederen of diensten uit de merkinschrijving?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, onder welke omstandigheden en op welke wijze wordt het exclusieve recht door die situatie aangetast?

Via gov.uk:

1. Does it affect the proprietor’s exclusive right that, within a period of five years following registration, he has not made genuine use of the Community trade mark in the European Union for goods or services covered by the registration?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, in what circumstances and in what way does that situation affect the exclusive right?

Bijdrage ingezonden door Hedwig van Driel, Arnold & Siedsma. Veel softwareontwikkelaars vragen zich af of hun software te beschermen is en zo ja, hoe. Helaas is hier niet altijd een eenduidig antwoord op te geven. Vandaar dat wij de meest voorkomende intellectuele eigendomskwesties met betrekking tot software in een serie artikelen zullen behandelen. In dit eerste, inleidende artikel worden enkele veelgehoorde stellingen gewogen en op waarheid getoetst. In de komende maanden zullen de belangrijkste onderwerpen verder worden uitgediept.
Uitspraak 1: "Software is niet te octrooieren" Beoordeling: niet waar
Uitspraak 2: "In de VS kan je octrooi krijgen op dingen zoals dubbelklikken" Beoordeling: niet waar
Uitspraak 3: "Er zit auteursrecht op software" Beoordeling: waar
Uitspraak 4: "Het beste is om je broncode geheim te houden" Beoordeling: soms waar
Uitspraak 5: "Iedereen kan mijn software gewoon jatten" Beoordeling: niet waar

Uitspraak 1: "Software is niet te octrooieren"
Beoordeling: niet waar

In artikel 52 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) staat weliswaar - in de lijst van wat er uitdrukkelijk níet als uitvinding beschouwd wordt - zwart op wit: stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma’s. Een Europese richtlijn voor het eventueel wel kunnen bieden van octrooibescherming aan computerprogramma’s werd voorgesteld, maar in juli 2005 met een overweldigende meerderheid (648 tegen 14) afgewezen.

Toch kan het verstandig zijn om naar aanleiding hiervan de handdoek niet direct in de ring te gooien. De rechtspraak van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft namelijk enige nuancering gebracht: een computerprogramma is niet als zodanig te octrooieren, maar een uitvinding mag best vertrouwen op een computerprogramma, als er maar sprake is van een zogenaamd "further technical effect". Kort gezegd, moet er sprake zijn van een ingrijpen op de fysieke omgeving. Wat dit precies inhoudt, zal in een vervolgartikel nader worden uitgelegd. Een voorbeeld kan zijn dat er een sensorinput wordt omgezet in een machineoperatie aan de hand van een computerprogramma.

Uitspraak 2: "In de VS kan je octrooi krijgen op dingen zoals dubbelklikken"
Beoordeling: niet waar

In de Verenigde Staten gelden andere regels voor wat er wel en niet te octrooieren is. Het octrooieren van handelspraktijken mag bijvoorbeeld en ook het octrooieren van "software als zodanig" is er niet uitgesloten. In het verleden was het dan ook mogelijk om in de VS software te octrooieren die in Europa niet geoctrooieerd kon worden. Dit leidde in de VS tot een aantal rechtszaken over "uitvindingen" die door menigeen als triviaal worden beschouwd.

De situatie in de VS met betrekking tot octrooien op software is echter aan het veranderen. In 2014 wees de Supreme Court het zogenaamde Alice-arrest, waarbij het er op neer komt dat een softwareprogramma méér moet behelzen dan de implementatie van een abstract idee om octrooiwaardig te zijn. Wat dit arrest uiteindelijk in de praktijk betekent, zal nog moeten blijken. De uitspraak heeft echter nu al tot gevolg dat het moeilijker is geworden om in de VS nog octrooi op software te krijgen.

Uitspraak 3: "Er zit auteursrecht op software"
Beoordeling: waar

Het mooie van auteursrecht/copyright is dat je er - in tegenstelling tot veel andere IP-rechten - niets voor hoeft te doen: auteursrecht heb je automatisch vanaf het moment dat je iets de wereld in brengt. Auteursrecht is echter beperkt in die zin dat het niet het idee achter software beschermt, maar alleen de specifieke uitvoeringsvorm. De broncode dus, maar ook het design - mits er voldaan is aan de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor auteursrecht. Namelijk dat het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Dit betekent dat de bescherming weliswaar automatisch verkregen wordt, maar deze is wel redelijk beperkt. Immers, als een derde partij de software namaakt door met nieuwe code functioneel (nagenoeg) hetzelfde te doen, wordt het moeilijk om inbreuk op het auteursrecht aan te tonen. Aan de andere kant kan wel een beroep op het auteursrecht worden gedaan op het moment dat iemand de broncode zonder toestemming kopieert.

Uitspraak 4: "Het beste is om je broncode geheim te houden"
Beoordeling: soms waar

Als je je broncode geheim houdt, wordt het voor derden lastiger om je programma na te maken. In tegenstelling tot uitvindingen in veel andere technologiedomeinen, kan de broncode ook daadwerkelijk redelijk goed geheim worden gehouden. Geheimhouding brengt echter ook risico’s met zich mee. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een ander op hetzelfde idee komt. Deze kan dan - als het een te octrooieren uitvinding betreft - zijn idee octrooieren, waardoor het zelfs kan gebeuren dat jouw software inbreuk maakt op het octrooi van deze derde.

Toch heeft geheimhouding zeker bij ingewikkelde algoritmes voordelen. Een goede strategie is (mits het kan) de combinatie van octrooien en het geheimhouden van de precieze broncode. Zo doet Google het bijvoorbeeld. Er zit octrooi op een aantal ideeën die in hun zoekalgoritme verwerkt zijn, onder andere PageRank. De broncode voor het algoritme, met al zijn verfijningen en tweaks, is echter een goed bewaard geheim. Als een dergelijk bedrijfsgeheim behouden blijft, is de bescherming met geheimhouding haast absoluut en in tegenstelling tot een octrooi niet in tijd beperkt. Als er iemand uit de school klapt, heb je echter wel een probleem. Waarbij nog meespeelt dat bescherming van bedrijfsgeheimen in Europa minder grondig in de wet is vastgelegd dan in de Verenigde Staten.

Uitspraak 5: "Iedereen kan mijn software gewoon jatten"
Beoordeling: niet waar

Zoals hierboven besproken zijn er allerlei manieren om je software te beschermen. Naast octrooien en auteursrecht zijn er nog een aantal andere manieren om (gedeeltes van) je software (product of dienst)te beschermen. Zo is de naam waaronder je een onderneming drijft, beschermd door de Handelsnaamwet. De merknaam en het logo van je programma kunnen worden beschermd met het merkenrecht. Er zijn genoeg partijen die Photoshop™ nabootsen, maar niemand mag de naam Photoshop gebruiken. Met modelbescherming kan je tot op zekere hoogte ook beschermen hoe het design van je programma eruit ziet. Daarnaast is het de moeite waard om in gedachten te houden dat een concurrent, die bereid is om tijd en moeite in het nabootsen van een stukje code te steken, wellicht ook bereid is om in plaats daarvan een licentie te nemen. Dat kost immers minder tijd, is in sommige gevallen zelfs goedkoper en kan compatibiliteitsproblemen voorkomen.

Uitnodiging: Stuur je vraag ter beantwoording in
In de komende maanden zullen de belangrijkste onderwerpen in vervolgartikelen verder worden uitgediept. Ook kijken we naar de risico’s en uitdagingen die het ondernemen met software met zich meebrengen. Heb je zelf een vraag over software en intellectueel eigendom? Laat het de redactie dan weten via pvandegraaf@arnold-siedsma.nl en we proberen je vraag in een van de volgende artikelen te beantwoorden.

Report by Chris Ryan. The idea of the European Patent Litigators Association (EPLIT) to run a mock UPC trial [IEF 15506] based on the famous Improver v Remington litigation of the late eighties and early nineties struck me as a really interesting idea when I first heard the suggestion.  It turned out to be a fascinating and highly educational experience when it was run last Friday (22 January) at the Sofitel Bayerpost Hotel conveniently close to Munich station.

The Improver litigation did more than establish the “Improver questions” in English law for assessing equivalence ([1990] FSR 181).  It led to a series of decisions around Europe, based on the same European patent and the same alleged infringement, in which judges reached very different conclusions on the question of whether a claim for a “helical spring comprising a plurality of adjacent windings” covered a solid rubber rod with slits cut into it, which was capable of performing the same task – pulling out hair when set up in an arcuate configuration and rotated at speed around its axis. Will the arrival of the UPC repair the fault line in the European Patent system, which the Improver story so clearly identified?  On the evidence of the mock trial it will do just that.  The “mock” Local Division in Munich reached a decision on validity and infringement which took effect in every designated Member State albeit that it may take time to develop a body of interpreted law and procedure that is consistent across the territory of the EU and distinct from that of the individual Member States from which judges may be drawn.

The panel of judges consisted of Prof Haedicke (Oberlandesgericht in Düsseldorf), Mr Zigann (Landgericht in Munich) and Mr Van Walderveen (District Court in The Hague).  They were joined by Mr Klein as Technical Judge (formerly of the Boards of Appeal of the European Patent Office).

The patent proprietor was represented by Rainer Beetz (Sonn and Partner, Austria) and Leythem Wall (Finnegan Europe LLP, Great Britain).  The defendant was represented by  Marek Lazewski (Lazewski Depo and Partners, Poland) and Jan Stein (Ipracraft AB, Sweden). The case documents had been prepared by these representatives together with Markus Rieck (Fuchs Patent Attorneyes, Germany). 

I found the main trial (in the afternoon) was slightly less interesting than the Case Management Conference which preceded it in the morning.  The final conclusion was that the patent was valid and infringed.  However, it was not the outcome that I found most interesting.  It was the differences in approach adopted by advocates and judges and the manner in which the presiding judge ran the business of the trial.

On the first point, the debate on validity turned on inventiveness over two elements of prior art.  It was not entirely clear (to me, at least) which of several available tests for determining inventiveness was being relied on at different stages of the debate between the judges and the advocates, or in the judges’ deliberation over their conclusion.  Similarly, in respect of the infringement issue, all parties seemed to agree that two questions required to be asked by the judges but were unsure whether there was a third question and, if so, what it should be.  I suspect that all the judges were deliberately staying within the comfort zone of the approach that would be adopted at each stage within their own domestic courts.  Their approach certainly illustrated the challenge facing the UPC (at both first instance and appeal level) of establishing a body of jurisprudence over time which will be distinct from the law emanating from national courts.

The second point that struck me was the power of the presiding judge in setting an agenda and then outlining each issue in some detail before inviting the parties’ advocates to address it.  It may be, of course, that the stark contrast with the way in which a case would be conducted in London was accentuated by the artificiality and time constraints of a mock trial.  And no doubt those familiar with EPO hearings will find the inquisitorial approach and management of the debate on each issue more familiar.  It certainly led to a crisply efficient disposal of each element of the case and the dispute as a whole.

Firm management of the process and the emergence of national differences in approach were even more evident during the Case Management Conference. 

The organisers of the event had tweaked some of the facts of the original case in order to create some interesting preliminary issues.  Had the proprietor opted back into the exclusive competence of the UPC in time where the defendant had issued an application for a declaration of non-infringement in the English Court on the same day as that on which the application to opt back in was entered on the register (Rule 5.9 – opt out not permitted where “an action has been commenced before a court of a Contracting Member State …prior to the entry of the [opt back in] Application in the register…”).  If it had, should the UPC proceedings nevertheless be stayed under the Brussels Regulation’ requirements to avoid multiplicity of proceedings.  And if the proceedings were still on their feet after those two challenges did the Local Division have jurisdiction over the dispute, given that, first the only sales in Germany had been a couple made by a third party who had acquired the goods in Poland and on-sold them in Germany against the wishes of the defendant and, secondly, very substantial sales had been made in the UK.

There was also an application at the Case Management Conference to strike out the claim of literal infringement because it was unarguable (application granted by the Rapporteur but reviewed at the main hearing, when the ruling was reversed) and the court required the claimant/plaintiff to amend the request for remedies (prayer for relief) by providing a great deal more detail as to the scope of the injunction sought.  The amended version available at the main hearing tracked the language of the relevant patent claims in identifying which products would be covered and even included a photograph of the defendant’s product.  The difference between the precision of drafting expected in, for example, the German courts was contrasted with the broad scope of injunction sought and granted in the English courts.  In this case the German pattern prevailed, designed, it was said, so that a court bailiff called upon to enforce it would have no doubt as to whether a product he came across did or did not fall within the scope of the court order.

Other issues touched upon included the language of the proceedings (English because it was one of the languages which the Local Division had designated), translation facilities at the main hearing, summoning of witnesses, the appointment of a technical judge and, in the light of his appointment, the need for any expert evidence (and in which field of technology), as well as security for costs.

Listening to the well-structured submissions on each of the issues raised, and then eavesdropping on the judges as they considered their decision, proved to be an extremely effective means of improving (gaining) familiarity with the relevant procedural rules.  The judges helpfully paced both the debate with the advocates and their own deliberations to assist the audience in tracing each issue, and the decision made on it, back to the language of the current draft of the rules.

Judges, advocates and organisers are to be congratulated on an extremely informative and interesting learning experience.   Another success for the increasingly effective Association which brings patent attorneys together from around Europe in its continuing efforts to assist their preparations for the new court and to influence the way it will operate.

Chris Ryan

Grondwettelijk Hof 14 januari 2016, IEFbe 1665; Arrest nr. 1/2016 (Belgische Beroepsvereniging voor Dermatologie en Venerologie en Algemene Unie van verpleegkundigen van België)
Reclame voor medische diensten. Vrijheid van meningsuiting. Om de commercialisering van cosmetische chirurgie aan banden te leggen zijn er nieuwe regels gesteld aan kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren.Hierbij wordt het ook een reclameverbod gegeven. Verzoekers klagen dat het niet duidelijk is welke ingrepen precies onder het reclameverbod vallen. De wetgever heeft bij het reclameverbod tandartsen niet uitgezonderd en daarmee op voldoende duidelijke en rechtszekere wijze aan het reclameverbod onderworpen. Tatoeages, piercings en epileertechnieken zijn wel uitdrukkelijk uitgezonderd van het toepassingsgebied en daarmee ook van het reclameverbod. Daarnaast klagen verzoekers dat de omschrijving van reclame en praktijkinformatie onduidelijk is. Ook dit wordt afgewezen. De wetgever heeft de begrippen nauwkeurig afgebakend en de adressanten van de strafbaarstelling kunnen op voldoende duidelijke en rechtszekere wijze het onderscheid maken tussen het reclameverbod en de toegestane wijze om patiënten te informeren. Ook de beroepen op het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, vrijheid van vestiging en vrij verkeer van diensten en vrijheid van meningsuiting worden niet gegrond verklaard.

B.8.3. Doordat de wetgever, met de invoering van de bestreden bepalingen, de reclame voor ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde of esthetische heelkunde heeft verboden, zonder de tandartsen die dergelijke ingrepen verrichten daarvan uit te zonderen, heeft hij die tandartsen op voldoende duidelijke en rechtszekere wijze aan het reclameverbod onderworpen. Aan die vaststelling wordt geen afbreuk gedaan door het bestaan van een wet die op meer algemene wijze de reclame door tandartsen regelt, meer bepaald de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging.

B.12.2. In de context van de voormelde definitie kan een « op het publiek gerichte mededeling of handeling » niet anders worden begrepen dan als een voor het doelpubliek bestemde mededeling of handeling. Kenmerkend voor een doelpubliek is dat daartoe naar het vermoeden van de reclamevoerder personen behoren die mogelijkerwijze interesse zullen betonen voor het aangeprezen product of de aangeprezen dienst. Nu elke vorm van reclame uit zijn aard beoogt een doelpubliek te bereiken, is de precisering dat het een « op het publiek gerichte » mededeling of handeling betreft, indien zij al niet overtollig is, van dien aard dat de duidelijkheid van de definitie wordt versterkt, veeleer dan dat er afbreuk aan wordt gedaan.

B.13.2. Praktijkinformatie is « iedere vorm van mededeling die rechtstreeks en specifiek, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, tot doel heeft een beoefenaar te laten kennen of informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk » (artikel 2, 7°, van de wet van 23 mei 2013, zoals ingevoegd bij het bestreden artikel 179).

De wetgever heeft bovendien gepreciseerd dat dergelijke praktijkinformatie is toegestaan voor zover zij (1) waarheidsgetrouw, objectief, ter zake, verifieerbaar, discreet en duidelijk is, (2) niet misleidt, vergelijkt of financiële argumenten hanteert en (3) de bijzondere beroepstitels vermeldt waarover de beoefenaar beschikt, ook wanneer de praktijkinformatie wordt verspreid door een instelling die een beroep doet op de diensten van die beoefenaars.

B.13.3. Met de bestreden bepalingen beoogt de wetgever in wezen het werven van patiënten te onderscheiden van het informeren van patiënten. Terwijl een mededeling of handeling die tot doel heeft ingrepen van esthetische heelkunde of niet-heelkundige esthetische geneeskunde te bevorderen (reclame) verboden is, is een mededeling die tot doel heeft een beoefenaar te laten kennen of informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk (praktijkinformatie) onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Uit de nauwkeurige afbakening, door de wetgever, van de begrippen « reclame » en « praktijkinformatie », enerzijds, en van de omstandige omschrijving van de voorwaarden waaronder praktijkinformatie is toegestaan, anderzijds, vloeit voort dat de adressaten van de strafbaarstelling op voldoende duidelijke en rechtszekere wijze het onderscheid kunnen maken tussen het verboden werven van patiënten en de wijze waarop het is toegestaan patiënten te informeren. Dat is des te meer het geval daar die adressaten een specifiek statuut hebben, met een eigen plichtenleer, op grond waarvan zij over goede informatie beschikken of kunnen beschikken ten aanzien van de wenselijkheid en wettelijkheid van hun gedragingen.