WIPO Arbitrage 23 september 2013, DNL2013-0026 (Bayerische Motoren Werke AG tegen Quispel Motoren; inzake: bmwmotorenshop.nl) - dossier
Beslissing ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons.
Domeinnaamrecht. Overdracht. BMW klaagt erover dat Quispel het merk "BMW" in haar domeinnaam gebruikt en dat dit verwarring oplevert en vordert de overdracht van de domeinnaam. Het panel stelt dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijk is, nu het merk BMW er volledig in is opgenomen. Dit gebruik is toegestaan, mits er sprake is van een legitiem belang en bona fide gebruik.

Bij Quispel is geen sprake van een legitiem belang en bona fide gebruik. Dit heeft het panel gebaseerd op de zogenaamde Oki Data-criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.). Quispel gebruikt de domeinnaam ook voor de verkoop van producten van andere merken. Tevens is er sprake van gebruik te kwader trouw. Quispel is bekend met de reputatie van BMW en heeft hiervan commercieel gebruik gemaakt. Het panel beveelt de overdracht van bmwmotorenshop.nl.

A. Identical or Confusingly Similar
(...) The Domain Name is confusingly similar to the Complainant’s Trademark, because the Domain Name incorporates the Trademark in its entirety.  The Domain Name differs from the Trademark only in that the Trademark is followed by two generic or descriptive terms, namely “motoren” (in English “motorcycles”) and “shop”.  The addition of such generic or descriptive terms does not eliminate the confusing similarity with the Trademark (see, in particular:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024, in which case the word “shop” was considered descriptive and generic.  See also:  Caterpillar Inc. v. H. van Zuylen Materieel, WIPO Case No. DNL2011-0073;  LEGO Juris A/S v. Nick Terlouw, WIPO Case No. DNL2011-0023;  Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067;  and Boels Verhuur B.V. v. Edoco LTD., WIPO Case No. DNL2010-0020).  Rather, the additional term “motoren” adds to the confusion as it describes a type of products manufactured and sold by the Complainant under its Trademark (see:  Aktiebolaget Electrolux v. Buisman-Rosbergen V.O.F., WIPO Case No. DNL2012-0004).

B. Rights or Legitimate Interests
(...) Only under specific circumstances may a reseller of trademarked goods have a legitimate interest in a domain name incorporating the trademark.  Pursuant to the panel decision in Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903, the use of a trademark in a domain name by an authorized sales agent of trademarked goods may be considered a bona fide offering of goods, constituting a legitimate interest, if several requirements are met.  In later panel decisions, the same has been acknowledged in respect of such use by an (unauthorized) reseller, such as the Respondent (see, amongst others:  Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Case No. DNL2011-0074;  and Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

The referenced requirements include, at minimum, the following:  (1) the Respondent must actually offer the goods and services at issue;  (2) the website must sell only the trademarked goods;  (3) the website must accurately and promptly disclose the registrant’s relationship with the trademark holder;  and (4) the Respondent must not try to “corner the market” in domain names that reflect the Trademark. 

(...) However, it appears from the evidence brought before the Panel that the second criterion has not been met.  Although the website appears to offer mainly trademarked goods, the Respondent has admitted – and its website clearly shows – that it also sells a number of other products.  In this respect, the Respondent has argued that these other products are all intended for BMW motorcycles, and that the other trademarks mentioned on its website are not (direct) competitors of the Complainant.  However, it cannot be denied that on the website linked to the Domain Name the Respondent not only offers goods under the Trademark, but also products of other companies, which are identical and/or similar to the goods for which the Trademark has been registered, therefore qualifying such companies as being in competition with the Complainant and its trademarked goods.  As the Complainant has correctly indicated, the offering of such other products, including through the alphabetical overview of all (other) trademarks available on the website (headed “Find Your Favorite Brand”, which appears when a visitor clicks on the link “Brands” in the menu on the home page), makes it easy for Internet users to switch to such other products than identical ones produced by the Complainant.  These circumstances indicate that the Respondent was – perhaps not primarily, but not insignificantly also – using the Trademark in the Domain Name to divert the attention of Internet users to competing goods, which implies that the Domain Name is not (only) used for the bona fide offering of goods or services (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

C. Registered or Used in Bad Faith
(...) Indeed, the Panel notes that the Respondent has indicated to have never acted in bad faith and apparently has, upon receipt of the warning letter(s) on behalf of the Complainant indicating its rights and concerns, made efforts to bring its website in conformity with the (minimum) requirements for use of a Domain Name incorporating the Trademark, in an attempt to meet the criteria mentioned above under Section 6 B. (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903).  That said, despite its disclaimer on the website, the fact remains that the Domain Name incorporates the Trademark thereby attracting Internet users to the website that also offers products other than trademarked goods.  Therefore, the Panel must conclude that the Domain Name is being used by the Respondent for commercial gain, by intentionally attracting Internet users to its website where the Respondent is also offering goods of competitors of the Complainant, through the likelihood of confusion with the Complainant’s Trademark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the Respondent’s website.  This constitutes evidence of bad faith in terms of the Regulations (article 3.2(d)) (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024;  and Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067). 
(...)

Lees de beslissing hier:
wipo.int (link)
DNL2013-0026(pdf)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-421/13 (Apple) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. 3D-vormmerk. Winkelinrichting. Verpakking van de waren ook de presentatie van een dienst. Apple vraagt uitbreiding van de bescherming van haar op 10 november geregistreerd driedimensioneel internationaal merk ‘steel gray and light brown’ tot Duitsland voor klasse 35, met als omschrijving ‘een onderscheidend teken en uit de inrichting van een detailhandelszaak’. Het DPMA weigert de inschrijving op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Apple gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht stelt vast dat de uitkomst van het beroep afhangt van de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de richtlijn. De vraag of een driedimensionele vorm van een winkelinrichting als merk voor diensten van detailhandelszaken kan worden beschermd is niet wettelijk geregeld en tot dusver in Duitsland evenmin beantwoord in de rechtspraak.

1. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van „verpakking” van waren ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?

2. Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?
3. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling is voldaan door een uitgetekende voorstelling alleen of met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of absolute groottes in meter of relatieve groottes met schaalaanwijzing?
4. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de draagwijdte van de bescherming van het dienstmerk voor de detailhandel zich ook uitstrekt tot de door detailhandelaren zelf geproduceerde waren?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-420/13 (Netto Marken Discount) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. Nice-classificaties. Aangeboden diensten inhoudelijk nader specificeren als de door detailhandelaar verkochte waren? Verzoekster heeft in september 2011 verzocht om opname van het woord-/beeldteken Netto in het door het DPMA bijgehouden register. In september 2012 wordt de opname gedeeltelijk afgewezen: de inhoud en omvang van de diensten zouden niet duidelijk en nauwkeurig van andere diensten te onderscheiden zijn zodat een indeling in klassen niet mogelijk was. Verzoekster gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht moet de vraag beantwoorden of een opgave van de diensten, waarbij een teken wordt aangevraagd voor detail- en groothandel in nader aangeduide diensten, voldoende bepaald is. Aangezien dat een vraag van Unierecht is legt hij het HvJ EU de volgende vragen voor:

1) Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat onder een dienst in de zin van deze bepaling ook de detailhandel in diensten wordt begrepen?
2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de door een detailhandelaar aangeboden diensten inhoudelijk net zo nader moeten worden gespecificeerd als de door een detailhandelaar verkochte waren?

a) Volstaat het voor de specificatie van de diensten dat
aa) enkel de dienstensector in het algemeen of algemene benamingen,
bb) enkel de klasse(n) of
cc) elke afzonderlijke dienst concreet worden aangeduid?
b) Spelen deze aanduidingen dan een rol bij de bepaling van de datum van de aanvraag, of is het bij de aanduiding van algemene benamingen of klassen mogelijk om deze te wijzigen of aan te vullen?
3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het dienstmerk voor de detailhandel in diensten ook betrekking heeft op diensten die de detailhandelaar zelf verricht?

HvJ EU 19 september 2013, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt) - dossier
Zie eerder IEF 10897 en IEF 12575. Verzoek om een prejudiciële beslissing Hof van Cassatie.
Uitlegging van de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Rechten van de merkhouder in geval van duurzame verdeling van de exploitatie van het merk met een derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor het gedeelte van de bedoelde waren en van een onherroepelijke toestemming die de houder aan de derde heeft gegeven voor het gebruik van dit merk. Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

Gestelde prejudiciële vragen
Het Hof van Cassatie vraagt zich daarentegen af, of het Hof van Beroep te Brussel zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting Martin Y Paz de mogelijkheid kon ontnemen om haar merken aan Gauquie tegen te werpen en om haar merken zelf voor handtassen en schoenen te gebruiken. Derhalve heeft het Hof van Cassatie bij voornoemd arrest van 2 december 2011 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
1) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht door de merkhouder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
– wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren;
– wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht aan een andere sanctie wordt onderworpen?
2) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde voor dit merk gevoerde publiciteit en bij de clientèle verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

Conclusie A-G HvJ EU 19 september 2013, zaak C-355/12 (Nintendo e.a.) - dossier
Zie eerder: IEF 11785. Prejudiciële vragen gesteld door Tribunale di Milano, Italië.
Auteursrecht. Technische beschermingsvoorziening is dat ook een systeem om na te gaan of een afzonderlijke drager (videogamedrager) een herkenningscode bevat? Richtlijn 2001/29/EG. Conclusie A-G:

1. Richtlijn 2001/29/EG (...) moet aldus worden uitgelegd dat met het begrip „technische voorzieningen” in de zin van artikel 6 van die richtlijn voorzieningen kunnen worden bedoeld die niet alleen zijn opgenomen in de auteursrechtelijk beschermde werken zelf, maar ook in de inrichtingen die zijn ontworpen om toegang tot die werken te bieden.

2. Bij de beoordeling van de vraag of dergelijke voorzieningen in aanmerking komen voor bescherming uit hoofde van artikel 6 van richtlijn 2001/29/EG voor zover zij tot gevolg hebben dat niet alleen handelingen worden voorkomen of beperkt waarvoor toestemming van de rechthebbende volgens die richtlijn vereist is, maar ook handelingen waarvoor dergelijke toestemming niet vereist is, dient de nationale rechter na te gaan of de toepassing van de voorzieningen verenigbaar is met het evenredigheidsbeginsel en met name in aanmerking te nemen of het eerstgenoemde effect, gezien de huidige stand van de techniek, ook zou kunnen worden bereikt zonder het laatstgenoemde effect met zich te brengen of dit althans in mindere mate met zich te brengen.

3. Bij de beoordeling van de vraag of bescherming moet worden verleend tegen de beschikbaarstelling van inrichtingen, producten, componenten en diensten in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2001/29 behoeft geen rekening te worden gehouden met de door de rechthebbende beoogde specifieke bestemming van een inrichting die is ontworpen om toegang tot beschermde werken te verkrijgen. Een wezenlijke rol speelt daarentegen de mate waarin de inrichtingen, producten, componenten of diensten waartegen bescherming wordt ingeroepen, worden of kunnen worden gebruikt voor andere rechtmatige doelstellingen dan het mogelijk maken van handelingen waarvoor toestemming van de rechthebbende vereist is.

Gestelde prejudiciële vragen

1) Moet artikel 6 van richtlijn 2001/29/EG (1), mede in het licht van punt 48 van de considerans ervan, aldus wordenuitgelegd dat de bescherming van technische beschermingsvoorzieningen voorauteursrechtelijk beschermde werken of materiaal zich ook kan uitstrekken tot een systeem dat is vervaardigd en in de handel gebracht door een onderneming die in haar eigen hardware een inrichting heeft opgenomen om na te gaan of een afzonderlijke drager met het beschermde werk (een videogame dat is ontwikkeld door de betrokken onderneming en door derden die houders van de rechten op de beschermde werken zijn) een herkenningscode bevat, bij gebreke waarvan dit werk niet kan worden weergegeven of uitgevoerd op het systeem, zodat interoperabiliteit van het apparaat met apparaten en producten die niet afkomstig zijn van de onderneming die het systeem heeft vervaardigd, is uitgesloten?

2) Kan artikel 6 van richtlijn 2001/29/EG, mede in het licht van punt 48 van de considerans ervan, aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter, wanneer hij moet beoordelen of het gebruik van een product of onderdeel met het doel, een technische beschermingsvoorziening te omzeilen, zwaarder weegt dan andere commercieelrelevante doeleinden of gebruikswijzen, criteria moet aanleggen waarbij de bestemming die is toegekend door de rechthebbende op het product waarin de beschermde inhoud is opgenomen, een rol speelt, of, in plaats daarvan of in combinatie daarmee, kwantitatieve criteria ontleend aan het aandeel van deze gebruikswijzen in verhouding tot andere, of kwalitatieve criteria ontleend aan de aard en het gewicht van deze gebruikswijzen?

Op andere blogs:
IPKat (Game Copiers and Mod Chips – AG Sharpston issues Opinion in Case C-355/12 Nintendo v PC Box)

Bas Kist, Voetbaltatoeages zorgen voor kopzorgen bij NFL ,NRC 17 september 2013
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever BV.
Merkenrecht.Auteursrecht. De organisator van de Amerikaanse football league, de NFL, maakt zich ernstig zorgen over de tatoeages van de spelers uit de competitie. De NFL is bang voor claims. Op een tatoeage rusten namelijk, net als op elk ander creatief werk, auteursrechten. Als er niets over deze rechten is afgesproken, blijven ze in principe bij de maker. Verschijnt een bekende speler met zijn tatoeage in een reclame van een sponsor, dan bestaat het gevaar dat de tatoeëerder zich meldt met een claim.

Mogelijk is de NFL geschrokken van de rechtszaak die de maker van een tatoeage onlangs heeft aangespannen tegen het videobedrijf THQ. In een van de videogames van THQ was de bekende freefighter Carlos Condit te zien, met op zijn buik een tatoeage van een leeuw. De artiest achter de leeuw wil nu ‘even vangen’. Hij denkt zelf aan 4,16 miljoen dollar. Ook Nike werd al eens voor de rechter gesleept wegens een commercial met de getatoeëerde basketballer Rasheed Wallace. De zaak werd geschikt en de tatoeëerder ging er met een onbekend bedrag vandoor. De NFL probeert nu zijn spelers te bewegen om alsnog toestemming te vragen bij de makers van hun tatoeages, zo meldt zakenblad Forbes. Dat zal nog een hele toer worden. Het merendeel van de spelers is natuurlijk van top tot teen beschilderd, vermoedelijk door veel verschillende tattoo-artiesten. Ga dat nu nog maar eens recht breien.

Conclusie A-G HR 13 september 2013, 08/01901 (Red Bull tegen Frisdranken Industrie Winters)
Conclusie ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Peter Claassen, AKD.
Zie eerder: IEF 10674 en IEF 8610. Merk, merkgebruik, na antwoord op prejudiciële vraag, afvuljurisprudentie. De zaak gaat over de vraag of Winters met RED BULL-merken overeenstemmende tekens 'gebruikt' in merkenrechtelijke zin.

Advocaat-Generaal Verkade concludeert dat de Hoge Raad de zaak nu zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen. Winters cassatiemiddel komt er op neer dat het hof heeft miskend "dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruik ter onderscheiding van waren". Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Red Bull stelt nog dat het hof nog niet heeft vastgesteld of zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU. Volgens Verkade ligt dit al besloten in rechtsoverweging 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter.

Procesverloop
1.2. De zaak gaat over de vraag of Winters, die als afvulbedrijf in opdracht van een derde door die derde ter beschikking gestelde blikjes, met daarop tekens die te veel op de merken van RED BULL lijken, vult met energydrank en die blikjes weer ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, aldus de met de RED BULL-merken overeenstemmende tekens ‘gebruikt’ in merkenrechtelijke zin.

Nadere beoordeling Winters' cassatiemiddelen
3.1. De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 februari 2010 onder 3.3 Winters’ cassatiemiddel l samengevat. Het verst strekkende eerste onderdeel van dit middel komt, in de woorden van de Hoge Raad, in de kern erop neer dat het hof heeft miskend ‘dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruikt ter onderscheiding van eigen waren’.

3.2. Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Een afvuller als Winters maakt zelf geen gebruik van de in het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bedoelde, volgens dat hof met de ingeschreven merken van Red Bull overeenstemmende, tekens.

3.5.2. Winters meent dat na het arrest van het HvJ EU de vorderingen van Red Bull voor afwijzing gereed liggen, en dat de Hoge Raad de zaak zelf zou kunnen afdoen.

3.5.3. Red Bull denkt daar anders over. Red Bull legt de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht naast hetgeen door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch — al dan niet — zou zijn vastgesteld. Zij merkt in dit verband op:

13. Met name heeft het Gerechtshof niet getoetst en niet kunnen toetsen of de in deze zaak aan de orde zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU.

14. Zo heeft het Gerechtshof niet vastgesteld dat Winters en haar handelen voldoen aan de door het HvJ EU gegeven omschrijving van een "(1) dienstverlener die (2) in opdracht en (3) volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die (4) hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop (5) door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht".

3.5.4. lk meen dat deze stellingname van Red Bull niet opgaat. In de — in appel niet bestreden — rov. 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter, en in de — in cassatie niet bestreden — rov. 6.10 van het hof ligt besloten een aanname (in dit kortgeding) van de aanwezigheid van een feitelijke context die Red Bull nu als nog te toetsen ’kwalificaties’ ziet.

3.5.5. Ik meen dus dat de Hoge Raad inderdaad de zaak zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen.

Conclusie
Mijn nadere conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, met afdoening als in nr. 3.55 van deze conclusie bedoeld.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Terechte afwijzing inschrijving KNUT - DER EISBÄR
B) Er is lijkt sprake te zijn van een emailadres: "IP_law@mbp." (oppositie: MBP)
C & D) De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat
E) Verwarringsgevaar tussen beeldmerken met woordelement Gitana en Kitana
F) Overeenstemmingen tussen ROVI Pharmaceuticals en ROVI (FARMA)
G) Verwarringsgevaar tussen ouder merk DENNISON en AVERY DENNISON
H) Prosept wordt niet ingeschreven (oppositie: Pursept)

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-250/10 (Knut IP Management / OHMI - Zoologischer Garten Berlin (KNUT - DER EISBÄR) - dossier - persbericht

CC-BY-SA Jens Koßmagk

A. Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „KNUT - DER EISBÄR” (wiki: Knut - de ijsbeer), voor diensten van de klassen 9, 16, 25, 28 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 650/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 maart 2010, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het nationale woordmerk „KNUD”, voor waren van de klassen 9, 16 en 28. Het beroep wordt afgewezen, vanwege het verwarringsgevaar met KNUD (Berliner Zoo) is de registratie van het merk KNUT - DER EISBÄR (Knut IP Management) terecht geweigerd.

106    Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer bei der Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke keinen Fehler begangen hat..

119 Bei Berücksichtigung zum einen des Umstands, dass die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise zu unterschiedlichen Graden ähnlich sind, und zum anderen der Tatsache, dass die fraglichen Zeichen bei einer Gesamtbeurteilung erhebliche Ähnlichkeiten insbesondere deshalb aufweisen, weil die maßgeblichen Verkehrskreise sich vor allem an den übereinstimmenden Wortanfang der Marken, im vorliegenden Fall die Bestandteile „KNUD“ und „KNUT“, erinnern, konnte die Beschwerdekammer rechtsgültig aufgrund der Gesamtwürdigung aller einschlägiger Faktoren und der Wechselbeziehung zwischen den nach der oben in Randnr. 108 genannten Rechtsprechung in Betracht kommenden Faktoren zu dem Schluss gelangen, dass zwischen den Zeichen kein hinreichender Unterschied besteht, um beim Publikum jede Gefahr von Verwechslungen zwischen der älteren Marke mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und der Anmeldemarke zu vermeiden.

120 Angesichts dieser Feststellungen hat die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin keinen Fehler begangen, indem sie eine teilweise Ähnlichkeit „zu unterschiedlichen Graden“ angenommen hat und daher von einer Verwechslungsgefahr für alle geschützten Waren ausgegangen ist, ohne zwischen ihnen zu unterscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-338/09 (Müller-Boré & Partner / OHMI - Popp e.a. (MBP)) - dossier
B. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „MBP” voor diensten van de klassen 35 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1176/2007-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juni 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ip_law@mbp.” voor diensten van klasse 42 [red. o.a. Patent agent services; legal services; services of a representative registered at the European Patent Office (European Patent Attorney)]. Het beroep wordt afgewezen. Tussen de opgevoerde tekens bestaat verwarringsgevaar. Er is (vanwege het ontbreken van een topleveldomeinnaam) geen sprake van slechts een emailadres.

38 In Bezug auf den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen trägt die Klägerin zunächst vor, dass sich der identische Teil „mbp“ dieser Zeichen am Ende der älteren Marke befinde, während der Verbraucher seine Aufmerksamkeit vor allem auf den Wortanfang richte, den er als prägend ansehe. Im Übrigen hätte die Beschwerdekammer keine isolierte Prüfung eines einzelnen Bestandteils des Zeichens durchführen dürfen. Die Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Marken hänge vor allem vom relativen Gewicht der verschiedenen Bestandteile „ip“, „_“, „law“, „@“ und „mbp“ der älteren Marke ab. Die Bewertung der Beschwerdekammer, allein dem Bestandteil „mbp“ komme eine prägende Wirkung zu, sei nicht frei von Rechtsfehlern.

51 Die Beschwerdekammer konnte, ohne einen Fehler zu begehen, davon ausgehen, dass die ältere Marke als Ganzes gesehen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe, da die Bestandteile „ip_law“ und „mbp“, die dem „@“-Zeichen vorausgehen bzw. auf es folgten, geeignet seien, die fraglichen Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und die Funktion einer Angabe der betrieblichen Herkunft zu erfüllen.

55 Daher hat die Beschwerdekammer fehlerfrei dargelegt, dass im Rahmen des Vergleichs der beiden in ihrer Gesamtheit betrachteten Zeichen die Identität zwischen dem zweiten Bestandteil der älteren Marke ip_law@mbp. und dem einzigen Bestandteil der angemeldeten Marke MBP zu dem Schluss führe, dass eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit bestehe, indem sie zutreffend darauf hingewiesen hat, dass die beiden Bestandteile der älteren Marke, die durch das für E‑Mail‑Adressen typische „@“-Zeichen getrennt würden, getrennt wahrgenommen würden, auch wenn das ältere Zeichen, als Ganzes betrachtet, keine E‑Mail‑Adresse sei, da die Top-Level-Domain wie etwa „.de“ oder „.com“ am Ende fehle.

77 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Bezug auf die Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken keinen Fehler begangen hat. Folglich sind die von der Klägerin insoweit erhobenen Rügen zurückzuweisen.

90 Da die Beschwerdekammer angesichts der vorstehenden Ausführungen fehlerfrei den Schluss ziehen konnte, dass für die Dienstleistungen der Klasse 42 die Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke ip_law@mbp. besteht, so dass die Klage allein aus diesem Grund abzuweisen ist, ist weder über die Zulässigkeit noch gegebenenfalls die Begründetheit des von den Streithelfern hilfsweise gestellten Antrags zu entscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-437/11 (GOLDEN BALLS tegen BALLON D'OR) - dossier
Idem: zaak T-438/11 - dossier
C & D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „GOLDEN BALLS”, voor waren van de klassen 9, 21 en 24, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1310/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 mei 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het gemeenschapswoordmerk „BALLON D'OR”, voor onder andere waren en diensten van de klassen 9, 14, 16, 25 en 41. Het eerste dispositief wordt vernietigd, de vordering tot vernietiging wordt afgewezen.

De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen. Er is een begripsmatige overeenstemming. Echter een louter begripsmatige overeenstemming is onvoldoende om van verwarringsgevaar te spreken. De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond.

45      Zelfs wanneer in navolging van de kamer van beroep wordt erkend dat de woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen, betekent dit immers niet dat deze consument, die in het algemeen, zoals tussen partijen vaststaat, een zwakke kennis van het Engels heeft, deze woorden in hun specifieke combinatie „golden balls” spontaan zal begrijpen als een vertaling in het Engels van de Franse uitdrukking „ballon d’or”, die het oudere merk vormt.

59      Het is juist dat in deze context uit de vaste rechtspraak, zoals in de punten 53 en 54 supra in herinnering gebracht, blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat een louter begripsmatige overeenstemming van twee merken verwarringsgevaar kan creëren wanneer de waren dezelfde zijn, op voorwaarde echter dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Het volstaat evenwel om vast te stellen dat in casu niet is aangetoond dat het merk BALLON D’OR een dergelijk bijzonder onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren. Zelfs gesteld dat dit merk een groot onderscheidend vermogen zou hebben, en ermee rekening houdend dat de betrokken waren dezelfde zijn, kan de zeer geringe begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, bovendien in casu niet volstaan om op zichzelf verwarringsgevaar bij het doelpubliek te creëren (arrest Hai, punt 52 supra, punten 61, 64 en 65).

60      Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestond voor de door de conflicterende tekens aangeduide waren van klasse 16, die dezelfde waren. Wegens de verschillende talen van de conflicterende tekens is immers een duidelijk onderscheid ertussen ontstaan, zodat, zoals in de punten 44 tot en met 48 supra is opgemerkt, de gemiddelde consument deze niet rechtstreeks associeert zonder een intellectueel vertaalproces (zie in die zin arrest Buonfatti, punt 43 supra, punt 87).

61      Bijgevolg dient te worden besloten dat de bestreden beslissing wat het eerste punt van het dispositief betreft, voor zover daarbij de beslissing van de oppositieafdeling is vernietigd en de oppositie is toegewezen voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 16, moet worden vernietigd wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-569/11 (Gitana / OHMI - Teddy (GITANA)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „GITANA” voor waren en diensten van de klassen 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 36 en 38, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1825/20071 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 augustus 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het communautaire, internationale en nationale beeldmerk met het woordelement „KITANA” voor waren van de klassen 18 en 25. Het beroep wordt afgewezen, er is verwarringsgevaar.

75      It follows from all of the foregoing that the Board of Appeal correctly concluded that there was a likelihood of confusion between the marks at issue. Consequently, the applicant’s plea alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 must be rejected as unfounded.

76      The applicant’s action must therefore be dismissed in its entirety and there is no need to rule on the admissibility of the applicant’s request seeking that the registration of the trade mark sought be authorised.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-97/11 (Rovi Pharmaceuticals / OHMI - Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)) - dossier
F) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ROVI Pharmaceuticals” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 44 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 500/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 december 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale en gemeenschapswoord- en beeldmerken met de woordelementen „ROVI”, „ROVI CM Rovi Contract Manufacturing” en „ROVIFARMA” voor waren en diensten van de klassen 1, 3, 5, 39, 42 en 44. Het beroep wordt afgewezen, want er zijn voldoende gelijkenissen tussen de tekens.

88      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier figurative mark.

99      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier word mark.

116    Furthermore, the applicant criticises the Board of Appeal on the ground that it assessed the distinctive character of the word element ‘rovi’ by examining whether earlier marks identical to the signs at issue coexisted on the market in such a way that the distinctive character of that element and, therefore, the likelihood of confusion between the signs at issue could be regarded as reduced. According to the applicant, the examination of the distinctive character of that element ought to have been based on the finding that it is present in a large number of marks. The applicant adds that the Board of Appeal erred in finding that it was for the applicant to establish that marks identical to the signs at issue coexisted on the market.

126    The applicant cannot therefore argue that the Board of Appeal did not take account of the absence of similarity between certain of the goods and services designated in the trade mark application and those covered by the earlier word mark when it examined whether there was a likelihood of confusion between those signs.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-200/10 (Avery Dennison / OHMI - Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON)) - dossier
G) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „AVERY DENNISON” voor waren en diensten van de klassen 1 t/m 10, 12, 16 t/m 20, 22, 24, 28, 35, 37 t/m 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 798/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „DENNISON” voor waren van klasse 16. Het beroep wordt afgewezen, er is sprake van verwarringsgevaar tussen de tekens.

 

151    Par ailleurs, s’agissant des produits désignés par la marque demandée, et considérés par la chambre de recours et la division d’opposition comme ayant de très faibles similitudes avec ceux couverts par la marque antérieure, il convient de conclure également à l’existence d’un risque de confusion. En effet, bien que la similitude des produits, en l’espèce, soit très faible, celle des signes étant élevée, elle ne permet pas ainsi d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause [arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié au Recueil, point 48].

152    Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits désignés par celles-ci sont suffisamment élevés.

153    Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent concernant les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception de ceux visés au point 11 ci-dessus.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-284/12 (Oro Clean Chemie / OHMI - Merz Pharma (PROSEPT)) - dossier
H) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk PROSEPT voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1053/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 maart 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk Pursept voor waren van klasse 5 [EU-merk]. Het beroep wordt afgewezen, het merk Prosept wordt niet ingeschreven. De fouten van de kamer van beroep hebben geen uitwerking op het oordeel dat er van overeenstemmende tekens sprake is en daarmee ook niet op de rechtmatigheid van de aangevallen beslissing.

67      Mithin wirken sich die Fehler der Beschwerdekammer nicht auf die Feststellung der Ähnlichkeit der Zeichen aus und beeinträchtigen daher nicht die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung.

68      Diese Schlussfolgerung wird nicht durch das von der Klägerin im Stadium der Erwiderung hilfsweise vorgetragene Argument in Frage gestellt, dass die Beschwerdekammer, falls es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um die breite Öffentlichkeit handele, angesichts der von ihr aufgeführten 62 älteren Marken, die Desinfektionsmittel kennzeichneten und sämtlich den Bestandteil „sept“ enthielten, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke hätte annehmen müssen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beeldmerk dat een tampon weergeeft, mist onderscheidend vermogen
B) Over het ambtshalve onderzoek van feiten door het OHIM

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-492/11 (Rauscher/OHIM) - dossier
A) Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing R 2168/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt( BHIM) van 20 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een beeldmerk dat een tampon weergeeft in te schrijven voor waren van de klassen 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen, het aangevraagde beeldmerk mist onderscheidend vermogen.

28 Demnach kann die angemeldete Form, da sie sich nicht wesentlich von der üblichen Form der fraglichen Waren unterscheidet, nicht die Hauptfunktion der Marke erfüllen, nämlich auf die Herkunft der Ware hinzuweisen. Die Beschwerdekammer war daher zu Recht der Meinung, dass der angemeldeten Marke von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-320/10 (Fürstlich Castell'sches Domänenamt / OHMI - Castel Frères (CASTEL)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter. Ambtshalve onderzoek van feiten. Beroep tot vernietiging van beslissing R 962/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 mei 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de nietigheidsafdeling van de door verzoekster ingediende vordering tot nietigverklaring van het woordmerk „CASTEL” voor waren van klasse 33. Het beroep wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd.

Volgens artikel 76 lid 1 moeten de onderzoekers en de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken om uit te maken of het aan hun voorgelegde merk valt onder een absolute weigeringsgrond. In een nietigheidsprocedure kan het BHIM niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artt. 52 en 55 volgt dat er een vermoeden van geldigheid is als logische gevolg van de controle door het BHIM. Dit vermoeden beperkt de onderzoeksplicht van het BHIM op absolute weigeringsgronden (art. 76). In een nietigheidsprocedure dient de persoon die de nietigverklaring vordert de concrete elementen aan te voeren voor het BHIM, immers het ingeschreven gemeenschapsmerk wordt geldig geacht.

25 Anders dan verzoeker stelt, moest deze absolute weigeringsgrond hoe dan ook niet ambtshalve worden onderzocht door de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure.

26 Volgens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moeten de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken teneinde uit te maken of het ter inschrijving voorgedragen merk onder één van de weigeringsgronden van artikel 7 van deze verordening valt. Hieruit volgt dat de bevoegde instanties van het BHIM hun beslissingen kunnen baseren op feiten die door de aanvrager niet zijn aangevoerd. Het BHIM moet de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond kan toepassen, ambtshalve onderzoeken [arrest Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C‑25/05 P, Jurispr. blz. I‑5719, punt 50; arresten Gerecht van 15 maart 2006, Develey/BHIM (Vorm van plastic fles), T‑129/04, Jurispr. blz. II‑811, punt 16, en 12 april 2011, Fuller & Thaler Asset Management/BHIM (BEHAVIOURAL INDEXING en BEHAVIOURAL INDEX), T‑310/09 en T‑383/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29].

27 In het kader van een nietigheidsprocedure kan het BHIM evenwel niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artikelen 52 en 55 van verordening nr. 207/2009 blijkt dat het gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd totdat het door het BHIM na een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard. Het geniet dus een vermoeden van geldigheid, dat het logische gevolg is van de controle door het BHIM in het kader van het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving.

28 Dit vermoeden van geldigheid beperkt de in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde verplichting van het BHIM om de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden zou kunnen toepassen ambtshalve te onderzoeken, tot het onderzoek van de gemeenschapsmerkaanvraag dat door de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep wordt verricht in het kader van de inschrijvingsprocedure van dat merk. In een nietigheidsprocedure staat het, aangezien het ingeschreven gemeenschapsmerk geldig wordt geacht, evenwel aan de persoon die de vordering tot nietigverklaring heeft ingediend om de concrete elementen die afdoen aan de geldigheid ervan aan te voeren voor het BHIM.

29 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure niet ertoe was gehouden de relevante feiten op basis waarvan zij de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 207/2009 had kunnen toepassen, ambtshalve te onderzoeken.

30 Het onderhavige middel dient dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Verslag Forum/ExCo van AIPPI International, Helsinki, 5-10 september 2013.
Octrooien, bekende merken, duur van het auteursrecht, schadevergoeding, plain packaging, Unified Patent Court.
Van 5-10 september vond het Forum/ExCo van AIPPI plaats in Helsinki. Ongeveer 15 leden van de VIE, de Nederlandse groep van AIPPI, waren daarbij aanwezig. Tijdens het ExCo zijn er vier nieuwe resoluties aangenomen naar aanleiding van de zgn. working questions:
Q233: Grace period for patents
Q234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation
Q235: Term of copyright protection
Q236: Relief in IP proceedings other than injunctions or damages

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten die door de diverse nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Helsinki hebben plaatsgevonden.

Verder is er in Helsinki gedebatteerd over een resolutie over ‘plain packaging’ naar aanleiding van nieuwe wetgeving in Australië en voorgestelde wetgeving in de EU die fabrikanten van rookwaren beperkingen opleggen over de wijze waarop zij hun merk mogen voeren op verpakkingen van tabaksproducten. In Helsinki werd nog geen consensus bereikt. Er ligt een concepttekst voor een resolutie waarover binnen enkele dagen elektronisch alsnog door het Executive Committee zal worden gestemd in de hoop dat er op tijd voor de stemming door het Europees parlement een resolutie zal zijn aangenomen.

Ook is er wederom gedebatteerd over het Unified Patent Court. Het Executive Committee heeft een Position Paper aangenomen dat ingestuurd zal worden in het kader van de public consultation over de Draft Rules of Procedure.

In 2014 zal er weer een World Congress zijn. Dit zal plaatsvinden in Toronto van 14 – 18 september. Daar zullen wederom delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De vragen die in Toronto aan de orde zullen komen zijn:
Q238: Second medical use or indication claims
Q239: The basic mark requirement under the Madrid system
Q240: Exhaustion issues in copyright law
Q241: IP licensing and insolvency

Leden van de VIE kunnen zich nu vast bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor één of meer van de vragen. Zodra de working guidelines door het Bureau van AIPPI in Zwitserland zijn opgesteld, zullen de werkgroepen aan het werk kunnen.

Zie voorgaande verslag AIPPI World Congres Seoul: IEF 11939