Autorité de la Concurrence 18 december 2013, 13-D-21 (buprénorphine)
Bijdrage ingezonden door Edmon Oude Elferink en Evi Mattioli, CMS.
Als randvermelding. Generieken. Octrooirecht. Mededingingsrecht. De Franse mededingingsautoriteit, de Autorité de la Concurrence, legt momenteel in de farmaceutische sector een enorme vlijt en ambitie aan de dag. Eind 2013 heeft zij, voor de tweede keer dat jaar, farmaceutische ondernemingen bestraft voor de belemmering van de verhandeling van generieke geneesmiddelen. De medededingingsautoriteit legde een boete van 15,3 miljoen euro op aan Schering-Plough in verband met onrechtmatige marktgedragingen met betrekking tot generieke varianten van het geneesmiddel Subutex®. Het boetebesluit vertoont sterke gelijkenis met het besluit van 14 mei 2013 in de zaak tegen Sanofi-Aventis betreffende Plavix®.

Lees verder

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) WorkflowPilot - beroep weigering inschrijving vanwege beschrijvend karakter
B) ABSACKER - ouder gelijk nationaal merk
C) MICRO - oppositie met klasse 9-goederen toegestaan
D) SUN PARC HOLIDAYS - Duitse consument oplettend en geïnformeerd
E) FOREVER v 4 EVER - afgewezen
F) ALPHATRAD - afwijzing beroep tegen vervallenverklaring

Gerecht EU 13 januari 2014, zaak T-475/12 (WorkflowPilot) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing R 480/20124 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 augustus 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „WorkflowPilot” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9, 41 en 42. Het beroep wordt afgewezen, vanwege beschrijvend karakter.

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-304/12 (ABSACKER of Germany) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk in zwart en wit dat een adelaar voorstelt en het woordelement „ABSACKER of Germany” bevat, voor waren van de klassen 25, 32 en 33, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1028/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 maart 2012, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van de nationale beeldmerken in zwart, oranje en wit die het woordelement „ABSACKER” bevatten, voor waren van de klassen 25, 33 en 43. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-149/12 (MICRO) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk met het woordelement „micro” in de kleuren lichtblauw en donkerblauw voor waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 347/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 31 januari 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „MICRO” in de kleuren zwart en wit voor waren van klasse 9 in het kader van verzoeksters oppositie is geweigerd. Het beroep wordt toegewezen en het Gerecht EU staat de oppositie op basis van klasse 9 wordt toegestaan.

67      In the present case, the conditions for exercising the Court’s power to alter decisions, as they are set out in Edwin v OHIM, cited in paragraph 66 above, are met. It follows from the considerations set out in paragraph 62 above that the Board of Appeal was required to find that, in accordance with the view taken by the Opposition Division, there was a likelihood of confusion for goods in Class 9 and corresponding to the following description: ‘Photographic apparatus and instruments, digital cameras, interchangeable lenses, and parts and accessories therefor as far as included in Class 9’.

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-383/12 (Sun Park Holidays) - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk in blauw, geel en zwart met onder meer de woordelementen „Sun Park Holidays” voor diensten van de klassen 39 en 43 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1928/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 juni 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale, nationale en gemeenschapsbeeld- en woordmerk „Sunpark” voor diensten van de klassen 39, 41 en 43. Het beroep wordt afgewezen. De Europese en in het bijzonder de Duitse consument is erg oplettend en goed geïnformeerd.

72      In paragraph 40 of the contested decision, the Board of Appeal found that, in view of the identity of the services at issue, the degree of similarity of the marks at issue was high enough to cause a likelihood of confusion as regards the commercial origin of those services, in particular because, unless an enhanced degree of attention was paid to the marks at issue, the differences between the word elements in each of them would be overlooked. According to the Board of Appeal, it was likely, at first sight, that the public in Germany would perceive the marks at issue as having the same commercial origin, notwithstanding the slightly reduced distinctiveness of the earlier mark.

73      The applicant submits that the distinctive character of the earlier mark must be taken into account in the global assessment of the likelihood of confusion. According to the applicant, the Board of Appeal erred in finding that the distinctive and dominant element of the earlier mark is the element ‘sunparks’. That would be tantamount to allowing descriptive word elements, which are not eligible for protection, to become eligible for registration by using the back door of a composite mark and a random selection of similar elements.

74      According to the applicant, in view of the fact that the services covered by the marks in question are identical, that the signs in question are neither visually nor conceptually similar, but that there is a certain phonetic similarity between them, and, lastly, that the earlier mark does not have a highly distinctive character, the degree of similarity between the marks in question is not so great as to justify a finding that there is a likelihood of confusion between them for an average European, and, in particular, German, consumer who is very attentive and well informed.

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-528/11 (FOREVER)
- dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „FOREVER” voor waren van de klassen 3, 5, 30, 31 en 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 augustus 2011 (zaak R 742/20104) houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk met de woordelementen „4 EVER” voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen.

83      Het BHIM en interveniënte stemmen in met de analyse van de kamer van beroep.

84      In herinnering zij gebracht dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat de betrokken waren deels dezelfde en deels soortgelijk waren, dat de conflicterende merken visueel in geringe mate overeenstemden, dat deze merken fonetisch gelijk waren voor het deel van het relevante publiek met een zekere kennis van het Engels en gemiddeld overeenstemden voor het deel van het relevante publiek zonder een dergelijke kennis, en dat deze merken begripsmatig gelijk waren voor het deel van het relevante publiek met een zekere kennis van het Engels en neutraal voor het deel van het relevante publiek zonder een dergelijke kennis. Gelet op het, overigens door verzoekster niet-betwiste, feit dat het oudere merk een normaal onderscheidend vermogen heeft, op het gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek en op het cumulatieve karakter van de voorwaarden inzake de soortgelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken, moet in het kader van een globale beoordeling worden geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft besloten dat sprake was van gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken.

85      Gelet op het voorgaande dient het tweede middel te worden afgewezen en het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Gerecht EU 16 januari 2014, zaak T-538/12 (ALPHATRAD) - dossier
F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk dat het woordelement „ALPHATRAD” bevat voor diensten van de klassen 35, 38, 41 en 42 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 444/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 oktober 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de vervallenverklaring van dit merk door de nietigheidsafdeling in het kader van het door Michele Esposito ingestelde beroep. Het beroep wordt afgewezen.

Tribunal EU 16 janvier 2014, affaire T-433/12 (Bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)  - dossier
affaire T-434/12 (Étiquette avec bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)  - dossier - persbericht
Vormmerken. Merk op bepaalde positie. Marque communautaire - L'annulation de la décision R 1693/2011-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque de position consistant en un bouton en métal, mat ou brillant, accroché au milieu de l'oreille d'une peluche (et une étiquette, accrochée par un bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche), pour des produits de la classe 28.
Le recours est rejeté.

Un bouton en métal, brillant ou mat, attaché à l’oreille d’un animal en peluche ne sera pas perçu par le public concerné différemment d’un bouton en verre, en plastique ou d’un autre matériau fixé au même endroit, du point de vue de son aptitude à désigner l’origine commerciale des produits en question. Le choix des matériaux du bouton et de l’étiquette ne sera perçu que comme un choix d’ordre purement décoratif, voire technique en raison du caractère fonctionnel de la marque demandée. À cet égard, il suffit de relever que, bien que les animaux en peluche pourvus d’étiquettes ou de toute sorte de décorations aux oreilles puissent être minoritaires sur le marché où se présente une très grande variété des configurations desdits produits qu’il n’est aucunement anormal, au regard des habitudes du secteur concerné, d’apposer de tels éléments aux oreilles des produits désignés.

38      En premier lieu, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en indiquant, au point 20 de la décision attaquée, que la circonstance que le bouton en cause soit dans un autre matériau que celui de l’animal en peluche lui-même ne procédait pas de la demande de marque, si bien qu’elle ne saurait être prise en considération.

39      À cet égard, il ressort de la description de la marque demandée, dont le libellé ne saurait être ignoré par la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt Champs géométriques sur le cadran d’une montre, point 31 supra, point 88), que cette dernière consiste en un bouton en métal rond, brillant ou mat, fixé au milieu de l’oreille d’un animal en peluche. Or, il est notoire que le métal, d’une part, et la peluche, d’autre part, sont des matériaux différents et qu’ils ont un aspect extérieur différent.

40      Néanmoins, bien que la critique en question soit fondée, elle n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité. En effet, ainsi que le fait valoir à bon droit l’OHMI, les matériaux en question ne jouent aucun rôle dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. Un bouton en métal, brillant ou mat, attaché à l’oreille d’un animal en peluche ne sera pas perçu par le public concerné différemment d’un bouton en verre, en plastique, ou d’un autre matériau fixé au même endroit, du point de vue de son aptitude à désigner l’origine commerciale des produits en question. Le choix du matériau du bouton ne sera perçu que comme un choix d’ordre purement décoratif.

Wet van 15 december 2013 houdende invoeging van Boek XII, ‘Recht van de elektronische economie’, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 14 januari 2014.

Wet van 26 december 2013 houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII, Recht van de elektronische economie' van het Wetboek van economisch recht, BS 14 januari 2014.

Vorig jaar is de wetgever gestart met het bundelen van de economische regelgeving in één Wetboek van economisch recht. Omdat het niet om een loutere codificatie gaat, verloopt deze operatie in verschillende fasen. Uiteindelijk zal het nieuwe wetboek bestaan uit 17 delen. Nu is boek XII “Recht van de elektronische economie” aan de beurt. Een wet van 15 december 2013 voegt dit nieuw boek in. En tegelijk worden de definities en de rechtshandhavingsbepalingen die eigen zijn aan Boek XII ingevoegd in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. Het gaat om specifieke definities, bevoegdheden en strafrechtelijke sancties.

Lees het artikel van Steven Bellemans op LegalWorld/Jura.

Decision of the Administrative Council of 13 December 2013 amending Rule 6 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention and Article 14(1) of the Rules relating to Fees (CA/D 19/13)
Bijdrage ingezonden door Cees Mulder, Maastricht University.
Per 1 april 2014 schaft het Europees Octrooibureau de korting af die indieners van Europese octrooiaanvragen en houders van Europese octrooien krijgen omdat ze een taal gebruiken die niet een van de drie officiële talen van het Europees Octrooibureau is.

Deze korting (20%) werd gegeven aan inwoners van Staten die deel uitmaken van het Europees Octrooiverdrag (EOV), die een officiële taal hebben anders dan Duits, Engels of Frans, en aan onderdanen van die Staat die in het buitenland wonen. Deze personen kunnen bepaalde stukken indienen in een officiële taal van die Staat (Artikel 14 EOV). Volgens de huidige Regel 6(3) EOV wordt aan personen die een Europese octrooiaanvrage, een verzoek om onderzoek, een oppositie, een beroep, een verzoek om herziening of een verzoek om beperking of herroeping indienen in hun landstaal: de indieningstaks, de taks voor het onderzoek, de taks voor de oppositie, de taks voor het beroep, de taks voor het herzieningsverzoek of de taks voor het verzoek om beperking of herroeping met 20% verminderd (percentage wordt genoemd in het Taksenreglement).

Bij de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag in 1973 is er flink strijd geleverd over welke drie talen de officiële talen van het Europees Octrooibureau zouden worden. Omdat het Europees Octrooibureau een tak in Nederland zou krijgen (het Institut International des Brevets was sinds 1947 in Den Haag gevestigd) was het niet meteen voor de hand liggend dat bijvoorbeeld Nederlands niet een van die drie officiële talen zou worden.

Uiteindelijk heeft Nederland als eerste zijn talenrecht opgegeven (gevolgd door Italië). Deze doorbraak heeft er mede toe bijgedragen dat Bob van Benthem de eerste President van het Europees Octrooibureau werd.

Teneinde landen die niet meteen in Duits, Engels of Frans kunnen indienen (vaak door nationale taaleisen) tegemoet te komen, is indertijd een kortingsregeling ingesteld met name als compensatie voor de extra vertaalkosten. Deze regeling wordt nu afgeschaft ondanks protesten in de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie (Finland, Italië, Nederland, San Marino, Poland, Turkije en Zwitserland stemden tegen).

Per 1 April 2104 wordt de huidige talenkorting in Regel 6(3) EOV vervangen door een korting voor het midden en klein bedrijf, zelfstandige uitvinders en non-profit organisaties, universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen. Verder wordt de korting beperkt tot de indieningstaks ('filing fee') en de taks voor het onderzoek ('examination fee'). Volgens Artikel 14(1) van het Taksenreglement bedraagt de korting 30%.

Cees Mulder

A good number of abstracts have been coming in following the Information Influx Call for Papers last month, on an exciting range of topics. We are looking forward to the Young Scholars event on Wednesday 2 July, where the top 5 papers will be presented. The Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-commerce Law will dedicate a special issue to the papers. The author(s) of the best contribution will be honored with the Information Influx Young Scholars Award.

If you have not yet alerted outstanding early career academics in information law to this opportunity, or know of additional candidates, please do forward this message to them. There is still time for submission of abstracts. The deadline now is Jan 21, 2014. Details for application are available on https://www.informationinflux.org.

Prejudiciële vragen HvJ EU 18 november 2013, zaak C-580/13 (Coty Germany tegen Stadtsparkasse Magdeburg) - dossier
Wij berichtte hierover eerder, zie IEF 13221. Verzoekster produceert en verkoopt internationale parfums. Zij is houdster van het gemeenschapsmerk ‘Davidoff Hot Water’. Zij ontdekt dat dit parfum op een internetveilig wordt aangeboden. Zij besluit het parfum (dat zeer herkenbaar namaak is) te kopen. Van de exploitant van de website krijgt verzoekster gegevens over de verkoper en zo komt zij er na onderzoek achter dat de verkoper (Sandy Fliess) in twee maanden tijd een hoge omzet heeft gerealiseerd. Fliess stelt echter dat zij niet de verkoopster van het parfum is en weigert verdere medewerking. Verzoekster eist dan in een procedure dat de bank waar de rekening loopt (Stadtsparkasse Magdeburg = verweerster) de naw-gegevens van de rekeninghouder bekend maakt. De rechter in eerste aanleg stelt verzoekster in het gelijk, maar in beroep wordt de vordering afgewezen. De zaak ligt nu dan ook voor in ‘Revision’.

De verwijzende Duitse rechter (Bundesgerichtshof) constateert dat het slagen van het herzieningsverzoek afhangt van de uitlegging van artikel 8, lid 3, sub e, van RL 2004/48/EG. Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:

“Moet artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling in de weg staat aan een nationale regeling die in een geval als het hoofdgeding een bankinstelling toestaat om met een beroep op het bankgeheim te weigeren om informatie als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub c, van deze richtlijn te verstrekken over de naam en het adres van een rekeninghouder?”

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 november 2013, zaak C-572/13 (Hewlett-Packard Belgium tegen Reprobel) - dossier
Eerder ingezonden door Thierry van Innis en Dieter Delarue, Van Innis Delarue.[IEF 13245]. Verzoekster HP importeert in België onder meer computers en printers voor zowel thuisgebruik als voor professionele klanten. De printers zijn zogenaamde ‘multifunctionals’ die ook kunnen scannen, kopiëren en faxberichten versturen. De prijs voor een multifunctional is rond de € 100,-. In de Belgische auteurswet van 1994 is opgenomen dat een auteur zich in beginsel niet kan verzetten tegen het kopiëren van werken die op een grafische drager zijn vastgelegd. Dit worden ‘uitzonderingen voor reprografie’ genoemd en daar is een compensatie voor bedacht, een vergoeding voor auteurs en uitgevers. Verweerster Reprobel is in België aangewezen om de bedragen te innen en te opbrengst te verdelen.
De strijd gaat over de verkoop van multifunctionals met een maximum kopieersnelheid van 12 bladzijden per minuut. Reprobel heeft HP per fax laten weten dat de bijdrage per apparaat moet worden vastgesteld op € 49,20. HP is het daar niet mee eens.

Verweerster daagt HP in maart 2010 voor de Rb Brussel en eist € 1,- uit hoofde van de vergoedingen die haar verschuldigd zijn overeenkomstig Belgische regelgeving. HP vraagt de Rb een verklaring voor recht dat de door haar sinds juni 2001 betaalde vergoedingen aan Reprobel dan wel niet verschuldigd waren dan wel te hoog. De Rb stelt HP in het gelijk voor wat betreft de hoogte van de vergoedingen (in strijd met het Unierecht). Beide partijen gaan in hoger beroep bij de verwijzende rechter.

Aangezien de multifunctionele printers die in het onderhavige geding aan de orde zijn ook worden gebruikt door natuurlijke personen voor privégebruik, dient volgens de verwijzende Belgische rechter (Hof van Beroep Brussel) te worden nagegaan op welke wijze het begrip billijke compensatie moet worden uitgelegd. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:

1. Moeten de termen „billijke compensatie” als bedoeld in artikel 5, lid 2, sub a, en in artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG1 anders worden uitgelegd naargelang de reproductie op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, wordt gemaakt door om het even welke gebruiker dan wel door een natuurlijke persoon voor privégebruik, zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk? Zo ja, op welke criteria moet die verschillende uitlegging worden gebaseerd?

2. Moet artikel 5, lid 2, sub a en b, van richtlijn 2001/29/EG aldus worden uitgelegd dat de lidstaten de billijke compensatie die toekomt aan de rechthebbenden, kunnen vaststellen in de vorm van:

(1)    een forfaitaire vergoeding die wordt betaald door de fabrikant, de invoerder of de intracommunautaire koper van apparaten waarmee beschermde werken gereproduceerd kunnen worden, op de datum waarop die apparaten op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht, en waarvan het bedrag uitsluitend wordt berekend op basis van de snelheid waarmee het kopieerapparaat een bepaald aantal kopieën per minuut kan maken, zonder enige band met de mogelijke schade voor de rechthebbenden, en

(2)    een evenredige vergoeding, waarbij de vaststelling ervan uitsluitend is gebaseerd op de vermenigvuldiging van een eenheidsprijs met het aantal vervaardigde kopieën, die verschilt naargelang de vergoedingsplichtige al dan niet heeft meegewerkt aan de inning van deze vergoeding, en die verschuldigd is door de natuurlijke personen of rechtspersonen die kopieën van werken vervaardigen, of, desgevallend, met décharge van eerstgenoemden, door hen die onder bezwarende titel of gratis een reproductieapparaat ter beschikking stellen van anderen.

Wanneer deze vraag ontkennend wordt beantwoord: welke relevante en coherente criteria dienen de lidstaten te hanteren opdat, in overeenstemming met het Unierecht, de compensatie kan worden geacht billijk te zijn en een rechtvaardig evenwicht tussen de betrokken personen wordt gewaarborgd?

3. Moet artikel 5, lid 2, sub a en b, van richtlijn 2001/29/EG aldus worden uitgelegd dat de lidstaten de helft van de billijke compensatie die toekomt aan de rechthebbenden, mogen toekennen aan de uitgevers van de door de auteurs gecreëerde werken, zonder enige verplichting voor de uitgevers om, zelfs indirect, de auteurs aanspraak te laten maken op een deel van de compensatie die hun is ontzegd?

4. Moet artikel 5, lid 2, sub a en b, van richtlijn 2001/29/EG aldus worden uitgelegd dat de lidstaten een ongedifferentieerd systeem van inning van de aan de rechthebbenden toekomende billijke compensatie mogen opzetten, in de vorm van een forfait en een bedrag per gemaakte kopie, waarbij deze impliciet maar zeker ten dele betrekking heeft op kopieën van bladmuziek en inbreukmakende reproducties?

Op andere blogs:
IPNews.be

WIPO 26 augustus 2013, D2013-1272 (ING België, inghomebank.com)
Uitspraak ingezonden door Frederic Debusseré, time.lex.
ING Group heeft verschillende Benelux ING-merken en is houdster van HOME'BANK. Aan de vereisten van verwarringwekkende gelijkenis wordt voldaan. Uit het feit dat de respondent niet reageert, kan er van uit worden gegaan dat er geen recht of legitiem belang is. Als respondent wel een recht of legitiem belang had, dan had deze wel gereageerd op de klacht. De overdracht van [inghomebank.com] wordt bevolen.

D. Registered and Used in Bad Faith
As Complainant has stated and with which the Panel agrees, Respondent is deceptively diverting the public to the Disputed Domain Name by improperly capitalizing on the fame of ING and by confusing Internet users who are made aware on the website that the Disputed Domain Name is for sale. Thus, there is also the factor that Respondent is seeking commercial gain by offering the well recognized two trademarked names included in its Disputed Domain Name. See Bogart, Inc. v. Humphrey Bogart Club, NAF Case No. 162770 (August 4, 2003). See also Nordstrom Inc. and NIHC, Inc. v. Private Registration c/o WhoisGuardService.com, NAF Case No.1412491.

The Panel also notes that Complainant points out that the Real Respondent has taken similar actions seeking to sell the Disputed Domain Name in previous cases.

Of course Real Respondent’s obvious intent to conceal his true identity, by using the name “Personal use” is further evidence of bad faith. This Panel wishes to register its displeasure with the ability of registrars to grant domain names to obviously false applicants. As the Panel has said in the past, it is time to require more of the registrars of domain names to avoid this result so that we do not have to spend the time and money to return the domain name to its appropriate owner.

This third element has been satisfied.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn, voornamelijk afwijzingen van de overdrachtsvordering. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.be. Ditmaal over:
A) Merkhouder heeft 12 jaar gedaan om actie tegen domeinnaam te ondernemen (arabam.net)
B) Voormalige distributieovereenkomst tussen partijen niet ingebracht in procedure (lensbaby.nl)
C) Bescherming handelsnaam ligt in de bijzondere schrijfwijze (letselschaderaadsman.nl)
D) letters a, i en n zitten op een regulier toetsenbord niet bij elkaar (geen typo): sanofi vs sinofn.com
E) Merk is in de jaren '40 gebruikt en door overnames in vergetelheid geraakt (nordmende.com)
F) Domeinnaam nog niet in gebruik, te vroeg aangebracht (boycottstandardandpoors.com)
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-1369 arabam.net > Complaint denied
A) Eiseres is een Turkse mediagigant die sinds 2000 de merknaam “Arabam” heeft geregistreerd en onder die naam haar diensten levert. Verweerder is een Turkse autohandelaar die een paar maanden voordat het merk werd geregistreerd, de domeinnaam heeft geregistreerd en onder die (domein)naam auto’s verkoopt. “Arabam” betekent “Mijnauto” in het Turks. Deze site is nu één van de grootste autosites in Turkije, niet vast staat echter dat ten tijde van registratie de website voor de verkoop van auto’s werd gebruikt. Uit gebruik van de “Way Back Machine” van archive.org blijkt echter het tegenovergestelde. Echter heeft de merkhouder er volgens de geschillenbeslechters wel erg lang (zo’n 12 jaar) over gedaan om actie tegen de domeinnaam te ondernemen. Domeinnaamhouder heeft eigen recht legitiem belang bij de domeinnaam, dus eis wordt afgewezen.

“The Panel is concerned at some aspects of the way the Complainant has progressed its dispute over the disputed domain name. The Complainant portrays itself as part of “Turkey’s leading media and entertainment conglomerate”, and its website as “the most well-known car sales website in Turkey”. As such the Complainant could be expected to display impressive vigilance over its intellectual property, yet it has taken 12 years to act against the disputed domain name, irrespective of its early usage or ownership. According to the WayBack Machine (“www.archive.org”), at least as early as April 2002 the disputed domain name resolved to a website offering links that included the Complainant’s field of entertainment, and by January 2003 it carried rudimentary references to cars. There is no evidence that the Complainant, prior to lodging the Complaint, made any attempt to notify purported rights in its trademark directly to the Respondent.
Whilst no statute of limitations or doctrine of laches is embodied in the Policy or Rules, the Panel is nevertheless empowered by Rule 15(a) to decide the Complaint on the basis of “... any rules and principles of law that it deems applicable”. Having regard to all the evidence, the Panel is concerned that the Complainant may very belatedly have set out to gain control of a domain name that it had every opportunity to acquire before the Respondent did so, but did not. In terms of natural justice the Respondent, if deprived now of its business website, may suffer incalculably more discomfiture than if the Complainant had not slept on its purported rights (which is not to say that any earlier Complaint would necessarily have succeeded).”

DNL2013-0034 lensbaby.nl > Complaint denied
B) Zwitserse eiser heeft merk “lensbaby” sinds 2004. Sinds 2008 heeft eiser een Gemeenschapsmerk. Nederlandse domeinnaamhouder heeft de domeinnaam geregistreerd in 2005. Er was een distributieovereenkomst tussen eiser en verweerder. Geen van partijen heeft deze overeenkomst echter in de procedure gebracht. Geschillenbeslechter is van mening dat hij nu ook niet kan beoordelen of er sprake is van een eigen recht of legitiem belang. Daarnaast is deze geschillenprocedure ook niet geschikt voor dit soort geschillen. Eis wordt afgewezen.

“None of the parties has submitted a copy of the agreement between the parties. Even if a copy had been submitted, the Panel notes that the present proceedings are not suited to interpreting the agreement between Complainant and Respondent, similar to what was decided by this Panel in NV TK, Be Watch Ltd v. Tiflo BV, WIPO Case No. DNL2010-0062.
The Regulations are primarily intended to resolve relatively obvious cases of cyber-squatting and are not primarily intended as an alternative to a civil procedure or arbitration on a contractual dispute between the parties. Certain disputes are more fit for decision in such more extensive proceedings, which, for example, provide sufficient scope for the submission and examination for various types of evidence relevant to the interpretation of contract terms.
In any event, as none of the parties has submitted a copy of the agreement or other evidence regarding the terms of the agreement, the Panel finds insufficient basis to conclude in the present proceedings that Respondent lacks rights or legitimate interests in the Domain Name. Accordingly, Complainant has failed to demonstrate that Respondent has no rights or legitimate interests in the Domain Name.”

DNL2013-0032 letselschaderaadsman.nl > Complaint denied
C) Bescherming van de – zeer beschrijvende - handelsnaam “De Letselschade Raetsman” ligt in haar bijzondere schrijfwijze. De domeinnaam stemt hier niet verwarringwekkend mee overeen. Daarnaast wordt de aanduiding “letselschaderaadsman” ook door andere dienstverleners in het vakgebied gebruikt. Eis wordt afgewezen.

“De diensten die onder de Handelsnaam en de website onder de Domeinnaam worden aangeboden betreffen beide het (uiteindelijk) aanbieden van diensten van juridische bijstand aan letselschadeslachtoffers, terwijl deze diensten beide landelijk worden aangeboden. Er zal evenwel pas sprake van verwarringsgevaar kunnen bestaan indien de Domeinnaam slechts in geringe mate van de Handelsnaam afwijkt. De Geschillenbeslechter is van mening dat dit niet het geval is omdat het onderscheidend vermogen van de Handelsnaam zeer gering is omdat zij wordt bepaald door haar bijzondere schrijfwijze. Verweerder heeft aangevoerd, en ook met een voorbeeld aangetoond, dat de aanduiding “letselschaderaadsman” (die identiek aan de Domeinnaam is) ook door andere juridische dienstverleners op het relevante rechtsgebied wordt gebruikt voor dezelfde diensten waarvoor de Domeinnaam en de Handelsnaam worden gebruikt. Voorzover de Handelsnaam onderscheidende kracht heeft, ligt die in haar bijzondere schrijfwijze. Daarmee kan niet worden gezegd dat de Domeinnaam, die in hedendaags Nederlands is geschreven en een beschrijvende aanduiding is, slechts in geringe mate van de Handelsnaam afwijkt.”

D2013-1717 sinofn.com > Complaint denied
D) Eiser is houder van het merk “Sanofi”. Chinese wederpartij heeft de domeinnaam in april 2012 geregistreerd. Duidelijk is dat het merk en de domeinnaam niet geheel identiek zijn. Eiser beroept zich op typosquatting. Volgens geschillenbeslechter is hier echter geen sprake van nu de letters “a”, “i” en “n” op een regulier toetsenbord niet zo dicht bij elkaar staan dat van “vertyping” sprake kan zijn. Derhalve geen verwarringwekkende overeenstemming. Eis wordt o.a. daarom afgewezen.

“The Complainant’s trade mark is SANOFI whilst the Respondent’s disputed domain name consists of the term “sinofn” and the top level domain suffix “.com”. The Complainant has argued that the disputed domain name is a result of a deliberate act of misspelling also known as “typosquatting”. However, the Panel is of the view that given the distance of the letters “a”, “i” and “n” on a typical computer keyboard, the argument for deliberate misspelling of the Complainant’s trade mark SANOFI is not tenable given the totality of the circumstances.
Considering and comparing the disputed domain name <sinofn.com>and the Complainant’s trade mark SANOFI, the Panel is of the view that they are not identical or similar whether visually, phonetically or conceptually. The Panel notes that the prefix “sino” in English is commonly used to refer to China. The Panel further notes that the term “sinofn” most likely refers to the company name “Sinofn (Tianjin) Pharm-Tech Co., Ltd.”, a subsidiary company of “Biosino Bio-technology and Science Inc.”, which is situated in China.1 Furthermore, the Panel also rejects the Complainant’s argument that the term “sinofn” in the disputed domain name <sinofn.com> is a transliteration of the Complainant’s Chinese registered trade mark赛诺菲. The transliteration of赛诺菲 would spell “sinofei” and not “sinofn”.”

D2013-1718 nordmende.com > Complaint denied
E) Eiser is houder van het merk “Nordmende” een oud merk dat al sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw werd gebruikt voor radio- en televisieapparaten. Merk is door verschillende overnames in de vergetelheid geraakt. Het wordt echter sinds 2008 weer gebruikt. Domeinnaam is geregistreerd in 1998. Eiser slaagt er niet in aan te tonen dat ten tijde van registratie van de domeinnaam de verweerder van het merk van eiser op de hoogte was. Eis wordt afgewezen.

“Assuming that the Complainant satisfies the first two factors of the Policy, paragraphs 4(a)(1) and 4(a)(ii), it has nonetheless failed to prove by a preponderance of the evidence that the Respondents registered the Domain Name in bad faith. All of the Complainant’s bad faith allegations relate to use only. Complaint VI.C, p. 9. The Complainant has not alleged bad faith registration or attempted to support an inference of bad faith registration by pointing to any evidence of record. Moreover, the factual evidence it does submit undermines the inference of bad faith registration. Specifically, the Wikipedia article that the Complainant relies upon observes that “In the 1990s, the name Nordeman was used with decreasing frequency, and it eventually disappeared in favor of the Thomson name. In 2005 Videocon Group acquired all cathode ray tube activities from Thomson. The Nordmende brand was relaunched in Ireland in 2008.” Annex 3. This evidence prevents the Panel from finding that the Respondent likely knew of the Complainant’s rights at the time of the Domain Name was registered in 1998. On the contrary, the evidence suggests that the Domain Name was registered during a prolonged hiatus in the use of the asserted mark. Consequently, this case may be considered to raise issues analogous to those where trademark rights arise after a domain name is registered. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 3.1.
This is not to say that the Complainant abandoned its trademark rights, but it is not enough under the Policy’s third factor to merely prove that the Complainant has trademark rights. The Complainant must prove bad faith registration, which, at a minimum requires evidence sufficient to support an inference that the Respondent more likely than not was aware of the Complainant’s rights. WIPO Overview 2.0, paragraph 3.4. The evidence here does not support that inference.”

D2013-1546  boycottstandardandpoors.com > Complaint denied
Eiser is houder van het merk “Standard en Poor’s”. De domeinnaam wordt momenteel (nog) niet gebruikt. Volgens geschillenbeslechter is de eis dan ook te vroeg aangebracht. Domeinnaam kan immers nog te goeder trouw worden gebruikt. Bijvoorbeeld door een kritieksite onder de domeinnaam te plaatsen. Eis wordt afgewezen.

“Respondent is not currently using the domain name to resolve to a web site. Since it is conceivable that Respondent could use the domain name in such a way that Respondent did not seek to profit from the good will attached to Complainant’s family of marks, the complaint has been brought prematurely. Should Respondent in the future seek to profit from the good will attached to Complainant’s family of marks, Complainant may file a complaint at such time. Accordingly, the Panel finds that at present, Complainant has failed to establish bad faith registration and use as required under the Policy”