Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van dertiental oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie november 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.be.

Rechtbank Amsterdam 24 december 2014, IEFbe 1109 (Capri Sun tegen Riha Wesergold)
Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen en Monique Hennekens, BANNING. Vormmerk. Slaafse nabootsing. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. Volgens de rechtbank Den Haag [IEF 13734] is het vormmerk technisch bepaald en dus nietig verklaard. Deze rechtbank volgt: alle wezenlijke elementen van het sta-zakje zijn technisch bepaald, zodat het vormmerk nietig is ex 2.1 lid 1 BVIE. Beroep op slaafse nabootsing faalt eveneens. De opdruk van het zakje van Riha bevat immers zeer prominent haar (van Capri Sun afwijkende) merknaam.

Het reflecterende uiterlijk, de rechthoekige vorm in een (specifieke) hoogte/breedteverhouding, de lasnaden, de bolling van het Sta-zakje aan de onderkant (‘het buikje’) en het taps toelopen van het zakje zijn technisch bepaalde vormelementen.

4.10. De rechtbank overweegt dat van bescherming als vormmerk is uitgesloten een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Achtergrond van deze beperking is dat de bescherming van het merkenrecht niet wordt ingezet ter bescherming van vormen die beschermd kunnen worden door andere, in tijd beperkte, intellectuele eigendomsrechten. Voorkomen dient te worden dat een merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. Deze uitsluitingsgrond dient aldus te worden uitgelegd dat een teken dat enkel bestaat uit de vorm van een waar (of bij vormloze waren zoals vloeistoffen: de verpakking van die waar), op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele (in de zin van merkenrechtelijke, onderscheidende) kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Dat er mogelijk nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, staat niet in de weg aan toepassing van de uitsluitingsgrond. Dit kan wel een aanwijzing zijn dat dat de gekozen vorm niet aan een technische uitkomst is toe te schrijven, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde vorm van een verpakking wel enige (technische) functie vervult, maar dat de vorm tevens is ingegeven uit design-overwegingen. Een teken kan naast technische onderscheidende elementen, ook niet technische onderscheidende elementen bevatten. In dat geval is de techniek-uitzondering niet van toepassing. Ook wanneer de technische aspecten van de vorm niet wezenlijk zijn (geen onderscheidend element van de vorm zijn), vindt de uitzonderingsgrond geen toepassing. Het feit dat de vorm zelf het resultaat is van een technisch procedé (zoals bijvoorbeeld de door Riha genoemde verpakkingsmachine), maakt niet dat de vorm reeds daarom onder deze uitzonderingsbepaling valt. Al met al is dus voor toepassing van de uitzonderingsregel noodzakelijk dat alle wezenlijke (in de zin van onderscheidende) kenmerken van het Sta-zakje functioneel bepaald zijn. Het is aan Riha om aan te tonen dat de onderscheidende kenmerken van het Sta-zakje uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.

4.14 Conclusie van het voorgaande is dat voor elk (in de merkinschrijving zichtbaar) vormelement een technische functie kan worden vastgesteld. Niet gebleken is dat het Sta-zakje een belangrijk niet-functioneel kenmerk bevat. Daarmee staat vast dat de – voor de totale indruk wezenlijke – kenmerken van het Sta-zakje een technische functie hebben. Dat er talloze variaties op de sta-zakjes bestaan, maakt dat niet anders. De geregistreerde vorm van het Sta-zakje is noodzakelijk voor het bereiken van een technische uitkomst en kan krachtens 2.1 lid 2 BVIE niet als merk worden beschouwd. Riha kan op grond van artikel 2.18 lid 1 sub a BVIE met succes de nietigheid van het inschreven teken inroepen. De vordering van Riha in reconventie slaagt in zoverre.

DEPREEUW & HUBIN, Study on the making available right and its relationship with the reproduction right in cross-border digital transmissions, ec.europa.eu.
The present Study deepens the analysis of the relation between the making available right and the reproduction right. Considering acts of streaming and downloading, it examines whether the copies of works made through the technical process of making them available on the internet fall under the scope of art. 2 of the InfoSoc Directive, and whether these may be exempted under the exception for temporary copy or the exception for private copy provided by art. 5. The Terms of Reference of the Study are the following:

(...) 2. This report contains the outputs required in the terms of reference and adapted to the Commission’s comments. The newly adopted directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market is beyond the scope of this study and consequently this report does not examine its relation to the making available right and the reproduction right. This report represents the state of the law as of April 2014.

Lees de volledige studie hier

Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 12 december 2014, IEF 1107 (XL tegen Ramblaz)
Uitspraak aangebracht door Dieter Delarue, Van Innis & Delarue. Auteursrecht. XL is de exclusieve producent en verdeler van de BALL CHAIR. Ramblaz wint een tender van een Limburgse Brouwerij voor een promotiegeschenk ten hoeve van Battin bier. Ze laat 1.240 Battin Big Seats produceren en levert deze. Eisers hebben aangehaakt bij een stijl die eind jaren 60 erg in trek was, meer bepaald meubels uit sferische vormen. Het prioritaire model doorkruist die auteursrechtelijke beoordeling niet; de wijze en plaats van uisnijding levert een verschillende totaalindruk op. Inbreuk wordt aangenomen, stakingsvordering met forfaitaire schadetoewijzing wordt toegewezen.

Een beperkt cijfermateriaal met enkel verkoopprijzen en tegengestelde winstcijfers, zonder productiekosten, reclamekosten,evolutie van verkoopcijfers, etc. zorgt voor toewijzing van een forfaitair bedrag ad €25 per inbreukmakend model.

Cour d'appel de Luxembourg 18 décembre 2014, IEFbe 1106 (Benediktiner Weissbier)
Droit des marques. BEDA a déposé la marque verbale BENEDIKTINER WEISSBIER, l'OBPI a notifié une décision provisoire de refus d'enregistrement, le signe étant descriptif. Il est constitué de l'indication d'origine "bénédictine" et du nom générique de bière blanche. Le refus de l'OBPI d'enregistrer la marque est fondé sur l'article 2.11, par. 1er, points b) et c). Le refus d'enregistrement par l'OBPI de la marque telle que déposée était partant justifié au regard de l'article 2.11.1 b) de la CBPI.

(...) raisonnablement s' attendre à ce que le consommateur moyen des produits et services visés, même non germanophone, ne se méprendra pas sur les mots "BENEDIKTINER" et "WEISSBIER" qui se traduisent de surcroît aisément dans une des autres langues usuelles au Benelux. Ainsi, le mot BENEDIKTINER se traduit en néerlandais par "Benedictinjse" et WEISSBIER" par "Witbier"

Le signe verbal "BENEDIKTINIER WEISSBIER" permettra au public pertinent d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec la bière, de sorte qu'il ne dispose d'aucun pouvoir distinctif par rapport à des produits similaires qui ont une autre origine commerciale.

Le refus d'enregistrement par l'OBPI de la marque telle que déposée était partant justifié au regard de l'article 2.11.1 b) de la CBPI.

L'OBPI a refusé le dépôt pour l'ensemble des produits des classes 32, 41 et 43. Il en découle que la Cour n'est pas obligée dans le cadre de la demande principale tendant à voir dire que l'OBPI est tenu de procéder à l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des produits et services des classes 32, 41 et 43, d'examiner le mérite de la demande d'enregistrement de la marque pour les produits et services autres que la bière, étant donné que même à supposer que la marque remplis les critères pour être enregistrée pour lesdits services et produits, l'enregistrement ne saurait être accordé pour l'ensemble des produits et services pour lesquels il a été requis.

OLG Köln 31 oktober 2014, IEFbe 1105 (WeserGold tegen Deutsche SiSi-Werke) - vertaling
Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie en Rutger Stoop, Brinkhof. Advocaten treden op namens Capri-Sun. Merkenrecht. Waar in eerste aanleg het vormmerk in zowel Nederland [IEF 13734] als Duitsland [IEF 14226] nietig werd verklaard, omdat de vorm van het sta-zakje van CAPRI-SUN noodzakelijk zou zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, legt het Duitse Oberlandesgericht van Keulen het nietigheidsoordeel van het DPMA naast zich neer. De Duitse appelrechter handhaaft het aan riha Wesergold opgelegde inbreukverbod, omdat het oordeel van het DPMA niet definitief is en zij het – op basis van een analyse van de aangevoerde argumenten – het niet zeer waarschijnlijk acht dat het DPMA-oordeel in stand zal blijven. Dit oordeel is in lijn met het recente arrest van het Gerecht Simba Toys v OHIM (T-450/09) over de uitleg van de uitsluitingsgrond vanwege technische noodzakelijkheid (zie artikel 7, lid 1 (e, ii) Vo (EG) 207/2009): zie IEF 14409.

De Duitse appelrechter oordeelt verder, net zoals alle tot nog toe ingeschakelde Duitse Landgerichten, dat het vormmerk van het sta-zakje van CAPRI-SUN onderscheidend vermogen bezit en dat door het gebruik van een sta-zakje met nagenoeg dezelfde afmetingen (zij het met een zgn. S-vorm) gevaar voor publieksverwarring gegeven is.

Onderscheidend vermogen
De Duitse appelrechter oordeelt dat het gaat om een verpakkingsvorm met een unieke positie op de relevante markt, want zelfs als gekeken wordt naar andere verpakkingen van vloeibare levensmiddelen op de markt moet geconstateerd worden dat geen vergelijkbare sta-zakjes worden gebruikt (p. 10, onder aa.). Het voorgaande en het gemiddelde onderscheidend vermogen en de aanzienlijke bekendheid van het sta-zakje meegewogen, maken dat het publiek de verpakkingsvorm zal waarnemen als een indicatie van herkomst (p. 15, onder cc.).

Verwarringsgevaar
Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is een belangrijke factor dat het vormmerk en het litigieuze teken worden gebruikt voor identieke waren, namelijk vruchtendranken. Uitgaande van een normaal onderscheidend vermogen van het vormmerk en van een hoge mate van overeenstemming tussen het vormmerk en het litigieuze teken, is het redelijk om aan te nemen dat verwarringsgevaar aanwezig is, aangezien een significant deel van het publiek zal menen dat de waren van gelieerde ondernemingen afkomstig zijn (p. 15, onder b).

Verbod blijft overeind
De Keulse appelrechter onderschrijf het oordeel van het Keulse Landgericht en handhaaft op basis van het geldig te achten Duitse vormmerk DE 39508178 zowel het verbod op de inbreukmakende sta-zakjes, als het verbod op de inbreukmakende kartonnen omverpakkingen.

Volledige tekst van het arrest in het Duits, of de Engelse vertaling.

Cour Administrative de Luxembourg 30 juillet 2014, IEFbe 1104 (Zeilt) et (Zinc Alloy)
Resumé par NautaDutilh. On 30 July 2014, the Cour Administrative handed down its judgements in the Zeilt and the Zinc Alloy cases, holding that:

• revenues from trademark rights are eligible under the 50bis Regime as from the date of  trademark  application (and not as from the date of definitive registration);
• license fees are eligible revenues under the 50bis Regime only when a licensee actually exploits the eligible IP rights on a given market; this is not the case where the licensee simply affixes the trademark on goods and sells them on to the licensor, who is moreover an intra-group company;
• cartoon characters do not benefit from design protection and fall outside the scope of the 50bis Regime.

HvJ EU 18 december 2014, IEFbe 1103 , zaak C-364/13 (International Stem Cell Corporation) - dossier -
Octrooirecht. Een organisme dat niet het vermogen heeft om zich te ontwikkelen tot een menselijk wezen valt niet onder het begrip menselijk embryo in de zin van de Biotechnologierichtlijn. Gebruik van zulke organismes voor industriële of commerciële doeleinden kunnen worden geoctrooieerd.
Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, moet aldus worden uitgelegd dat een onbevruchte menselijke eicel die door parthenogenese is gestimuleerd zich te verdelen en zich te ontwikkelen, geen „menselijk embryo” in de zin van die bepaling is indien zij, gelet op de huidige kennis van de wetenschap, als zodanig niet het inherente vermogen bezit zich te ontwikkelen tot een mens. Het is aan het verwijzende gerecht na te gaan of dat het geval is.

Uit het perscommuniqué:

An organism which is incapable of developing into a human being does not constitute a human embryo within the meaning of the Biotech Directive. Accordingly, uses of such an organism for industrial or commercial purposes may, as a rule, be patented.

Gestelde vraag:

„Vallen onbevruchte menselijke eicellen, die werden gestimuleerd tot deling en verdere ontwikkeling middels parthenogenese, en die anders dan bevruchte eicellen enkel pluripotente cellen bevatten en zich niet kunnen ontwikkelen tot menselijke wezens, onder de term „menselijke embryo’s” bedoeld in artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen?”

Op andere blogs:
NautaDutilh

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 6 november 2014, IEFbe 1102 (Verlag Esterbauer) - dossier
Databankenrecht. Verlag Esterbauer exploiteert landkaarten en gidsen voor fietsers, inline skaters en mountainbikers. Er is een auteursrechtgeschil ontstaan met de deelstaat Beieren. Via gov.uk en IPcuria: In relation to the question of whether a collection of independent materials exists within the meaning of Art. 1(2) of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases because the materials can be separated from one another without the value of their informative content being affected, is every conceivable informative value decisive, or only the value which is to be determined on the basis of the purpose of the collection and having regard to the resulting typical conduct of users?

Vrije onofficiële vertaling: Is er sprake van een verzameling van materiaal in de zin van de Databankenrichtlijn ondanks dat het materiaal van elkaar gescheiden kan worden zonder dat de informatieve waarde wordt aangetast, en is elke denkbare informatieve waarde beslissend, of wordt de waarde bepaald op basis van het doel van de verzameling en gezien het specifieke handelen van gebruikers?

Hof van beroep Brussel 1 december 2014, IEFbe 1101 (Sandoz tegen Sanofi)
Uitspraak aangebracht door Christian Dekoninck en Kristof Roox, Crowell & Moring. Cassatieberoep nog mogelijk. Hoger beroep beschikking derdenverzet beslag inzake namaak. Sanofi, titularis van EP 511 voor "N-gesubstitueerde heterocyclische derivaten, de bereiding hiervan en de farmaceutische preparaten die deze bevatten" en ABC voor het geneesmiddel irbesartan. Sandoz verkreeg marktvergunning voor generiek geneesmiddel. De vordering tot bewarende maatregelen op "elke toekomstige voorraad van Sandoz" is in strijd met de tekst van artikel 1369bis/1, par 4 Ger.W. op grond waarvan enkel een verbod kan worden opgelegd om zich van bepaalde goederen "te ontdoen, ze te verplaatsen of elke wijziging eraan aan te brengen die hun werking beïnvloeden". Deze maatregel gaat veel verder dan de in de wet opgesomde maatregelen en komt neer op een algemeen verbod om de beweerde inbreukmakende producten te commercialiseren in België.

V.3. De vordering van Sandoz met betrekking tot de gelaakte bewarende maatregelen die betrekking hebben op "elke toekomstige voorraad van SANDOZ' combo-producten op basis van irbesartan en HCTZ en die NV SANDOZ zou produceren, importeren, (...) in België".

17. (...) Sandoz voert terecht aan dat in het kader van het (eenzijdige) beslag inzake namaak, geen bewarende maatregelen kunnen worden toegekend, die betrekking hebben op toekomstige voorraden of producten die niet in het bezig zijn van de beslagene op het moment van het uitvoeren van het beslag. Dergelijk beslag maakt immers een momentopname uit, die geen betrekking kan hebben op toekomstige producten.
(...)
Het opleggen van een maatregel zoals deze waartegen het derdenverzet van Sandoz gericht is, is in strijd met de tekst van artikel 1369bis/1, par 4 Ger.W. op grond waarvan enkel een verbod kan worden opgelegd om zich van bepaalde goederen "te ontdoen, ze te verplaatsen of elke wijziging eraan aan te brengen die hun werking beïnvloeden".

(...) Stellen dat het mogelijk verbod om "zich te ontdoen" (...) ook betrekking kan hebben op elke toekomstige voorraad (...) geeft een te ruime interpretatie aan dit artikel, in strijd met de bedoeling van de wetgever.
(...)
Deze maatregel gaat veel verder dan de in de wet opgesomde maatregelen en komt neer op een algemeen verbod om de beweerde inbreukmakende producten te commercialiseren in België. Door dwangsommen op te leggen per verpakking "aangetroffen op de markt" die eveneens gelden voor verpakkingen die na uitvoering van het beslag inzake namaak werden gefabriceerd, geïmporteerd of gecommercialiseerd, werd aan Sandoz ten onrecht een algemeen commercialiseringsverbod opgelegd.

Op andere blogs:
KluwerPatentBlog