Merkenrecht - Droit des marques  

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 11 december 2020, IEFbe 3166; C/20/00060 (Kadine B.V. tegen Fear of God LLC) Kadine is houder van de "Essentiel-merken" voor o.a. handtassen, kleding en schoenen. Ze verkoopt en verdeelt haar kledingwaren via meer dan 50 eigen retailwinkels verspreid over de hele EU. FOG is de uitbater van het streetwear label 'Fear of God Essentials'. FOG lanceerde in 2018 een nieuw submerk 'Fear of God Essentials', dat voor kleding werd geregistreerd. Op de kleding figureert prominent het opschrift 'Essentials', al dan niet aangevuld met het onderschrift 'Fear of God'. Kadine vordert vast te stellen dat met het gebruik van de benaming 'Essentials', door FOG, zij daarmee inbreuk pleegt op de merkrechten van Kadine. Op 1 juli 2020 heeft FOG een nieuwe collectie Essentials kleding gelanceerd en ze maakt vanaf dan via haar website www.fearofgod.com reclame voor de Essentials kleding die mede op consumenten in de Benelux en de EU gericht is. Daarop heeft Kadine FOG op 18 september 2020 in kort geding gedagvaard. Geoordeeld wordt dat de vordering van Kadine gegrond is, waardoor het FOG verboden wordt om inbreuk te maken op de merkrechten van Kadine in de gehele EU, door het teken 'Essentials' voor waren en diensten commercieel te exploiteren. Dit onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per overtreding van dit verbod.

HvJ EU 11 november 2020, IEF 19572, IEFbe 3147; ECLI:EU:C:2020:902 (EUIPO tegen John Mills) Merkenrecht. Het EUIPO komt in beroep tegen het arrest van het Gerecht EU [IEF 18095], waarin werd geoordeeld dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn. Het HvJ EU doet de zaak zelf af. Geoordeeld wordt dat de Kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat John Mills moest worden beschouwd als ‘gemachtigde’ van de houder van het oudere merk in de zin van artikel 8 lid 3 Verordening 207/2009. Daarnaast is anders dan het Gerecht oordeelde, artikel 8 lid 3 van toepassing zowel wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk, als wanneer het daarmee overeenstemt. Bovendien bestaat de specifieke voorwaarde voor de door deze bepaling gewaarborgde bescherming erin, dat de inschrijvingsaanvraag is gebeurd door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam, zonder toestemming van de houder. Bijgevolg wordt de overeenstemming niet beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar. Het bestreden arrest wordt vernietigd en het beroep ingesteld door John Mills tegen de beslissing van de eerste Kamer van beroep wordt verworpen.

HvJ EU 16 juli 2020, IEF 19571, IEFbe 3146; ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC tegen EUIPO en Taiga) Merkenrecht. ACTC heeft inschrijving aangevraagd voor het woordteken ‘TIGHA’ voor een groot aantal kledingstukken. Taiga heeft oppositie ingesteld op grond van haar oudere Uniewoordmerk ‘TAIGA’ voor eveneens kledingstukken. Volgens de Kamer van beroep maakte Taiga normaal gebruik van haar woordmerk en was er sprake van verwarringsgevaar door het aangevraagde merk. Het Gerecht EU heeft het beroep van ACTC verworpen. Het HvJ EU overweegt dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdeling kan worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het oudere merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal gebruikt is voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie. Indien er echter sprake is van een ruime categorie die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, moet de houder van het oudere merk het normaal gebruik bewijzen voor elk van de zelfstandige subcategorieën. De hogere voorziening wordt verworpen. Een deel van de onderdelen wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat ACTC een nieuwe beoordeling van de feiten wenst, dan wel niet aangeeft welk punt van het bestreden arrest zij betwist. Voor het overige is de hogere voorziening ongegrond.

HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533, IEFbe 3141; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari) Merkenrecht. Ferrari produceerde in de jaren tachtig en negentig sportwagens onder de naam Testarossa. Het Landgericht Düsseldof heeft de doorhaling gelast van de Testarossa-merken, omdat Ferrari geen normaal gebruik meer van deze merken zou maken. Ferrari heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, omdat Ferrari tweedehandsauto’s verkoopt die zijn voorzien van dit merk en nog steeds onderhoudsdiensten levert voor de Testarossa. Dit leidde tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU, over de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’. Art. 12 lid 1 Richtlijn 2008/95 EG moet aldus worden uitgelegd dat van een merk ook normaal gebruik wordt gemaakt, wanneer de houder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht en wanneer de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk verkochte waren.

Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel 14 oktober 2020, IEF 19525, IEFbe 3139; A/20/00893; A/20/01109 (VF International tegen Carrefour Belgium) In deze zaak wordt geoordeeld dat de verdeling van de hierboven rechts afgebeelde jas, verdeeld door Carrefour en Kano, inbreuk maakt op het hierboven links afgebeelde positiemerk van kledingbedrijf VF. Het positiemerk van VF heeft een groot onderscheidend vermogen en het teken aangebracht op de jassen verdeeld door Carrefour kan aanleiding geven tot verwarring.

Een vertaling en samenvatting van de belangrijkste overwegingen uit het Franstalige vonnis:

Rechtbank Den Haag 14 oktober 2020, IEF 19516, LS&R 1872, IEFbe 3136; ECLI:NL:RBDHA:2020:10161 (Pharma tegen Glenwood) Merkenrecht. Normaal gebruik. Pharma en Glenwood brengen beide specialistische farmaceutische producten op de markt. Glenwood is houdster van het internationale woordmerk DESEO (hierna: ‘het Glenwood-merk’) en gebruikt dit merk voor libido-verhogende capsules. Glenwood heeft het Duitse merk verkocht aan Pharma. Vervolgens is Pharma onder het teken DESEO een homeopathische vloeistof op de Duitse markt gaan brengen en heeft Pharma via een spoedinschrijving het Beneluxwoordmerk DESEO ingeschreven. Pharma vordert vervallenverklaring van het Benelux-deel van het Glenwood-merk op grond van artikel 2.27 lid 2 en artikel 2.23bis BVIE. Pharma stelt dat Glenwood binnen het territoir van de Benelux gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van het Glenwood-merk voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven.

Rechtbank Den Haag 21 oktober 2020, IEF 19515, IEFbe 3135; C/09/586364 / HA ZA 20-33 (Ledar tegen Ikea) Merkenrecht. Vonnis in incident. Het Duitse bedrijf Ledar verhandelt op het gebied van verlichting diverse producten onder de merken LEDARC en LEDAR. Ikea c.s. verkoopt (led)lampen met gebruikmaking van het teken LEDARE. Ledar vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat Ikea c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Ledar en een verbod tot iedere (verdere) inbreuk. Ikea heeft bij het EUIPO verval van het LEDARC-merk en de nietigheid van het LEDARC-merk en het LEDAR-merk ingeroepen. Ikea c.s. vordert bij wijze van incident om de procedures op grond van artikel 128 lid 4 jo. 132 lid 1 UMVo te schorsen, wegens de aanhangige procedures bij het EUIPO. De procedure in de hoofdzaak wordt geschorst, totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan aangaande de geldigheid van de merken.

HvJ EU 8 oktober 2020, IEF 19470, IEFbe 3129; ECLI:EU:C:2020:813 (Aktiebolaget Östgötatrafiken) Merkenrecht. Östgötatrafiken heeft aanvragen voor ‘positiemerken’ gedaan bij het bureau voor intellectuele eigendom in Zweden voor de beschildering van verschillende voertuigen. Deze aanvragen zijn afgewezen, omdat ze elk onderscheidend vermogen misten. De Zweedse rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU [IEF 18629] over de uitleg van artikel 3 lid 1 onder b van de Merkenrichtlijn. Volgens het HvJ EU moet deze bepaling aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen voor een teken dat bedoeld is om uitsluitend en systematisch te worden aangebracht op een groot deel van de bussen en treinen, ‘slechts’ rekening gehouden dient te worden met de perceptie van het relevante publiek. Anders dan bij vormmerken, hoeft voor de kleurpatronen op een bus of trein niet te worden nagegaan of het teken significant afwijkt van de norm of van wat in de de betrokken economische sector gangbaar is.

HvJ EU 16 september 2020, IEF 19453, IEFbe 3126; ECLI:EU:C:2020:714 (Edison tegen EUIPO) Merkenrecht. Edison heeft bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het beeldmerk dat het woordelement EDISON bevat. Na de inschrijving heeft Edison het EUIPO verzocht om in te schrijven dat zij afstand doet van een deel van de waren van klasse 4 van de classificatie van Nice waarvoor het merk was ingeschreven. Edison stelde voor om de oorspronkelijk aangewezen waren van die klasse te herdefiniëren. Het EUIPO weigerde, omdat dit zou leiden tot uitbreiding van de lijst van waren waarop de inschrijving van het Uniebeeldmerk EDISON betrekking op had. Het Gerecht heeft het beroep van Edison verworpen. Edison betoogt dat het Gerecht de draagwijdte van de termen ‘verlichtingsstoffen’, ‘brandstoffen (waaronder motorbenzine)’ en ‘motorbrandstoffen’ in de zin van de achtste editie van de classificatie van Nice onjuist heeft beoordeeld, waardoor het ‘elektrische energie’ ten onrechte heeft uitgesloten van klasse 4 ervan. Volgens Edison heeft het Gerecht alleen de 'ontologische' kenmerken van elektrische energie in aanmerking genomen en is het voorbijgegaan aan de 'functionele' kenmerken ervan. De hogere voorziening wordt afgewezen.

Gerecht EU 23 september 2020, IEF 19447, IEFbe 3125; ECLI:EU:T:2020:433 (Bauer Radio tegen EUIPO) In 2013 deed de Weense Simon Weinstein bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag betreffende het woordteken MUSIKISS. In 2014 heeft Bauer Radio oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, deze oppositie is gebaseerd op de oudere woord- en beeldmerken KISS, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven. 
Ondanks de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, behoudt de zaak haar voorwerp. Er kon wel degelijk oppositie worden ingesteld op grond van de oudere KISS-merken tegen MUSIKISS. Het EUIPO en Weinstein voeren twee middelen van niet-ontvankelijkheid aan, ontleend aan artikel 66, lid 2, van verordening 2017/1001 en aan artikel 72, lid 4, van deze verordening. Deze middelen worden afgewezen.