Merkenrecht - Droit des marques  

HvJ EU 8 oktober 2020, IEF 19470, IEFbe 3129; ECLI:EU:C:2020:813 (Aktiebolaget Östgötatrafiken) Merkenrecht. Östgötatrafiken heeft aanvragen voor ‘positiemerken’ gedaan bij het bureau voor intellectuele eigendom in Zweden voor de beschildering van verschillende voertuigen. Deze aanvragen zijn afgewezen, omdat ze elk onderscheidend vermogen misten. De Zweedse rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU [IEF 18629] over de uitleg van artikel 3 lid 1 onder b van de Merkenrichtlijn. Volgens het HvJ EU moet deze bepaling aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen voor een teken dat bedoeld is om uitsluitend en systematisch te worden aangebracht op een groot deel van de bussen en treinen, ‘slechts’ rekening gehouden dient te worden met de perceptie van het relevante publiek. Anders dan bij vormmerken, hoeft voor de kleurpatronen op een bus of trein niet te worden nagegaan of het teken significant afwijkt van de norm of van wat in de de betrokken economische sector gangbaar is.

HvJ EU 16 september 2020, IEF 19453, IEFbe 3126; ECLI:EU:C:2020:714 (Edison tegen EUIPO) Merkenrecht. Edison heeft bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het beeldmerk dat het woordelement EDISON bevat. Na de inschrijving heeft Edison het EUIPO verzocht om in te schrijven dat zij afstand doet van een deel van de waren van klasse 4 van de classificatie van Nice waarvoor het merk was ingeschreven. Edison stelde voor om de oorspronkelijk aangewezen waren van die klasse te herdefiniëren. Het EUIPO weigerde, omdat dit zou leiden tot uitbreiding van de lijst van waren waarop de inschrijving van het Uniebeeldmerk EDISON betrekking op had. Het Gerecht heeft het beroep van Edison verworpen. Edison betoogt dat het Gerecht de draagwijdte van de termen ‘verlichtingsstoffen’, ‘brandstoffen (waaronder motorbenzine)’ en ‘motorbrandstoffen’ in de zin van de achtste editie van de classificatie van Nice onjuist heeft beoordeeld, waardoor het ‘elektrische energie’ ten onrechte heeft uitgesloten van klasse 4 ervan. Volgens Edison heeft het Gerecht alleen de 'ontologische' kenmerken van elektrische energie in aanmerking genomen en is het voorbijgegaan aan de 'functionele' kenmerken ervan. De hogere voorziening wordt afgewezen.

Gerecht EU 23 september 2020, IEF 19447, IEFbe 3125; ECLI:EU:T:2020:433 (Bauer Radio tegen EUIPO) In 2013 deed de Weense Simon Weinstein bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag betreffende het woordteken MUSIKISS. In 2014 heeft Bauer Radio oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, deze oppositie is gebaseerd op de oudere woord- en beeldmerken KISS, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven. 
Ondanks de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, behoudt de zaak haar voorwerp. Er kon wel degelijk oppositie worden ingesteld op grond van de oudere KISS-merken tegen MUSIKISS. Het EUIPO en Weinstein voeren twee middelen van niet-ontvankelijkheid aan, ontleend aan artikel 66, lid 2, van verordening 2017/1001 en aan artikel 72, lid 4, van deze verordening. Deze middelen worden afgewezen.

HvJ EU 17 september 2020, IEF 19427, IEFbe 3121; ECLI:EU:C:2020:722 (MESSI) Merkenrecht. Zie eerder [IEF 17657], [IEFbe 2560]. Uit het persbericht: Het HvJ EU verwerpt de beroepen van het EUIPO en een Spaanse vennootschap in de zaak MESSI. Het Gerecht vernietigde de beslissing van het EUIPO, omdat de bekendheid van de voetbalspeler Lionel Messi opweegt tegen de visuele en fonetische overeenstemming tussen zijn merk en het merk MASSI. In tegenstelling tot wat het EUIPO in beroep betoogt, heeft het Gerecht wel degelijk rekening gehouden met de opvattingen van het gehele relevante publiek. Daarnaast heeft het Gerecht, in tegenstelling tot wat de Spaanse vennootschap stelde, terecht geoordeeld dat de reputatie van Messi een relevante factor vormde voor het vaststellen van een conceptueel verschil tussen de tekens ‘Messi’ en ‘Massi’.

Ondernemingsrechtbank Gent 26 augustus 2020, IEF 19394, IEFbe 3115; A/20/00069 (Laboratoire de la Mer en Omega Pharma tegen Febelco en Axone Pharma) Laboratoire de la Mer en Omega Pharma zijn fabrikant resp. verdeler van neussprays op basis van zeewater ‘Physiomer’. Zij vorderen dat het Febelco en Axone Pharma wordt verboden om een verpakking te gebruiken, omdat deze verwarring zou wekken met de verpakking van Physiomer: Ceres Pharma is de leverancier van Febelco en Axone Pharma. Zij komt vrijwillig tussen in de procedure en vordert de onontvankelijkheid van de vordering op basis van artikel 2.19 BVIE. Volgens die bepaling kan niemand in rechte bescherming vorderen voor een teken dat voor merkinschrijving in aanmerking komt, tenzij hij of zij beschikt over een geregistreerd merk. Ceres Pharma deponeert de opmaak van de verpakking als experiment.
De rechtbank wijst de vorderingen af. De voorzitter stelt vast dat het depot van Ceres op absolute gronden wordt aanvaard en dat het alle kenmerken die eisers claimen omvat. Dat artikel 2.19 BVIE strijdig zou zijn met het Unieverdrag van Parijs, aanvaardt de rechtbank niet. Het gaat om een verdoken merkinbreukvordering die onontvankelijk is.

Bundesgerichthof 23 juli 2020, IEF 19342, IEFbe 3111; 093/2020 (Ritter Sport tegen Milka) Merkenrecht. Het Duitse Bundesgericht heeft geoordeeld dat de vierkante vorm van de Ritter Sport-chocola het merkenrecht behoudt. De vierkante vorm van de verpakking in combinatie met de bekende slogan “Square. Practical. Good” kan ertoe leiden dat de beslissing van de consument om Ritter Sport chocola te kopen wordt bepaald door de vorm, omdat de consument dit ziet als een indicatie van de herkomst van de chocolade van Ritter Sport en daarmee samenhangt met een bepaalde kwaliteitsverwachting. De producent van Milka - Mondelēz - probeerde de rechten op de vorm van de chocola op te heffen, maar dat is niet gelukt. De vorm van goederen of verpakkingen kan alleen van merkenrechtelijke bescherming worden uitgesloten, als de vorm de goederen een wezenlijke waarde geeft. In het geval van de Ritter Sport chocolade gaat het om de vorm, maar in combinatie met de slogan.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 13 mei 2020, IEFbe 3105; A/19/06296 (BVBA Black & Gold tegen SSPCS) Merkenrecht. Black & Gold en SSPCS (Suspicious Antwerp) verkopen kledij gericht op een jong publiek. Black & Gold vordert dat SSPCS wordt verboden om gebruik te maken van haar logo en merk. Zij voert aan dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op haar merken, haar auteursrecht en de eerlijke marktpraktijken. De vordering wordt ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank hebben “de merken van Black and Gold enerzijds, en het merk van SSPCS anderzijds, als gemeenschappelijk element een schedel. Daar houdt het ook grotendeels mee op”. Er bestaat geen verwarringsgevaar. Anders oordelen zou “impliceren dat Black and Gold het gebruik van eender welke schedel als merk voor kleding kan monopoliseren, wat vanzelfsprekend een stap te ver is”. Één van de merken van Black & Gold werd per vergissing als ontwerptekening gedeponeerd, met een blauwe achtergrond en technische verwijzingen. Rechtbank: “Uit het registratievereiste van merken volgt dat het met het merk als gedeponeerd is dat de vergelijking moet worden gemaakt, niet met een interpretatie of correctie ervan”. Black & Gold voldoet niet aan haar bewijslast op auteursrechtelijk vlak. Zij beperkt zich tot de bewering dat de oprichters en de designer van Black & Gold op creatieve wijze te werk zijn gegaan. Rechtbank: “Vanzelfsprekend volstaat dit niet om originaliteit te bewijzen. Zeker wanneer de materie binnen een bepaalde stijl moet worden geplaatst, en waar de ontwerpers zoals Black and Gold verklaren inspiratie te hebben gezocht in een bepaalde culturele achtergrond (de Dia de los Muertos iconografie) moet op des te preciezere wijze worden aangegeven wat de werken in kwestie onderscheidt van het referentiekader. Dit gebeurt hier zoals gezegd geenszins.” Black & Gold bewijst tot slot evenmin dat er sprake is van oneerlijke marktpraktijken.

Parket bij de HR 19 juni 2020, IEF 19322, IEFbe 3103; ECLI:NL:PHR:2020:687 (Laroche tegen 4 EW) Merkenrecht. Procesrecht. Heeft 4 EW door het aanbieden en verkopen van een restvoorraad merkproducten van Laroche die overbleef na loyaliteitsspaaracties van supermarktketen Carrefour in Frankrijk en België, inbreuk gemaakt op Laroche’s merkrechten of is hier sprake van uitputting? Het hof oordeelt - in tegenstelling tot de rechtbank - dat er sprake is van merkenrechtelijke uitputting. Laroche gaat hiertegen in cassatie. A-G van Peursem overweegt onder meer dat het hof niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat “achteraf toestemming geven” kan worden gekwalificeerd als “instemming” van de merkhouder. Met “duur van de licentie” in artikel 22 lid 2 sub a UMVo wordt volgens Van Peursem - mede gelet op de aangehaalde Duitse, Zweedse en Tsjechische tekst van de verordening - ook daadwerkelijk de duur van de licentie bedoeld en niet de duur van de overeenkomst waarin de licentie is opgenomen. Tot slot concludeert de A-G tot vernietiging van de uitspraak van het hof.

EUIPO 12 maart 2020, IEF 19315, IEFbe 3099; 28 762 C (Worldwide Machinery tegen Scaip) Merkenrecht. De rechten van Scaip, houder van Uniemerk 11 385 33, worden gedeeltelijk ingetrokken, omdat in een periode van vijf jaar met betrekking tot sommige betwiste goederen geen sprake was van normaal gebruik en er geen redenen waren voor niet-gebruik. Normaal gebruik vereist daadwerkelijk gebruik op de markt van de geregistreerde waren en diensten. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, tussen deze factoren is een zekere afhankelijkheid. Met betrekking tot sommige betwiste goederen is wel aangetoond dat het Uniemerk in de relevante periode op het relevante grondgebied in voldoende mate is gebruikt. Opvallend is dat normaal gebruik in deze zaak wordt aangenomen bij gebruik van het Uniemerk in slechts één lidstaat. Bij deze beoordeling wordt ook een door partijen overeengekomen geografische beperking meegenomen.

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 13 februari 2020, IEFbe 3095; A/19/02799 (Kadine tegen FOG en PacSun) Merkenrecht. Kadine, een onderneming die kleding verdeelt onder het merk “ESSENTIEL”, verzet zich tegen het gebruik door FOG en PacSun van de benaming “ESSENTIALS (FEAR OF GOD)” in de EU op onder meer kleding, verpakkingen en in reclame op een wijze die bewerkelijk overeenstemt met haar ESSENTIEL-merken. Voor PacSun staat vast dat zij gebruik maakt van het teken in het economisch verkeer in de Benelux. Dit geldt niet voor FOG. Daarnaast is er sprake van overeenstemming van merk en teken: het “ESSENTIEL”-woordmerk en het “ESSENTIALS”-teken zijn in hoge mate visueel, auditief en conceptueel overeenstemmend. Ook gaat het om overeenstemmende waren en is er tenslotte sprake van verwarringsgevaar. Derhalve maakt PacSun inbreuk maakt op de merkenrechten van Kadine overeenkomstig artikel 2.20.2.b BVIE.