Verwarringsgevaar bewezen

Hof van beroep Brussel 25 oktober 2022, IEFbe 3604; 2020/AR/1466 (JSP GROUP INTERNATIONAL B.V. tegen TRAXXAS LP) Traxxas is een Amerikaanse producent en verkoper van hobbymatige radiogeleide of telegeleide voertuigen en beroept zich in het huidige geschil op haar intellectuele eigendomsrechten. Traxxas verzoekt het hof het hoger beroep van JSP ongegrond te verklaren, en verklaart incidenteel beroep in te stellen. Traxxas voert aan dat JSP door het verhandelen van originele producten met het opschrift ‘TRX’ een inbreuk maakt in de zin van artikel 9.2.a Verordening (EU) 2017/1001 en artikel 9.2.b UMV. Het Hof acht net als de eerste rechter het bestaan van verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek bewezen, gelet op de grote visuele en auditieve overeenstemming tussen het TRX-teken en de TRX4-merken. JSP schaadt de herkomst- en kwaliteitsgarantiefunctie van de TRX-merken door zelf het teken ‘TRX’ aan te brengen. Er kan geen rekening worden gehouden met namaakproducten, verkocht door derden, onder het TRX-teken of enig ander inbreukmakend gebruik door derden. Het hof acht bewezen dat deze onjuiste informatie de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, aangezien de gemiddelde consument een bepaald belang aan merkproducten hecht. Gelet op de vaststelling van de merkinbreuk, de modelinbreuk en de oneerlijke marktpraktijken dient de staking te worden bevolen van de inbreukmakende praktijken bij toepassing van de artikelen XVII.1 en XVII.14 WER. 

17. Op datum van de vermeende inbreuken beschikte Traxxas reeds over de TRX4-merken, waarvan de geldigheid thans niet langer wordt betwist.

De eerste rechter oordeelde dat er geen sprake was van gelijkheid tussen merk en teken in de zin van artikel 9.2 a UMV, en Traxxas tekent op dit punt incidenteel beroep aan tegen het eerste vonnis.

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk mot in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde, normal geinformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heft slechts en algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

Een teken is gelijk aan een merk wanner het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen afbeeldt, of wanner het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, punt 52 en 54).
 

27. Daarenboven beschikt Traxxas in ieder geval om een gegronde reden in de zin van artikel 15.2 UMV om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de warn onder het 'TRX'-teken, aangezien de toestand van de originele waren en hun verpakking door SP vrijwillig werden gewijzigd, waarbij deze wijzigingen van meer dan ondergeschikte betekenis zijn.
Zo werden de authentieke en ongebruikte connectoren it hun originele verpakking met vermelding van de originele identificatienummers (productcodes) van Traxxas verwijderd, verving SP de originele productcodes door eigen productcodes en verwerkte zij de authentieke Traxxas producten met onderdelen afkomstig van derden tot samengestelde producten, onder het door JSP zelf op de verpakking aangebrachte TRX-teken.

Deze situatie moet worden onderscheiden van de situatie waarin de verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te den aan de technische deugdelijkheid en praktische bruikbaarheid van de waar: JSP bracht zelf het teken 'TRX' aan onder meer op de nieuwe verpakking van de waren.

Door aldus te handelen schaadt JSP de herkomst- en kwaliteitsgarantiefunctie van de TRX-merken.
 

30. JSP verwijst naar het gebruik door andere distributeurs van het TRX-teken bij de verkoop van originele Traxxas connectoren of bij de verkoop van concurrerende producten.
 

JSP kan echter geen eigen rechten op het gebruik van het TRX-teken putten it het feit dat Traxxas
zich niet verzet tegen het gebruik van het teken 'TRX' door haar eigen officiële distributeurs in het kader van en lopende distributierelatie bij het verhandelen van originele Traxxas producten.

De handelswijze van RC-Connect, die combo-deals verkoopt met en duidelijke vermelding van het
Traxxas logo en de melding dat het om originele Traxxas connectoren gaat, verschilt bovendien van de handelswijze van JSP.

Tot slot kan geen rekening worden gehouden met namaakproducten, verkocht door derden, onder
het TRX-teken of enig ander inbreukmakend gebruik door derden: het enkele feit dat ook derden zich schuldig maken an een merkinbreuk vormt gen bevrijdingsgrond voor JSP, en doet geen afbreuk aan het inbreukmakend karakter van haar eigen handelen. Uit de stukken IV.6 van Traxxas blijkt bovendien dat zij niet alleen optreedt in rechte tegen JSP, maar ok tegen andere inbreukmakers.

31. De bewering van JSP dat het hof van beroep te Antwerpen toelating zou hebben gegeven tot de verkoop van de betrokken connectoren wordt tegengesproken door de inhoud van het arrest voorgelegd door partijen: het hof van beroep sprak zich enkel it over de vraag of Traxxas verplicht was bij het einde van de distributierelatie verplicht was originele Traxxas-goederen terug te nemen, en stelde een deskundige aan om na te gaan of en in welke mate JSP (een deel van) haar voorraad, waarvan niet wordt aangetoond dat het om de connectoren thans in betwisting gaat- met verlies heeft verkocht.