Merkenrecht - Droit des marques  

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 2 juni 2015, IEFbe 1446; zaak C-280/15 (Nikolajeva)
Merkenrecht. Vorderingen. Redelijke vergoeding. Vraag over 102 (1) Gemeenschapsmerkenverordening en de speciale reden: Is een rechtbank verplicht om verbod te geven als de eiser niet zo'n verbod vordert of is het niet vorderen al 'een speciale reden' om niet te verbieden? Mag een merkhouder ook alleen een redelijke vergoeding ex artikel 9(3) vorderen voor het voeren van een identiek teken? Welke type kosten en compensaties vallen onder de redelijke vergoeding van artikel 9(3)? Gestelde vragen:

Verzoekster Irina Nikolajeva is houdster van het op 14-09-2010 ingeschreven gemeenschapsmerk ‘HolzProf’. Zij start een procedure tegen EST verweerster OÜ Multi Protect waarin zij verzoekt om vaststelling van onrechtmatig gebruik van het door haar ingeschreven woordmerk. Daarnaast vraagt zij vergoeding van materiële (op grond van ongerechtvaardigde verrijking) en immateriële schade. Verweerster zou van 03-05-2010 tot en met 28-10-2011 inbreuk op het uitsluitende recht van verzoekster hebben gemaakt door een teken te gebruiken dat gelijk is aan verzoeksters merk op een via een ‘verborgen trefwoord’ op internet toegankelijke website. Verzoekster heeft op 24-04-2010 een licentieovereenkomst met OÜ Holz Prof gesloten waarin aan die vennootschap toestemming is verleend het merk te gebruiken tegen een maandelijkse licentievergoeding. De geëiste schadevergoeding baseert verzoekster op die licentievergoeding. De vergoeding voor immateriële schade baseert zij op de door de affaire ontstane psychische klachten en de gevolgen daarvan voor haar onderneming. Verweerster stelt dat de inbreuk niet bewezen is, dat de maandelijkse royalty’s als grondslag voor de vordering onterecht is en betwist zij de immateriële schade van verzoekster. Verzoekster kan geen schade claimen die is ontstaan vóór publicatie van de inschrijving, zij had schade kunnen voorkomen door verweerster in kennis te stellen van haar merkaanvraag en de claim voor de periode vóór 17-06-2010 zou verjaard zijn.

De verwijzende EST rechter (civiele Rb regio Harju) constateert een zekere tegenstrijdigheid tussen Vo. 207/2009 en het nationale procesrecht. Verzoekster heeft geen vordering tot staking van de inbreuk ingediend. Op grond van EST Brv is de civiele rechter lijdelijk en mag niet beslissen op een vordering die niet is ingesteld, hetgeen het EST hooggerechtshof heeft bevestigd. De verwijzende rechter twijfelt of hij in de onderhavige zaak op de eerste vordering van verzoekster moet beslissen als in artikel 102, lid 1, van Vo. 207/2009, zelfs als verzoekster dat in haar eis niet vordert, omdat het ontbreken van een vordering van deze strekking een „speciale reden” in de zin van de eerste volzin van deze bepaling zou kunnen vormen. Ook heeft hij nadere uitleg van het HvJEU nodig over de tijdvakken waarvoor verzoekster een vergoeding kan worden toegekend aangezien in het nationale recht vóór 2004 het begin van de rechtsbescherming niet zo duidelijk is geregeld, en wat in dit verband een 'redelijke vergoeding' is. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:

1. Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het in artikel 102, lid 1, [van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk] bedoelde bevel ook dan geven wanneer de verzoekende partij dat niet vordert en partijen niet stellen dat de verwerende partij na een bepaalde dag in het verleden op een gemeenschapsmerk inbreuk heeft gemaakt of gedreigd te maken, of is het een “speciale reden” in de zin van de eerste volzin van deze bepaling wanneer een dergelijke vordering niet wordt ingesteld en deze omstandigheid niet wordt aangevoerd?
2. Moet artikel 9, lid 3, [van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat?
3. Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, en kan daaronder ook – en zo ja, onder welke omstandigheden – een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?

Hof van beroep Brussel 24 juni 2015, IEFbe 1438 (Tomra tegen BOIE)
Merkenrecht. Het beroep strekt tot vernietiging van BOIE-beslissing waarbij inschrijving van merk BEST voor lasersorteerapparaten werd geweigerd, omdat het te beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Het teken zou enkel een verkoopbevorderende connotatie hebben, maar er is geen absolute weigeringsgrond (onderscheidend vermogen of beschrijvend voor de waren) om het merk te weigeren. In het Nederlands, Duits en Engels appelleert BEST aan een comparatieve plaats in een schaal van deugdelijkheid of voorkeur. Dat hoeft niet per se te appelleren aan een cognitieve inhoud. Wegens de aard van de waren, zal het doelpubliek niet frequent met verschillende van dezelfde waren tegelijk worden geconfronteerd. Het Hof doet de beslissing teniet en laat het woordmerk inschrijven in het Beneluxmerkenregister.

23. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat het teken geen onderscheidend vermogen zou hebben om de waren waarvoor het merk is gedeponeerd te identificeren als afkomstig van de onderneming van eiseres.

Zodoende moet worden besloten dat de absolute weigeringsgrond ult artikel 2.11. 1. b. BVIE niet voorhanden is en kan er geen reden zijn om het merk niet in te schrijven wegens ontstentenis van onderscheidend vermogen, tenzij alsnog zou moeten worden aangenomen dat het teken een beschrijvend karakter heeft.

25. Over de notie ‘kenmerk’ moet worden aangenomen dat ze refereert aan een objectief gegeven en niet aan subjectieve perceptie omtrent een bij hypothese kenmerkend gegeven in hoofde van het doelpubllek. De aan een teken toegeschreven hoedanigheid dat het een kenmerk kan aanduiden, kan alleen maar een karakteristiek gegeven betreffen dat bepaalbaar en precies is en aldus door elk individu van het doelpubliek kan worden vastgesteld. Verondersteld wordt dat het doelpubliek dat met het teken wordt geconfronteerd, meteen en zonder reflectie een band kan leggen tussen het teken en een kenmerk.

26. Zoals boven reeds aangegeven, kan het professionele doelpubliek op het grondgebied van de Benelux het woord ‘best’ ook percipiëren in een taalkundige zin van een comparatieve duiding van deugdelijkheid of voorkeur. Nochtans heeft het woord ‘best’ als zodanig in geen van de drie boven vermelde op het grondgebied van de Benelux betrokken talen een betekenis als bljvoegli]k naamwoord, zonder dat er verbulging aan te pas komt. Het woord zelf krijgt in het Nederlands en het Engels de comparatief kwalitatieve duiding maar eerst wanneer het in een verband met een ander woord samen wordt gebruikt (‘het best’, ‘the best’) en in het Duits vergt het woord steeds een verbulgingsvorm, hetzij als bijvoeglijk naamwoord, hetzij als zelfstandig naamwoord ( ‘besten’, ‘Best’).

Aldus beschouwd, heeft het woord ‘best’ een merkbaar afwijkende verschijningsvorm van hetgeen in het gangbare taalgebruik als woord kan worden gebruikt indien daarmee een hoedanigheid behoort te worden geduid, als diegene die er door het BBIE wordt aan toegeschreven.

27. Afgezien dus van de vorming van het teken (als acroniem) moet worden besloten dat zo het woordteken, zoals het werd gedeponeerd, bu het doelpubliek misschien ook secundair een suggestieve indruk kan wekken, het woordteken niet beschrijvend is in de zin van artikel 2.11.1 c. BVIE voor de waren waarvoor het is gedeponeerd. Het bezit geen neutrale, zakelijke informatieve strekking en kan niet dienen in zijn enige relevante betekenis om een hoedanigheid te duiden als diegene die in de voormelde verdragsbepallng is aangegeven.

Evenmin zijn er aanwijzingen dat het woord binnen een redelijk te verwachten toekomst in het gewone taalgebruik zal kunnen dienen om enig kenrnerk van de in het depot aangegeven waren aan te duiden.

28. Uit het bovenstaande volgt dat geen enkele absolute weigeringsgrond aan de registratie van het teken in de weg staan

HvJ EU 16 juli 2015; IEFbe 1436 ; C-681/13; ECLI:EU:C:2015:471 (Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD)
Uitspraak mede ingezonden door Arnout Gieske, Marco Gerritsen, Van Diepen Van der Kroef en Charles Gielen, NautaDutilh. Merkenrecht.  Gerechtskosten. Beslissing van een rechterlijke instantie van een andere lidstaat die strijdig is met het Uniemerkenrecht, rechtvaardigt niet de niet-erkenning wegens strijd met openbare orde, wanneer het niet een fundamentele rechtsregel betreft - daar valt het merkenrecht niet onder. De gerechtskosten voor erkenning vallen onder proceskosten handhaving ie-rechten. Het HvJ EU verklaart voor recht:

1)      Artikel 34, punt 1, van [EEX-Vo] moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat een in een lidstaat gegeven beslissing in strijd met het Unierecht is, niet rechtvaardigt dat deze beslissing niet wordt erkend in een andere lidstaat wegens strijdigheid met de openbare orde van laatstbedoelde staat wanneer de aangevoerde onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending vormt van een rechtsregel die van essentieel belang wordt geacht in de rechtsorde van de Unie en dus van de aangezochte lidstaat, of

van een in die rechtsordes als fundamenteel erkend recht. Dat is niet het geval bij een onjuiste toepassing van een bepaling als artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.

Wanneer de rechter van de aangezochte staat nagaat of eventueel sprake is van een kennelijke schending van de openbare orde van deze staat, moet hij ermee rekening houden dat, behoudens bijzondere omstandigheden die het te moeilijk of onmogelijk maken de rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst aan te wenden, de justitiabelen de plicht hebben in deze lidstaat alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden om een dergelijke schending in een eerder stadium te voorkomen.

2)      Artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de gerechtskosten die de partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot vergoeding van de schade wegens een beslag dat in een andere lidstaat is gelegd ter voorkoming van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wanneer in het kader van deze schadevordering de vraag rijst naar erkenning van een in die andere lidstaat gegeven beslissing waarbij is vastgesteld dat dit beslag onrechtmatig is.

Gestelde vragen [IEFbe 580]:

Moet artikel 34, aanhef en onder 1, van verordening (EG) nr. 44/20011 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?
a.     Moet artikel 34, aanhef en onder 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?

b.     Indien het antwoord op vraag 2) a. bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?

Moet artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG2 aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?

HvJ EU 16 juli 2015; IEFbe 1435; zaak C-379/14; ECLI (TOP Logistics , Mevi en Van Caem tegen Bacardi)
Merkenrecht. Parallelimport. Van goederen met een AGP-status die niet langer een T1-status hebben, moet worden aangenomen dat zij douanerechtelijk zijn ingevoerd onder de douaneregeling vrij verkeer. De douanestatus staat er dan niet langer aan in de weg dat sprake kan zijn van invoer in merkenrechtelijke zin. Het hof verklaart voor recht:

Artikel 5 [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk zich ertegen kan verzetten dat een derde van dat merk voorziene goederen onder de accijnsschorsingsregeling laat plaatsen na ze, zonder toestemming van die houder, de EER te hebben doen binnenbrengen en in het vrije verkeer te hebben doen brengen.

Gestelde vragen [IEF 14058]:

Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het communautair douanewetboek, verordening (EEG) nr. 2913/921 (oud) en verordening (EG) nr. 450/20082 ).

Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van richtlijn 89/104/EEG3 (thans richtlijn 2008/95/EG4 ), aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer" dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?

Wanneer vraag 1) bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?

HvJ EU 16 juli 2015; IEFbe 1434; zaak C-580/13; ECLI:EU:C:2015:243 (Coty Germany tegen Stadtsparkasse Magdeburg)
Zie eerder IEFbe 1300. Verkoop van namaakgoederen Davidoff Hot Water. Het hof verklaart voor recht: Artikel 8, lid 3, onder e), van [Handhavingsrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale bepaling als die in het hoofdgeding, op grond waarvan een bankinstelling zich onbeperkt en onvoorwaardelijk mag beroepen op het bankgeheim om niet over te gaan tot het verstrekken, uit hoofde van artikel 8, lid 1, onder c), van die richtlijn, van informatie over de naam en het adres van een rekeninghouder.

Gestelde vragen [IEF 13423]:

Moet artikel 8, lid 3, sub e, van richtlijn 2004/48/EG1 aldus worden uitgelegd dat deze bepaling in de weg staat aan een nationale regeling die in een geval als het hoofdgeding een bankinstelling toestaat om met een beroep op het bankgeheim te weigeren om informatie als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub c, van deze richtlijn te verstrekken over de naam en het adres van een rekeninghouder?

Hof van beroep Brussel 23 juni 2015, IEFbe 1433 (Levi Strauss tegen Fabric Retail)
Uitspraak aangebracht door Kristof Neefs en Paul Maeyaert, Altius. Merkenrecht. Fabric Retail is houder van Gemeenschapsmerken (MTWTFSS) WEEKDAY voor vrijetijdskleding, ook wel streetwear. Levi Strauss zegt dat zij gebruik maakt van WEEKDAY om de bestemming van de waar aan te duiden voor kleding voor tijdens de week tegenover kleding voor tijdens het weekend, ex 12 b GMV; dat betoog faalt. Ex 9.1.a. GMV is er voldoende sprake van verwatering van het merk, het merk WEEKDAY is immers minder geschikt worden om de waren aan te duiden. Het gebruik van het teken Weekday door Levi Strauss is een inbreuk op de Gemeenschapsmerkrechten van Fabric Retail. Levi Strauss dient de sommen van merkgemachtigde (50.861,27), deskundige (5.989,05)  en rechtsplegingsvergoeding van 22.000 voor beide instanties te betalen. Schadevergoeding is ex aequo et bono begroot op €400.000.

18. (...) Weekday zou er immers louter op wijzen dat de kleding die zij commercialiseert en waarop dit teken werd aangebracht, bestemd is om gedragen te worden tijdens de week. Dit zou des te meer het geval zijn nu zij dit teken steeds in contract met het teken WEEKEND zou gebruik voor kleding die bestemd is om gedragen te worden tijdens het weekend. (...)

19. (...) Aldus is in casu voldoende aannemelijk dat er sprake is van verwatering van het merk WEEKDAY van Fabric Retail. Het merk WEEKDAY is immers minder geschikt geworden om de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van een aan dit merk overeenstemmend teken de identiteit van het merk WEEKDAY afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.

Het hof besluit dat aangezien alle toepassingsvoorwaarden daartoe vervuld zijn, Fabric Retail zich nuttig kan beroepen op artikel 9.1. a) GMV.

Voorz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 8 juli 2015, IEFbe 1430 (Matchroom)
Uitspraak ingezonden door Dieter Delarue, Van Innis & Delarue. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser T Entertainment baat sinds 2012 een snookerhal uit onder de naam Matchroom, daarnaast baatte Matchroom Schijnpoort tot 2008 (Grand Café) Matchroom uit. Deze laatste verhuurde de locatie sinds 2008 aan een Aziatisch café-restaurant met snookergelegenheid. Sinds de opvolgende verhuur aan Boemelaar's Horecabedrijven wordt wederom een snookerzaal uitgebaat. Omdat de handelsnaam door verweerster gedurende lange periode niet is gebruik, kan zij zich niet meer beroepen op anterioriteit en wordt voorrang gegeven aan onafgebroken gebruik van de handelsnaam door eiser. De tegenvordering: wederrechtelijke registratie domeinnaam wordt afgewezen. De nietigheid merk wegens depot te kwader trouw (2.4 f BVIE), wordt toegewezen.

5. Omdat de handelsnaam door de verweerster gedurende een lange periode niet is gebruikt om haar onderneming te onderscheiden, terwijl zij, ondanks het niet-concurrentiebeding, wel handelsactiviteiten kon ontwikkelen en zelfs in de snookerbranche, kan zij zich niet meer beroepen op haar anterioriteit en dient hier voorrang te worden gegeven aan de eiseres die, blijkens de stukken, sinds minstens februari 2013 onafgebroken gebruikt maakt van de handelsnaam "Matchroom", blijkbaar met medeweten van de verweerster.

12. (...) In dezelfde context dient ook te worden vastgesteld dat  niet hij, maar eerste eiseres, zijn huurster, het recht op de handelsnaam "Matchroom" inmiddels had verworven. Aldus kan hij een voorgebruik van dit recht niet in zijn voordeel aanwenden om de toepassing van 2.4 f BVIE uit te sluiten.

16. Wat betreft de vermeende inbreuk op art. VI.98 WER dient te worden vastgesteld, bij gebreke aan concrete handelsactiviteiten ontplooid door de verweerster (sedert 2008), de consumenten niet in de mening te kunnen zijn "te gaan poolen bij verweerster, terwijl zij bij T Entertaiment terecht zouden komen".

Hof Den Haag 18 november 2014, IEFbe 1422; ECLI:NL:GHDHA:2014:4655 (Livesafe tegen McAfee)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Livesafe is eind 2011 opgericht en drijft een onderneming die alarmeringssystemen voor de veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt, waarbij gebruik wordt gemaakt van GPS signalen. Het McAfee LiveSafe pakket bevat beveiligingssoftware die bescherming biedt tegen virussen en is door middel van apps uit te breiden en kunnen op apparaten die van GPS zijn voorzien worden getraceerd. De voorzieningenrechter IEF 12932 oordeelde dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Het Hof bekrachtigt het vonnis. Handelsnaamrechtelijk gezien is de aanduiding ‘LiveSafe’ door McAfee beschrijvend voor het product.

4.2 Naar voorlopig oordeel van het hof komen de vorderingen niet voor toewijzing op de aangevoerde merkenrechtelijke grondslag in aanmerking, reeds wegens gebrek aan overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het aangevallen teken. Daartoe is het navolgende redengevend.


4.3 Het woordelement ‘Live’ kan worden uitgesproken als ‘liv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘leven’, maar kan ook worden uitgesproken als ‘laiv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘levend’ (of, indien verward met ‘life’ dat hetzelfde wordt uitgesproken, de betekenis van ‘het leven’). Naar voorlopig oordeel van het hof zal de gemiddelde consument de woordcombinatie Livesafe (waarbij niet ter discussie staat dat ‘safe’ zal worden opgevat als ‘veilig’), zeker in combinatie met het beeldelement – het gestileerde reddingvest – in alle gevallen, hoe ook uitgesproken, begrijpen als ‘veilig leven / levend’. In zoverre treft de derde grief van Livesafe doel.

4.4 Het woord ‘Livesafe’ is beschrijvend voor software, telecommunicatie en veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen, waarvoor het Livesafe merk mede is gedeponeerd. De woordcombinatie ontstijgt begripsmatig, auditief of visueel niet de som van haar afzonderlijke bestanddelen. Niet aannemelijk is gemaakt dat het teken een eigen betekenis heeft (gekregen) die los staat van haar bestanddelen. Dat geldt ook indien is uit te gaan van de betekenis ‘direct’ of ‘rechtstreeks’ die het woord ‘live’ ook kan hebben zoals Livesafe nog heeft aangevoerd, nog daargelaten dat dit niet juist voorkomt omdat de gemiddelde consument het bestanddeel ‘Live” in combinatie met het beeldelement nu juist zal opvatten in de betekenis van ‘(in) leven’ (zoals ook door Livesafe onderkend: zie appeldagvaarding, par. III.4-6). Het woord ‘livesafe’ bestaat aldus uitsluitend uit bestanddelen die zowel afzonderlijk als in combinatie verwijzen naar een kenmerk van deze ingeschreven waren en diensten en ontbeert derhalve onderscheidend vermogen. Grief 4 treft daarom geen doel. Het hof merkt daarbij op dat Livesafe zich (in hoger beroep) niet heeft beroepen op andere dan de hiervoor genoemde waren en diensten waarvoor het Livesafe merk is ingeschreven.

4.6 Vanwege de beeldelementen in het woord/beeldmerk Livesafe kan het merk niet ieder onderscheidend vermogen worden ontzegd. Daarmee ligt de vraag voor in hoeverre bij de beoordeling van de vraag naar overeenstemming tussen het merk zoals ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, al dan niet rekening gehouden moet (of mag) worden met de niet onderscheidende beschrijvende elementen uit het ingeroepen merk, in dit geval het woordbestanddeel ‘Livesafe’. Het hof is van oordeel dat bij de hiervoor bedoelde overeenstemmingsvraag, de beschrijvende elementen in de zin van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE uit een samengesteld merk, die ieder onderscheidend vermogen ontberen, buiten beschouwing dienen te blijven, ook indien deze elementen in het samengestelde merk het dominante bestanddeel vormen. Indien met deze beschrijvende, niet onderscheidende elementen wel rekening gehouden zou worden, dan zou dat er immers toe leiden dat via de achterdeur – door de toevoeging van een enkel (juist niet dominant) beeldbestanddeel – toch bescherming voor een beschrijvend merk wordt verkregen, in weerwil van artikel 2.11 lid 1 onder c. Dit heeft bovendien het ongerijmde effect dat de beschermingsomvang van een samengesteld woord/beeldmerk met een beschrijvend woordbestanddeel juist groter is, naarmate het beeldelement minder dominant is. Ook zou de aldus verkregen bescherming van beschrijvende woordbestanddelen strijdig zijn met het doel van de absolute weigeringsgrond van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE, te weten het algemeen belang dat beschrijvende tekens door iedereen vrijelijk moeten kunnen worden gebruikt, het zogenoemde freihaltebedürfnis2. Voor zover het Gerecht van Eerste Aanleg hierover een andere opvatting zou hebben (zie de zaak ‘Micro’3 overweging 60 ‘… the word element ‘micro’ will be perceived by the relevant public as referring to the idea of something ‘small’ or to a ‘microphone’. In so far as the word element ‘micro’ is the dominant visual element of the mark applied for, it is clear that, notwithstanding the descriptiveness of the word element (…) there is a large degree of conceptual similarity between the signs at issue.’) deelt het hof deze niet om voornoemde redenen.

4.9
Naar voorlopig oordeel is de aanduiding ‘LiveSafe’ door McAfee als beschrijvend aan te merken voor het door haar onder die aanduiding aangeboden product (zie 2.9 hiervoor). Het gebruik van een beschrijvende productaanduiding, waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de oudere handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toe kan brengen. Dat kan anders zijn indien sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden.4 Van dergelijke omstandigheden is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. Gegeven de ondernemingsactiviteiten van Livesafe, te weten het aanbieden van producten gericht op de fysieke beveiliging van personen en objecten door middel van een GPS tracker dan wel een, door middel van een app, als GPS tracker functionerende mobiele telefoon of tablet, behoefde McAfee zich naar voorlopig oordeel van het hof niet te onthouden van het gebruik van de beschrijvende aanduiding LiveSafe voor haar software product, dat primair gericht is op de beveiliging van digitale (persoons-)gegevens tegen virussen en diefstal. De toegenomen overeenstemming tussen de door Livesafe enerzijds en McAfee anderzijds aangeboden producten, waar Livesafe op heeft gewezen, is niet te wijten aan McAfee, maar aan Livesafe zelf. Pas nadat McAfee met haar LiveSafe product op de markt was gekomen is Livesafe ertoe over gegaan een software product op de markt te brengen waarmee zij dezelfde functionaliteit biedt als de McAfee LiveSafe software (zie pleitnota Livesafe par. 21 en 35,36).

Joost VYNCKIER, “Naamgevingsrechten en hun toepassing bij sponsoring”, NjW 2015, afl. 325, 474-489.
Samenvatting via LegalWorld: In de praktijk zien we dat naast subjecten ook goederen en diensten een naam kunnen dragen (bijv. Empire State Building of Tomorrowland). In het eerste deel van de bijdrage wordt onderzocht

• of er in het Belgische recht een ‘bevoegdheid tot benoemen’ met betrekking tot zowel goederen, diensten als subjecten bestaat;
• wat de juridische grondslag hiervan is;
• wie als titularis deze bevoegdheid ab initio kan uitoefenen;
• en welke uitzondering er gelden op de principiële benoemingsvrijheid.

In een tweede deel komen de perspectieven die deze benoemingsbevoegdheid in sponsoringscontext kan bieden, aan bod.

Initiële benoemingsbevoegdheid
Vooreerst levert de dagdagelijkse praktijk het bewijs dat een benoemingsbevoegdheid op goederen, diensten en subjecten wel degelijk bestaat. Het bestaan van dergelijke bevoegdheid vindt eveneens bevestiging in diverse naambeschermingsregimes zoals het merkenrecht, het persoonlijkheidsrecht op naam en de handelsnaam. Bij de benoeming van subjecten blijkt het bestaan van zo’n bevoegdheid ook nog uit diverse wettelijke bepalingen inzake naamgeving en -wijziging.

De juridische grondslag waarop die benoemingsbevoegdheid steunt verschilt naar gelang het respectievelijke benoemingsobject. Waar de bevoegdheid tot benoemen bij goederen uit de gebruiks- en genotsbevoegdheden en bij diensten uit de aan de dienstverstrekker toekomende beslissingsbevoegdheid voortvloeit, is de benoemingsbevoegdheid met betrekking tot subjecten gegrond in het persoonlijkheidsrecht op zelfbeschikking. Vanzelfsprekend is de grondslag ook bepalend voor het aanwijzen van de initieel benoemingsbevoegde titularis. In de regel zijn dan ook de gebruiker van een goed, de dienstverstrekker of het aan benoeming onderhevige subject ab initio benoemingsbevoegd.

Bij het uitoefenen van zijn benoemingsbevoegdheid moet de titularis eveneens oog hebben voor de rechten die derden op een welbepaalde naam kunnen doen gelden (op basis van zijn naamrecht, handelsnaam, uithangbord, gebruiks- en genotsbevoegdheden, intellectuele eigendomsrechten of de eerlijke handelsgebruiken). Ook de wetgever kan daarnaast de in principe vrije naamkeuze aan banden leggen (bijv. art. 1 en 3 Namenwet).

Het naamgevingsrecht als sponsoringsinstrument
De kern van een sponsoringstransactie ligt in de door de sponsor beoogde associatie met het sponsoringsobject. Het aan de sponsor verleende persoonlijke, exclusieve en aan huur verwante recht om de goederen, diensten of persoon van de gesponsorde te benoemen (i.e. naamgevings- of benoemingsrecht) blijkt in dit kader dan ook een bijzonder nuttig associatie-instrument. Kent de sponsoringsovereenkomst dergelijk recht aan de sponsor toe, dan is sprake van naam- of titelsponsoring.

Besluit
Wil de sponsor zich met de goederen, diensten of persoon van de gesponsorde associëren, dan kan hij het respectievelijke sponsoringsobject met een naar hem (of zijn producten) verwijzende naam benoemen. Zo’n naamsponsoringstransactie krijgt juridisch vorm via een door de gesponsorde – als initieel benoemingsbevoegde titularis – aan de sponsor toegekend naamgevingsrecht.

Hof Den Haag 30 juni 2015, IEFbe 1419; ECLI:NL:GHDHA:2015:1845 (DSquared2 TM tegen Dean's Fashion)
Merkenrecht. DF heeft een benelux-depot van woordmerk DEAN RICH ingediend. Het Bureau wijst de oppositie van DSQ op basis van gemeenschapswoordmerk DEAN & DAN af [beslissing]. Het hof is met DSQ van oordeel dat er sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht, al door het overeenstemmende bestanddeel DEAN, dat (ongeveer) de helft van zowel het merk als het teken uitmaakt en dat een, niet beschrijvende, in de Benelux vrij ongebruikelijke jongensnaam is. De oppositiebeslissing wordt vernietigt en het merk wordt niet ingeschreven voor (bepaalde) waren in klasse 25, 14 en 18.