Merkenrecht - Droit des marques  

Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.
Ingezonden door Reindert van der Zaal en Stijn Wijnker, Kennedy Van der Laan. Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Waar het begrip ‘transit’ voor IE-juristen een dankbaar onderwerp van debat is, heeft transit bij veel merkhouders vooral een negatieve connotatie. Transit lijkt, sinds het ten onder gaan van de (verderop besproken) vervaardigingsfictie, voor merkhouders in veel gevallen namelijk gelijk te staan aan ‘niet kunnen handhaven’. Die handhavingsproblemen hangen samen met het feit dat uit het Communautair Douanewetboek volgt dat externe transitgoederen zich tijdens het transport formeel gezien buiten het grondgebied van de EU bevinden. Het is dan ook niet verrassend dat merkhouders met smart hebben zitten wachten op verandering van het transit-regime. Met de nieuwe Merkenrichtlijn , die tezamen met een nieuwe verordening deel uitmaakt van het ‘Trademark Reform Package’, is die verandering er nu gekomen. De Europese wetgever heeft beoogd de problematiek rondom handhaving in transitkwesties te verhelpen door ook transitgoederen binnen de reikwijdte van het Europese merkenrecht te brengen.

In deze bijdrage geven wij kort commentaar op de nieuwe transit-wetgeving. Voor een goed begrip hiervan zullen we eerst kort terugblikken.

Inhoudsopgave
Een terugblik
Transit onder de nieuwe Merkenrichtlijn
Artikel 10 lid 4
Rechten in land van eindbestemming
De rol van de douane
Slotopmerkingen

Lees: Reindert van der Zaal, Stijn Wijnker, ‘Transit in transitie. Een kort commentaar op artikel 10 lid 4 van de nieuwe Merkenrichtlijn’, IEF 15648; IEFbe 1671.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 7 december 2015, C-654/15, IEFbe 1668 (Länsförsäkringar)
Over de uitleg van artikel 9 lid 1 (b) Merkenverordening waarbij derden, zonder toestemming, in de handel gebruik maken van een aan Europees merk gelijkend teken.

1. Wordt het exclusieve recht van de merkhouder aangetast wanneer gedurende vijf jaar volgend na de registratie geen normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk is gemaakt in de EU voor de goederen of diensten uit de merkinschrijving?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, onder welke omstandigheden en op welke wijze wordt het exclusieve recht door die situatie aangetast?

Via gov.uk:

1. Does it affect the proprietor’s exclusive right that, within a period of five years following registration, he has not made genuine use of the Community trade mark in the European Union for goods or services covered by the registration?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, in what circumstances and in what way does that situation affect the exclusive right?

OHIM 12 januari 2016, IEFbe 1664 (Etincelle tegen Alexander Wang)
Uitspraak ingezonden door Anthony van der Planken en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue. Merkenrecht. Kwade trouw. Etincelle heeft eind 2011 aanvraag ingediend om het woordmerk ‘ALEXANDER WANG’ in te schrijven in klasse 3. Alexander Wang, een bekende modeontwerper, vordert nietigheid wegens kwade trouw. Dit wordt toegewezen. Etincelle gaat hier tegen in beroep bij de Second Board of Appeal. Zij stelt dat kwade trouw niet is bewezen. Ook stelt zij dat het later ingebrachte bewijs niet mag worden meegenomen in de beoordeling. Dit wordt afgewezen nu de stukken binnen de tijdslimiet zijn ingediend. De Second Board of Appeal oordeelt dat er wel degelijk sprake is van kwade trouw. Zij leidt dit af uit de grote bekendheid van Alexander Wang in de EU. Dit vestigt een sterk vermoeden dat Etincelle op de hoogte was van het gebruik van dit teken in de betrokken sector. Ook het feit dat Etincelle in de EU en China een aantal andere namen van bekende modeontwerpers als merk geregistreerde draagt bij aan haar kwade trouw. De Board wijst het beroep af.

73. In light of the above considerations, even though there is no evidence on file that proves that the CTM proprietor has had either a direct or indirect commercial relationship with Alexander Wang, as argued by the CTM proprietor, the facts and evidence provided allow the Board to establish a presumption of knowledge of use of the earlier sign by the CTM proprietor at the date of filing of the contested CTM application.

74. In fact, on the basis of the quite long-standing use of the earlier sign 'ALEXANDER WANG' in the fashion sector (at least five years, i.e. beginning 2007 - end 2011), the general knowledge in the economic sector concerned and the close proximity of the fashion-cosmetics sector, it cannot only be presumed, but can be considered more than probable, that the CTM proprietor had knowledge of the earlier sign (see, by analogy, 11/06/2009, C-259/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §39).

Lisbeth DEPYPERE, "Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak", IRDI 2015, afl. 3, 192-204.
Samenvatting via LegalWorld.be: Er zijn al veel beslissingen over vormmerken geveld, maar het blijft moeilijk om te voorspellen welke vormmerken geldig zijn en welke niet. In deze bijdrage van Lisbeth Depypere wordt eerst onderzocht hoe het Hof van Justitie vormmerken beoordeelt. Dit wordt dan vergeleken met de beoordeling in Belgische rechtspraak. Deze bijdrage is verschenen in afl. 2015/3 van Intellectuele Rechten (IRDI). Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Interpretatieregels Hof van Justitie
Uit de recente arresten van het Hof van Justitie vloeien de volgende interpretatieregels voort:
Stap 1: Uitsluitingsgronden?
Eerst moet men onderzoeken of het vormmerk valt onder één van de uitsluitingsgronden, pas daarna moet men het onderscheidend vermogen onderzoeken. De uitsluitingsgronden moet men uitleggen in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.

Om de uitsluitingsgronden correct toe te passen, moet men de wezenlijke kenmerken van de vorm identificeren. Door middel van die wezenlijke kenmerken moet men de geldigheid van het vormmerk onderzoeken.

Bij de beoordeling of de vorm van de waar noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, is de vermoedelijke perceptie van het vormmerk door de gemiddelde consument niet beslissend. Bij de beoordeling of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, is de perceptie van de waar door het doelpubliek slechts één van de beoordelingselementen.

De uitsluitingsgronden kunnen niet gecombineerd worden toegepast. Enkel als één enkele uitsluitingsgrond volledig van toepassing is, kan die vorm niet als merk worden ingeschreven.

Stap 2: Onderscheidend vermogen?
Indien het vormmerk niet onder één van de uitsluitingsgronden valt, moet men nog onderzoeken of het vormmerk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Alleen een vormmerk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en dus de essentiële herkomstaanduidingsfunctie vervult, bezit onderscheidend vermogen. Als een vorm(merk) louter een 'variant' is op een van de gebruikelijke vormen, heeft het vormmerk geen onderscheidend vermogen.

Om een vormmerk te kunnen inschrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering, moet de merkaanvrager bewijzen dat de betrokken kringen het product – wanneer dat product uitsluitend wordt aangeduid met dat (vorm)merk – percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

België
In de Belgische rechtspraak worden die interpretatieregels niet altijd even streng toegepast. In ieder geval is het vrij frappant dat in alle drie de Belgische besproken arresten de vormmerken als geldig werden beschouwd. Dat staat in contrast met de besproken arresten van het Hof van Justitie, die strenger lijken bij de beoordeling van de geldigheid van vormmerken. Misschien heeft de Belgische rechtspraak nog wat tijd nodig om de strengere Hof van Justitie rechtspraak te volgen.

In de nabije toekomst wordt het ten slotte interessant om te zien hoe de nieuwe bepalingen van de EU-Merkenverordening en Merkenrichtlijn de rechtspraak inzake vormmerken zullen beïnvloeden.

Zie: IRDI via jura.be

Bijdrage ingezonden door Joop Elzas en Loes van den Winkel, Arnold & Siedsma. Naast de juridische uitdagingen die Volkswagen in de Verenigde Staten met betrekking tot hun 'sjoemelsoftware' te wachten staat, verloopt het op het vlak van het Europese merkenrecht ook niet vlekkeloos. Tot driemaal toe werd een inschrijving van een woordmerk geweigerd, omdat het onderscheidend vermogen miste. Een teken kan slechts als merk dienen en als zodanig worden beschermd, wanneer het geschikt is om de betreffende producten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten van andere producenten. Met andere woorden: een merk moet onderscheidend vermogen bezitten om daadwerkelijk als merk te kunnen dienen. In de praktijk is een geringe mate van onderscheidend vermogen vaak voldoende om een Europese merkaanvraag aanvaard te krijgen, hoewel men daar steeds strenger mee omgaat. Toch is hier een grens aan, zoals het geval kan zijn bij aanprijzende termen.

Indien een aanprijzende term voor merkbescherming in aanmerking wil komen, dient deze term door het publiek direct te kunnen worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Wanneer de term echter in eerste plaats als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling wordt gezien, is dit voor merkinstanties reden om het ontbreken van onderscheidend vermogen vast te stellen. In dat geval zal inschrijving van het merk worden geweigerd. Het Europese Merkenbureau (OHIM), dat Europese merkaanvragen behandelt, zal in het geval van gebrek aan onderscheidend vermogen een weigering tot inschrijving uitspreken. In de praktijk worden ook beeldmerken vaak op deze grond geweigerd.

Volkswagen
Recent voorbeeld van een poging om een aanprijzende term als merk in te laten schrijven, komt van Volkswagen. De Duitse autofabrikant wilde CHOICE vastleggen als woordmerk in de Europese Unie. De inschrijving werd in eerste instantie door het OHIM geweigerd. Volkswagen was het hier niet mee eens en ging bij de Board of Appeal van het OHIM in beroep, maar werd ook daar niet in het gelijk gesteld. Verder beroep bij het OHIM was niet mogelijk, maar Volkswagen kon wel in beroep bij de General Court van de Europese Unie.

De General Court [T-431/14] was het echter met het OHIM eens en oordeelde dat de term CHOICE elk onderscheidend vermogen mist en daarom geweigerd moest worden voor inschrijving als merk. Net als het OHIM vond ook de General Court dat CHOICE in de Engelse taal als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord kan worden geïnterpreteerd. In de eerste variant betekent CHOICE 'top quality' of 'exquisite' en in de tweede variant 'the act of choosing' of 'selection'.

Volkswagen voerde het verweer dat het kopende publiek de term CHOICE slechts als zelfstandig naamwoord zou opvatten. Daarnaast stelde het bedrijf dat de betekenis die de General Court aan CHOICE als zelfstandig naamwoord gaf, buiten de grenzen van de semantische inhoud van de term gaat - dat wil zeggen buiten de grenzen van de betekenis van het belangrijkste en dominerende bestanddeel van de term.

General Court
De General Court ging in beide verweren niet mee. Zij oordeelde dat niet kan worden gezegd dat het kopende publiek de term CHOICE noodzakelijkerwijs zal opvatten als zelfstandig naamwoord, omdat ook een bijvoeglijk naamwoord als een opzichzelfstaand woord kan worden gebruikt. Precies wat Volkswagen in dit geval deed. Het tweede verweer werd afgewezen, omdat Volkswagen niet kon weerleggen dat CHOICE ook kan worden geïnterpreteerd als 'the act of choosing' of 'selection'.

Volgens de General Court wordt onder de term CHOICE een indicatie van een goede keuze verstaan. Dit geldt voor zowel het bijvoeglijke naamwoord als het zelfstandige naamwoord, omdat in beide betekenissen de term CHOICE een aanprijzend karakter heeft. Termen met een aanprijzend karakter hebben de eigenschap om de abstracte kwaliteiten van een waar of dienst te benadrukken, zo stelt de General Court. Bovendien suggereren aanprijzende termen dat de betrokken waren of diensten superieure eigenschappen bezitten ten opzichte van de eigenschappen die over het algemeen verwacht worden. Zo ook de term CHOICE.

Anders gezegd, de term CHOICE wordt door het kopende publiek in de eerste plaats gezien als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, namelijk een auto van Volkswagen. De term mist onderscheidend vermogen en kan bijgevolg niet als merk worden ingeschreven. Pech voor Volkswagen dus. Temeer, omdat eerder ook de inschrijvingen van de termen EXTRA en COMPETITION van Volkswagen niet door het OHIM werden gehonoreerd.

Richtlijnen
Volgens richtlijnen van het OHIM komt een merk "in gevallen waarin de gebruikte lexicale structuur […] als gebruikelijk kan worden beschouwd in reclametaal en in de betrokken commerciële context" niet voor inschrijving in aanmerking, op basis van gebrek aan elk onderscheidend vermogen.

De woorden PREMIUM (als aanduiding voor beste kwaliteit), PLUS (in de betekenis van aanvullend, extra, van uitstekende kwaliteit en voortreffelijk in zijn genre) en ULTRA (als aanduiding voor buitengewoon) werden eerder voor merkinschrijving geweigerd.

Een en ander wil niet zeggen dat aanprijzende termen die in reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten voorkomen nooit als merk kunnen worden ingeschreven. Voorbeelden waarbij dit wel lukte zijn BRAVO en HOT. Dit zijn echter oude registraties die gezien de huidige reeks van beslissingen er niet meer doorheen zou komen bij het Europese Merkenbureau. Weet dus waar u aan begint als u een aanprijzende term als merk wilt laten registreren. De kans op succes is uitermate klein.

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 23 december 2015, IEFbe 1655 (Capri Sun tegen Tropicalia c.s.)
Uitspraak aangebracht door Kristof Neefs, Paul Maeyaert, Jeroen Muyldermans, ALTIUS. Vormmerk. Uitgebreid gemotiveerd arrest (54 pagina's). In het kort: Bij tegenvordering wordt de nietigverklaring gevorderd. Dit vanwege de gebrekkige visuele voorstelling, de vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft, en noodzakelijk is voor technische uitkomst, gebrek aan onderscheidend vermogen en het stazakje is een gebruikelijke vorm geworden. Visueel zijn merk en teken in onvolmaakte perceptie van het publiek identiek. Deze tegenvordering slaagt niet. De stakingsrechter stelt vast dat de aangevochten stazak in het economisch verkeer inbreuk maakt op het internationale driedimensionele vormmerk in de zin van 2.20.1.a. BVIE en beveelt staking onder verbeurte van een dwangsom van €500 per enkelvoudige inbreuk en per dag met een totaal op 1 miljoen euro.

68. Gezien het ingeroepen merk een vormmerk is (i.e. zonder figuratieve woordelementen) is een fonetische en conceptuele vergelijk niet mogelijk en kan de mate van overeenstemming enkel op het visuele slaan. Visueel zijn merk en teken in onvolmaakte perceptie van het publiek identiek:
1) een zakje bestaande uit reflecterend materiaal (waarop vnl. decoratieve informatie is aangebracht)
2) een rechthoekig taps-toelopende vorm, i.e. smal aan de onderzijde en breed en spits aan de bovenzijde
3) met rechte randen, doch niet zo strak als het vormmerk
4) een hoogte en breedteratio van ongeveer 1.5
5) en een specifiek buikje aan de smallere onderzijde

De stakingsrechter besluit tot een hoge mate van overeenstemming. De door verwerende partijen aangehaalde verschillen (zoals de afgeronde hoekjes of het perforatieputje) zijn niet van aard de identeit te neutraliseren.

69. De dubbele identiteit (identieke waren en identieke vorm) volstaat en de bescherming die het merk biedt, is in zulk geval absoluut, zonder dat verwarringsgevaar moet worden aangetoond. Verwerende partij doet hierdoor afbreuk aan de herkomstfunctie van het vormmerk, evenals aan de reclame-, communicatie-, en investeringsfunctie ervan.

Commentaar:
IEF 15606

Uit het persbericht: A completely new way to search for images. It happens to us all, you don't remember someone's name, but you can certainly put a face to them. When you are searching for trade marks, you may have that same feeling, but, what if you can use visual elements in your search? We are introducing a beta version image search in eSearch plus, so that we can collect direct feedback from users like you.

Visual search
Proper trade mark clearance is the key to a successful application. With eSearch plus, you can search for, or monitor, images combined with criteria like the Vienna and Nice Classifications. Just click on the camera icon and drag and drop an image into the search field to find similar-looking marks.

Search for exactly what you need Select and adjust a red frame to zoom in or out of the areas you want to search for.

Power your search with classification Combine your image search with the Vienna and Nice Classifications. Available in advanced search.

See up to 100 results at once With three different viewing options: Detail List Images

Upload different formats You can use any of these formats: jpg, png, gif, tiff

Combine with other search criteria Such as trade mark name, type or filing date, etc.

Colour search Look for trade marks registered specifically for colour protection.

(...) Ready to try it?
For all our information on how to perform an image search successfully, please read our help files. With this new feature of eSearch plus we are following the practice of modern IT companies and launching a beta version. This way we can receive your feedback and make the required changes in real-time. Give us your feedback.

De Uniemerkverordening treedt in werking op 23 maart 2016.

De nieuwe merkenrichtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie [red. 23 december], e.g. 13 januari 2016. De artikelen 1, 7, 15, 19, 20, 21 en 54 tot en met 57 zijn van toepassing met ingang van 15 januari 2019.

Tribunal de premiere instance Liege 17 decembre 2015, IEFbe 1642 (Eli Lilly)
Marque. Médicaments contrefaits. A la suite d’un contrôle au sein de l’aéroport de Bierset, les services des douanes ont intercepté un colis. Le colis contenait 4.000 comprimés de médicament Cialis contrefaits. Eli Lilly est une société américaine et titulaire de la marque Cialis. Le destinataire du colis a été identité comme étant madame [nom 1]. Elle a déclaré que monsieur [nom 2] lui aurait demandé de recevoir pour son compte un colis. Aucun élément à charge n’a été découvert à l’occasion des perquisitions réalisées tant à le domicile de [nom 1] qu’à son magasin. Monsieur [nom 2] a déclaré ignorer que l’importation de médicaments en Belgique était interdite. Il a reconnu en effet avoir importé frauduleusement des médicaments contrefaits, avant les faits de la présente cause, et de nombreuses tablettes de médicaments ont été retrouvées à son domicile. La réclamation dirigée contre monsieur [nom 2] sera déclarée recevable et fondée dans la mesure ci-après.

Hof van Beroep Antwerpen 2 november 2015, IEFbe 1639 (Torrekens Tobacco en Landewyck tegen Tabacofina en Britisch American Tobacco)
Merkenrecht. In een eerdere uitspraak [IEFbe 1240] is Tabacofina bevolen haar, daar inbreukmakend geoordeelde, “B”-pakjes uit het handelsverkeer te halen. Tobacofina vordert hervorming van het bestreden vonnis. Deze vordering wordt afgewezen nu niet alle toepassingsvoorwaarden van de relevante bepaling, artikel 19 lid 3 Ger. W., zijn vervuld.

4.3. De vordering van de appellanten, voor zover gebaseerd op artikel 19, derde lid Ger. W., strekt ertoe het bestreden vonnis te doen hervormen, in de mate waarin hen daarbij het hierboven bedoelde bevel werd gegeven. Zij beogen dat op dit punt opnieuw zou worden geoordeeld in die zin dat dit bevel wordt opgeheven, minstens dat de formulering van het bevel wordt aangepast door beperking ervan tot de pakjes “die aanwezig zijn bij hun rechtstreekse klanten”.

4.4. Die vordering van de appellanten strekt er niet toe, alvorens recht te doen, door de rechter een voorafgaande maatregel te doen bevelen. Er is immers al recht gedaan op het punt hier aan de orde. Het werkelijke voorwerp van de vordering van de appellanten is de hervorming van de door de eerste rechter op dit punt reeds genomen eindbeslissing. De toepassingsvoorwaarden van artikel 19, derde lid Ger. W. zijn bijgevolg niet vervuld. Bovendien kan alleen de rechter die, alvorens recht te doen, een voorafgaande maatregel heeft bevolen om de vordering te onderzoeken of de toestand van partijen voorlopig te regelen, deze maatregel wijzigen.