Merkenrecht - Droit des marques  

De ‘Guidelines on current trade mark practice’ zijn geupdate en komen nu overeen met de nieuwe Verordening. De tekst van deze guidelines is beschikbaar in de vijf werktalen van EUIPO. De inhoud van deze bladzijden is mogelijk nog niet volledig bijgewerkt om alle veranderingen van de gewijzigde verordening weer te geven. Wilt u bijgepraat worden? Kom naar de lunchbijeenkomst woensdag 13 april, Het Nieuwe Merkenrecht voor merkengemachtigden.

Rechtbank van Koophandel (en afd.) Gent, 17 maart 2016, IEFbe 1752; IEF 15834 (Anticimex tegen ACE)
De rechtbank stelt de nietigheid vast van het Beneluxmerk HUNT wegens depot te kwader trouw en beveelt ambtshalve doorhaling voor alle klassen. ACE pleegt inbreuk door gebruik van het teken HUNT in de sector ongediertebestrijding VI. 104, VI.105 onder 1 en c WER en verbiedt hen het teken HUNT te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren en diensten op straffe van een dwangsom.

Rechtbank Den Haag 30 maart 2016, IEF 15823; ECLI:NL:RBDHA:2016:3213 (Abercrombie & Fitch)
Merkenrecht. Inbreuk op de merken van Abercrombie & Fitch door in Europa aanbieden, invoeren en verkopen van namaakkleding uit China. Verbod  in de Europese Unie en in Noorwegen en Liechtenstein. De nevenvorderingen worden opgelegd aan natuurlijke personen. Verwijzing naar schadestaat voor bepaling schade en winst.

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 17 maart 2016, IEF 15820; IEFbe 1748 (Duvel moortgat tegen Brouwerij van Honsebrouck)
Duvel is een Belgisch blond speciaalbier van hoge gisting, dat hergist op de fles. BVH brengt speciaalbieren op de markt, waaronder - op vraag van Aldi - 'Filou'-bier die tot dezelfde biercategorie behoort. Duvel grondt haar eis op oneerlijke handelspraktijk expliciet op de kleur en vorm van de (banale) Steinie-flesjes. Behoudens de witte achtergrond zijn de kroonkurken evenmin overeenstemmend. De achterzijde van het etiket is voldoende op zichzelf staand. Met de voorzijde, aldus eiser, wordt het imago en de 'look-and-feel' gekopieerd. De naam 'Filou' is naast Duvel, niet de enige duivelse biernaam: Satan, Judas, Lucifer, Deugniet, Duivels Bier; de verwijzing naar de duivel is eerder banaal op het vlak van de speciaalbieren. Alle kenmerken komen ook terug bij andere speciaalbieren en er is dus geen sprake van uitbuiting van het imago of de look-and-feel. De consument van speciaalbieren is een oplettende consument die wel degelijk verschillen zal vaststellen, de naam van het bier primeert. De stakingsrechter verwijst naar een eerdere speciaalbierenzaak waar [Vz. Kh. Brussel 7 januari 2009, A/08/05765 en in hoger beroep - Hof van Beroep te Brussel 12 januari 2010 (Anheuser-Bush Inbev tegen Palm)] geen verwarring of aanhaking werd vastgesteld.

EUIPO 23 maart 2016, IEF 15807; IEFbe 1742; B 2 404 344 (Wartner tegen YouMedical)
Merkenrecht. Het door YouMedical aangevraagd merk WORTIE komt nauwelijks overeen met WARTNER waarop de oppositie is gebaseerd. De overeenkomsten (een W en RT) worden overstemd door door de verschillen.

Tribunal UE 16 mars 2016, IEFbe 1741; T-363/15; ECLI:EU:T:2016:149 (le jeu finlandais Mölkky)
En bref: Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une boîte de jeu contenant des blocs en bois – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage. Le recours est rejeté.

Hof Den Haag 22 maart 2016, IEF 15801; IEFbe 1740; ECLI:NL:GHDHA:2016:669 (H&M tegen G-star Raw)
Merkenrecht; Internationale bevoegdheid. Geschil over onder meer het Gemeenschapsmerk RAW [IEF 13232]. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de T-shirts en hoodies waarvoor H&M het artwork heeft gebruikt, identiek zijn aan de waren waarvoor G-Star het Gemeenschapsmerk RAW heeft ingeschreven, te weten kleding. Het Gemeenschapsmerk RAW heeft inherent onderscheidend vermogen voor kleding. H&M heeft hier slechts tegen ingebracht dat het begrip ‘raw’ beschrijvend is. Het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk RAW is substantieel versterkt door het gebruik ervan. Dat het merk RAW daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft, wordt bevestigd door de marktonderzoeken die G-Star in het geding heeft gebracht. H&M wijst erop dat haar kleding uitsluitend in H&M-winkels wordt verkocht en vanwege die context zou het de gemiddelde consument volgens H&M duidelijk zijn dat de T-shirts en hoodies met het gewraakte artwork afkomstig zijn van H&M. Dat baat haar niet, er zijn vele voorbeelden van kleding waarop merken van derden staan of die in samenwerking met ontwerpers zijn gemaakt. Het hof bekrachtigt de bestreden vonnissen; IEF 13232, IEF 11923 en IEF 11582.

Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Onlangs trad de nieuwe merkenrichtlijn in werking. Geduchte IE-Forum-redacteuren worden daar natuurlijk actief van”, zo schreef deLex in haar uitnodiging om een commentaar te schrijven bij één van de nieuwe artikelen. Dat klopt uiteraard en aan ons de taak u kort iets te vertellen over artikel 18 van de nieuwe richtlijn.

Er worden drie redenen genoemd voor het aanpassen van de Merkenrichtlijn (en overigens ook van de Uniemerkverordening, die als één pakket worden gezien):

1. modernisering en verbetering van de bestaande bepalingen, het vergroten van de rechtszekerheid en het verduidelijken van merkenrechten wat betreft de werkingssfeer en de grenzen daarvan;
2. grotere harmonisatie van nationale merkenwetgevingen en –procedures; en
3. het bevorderen van samenwerking tussen de bureaus van de lidstaten en het EUIPO (voorheen OHIM).

Artikel 18 beoogt met name een uitwerking van het eerste punt te zijn. In het artikel wordt bepaald wat de situatie is als een oudere merkhouder niet optreedt of niet op kan treden tegen een jongere merkregistratie:

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 8 februari 2016, IEF 15794; IEFbe 1737; C-93/16 (The Irish Dairy Board)
Via minbuza: Verzoekster, een in 1961 opgerichte Ierse zuivelonderneming/exporteur, heeft in januari 2014 Spaanse verweerster Tindale gedaagd wegens inbreuk op diverse gemeenschapsmerken (‘kerrygold’ voor boter en melkproducten) waarvan verzoekster houdster is. Het merk ‘kerrygold’ bestaat sinds 1962 en wordt wereldwijd, ook in Europa, verspreid. Verzoekster meent dan ook dat het merk in Europa ‘algemeen bekend’ is, zoals ook erkend in een BHIM-uitspraak van 22 oktober 2013. Verweerster, een Spaanse firma, maakt volgens verzoekster inbreuk op verzoeksters merken door in Spanje margarine te importeren en te distribueren met als onderscheidend teken Kerrymaid dat sterk overeenkomt met dat van verzoekster. Verzoekster wijst op het gevaar voor verwarring en het risico dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit verzoeksters reputatie. Zij vraagt bescherming op grond van de MerkenVo. Verweerster beroept zich op het feit dat zij de Spanje distributeur is voor ‘Kerrymaid’ van de Kerry Group, een in 1972 opgericht bedrijf in Kerry/Ierland en ook zij exporteert zowel binnen als buiten de EU. Zij stelt dat geen gevaar voor verwarring bestaat aangezien de tekens niet overeenkomen. Het eerste element ‘Kerry’ is een geografische term die niet kan worden gemonopoliseerd; verweerster ontkent voordeel te hebben bij het gebruik van het teken. De communautaire merkenrechter verwerpt verzoeksters beroep omdat hij geen gevaar voor verwarring ziet en alleen het eerste geografische deel overeenkomt. In Ierland en Verenigd Koninkrijk bestaan de merken probleemloos naast elkaar. Verzoekster gaat in beroep bij de verwijzende rechter.

Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe Europese merkenverordening in werking, die een aantal veranderingen met betrekking tot het registreren van een merk in de Europese Unie tot gevolg heeft. De meest belangrijke wijzigingen:
5. Nu ook toetsing op rasbenamingen
Tot dusver waren de belangrijkste gronden waarop een ambtenaar van het Europese merkenbureau een merk mocht weigeren van inschrijving dat het merk niet onderscheidend is en of beschrijvend. Naast deze gronden had de ambtenaar nog andere gronden in acht te nemen, zoals of het merk niet gelijk is aan een oorsprongsbenaming of een geregistreerde geografische aanduiding of traditionele termen voor wijnen.

Nieuw is dat verder onderzoek zal worden gedaan of het nieuwe merk niet identiek is aan traditionele productiemethoden of recepten waarbij gebruik wordt gemaakt van rauwe materialen en ingredienten en die geen specifieke link hebben met een bepaald geografisch gebied maar wel aanduidingen zijn die algemeen bekend zijn. Te denken valt aan MOZZARELLA, JAMON SERRANO en een typisch Nederlands voorbeeld: BASTERD suiker.